1 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00333 00 Demandante: BIO ZOO S.A. de C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., cuarto (4) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2018 00333 00 Demandante: BIO ZOO S.A. DE C.V. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero: LABORATORIOS ZOO S.A.S. Tema: Auto que resuelve recurso de reposición El despacho procede a resolver el recurso de reposición y en subsidio súplica formulado por la apoderada de la sociedad demandante contra el auto de 29 de junio de 2021, mediante el cual se fijó el litigio y se decretaron pruebas dentro del presente proceso.

I.

ANTECEDENTES 1.1. La sociedad BIO ZOO S.A. de C.V., en adelante la parte actora, presentó demanda1 de nulidad y restablecimiento del derecho contra los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: i) la resolución núm. 34869 de 15 de junio de 2017, por la cual se reconoció y extendió la condición de notoriedad de la marca ZOO, de titularidad de la sociedad LABORATORIOS ZOO S.A.S., para distinguir “Productos veterinarios”, y se negó la cancelación de la marca BIO ZOO2 (mixta) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de Bio Zoo S.A. de C.V. 1 Folio 473 del expediente físico de la referencia. 2 Registro núm. 393698. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00333 00 Demandante: BIO ZOO S.A. de C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) la resolución núm. 15199 de 1 de marzo de 2018, mediante la cual se revocó la decisión anterior y se canceló en su totalidad el registro de la marca BIO ZOO (mixta) en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar “Productos farmacéuticos veterinarios”. 1.2.

Mediante auto de 29 de abril de 2019, el despacho admitió la demanda. En esa providencia se ordenó notificar personalmente a la parte demandada, a la sociedad Laboratorios Zoo S.A.S., al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 1.3. El término para contestar la demanda corrió hasta el 26 de julio de 2019.

La SIC3 y LABORATORIOS ZOO S.A.S.4 presentaron escritos de contestación, pero no propusieron excepciones previas ni mixtas. 1.4. Mediante auto del 29 de junio de 2021, el despacho fijó el litigio y se pronunció en relación con las solicitudes probatorias. 1.5. La parte demandante mediante escrito del 16 de julio de 2021 interpuso dentro del término legal recurso de reposición y en subsidio súplica en contra del auto del 29 de junio de 2021, en específico, frente a la forma en que se fijó el litigio.

II. DEL TRÁMITE DEL RECURSO INTERPUESTO 2.1 La providencia recurrida Mediante auto de 29 de junio de 2021, el despacho fijó el litigio de la siguiente manera: “PRIMERO: FIJAR EL LITIGIO: Previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa que corresponde al demandante y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 187 del CPACA, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones propuestas y las que de oficio se encuentren probadas, en los términos del artículo 282 del mismo Código, se deberá decidir lo siguiente: 3 Folios 535 a 539 del expediente físico de la referencia. 4 Folios 544 a 565 ibídem. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00333 00 Demandante: BIO ZOO S.A. de C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si: i) la Resolución núm. 34869 de 15 de junio de 2017 expedida por la SIC, únicamente en lo referente al reconocimiento y extensión de la condición de notoriedad de la marca ZOO de LABORATORIOS ZOO S.A.S. para distinguir “productos veterinarios” entre enero de 2009 y noviembre de 2016; y ii) la Resolución núm. 15199 de 1.º de marzo de 2018 expedida por la SIC, que canceló en su totalidad el registro núm. 393698 de la marca BIO ZOO (mixta) en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar “Productos farmacéuticos veterinarios”, expedidas por la SIC, infringen el literal a) del artículo 136 y los artículos 228, 230 y 235 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, la Sala deberá decidir si son nulas las Resoluciones números 34869 de 2017 y 15199 de 2018, expedidas por la SIC. De ser cierto lo anterior, deberá resolverse si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenar a la entidad demandada que: i) niegue el reconocimiento y extensión de la condición de notoriedad de la marca ZOO de LABORATORIOS ZOO S.A.S. para distinguir “productos veterinarios” entre enero de 2009 y noviembre de 2016; y ii) conceda a la parte actora el registro de la marca BIO ZOO (mixta) en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar “Productos farmacéuticos veterinarios”.

(Subrayas fuera de texto). 2.2. El recurso de reposición La apoderada de la sociedad demandante interpuso recurso de reposición contra la anterior providencia, en los siguientes términos: “Respetuosamente disiento de la fijación del litigio realizada por el Despacho, en la medida en que el propósito de la presente acción de nulidad es desvirtuar la extensión de la declaratoria de notoriedad de la marca ZOO en clase 5 de propiedad de Laboratorios ZOO S.A.S. y que se revoque la cancelación de la marca BIO ZOO (mixta), identificada con certificado de registro No. 393698 en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo anterior, en razón a la ausencia de similitudes entre las marcas ZOO y BIO ZOO en aparente conflicto. Por ende, no es legal impedir su coexistencia nuevamente incluso bajo el supuesto de que se extienda la notoriedad de la marca ZOO. Al respecto, el Honorable Magistrado no debe decidir si la marca BIO ZOO (mixta) debe ser concedida en clase 5 internacional, sino que debe decidir si se restablece el derecho sobre este signo, pues esta marca estando registrada fue cancelada equivocadamente por la demandada, fundamentándose en la supuesta notoriedad de la marca ZOO de propiedad de Laboratorios ZOO S.A.S. y las semejanzas entre una y otra marca.

Así las cosas, la presente acción no es el resultado de una solicitud de registro marcario que fue negada, sino de una marca que estando vigente fue cancelada de manera arbitraria.” (destacado del despacho). Y sugirió que la fijación del litigio se modificara en el siguiente sentido: 4 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00333 00 Demandante: BIO ZOO S.A. de C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si: i) la Resolución núm. 34869 de 15 de junio de 2017 expedida por la SIC, únicamente en lo referente al reconocimiento y extensión de la condición de notoriedad de la marca ZOO de LABORATORIOS ZOO S.A.S. para distinguir “productos veterinarios” entre enero de 2009 y noviembre de 2016; y ii) la Resolución núm. 15199 de 1.º de marzo de 2018 expedida por la SIC, que canceló en su totalidad el registro núm. 393698 de la marca BIO ZOO (mixta) en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar “Productos farmacéuticos veterinarios”, infringen el literal a) del artículo 136 y los artículos 228, 230 y 235 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, la Sala deberá decidir si son nulas las Resoluciones números 34869 de 2017 y 15199 de 2018, expedidas por la SIC. De ser cierto lo anterior, deberá resolverse si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenar a la entidad demandada que: i) niegue el reconocimiento y extensión de la condición de notoriedad de la marca ZOO de LABORATORIOS ZOO S.A.S. para distinguir “productos veterinarios” entre enero de 2009 y noviembre de 2016; y ii) revoque la Resolución No. 15199 de 2018 en el sentido de negar la cancelación por notoriedad del registro de la Marca BIO-ZOO (Mixta) con certificado No. 393698 que distingue productos comprendidos en la clase 5, en razón a que las marcas ZOO y BIO ZOO no son confundiblemente similares al ser ZOO una partícula débil, descriptiva y de uso común para productos veterinarios, y, en consecuencia, restablezca a la parte actora el registro de la marca BIO ZOO (mixta) en la clase 5 identificada con certificado No. 393698 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar “Productos farmacéuticos veterinarios”, concediéndole así nuevamente los derechos sobre el signo.” (Resaltados del texto original). 2.3.

Traslado del recurso La Secretaría de la Sección corrió el traslado5 del recurso de reposición, término durante el cual no hubo manifestaciones6. III. CONSIDERACIONES 3.1. Del recurso de reposición 3.1.1. Sea lo primero señalar que el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario, y deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, por escrito, dentro de los 3 5 Índice núm. 33 del expediente digital en SAMAI, visible en el enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010324000201800333001 100103 6 Índice núm. 35 ibídem. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00333 00 Demandante: BIO ZOO S.A. de C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co días siguientes al de la notificación del auto proferido por fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 318 del CGP7 y 242 del CPACA. 3.1.2.

Visto lo anterior, el despacho advierte que el recurso objeto de este estudio resulta procedente y fue interpuesto dentro del término legal, toda vez que el auto recurrido se notificó mediante mensaje remitido por correo electrónico el 9 de julio de 2021, tal como consta en el índice 27 del historial de actuaciones del proceso en SAMAI, y el recurso fue radicado el 16 de ese mismo mes y año. 3.2.

Análisis del asunto De acuerdo con lo expuesto, corresponde al despacho determinar si hay lugar a reponer el auto proferido el 29 de junio de 2021, mediante el cual se fijó el litigio en el presente asunto. Pues bien, con miras a resolver el recurso de reposición, el despacho considera necesario revisar las pretensiones propuestas por la parte actora en el libelo de la demanda las cuales se formularon de la siguiente manera: “1.

Que la marca ZOO en clase 5 de LABORATORIOS ZOO S.A.S. no es notoria para distinguir "productos veterinarios” entre enero de 2009 y noviembre de 2016. 2. Que las marcas ZOO en clase 5 de LABORATORIOS ZOO S.A.S. y BIO ZOO (Mixta) en clase 5 de BIO ZOO S.A. de C.V. no son confundiblemente similares y pueden continuar coexistiendo pacíficamente en el mercado y en el registro. 3.

Que es nula la Resolución No. 34869 del 15 de junio de 2017 expedida por el Director de Signos Distintivos, por medio de la cual se reconoció y extendió la condición de notoriedad de la marca ZOO de LABORATORIOS ZOO S.A.S. para distinguir "productos veterinarios” entre enero de 2009 y noviembre de 2016, y se negó la cancelación por notoriedad del registro No. 393698 de la marca BIO ZOO (Mixta) en clase 5 de BIO ZOO S.A. de C.V., únicamente en lo referente al reconocimiento y extensión de la condición de notoriedad de la marca ZOO de LABORATORIOS ZOO S.A.S. para distinguir “productos veterinarios” entre enero de 2009 v noviembre de 2016. 7 Código General del Proceso – CGP; aplicable al presente asunto por la integración normativa prevista en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00333 00 Demandante: BIO ZOO S.A. de C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.

Que es nula la Resolución No. 15199 del 1 de marzo de 2018 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual al decidirse el recurso de apelación se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 34869 del 15 de junio de 2017, se canceló en su totalidad el registro No. 393698 de la marca BIO ZOO (Mixta) en clase 5 de BIO ZOO S.A. de C.V. para identificar "productos farmacéuticos veterinarios”, y se agotó la vía gubernativa. 5.

Que como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) revocar la decisión contenida en la Resolución No. 34869 del 15 de junio de 2017, mediante la cual ordeno la cancelación por notoriedad del registro No. 393698 de la marca BIO ZOO (Mixta) en clase 5 de BIO ZOO S.A. de C.V. para identificar "productos farmacéuticos veterinarios”, (ii) conceder nuevamente el registro de la marca BIO ZOO (Mixta) en clase 5 de BIO ZOO S.A. de C.V. bajo las mismas condiciones y, (iii) expedir nuevamente su certificado de registro correspondiente. 6.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.” (subrayas del texto original). Los argumentos que fundan el recurso de reposición se concentran, en síntesis, en que el litigio en este asunto debe consistir en determinar si se debe anular la resolución 15199 de 1 de marzo de 2018, que canceló la marca “BIO ZOO” con fundamento en la notoriedad de la marca “ZOO”, y, en consecuencia, ordenar a la SIC que restablezca a la actora el registro de la marca cancelada, concediéndole nuevamente los derechos sobre el signo a su titular.

Lo anterior sustentando en que, para la actora, “el propósito de la presente acción de nulidad es desvirtuar la extensión de la declaratoria de notoriedad de la marca ZOO […] y que se revoque la cancelación de la marca BIO ZOO”, pues, en su consideración, la Sala “no debe decidir si la marca BIO ZOO (mixta) debe ser concedida en clase 5 internacional, sino que debe decidir si se restablece el derecho sobre este signo, pues esta marca estando registrada fue cancelada equivocadamente por la demandada, fundamentándose en la supuesta notoriedad de la marca ZOO”. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00333 00 Demandante: BIO ZOO S.A. de C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, para dar mayor claridad se procederá a comparar los apartes del auto que fijó el litigio y que son objeto de discusión para la actora, y lo solicitado en la demanda.

Veamos (destacados del despacho): APARTES RECURRIDOS DEL AUTO DE FIJACIÓN DEL LITIGIO PRETENSIÓN FORMULADA EN LA DEMANDA “De ser cierto lo anterior, deberá resolverse si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenar a la entidad demandada que: i) niegue el reconocimiento y extensión de la condición de notoriedad de la marca ZOO de LABORATORIOS ZOO S.A.S. para distinguir “productos veterinarios” entre enero de 2009 y noviembre de 2016; y ii) conceda a la parte actora el registro de la marca BIO ZOO (mixta) en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar “Productos farmacéuticos veterinarios”.

“5. Que como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) revocar la decisión contenida en la Resolución No. 34869 del 15 de junio de 2017, mediante la cual ordeno la cancelación por notoriedad del registro No. 393698 de la marca BIO ZOO (Mixta) en clase 5 de BIO ZOO S.A. de C.V. para identificar "productos farmacéuticos veterinarios”, (ii) conceder nuevamente el registro de la marca BIO ZOO (Mixta) en clase 5 de BIO ZOO S.A. de C.V. bajo las mismas condiciones y, (iii) expedir nuevamente su certificado de registro correspondiente”.

Así las cosas, el despacho considera que le asiste razón a la recurrente, pues, en lo pertinente, el debate que incumbe a este proceso no se relaciona con la concesión de un signo distintivo, sino con el restablecimiento del registro de una marca de la cual era titular la demandante y que fue cancelada por la Administración. Sin embargo, el despacho no accederá a la solicitud relativa a que se considere como parte del restablecimiento del derecho que “las marcas ZOO y BIO ZOO no son confundiblemente similares al ser ZOO una partícula débil, descriptiva y de uso común para productos veterinarios”, pues tal declaración corresponde es a uno de los presupuestos de irregistrabilidad marcaria, es decir, a una de las razones en las que se sustenta la alegada ilegalidad de los actos acusados. 3.1.3.

Así las cosas, el despacho repondrá parcialmente la decisión adoptada el 29 de junio de 2021, en el sentido de modificar el artículo 8 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00333 00 Demandante: BIO ZOO S.A. de C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co primero, mediante el cual se fijó el litigio, de acuerdo con las consideraciones expuestas. 3.1.4.

Por último y en atención a la revocatoria parcial del auto recurrido, el despacho no se pronunciará sobre la procedencia del recurso de súplica solicitado de manera subsidiaria por parte del recurrente. 4. Reconocimientos de personería Visto el memorial obrante en el índice núm. 36 del expediente digital en SAMAI, el despacho reconocerá como apoderada de la parte demandada a la abogada María Alejandra Quemba Aljure, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder a ella conferido, y de conformidad con el artículo 75 del CGP.

Del mismo modo, visto el memorial obrante en el índice núm. 40 del expediente digital en SAMAI, el despacho tendrá por debidamente presentada la renuncia de la sustitución de poder conferida a la abogada María Alejandra Quemba Aljure como apoderada de la parte demandada, por encontrarse cumplidos los requisitos dispuestos en el artículo 76 del CGP.

Por lo expuesto, el despacho, RESUELVE:

PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE el auto del 29 de junio de 2021, en el sentido de modificar el numeral primero en cuanto a lo que se encuentra resaltado con negrita, el cual quedará de la siguiente manera: “PRIMERO: FIJAR EL LITIGIO: Previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa que corresponde al demandante y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 9 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00333 00 Demandante: BIO ZOO S.A. de C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 187 del CPACA, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones propuestas y las que de oficio se encuentren probadas, en los términos del artículo 282 del mismo Código, se deberá decidir lo siguiente: El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si: i) la resolución núm. 34869 de 15 de junio de 2017 únicamente en lo referente al reconocimiento y extensión de la condición de notoriedad de la marca ZOO de LABORATORIOS ZOO S.A.S. para distinguir “productos veterinarios” entre enero de 2009 y noviembre de 2016; y ii) la resolución núm. 15199 de 1.º de marzo de 2018 que canceló en su totalidad el registro núm. 393698 de la marca BIO ZOO (mixta) en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar “Productos farmacéuticos veterinarios”, expedidas por la SIC, infringen el literal a) del artículo 136 y los artículos 228, 230 y 235 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, la Sala deberá decidir si son nulas las resoluciones números 34869 de 2017 y 15199 de 2018, expedidas por la SIC. De ser cierto lo anterior, deberá resolverse si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenar a la entidad demandada que: i) niegue el reconocimiento y extensión de la condición de notoriedad de la marca “ZOO” de LABORATORIOS ZOO S.A.S. para distinguir “productos veterinarios” entre enero de 2009 y noviembre de 2016; y ii) inscriba nuevamente el registro de la marca “BIO ZOO” (mixta) en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad BIO ZOO S.A. de C.V. bajo las mismas condiciones en que fue concedida.”

SEGUNDO: RECONOCER como apoderada sustituta de la parte demandada a la abogada María Alejandra Quemba Aljure, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder a ella conferido.

TERCERO: TENER POR DEBIDAMENTE PRESENTADA la renuncia de la sustitución de poder conferida a la abogada María Alejandra Quemba Aljure como apoderada de la parte demandada. Notifíquese y cúmplase. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente auto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.