11001032400020140021100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: JULIO FONTAN S.A.S. TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN” Y LA MARCA MIXTA “SISTEMA FONTÁN SF”, PREVIAMENTE SOLICITADA POR EL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EXISTE SEMEJANZA ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA EN LAS CLASES 9ª Y 16 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

LAS PARTÍCULAS “EDUCACIÓN” Y “SISTEMA” RESULTAN, RESPECTIVAMENTE, DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA, POR LO QUE RESULTAN INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad JULIO FONTAN S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 58880 de 28 de septiembre de 2012, "Por la cual se decide una solicitud de registro marcario", 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 00059669 de 15 de octubre de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 6 de febrero de 2012 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo, "EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN", para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª2 de la 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes servicios: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad CENTRO PSICOTÉCNICO COLEGIO FONTÁN S.A.S. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta “SISTEMA FONTÁN SF”, previamente solicitada a su favor en la Clase 16, así como también frente a su nombre comercial “COLEGIO FONTÁN LTDA” y la enseña comercial “COLEGIO FONTÁN”. 3º: Que mediante la Resolución núm. 58880 de 28 de septiembre de 2012 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición formulada y, adicionalmente, encontró de oficio que el signo solicitado era similarmente confundible con las marcas previamente registradas “GIMNASIO FONTANA” y “FONTANAR”, que amparan servicios y productos, respectivamente, en las clases 41 y 16 de la citada Clasificación, de manera que denegó el registro como marca del signo mixto “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN”, para identificar productos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. extintores; softwares relacionados con métodos de aprendizaje y/o guías para la implantación de los mismos. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 00059669 de 15 de octubre de 2013, emanada del Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, pero por las razones expuestas en dicho acto, en el cual se precisó que no existían semejanzas susceptibles de generar confusión entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas traídas a colación de oficio por la Dirección de Signos Distintivos, esto es, “GIMNASIO LA FONTANA” y “FONTANAR”, sino que su irregistrabilidad recaía en la similitud y conexión competitiva que se presentaba frente a la marca previamente solicitada “SISTEMA FONTÁN SF”, así como el nombre comercial “COLEGIO FONTÁN LTDA” y la enseña comercial “COLEGIO FONTÁN”.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, 136, literales a) y b), 190, 191 y 193 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el signo "EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN" es distintivo y cumple a cabalidad con los presupuestos previstos en la norma internacional para ser concedido como marca. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Insistió en que el signo “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN” es suficientemente distintivo para acceder a su registro como marca, lo cual permite que pueda coexistir con la marca “SISTEMA FONTÁN SF”, pese a que distinguen productos de la misma naturaleza, pues existen suficientes diferencias que las hacen individualizables y únicas en el mercado.

Que, en efecto, la marca “SISTEMA FONTÁN SF” está conformada por dos palabras completas y sus iniciales o siglas al final de la frase, unidos a una expresión gráfica importante de un búho, posee una forma fonética y conceptual propia, mientras que el signo “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN” incluye elementos conceptuales completamente diferentes, teniendo una pronunciación desigual como también una apreciación ideológica distinta.

Reiteró que los signos distintivos comparados pueden coexistir en el mercado sin que se genere problema de identificación alguno, en razón a que su coincidencia está dada en torno a un nombre propio común, reconocido jurisprudencialmente como inapreciable, pero resaltando que los demás elementos que integran la marca son totalmente diferentes, cumpliendo así con los presupuestos exigidos por la norma comunitaria. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que las expresiones cotejadas son perfectamente diferenciables y entre ellas no puede predicarse o advertirse similitud alguna debido a sus diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales.

Manifestó que el cotejo entre el nombre comercial de la sociedad opositora y el de la solicitante, surge en torno al apellido FONTÁN que es el que se menciona en la comparación entre los signos, por lo tanto, las mismas conclusiones que adujo para afirmar que el signo solicitado no estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, deben tenerse en cuenta en esta comparación del literal b), ibidem.

Señaló que es imperioso valorar el acervo probatorio que demuestra el uso del nombre comercial “JULIO FONTÁN S.A.S.”, dado que evidencia su mejor derecho, así como el primer uso público, ostensible, permanente que del nombre y enseña comercial de las dos empresas han hecho, sin generar riesgo de confusión alguno, pues como se advierte de los documentos de representación legal de las sociedades, estos nombres han coexistido: uno desde 1994; y el otro, el de la sociedad opositora, desde 1996, coexistiendo las dos desde esas fechas sin generar riesgo de confusión o asociación. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 603 y 605 del Código de Comercio, sin embargó no sustentó su afirmación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que el signo y marca cotejados presentan semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, ya que el signo solicitado reproduce totalmente la expresión “FONTÁN”, contenida en la marca previamente solicitada, siendo ésta la que lleva toda la fuerza distintiva siendo un referente del origen empresarial de la misma.

Adujo que entre los productos que identifican el signo solicitado en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que ampara la marca previamente solicitada en la Clase 16 de la citada Clasificación existe conexidad competitiva, habida cuenta que ambos consisten en productos educativos, por lo que comparten los mismos canales de distribución y medios de publicidad. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que la relación o vinculación de productos se hace evidente cuando ambos reconocen que están relacionados con la educación, sobre todo si se tiene en cuenta que el solicitado, consiste en un software y herramientas sobre el aprendizaje; y la previamente solicitada, se refiere a material de enseñanza, lo cual sumado a la identidad en la expresión “FONTÁN”, obrante en los signos distintivos cotejados, crea un amplio riesgo de confusión por parte de los consumidores.

Insistió en que ambos productos consisten en métodos de enseñanza, siendo su variación principal el cambio en las tecnologías usadas en uno y en otro, motivo por el cual su relación es completamente existente. Alegó que los anteriores argumentos aplican para la similitud que se presenta entre el signo solicitado y los nombres comerciales “CENTRO PSICOTÉCNICO COLEGIO FONTÁN LTDA”, “COLEGIO FONTÁN LTDA” y la enseña comercial “COLEGIO FONTÁN”.

II.-2. La sociedad CENTRO PSICOTÉCNICO COLEGIO FONTÁN S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma4, guardó silencio. 4 Folios 108 a 110 del cuaderno físico principal. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 24 de octubre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad JULIO FONTAN S.A.S., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si las resoluciones núms. 5880 de 28 de septiembre de 2012 y 00059669 de 15 de octubre de 2013, mediante las cuales la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad CENTRO PSICOTÉCNICO COLEGIO FONTAN S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso y denegó el registro de la marca “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN” (NOMINATIVA), solicitado por la actora para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera lo dispuesto en los artículos 134, 136, literales a) y b), 190, 191 y 193 de la Decisión 486; y 603 y 605 del Código de Comercio.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora presentó sus alegatos de manera extemporánea5. IV.-2. La sociedad CENTRO PSICOTÉCNICO COLEGIO FONTAN S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Al respecto, sostuvo que las pruebas allegadas para demostrar la coexistencia pacífica del signo solicitado y su marca previamente solicitada no hacen referencia al signo cuyo registro se pretende, el cual corresponde a la denominación “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN”, sino que corresponden a las expresiones “JULIO FONTÁN” y “COLEGIO FONTÁN”, cuyo reconocimiento como marca no se persigue en el caso bajo examen. 5 De conformidad con la Constancia Secretarial visible en el índice 95 del expediente digital. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que el argumento de la coexistencia pacífica debe versar sobre la marca cuya protección se pretende y no en relación con signos diferentes a ésta.

Manifestó que, por regla general, no debe tener incidencia para el trámite del registro, el hecho de que una expresión determinada se hubiera empleado de forma previa para identificar un producto o un servicio en el mercado, pues de ello en realidad no depende que la marca sea concedida, sino de que se apruebe el examen frente a los requisitos exigidos por la Ley, siendo precisamente ese análisis el que no es superado por el signo cuestionado “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN”, por cuanto aquel resulta confundible con los signos distintivos de su propiedad, atendiendo a que, además de vincular la expresión “FONTÁN” como denominador común, los elementos adicionales que componen al cuestionado no le aportan la distintividad requerida que exige la norma para conceder el registro.

Alegó que las marcas compuestas por nombres propios, en todo caso, deben superar la exigencia de distintividad frente a otros registros marcarios previamente concedidos, de manera que el hecho de que el signo solicitado incluya el apellido de quien pretende su registro no hace per se que éste deba ser concedido como marca, pues para ello tenía que ser imprescindible que contara con elementos adicionales 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que le otorguen un grado diferencial frente a su marca previamente solicitada, situación que no ocurrió en el caso sub examine.

Sostuvo que los productos que pretende distinguir el signo “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN” tienen relación directa con los productos que ampara la marca “SISTEMA FONTÁN SF”, atendiendo a que el material de enseñanza puede ejecutarse a través de programas de ordenador, siendo además que tanto los productos de la demandante como los de ella están enfocados al desarrollo de programas de enseñanza, todo lo cual favorece entonces la existencia de la confusión ya no solo por ser expresiones similares, sino porque además los productos son conexos al poder complementarse.

IV.-3. La entidad demandada insistió en que se denieguen las pretensiones. En efecto, manifestó que el signo solicitado reproduce el elemento preponderante de la marca previamente registrada y de los nombres y enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, impidiendo, por ello, que sea posible acceder a su registro como marca.

IV.-4. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22- 242, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que el signo solicitado no logra diferenciarse de la marca 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente solicitada, ya que reproduce totalmente la expresión “FONTÁN”; y que los elementos adicionales “EDUCACIÓN RELACIONAL” no son suficientes para permitir que el consumidor no incurra en confusión al adquirir sus productos.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violada en la demanda, en los siguientes términos6: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. (…) es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 6 Proceso 532-IP-2018. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. El nombre comercial. Características y su protección. […] 3.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 3.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 3.12.

Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo. Pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 4.

Coexistencia pacífica de signos […] 4.2. El fenómeno de la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 4.3.

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o similares; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. […] 5.

Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios […] 5.2. Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 5.2.1. Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.2.2.

Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 5.2.3. Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. […] 5.4. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial.

Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad. Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. 6. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. […] 6.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios. […] c).

La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 6.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 6.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 5880 de 28 de septiembre de 2012 y 00059669 de 15 de octubre de 2013, denegó el registro como marca del signo nominativo “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo similarmente confundible con: i) la marca mixta previamente registrada en la Clase 16 “SISTEMA FONTÁN SF”, de propiedad de la sociedad CENTRO PSICOTÉCNICO COLEGIO FONTAN S.A.S., y que entre los productos que distinguían, existía conexidad competitiva; y ii) el 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nombre comercial “COLEGIO FONTÁN LTDA” y la enseña comercial “COLEGIO FONTÁN”.

A juicio de la demandante, el signo “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN” es suficientemente distintivo para acceder a su registro como marca, lo cual permite que pueda coexistir con la marca “SISTEMA FONTÁN SF”, pese a que distinguen productos de la misma naturaleza, pues existen suficientes diferencias que las hacen individualizables y únicas en el mercado.

Señaló que es imperioso valorar el acervo probatorio que demuestra el uso del nombre comercial “JULIO FONTÁN S.A.S.”, dado que evidencia su mejor derecho, así como el primer uso público, ostensible, permanente que del nombre y enseña comercial de las dos empresas han hecho, sin generar riesgo de confusión alguno, pues como se 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co advierte de los documentos de representación legal de las sociedades, estos nombres han coexistido, uno desde 1994; y el otro, el de la sociedad opositora, desde 1996, coexistiendo las dos desde esas fechas sin generar riesgo de confusión o asociación. Por su parte, la SIC señaló que el signo y la marca cotejados presentan semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, ya que el signo solicitado reproduce totalmente la expresión “FONTÁN”, contenida en la marca previamente solicitada, siendo ésta la que lleva toda la fuerza distintiva siendo un referente del origen empresarial de la misma.

Adujo que entre los productos que identifica el signo solicitado en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que ampara la marca previamente solicitada en la Clase 16 de la citada Clasificación existe conexidad competitiva, habida cuenta que ambos consisten en productos educativos, por lo que comparten los mismos canales de distribución y medios de publicidad.

Agregó que la relación o vinculación de productos se hace evidente cuando ambos reconocen que están relacionados con la educación, sobre todo si se tiene en cuenta que el solicitado consiste en un software y herramientas sobre el aprendizaje; y la previamente 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitada, se refiere a material de enseñanza, lo cual sumado a la identidad en la expresión “FONTÁN”, obrante en los signos distintivos cotejados, crea un amplio riesgo de confusión por parte de los consumidores.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 134, 136, literales a) y b), 190, 191 y 193 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 134, 136, literales a) y b), 190, 191 y 193, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso no resultaba similarmente confundible con su signo solicitado, es decir, alegó el cumplimiento de la distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem7, norma que fue interpretada, en el caso sub examine, por el Tribunal.

En efecto, la parte demandante argumentó que el signo “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN” es suficientemente distintivo 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para acceder a su registro como marca, lo cual permite que pueda coexistir con la marca “SISTEMA FONTÁN SF”.

Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134 ibidem, se excluye en el problema jurídico a resolver8, comoquiera que en el presente asunto no se debate el concepto de marca. Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. […] Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191 […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente asunto, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO9 MARCA MIXTA PREVIAMENTE SOLICITADA10 COLEGIO FONTÁN LTDA. COLEGIO FONTÁN NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL PREVIAMENTE DEPOSITADOS11 9 Folio 18 del expediente físico. 10 Folio 9 (vuelto) del expediente físico. 11 Folio 18 (vuelto) del expediente físico. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como en el presente caso se va a cotejar un signo nominativo, “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN”, como lo es el solicitado por la actora, con una marca mixta “SISTEMA FONTÁN SF”, previamente solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente solicitada, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso deberá analizarse los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, se considera necesario analizar si el signo y marca enfrentados están compuestas por expresiones de uso común para amparar productos de las clases 9ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Consultada la página web de la entidad demandada12, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas en las clases 9ª y 16 que contenían la expresión “SISTEMA”: MARCA TITULAR REG. NÚM. CLASE SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO-SCI (NOMINATIVA) SIIGO S.A.S. 235323 9ª SAHI - SISTEMA DE ADMINISTRACION HOSPITALARIA INTEGRADO (MIXTA) FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA 296974 9ª SISTEMAS DE COMPUTACION PEDRO EMILIO COLL S.I.P.E.C. (NOMINATIVA) PEDRO EMILIO COLL, C.A. 298538 9ª SISTEMA BEA (MIXTA) PEDRO JIMÉNEZ GONZÁLEZ 323923 9ª SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA PARA LA CONSERVACION AUDITIVA SURATEP (MIXTA) SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 282410 16 12 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 31 de julio 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD -SIS- (NOMINATIVA) THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 239705 16 UN SISTEMA DE VIDA (NOMINATIVA) EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 267878 16 WINNY SISTEMA DURASEC (NOMINATIVA) TQ BRANDS S. DE R. L. 311364 16 Lo anterior, pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de las clases 9ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser “SISTEMA” una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto). 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co También, se advierte que la palabra “EDUCACIÓN”, presente en el signo solicitado “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN” resulta descriptiva respecto de los productos que pretende amparar en la Clase 9ª de la Clasificación, ya que ante la pregunta de cómo es el producto que se pretende registrar, es evidente que “EDUCACIÓN” describe los softwares de enseñanza que pretende amparar el signo en la Clase 9ª, puesto que la respuesta lógica sería que se trata de que el software es educativo o está dirigido al sector de la educación, lo cual resulta ser completamente descriptivo de las características del producto.

Al respecto, la Sala observa que para relacionar las características esenciales de los productos relacionados con los softwares de enseñanza que pretende cobijar el signo “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN”, el consumidor no requiere exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre la marca y el producto; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar el signo con el producto que este distingue.

Así las cosas, tanto la expresión “SISTEMA”, que hace parte de la marca previamente solicitada, como la palabra “EDUCACIÓN” que se encuentra incluida en el signo solicitado, deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la Interpretación Prejudicial, 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co traída a colación, sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta partículas de tales naturalezas, -de uso común y descriptivas-, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y de las marcas en controversia, “RELACIONAL FONTÁN” y “FONTÁN SF”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, entre el signo cuestionado, “RELACIONAL FONTÁN”, y la marca previamente solicitada, “FONTÁN SF”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el solicitado reproduce totalmente la expresión “FONTÁN”, contenida en la previamente solicitada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la palabra “RELACIONAL” y supresión de la partícula “SF” en el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca opositora, “FONTÁN SF”. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por las palabras “RELACIONAL” y “FONTÁN”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente solicitada, esto es, en “FONTÁN”, lo que lleva a que el signo solicitado “RELACIONAL FONTÁN” no sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente solicitada.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “FONTÁN”, siendo este el elemento principal y preponderante de la marca previamente solicitada “FONTÁN SF”; y aunque el signo solicitado tiene una palabra adicional, esto es, “RELACIONAL”, la expresión de mayor fuerza en el conjunto marcario es “FONTÁN”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: RELACIONAL FONTÁN – FONTÁN SF - RELACIONAL FONTÁN – FONTÁN SF RELACIONAL FONTÁN – FONTÁN SF - RELACIONAL FONTÁN – FONTÁN SF RELACIONAL FONTÁN – FONTÁN SF - RELACIONAL FONTÁN – FONTÁN SF 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co RELACIONAL FONTÁN – FONTÁN SF - RELACIONAL FONTÁN – FONTÁN SF Para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en el signo solicitado y en la marca previamente registrada predomina el sonido de la palabra “FONTÁN”.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la palabra “RELACIONAL”, presente en el signo cuestionado, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia13, significa: “[…] 1. adj. Perteneciente o relativo a la relación (‖ correspondencia de algo con otra cosa). […]”. Por su parte, se advierte que la expresión “FONTÁN”, que comparten el signo y marca cotejados, no tiene un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dicha palabra no resulta del todo desconocidas, dado que se refiere al apellido “FONTÁN”, que es utilizado por algunas personas en Colombia.

Ahora, resulta pertinente poner de presente que sobre los nombres propios en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal señaló lo siguiente: 13 https://dle.rae.es/relacional?m=form Consultado el 31 de julio de 2024. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 4.3.

Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2.

Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.

Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]” (Destacado fuera de texto).

En tratándose de nombres propios, de naturaleza débil y de marcas que no se encuentran acompañadas de otros elementos que contribuyan a diferenciarla de otros signos que contengan la misma expresión, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 201514, en la cual la Sala precisó lo siguiente: 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010- 00150-00. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 7.3.

Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […] 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. […].

La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)” En el caso bajo examen, el apellido “FONTÁN”, como tal, es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso destacar que el signo solicitado, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es el apellido “FONTÁN” no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferenciarlo de otras marcas que contengan la misma expresión, máxime si se tiene en cuenta que la otra palabra que lo acompaña, - “RELACIONAL”-, es un adjetivo que hace alusión a algo relacionado con el mismo apellido “FONTÁN”, por lo que se genera riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores, en la medida en que los signos distintivos enfrentados presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, como ya se explicó. En este orden de ideas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la identidad a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201815 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN” fue solicitado para identificar los siguientes productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; softwares relacionados con métodos de aprendizaje y/o guías para la implantación de los mismos. […]”.

La marca previamente solicitada, “SISTEMA FONTÁN SF”, distingue los siguientes productos de la Clase 16: “[…] Material de instrucción o enseñanza (libros escolares, material didáctico, de procesos educativos). […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distingue la marca previamente solicitada en la Clase 16, a pesar de que no pertenecen a la misma Clase del nomenclátor, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al sector de la educación, ya que tanto los softwares (que ampara el signo solicitado) como los libros y material didáctico (que identifica la marca previamente solicitada) están específicamente limitados al área de la enseñanza; dichos productos comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, por cuanto suelen ser ofrecidos en tiendas y almacenes, se promocionan a través de la 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co revistas, prensa, radio, televisión y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las expresiones.

Adicionalmente, se advierte un uso conjunto entre los citados productos, comoquiera que ambos se encuentran específicamente destinados a la instrucción y la enseñanza, de manera que se pueden utilizar de manera simultánea en lugares tales como centros educativos para el aprendizaje en distintas áreas de sus estudiantes. De lo anterior, también se puede colegir un uso complementario, en la medida en que muchas veces los libros de enseñanza o materiales didácticos vienen acompañados de programas o softwares de enseñanza para su uso en ordenadores o computadores.

También se observa que existe conexidad en cuanto a que la expresión “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN” se vincula con una amplia gama de productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales incluyen aparatos e instrumentos científicos, de medida, de enseñanza, y software educativo. Estos productos son esenciales en contextos educativos que promueven un aprendizaje interactivo y práctico. 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, herramientas como microscopios, proyectores y dispositivos de registro y transmisión de sonido e imágenes facilitan la visualización de conceptos complejos y la creación de contenido educativo multimedia, apoyando métodos de enseñanza.

Además, productos como aparatos para la conducción, distribución y control de electricidad, junto con equipos de tratamiento de la información y ordenadores, son fundamentales en la educación técnica y vocacional. Dichos dispositivos permiten la enseñanza de temas especializados en ingeniería, ciencias de la computación y administración de negocios.

Así las cosas, al existir entre el signo cuestionado y la marca previamente solicitada una semejanza significativa y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad actora JULIO FONTAN S.A.S. 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 145-IP-2022, en el que se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de la semejanza antes anotada, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las expresiones enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con tales expresiones son productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201516, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca mixta previamente solicitada, “SISTEMA FONTÁN SF”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales17: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse 17 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre el signo y la marca cotejada y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Ahora bien, la actora también alegó que la SIC pasó por alto que tiene un mejor derecho respecto de la expresión “FONTÁN”, por cuanto ella hizo el primer uso de ésta con nombre comercial “JULIO FONTÁN S.A.S.”; y que, además, debían analizarse las pruebas allegadas pues con dicho nombre comercial es que ha logrado demostrar que éste coexiste pacíficamente en el mercado con la marca previamente solicitada “SISTEMA FONTÁN SF”, por lo que corresponde a la Sala referirse al alcance de la protección del nombre comercial en la Decisión 486 y al concepto de la coexistencia pacífica.

Sobre el particular, esta Sala considera que la naturaleza, así como los requisitos para su titularidad, son diferentes en las marcas y los nombres y enseñas comerciales. En efecto, así lo expresó esta 50 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sección en sentencia de 10 de agosto de 202318, en la que consideró lo siguiente: “[…] Ahora, respecto del argumento relativo a si la parte demandada debe registrar directamente un signo cuando sea idéntico a un nombre comercial previo del cual sea titular el solicitante del registro marcario, la Sala considera que el nombre comercial tiene como objeto diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado; mientras que la marca tiene por finalidad identificar productos o servicios y, que mientras la protección de la marca se obtiene con el registro del signo ante la oficina nacional competente, la protección sobre un nombre comercial se obtiene por su uso constante e ininterrumpido. 90.

Por lo expuesto la Sala, considera que la marca y el nombre comercial son signos distintivos independientes y autónomos y, en ese sentido, su protección dependerá del cumplimiento de los supuestos fácticos previstos en la norma para cada uno; por lo tanto, el derecho que tiene el titular de un nombre comercial a usarlo y a impedir que terceros usen uno idéntico o similar en el mercado, no implica que proceda el registro de dicho signo como marca.

En tal sentido para que proceda el registro como marca de un signo, aun cuando este coincida con un nombre comercial, se debe realizar por parte de la oficina nacional el examen de registrabilidad a que se refiere el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, con el fin de verificar, por un lado, el cumplimiento de los requisitos del artículo 134 ibidem y, por el otro, que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de los artículos 135 y 136 ibidem […]”.

Así las cosas, la Sala considera que la parte demandada no está en la obligación de conceder el registro como marca de aquellos signos derivados de los nombres y enseñas comerciales, en tanto esto desnaturalizaría el trámite del registro marcario, pues bastaría con el 18 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de agosto de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2008-00188-00. 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso de un signo en el comercio para garantizar su registro como marca.

Por lo anterior, el referido argumento de la parte demandante, y aun cuando contara con un nombre y enseña comercial anterior a la solicitud del registro del signo cuestionado, no sería razón suficiente para acceder al registro, por lo que el argumento del primer uso del nombre comercial no está llamado a prosperar. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el derecho de un nombre comercial está previsto como una causal de irregistrabilidad de las marcas, esto es, en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, con la finalidad de que sea alegado como fundamento en una oposición y así demostrar un uso anterior, público, real y continuo respecto de alguna expresión en controversia.19 Al respecto, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente caso, señaló lo siguiente: “[…] b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y 19 Criterio fijado por la Sala en sentencia de 3 de marzo de 2022. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2008-00203-00. 52 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581 de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. […]” (Destacado fuera de texto).

Lo anterior quiere decir que quien alegue el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial lo hace con la finalidad de demostrar un uso previo a una solicitud de registro de marca para así poder oponerse a su concesión. 53 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Pero lo que no figura en dicha Interpretación o en las normas que rigen esta materia es la posibilidad de que el nombre comercial del solicitante de una marca sea relevante al momento de obtener el registro de esta última, máxime si se tiene en cuenta que el nombre comercial y la marca son dos signos distintivos completamente diferentes que se rigen bajo diferentes requisitos para su obtención. De acuerdo con lo anterior y atendiendo a que tanto las marcas como los nombres comerciales tienen sus propias características y son de naturaleza distinta, la Sala se abstendrá de analizar las pruebas allegadas por la actora para demostrar la coexistencia pacífica, ya que, como lo afirmó en su escrito de la demanda, éstas corresponden al uso del nombre comercial “JULIO FONTÁN S.A.S.” el cual resulta diferente al signo cuestionado “EDUCACION RELACIONAL FONTÁN”.

Ahora bien, en cuanto a la coexistencia pacífica, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, señaló lo siguiente: “[…] 4. Coexistencia pacífica de signos […] 4.2. El fenómeno de la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o 54 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. […]”.

(Destacado fuera de texto) En efecto, como se advierte de los apartes transcritos de la interpretación prejudicial rendida en este proceso, la coexistencia pacífica se demuestra es respecto a los signos en disputa, mas no entre un nombre comercial y la marca previamente solicitada, siendo el primero, como ya se dijo, completamente diferente al signo aquí solicitado.

Ahora, la SIC, al expedir los actos acusados, también estimó que el signo solicitado estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136, al resultar similarmente confundible con el nombre y enseña comercial “CENTRO PSICOTÉCNICO COLEGIO FONTÁN LTDA. – COLEGIO FONTÁN LTDA.” y “COLEGIO FONTÁN”, de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, por lo que la Sala abordará el tema.

Cabe señalar que nombre y la enseña comercial tienen en común la denominación “COLEGIO FONTÁN”. Sobre el nombre comercial se refiere el artículo 190 de la Decisión 486, en los siguientes términos: 55 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil […]”.

De la noción transcrita se colige que la enseña comercial se encuentra incursa en la misma, ya que este signo distintivo tiene como destino proteger el establecimiento o establecimientos mercantiles que tenga una empresa. La enseña comercial se rige por las mismas disposiciones que regula el nombre comercial, según lo dispone el artículo 200 de la referida Decisión 486.

Ahora, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486, que por supuesto es aplicable a la enseña comercial, “[…]El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa […]”.

Según lo previsto en la norma, la existencia del uso del nombre comercial está sujeta a que la empresa en desarrollo de su actividad empresarial realice actos tales como: transportar, almacenar, vender, ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, publicitar, publicar, etc., productos o servicios utilizando su nombre comercial. 56 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la jurisprudencia20 y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser “[…] personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate.

La prueba del uso corresponderá a quien la alegue […]”. En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de la marca solicitada. A continuación, se destacan las siguientes pruebas aportadas en el trámite administrativo por el tercero con interés directo en las resultas del proceso en lo referente a su actividad empresarial21:.- Copia del Certificado de Existencia y representación legal de la sociedad CENTRO PSICOTÉCNICO COLEGIO FONTÁN S.A.S., expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, en la que se advierte que ésta fue constituida el 12 de agosto de 1996 y que su objeto social consiste en “[…] el servicio y la formación educativa en general; la investigación de nuevos métodos educativos y evaluativos; el perfeccionamiento de los existentes y el diseño de 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00, C.P. María Elizabeth García González. 21 Folios 35 a 140 del anexo núm. 1. 57 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estrategias para su aplicación en las disciplinas educativas a través de El centro Psicotécnico Fontán y/o Colegio Fontán o de otros Establecimientos o entidad des que al efecto determine crear, la administración de escuelas, colegios, universidades o cualquier otro tipo de establecimientos educativos […]”..- Copia del certificado expedido por la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, en la que se certifica que la sociedad CENTRO PSICOTÉCNICO COLEGIO FONTÁN S.A.S. es propietaria del establecimiento de comercio COLEGIO FONTÁN..- Copia de la Resolución núm. 00459 de 2 de abril de 1997, expedida por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Antioquia, por medio de la cual se concedió la licencia de funcionamiento a los grados 1º a 9ª de Educación Básica y a los grados 10º y 11º del Nivel Media Académica al COLEGIO FONTÁN, de propiedad de la sociedad CENTRO PSICOTÉCNICO COLEGIO FONTÁN LTDA..- Copia de la Resolución núm. 8-17A de 20 de septiembre de 1998, expedida por el Alcalde Municipal de Envigado, mediante la cual se otorgó una licencia de funcionamiento al COLEGIO FONTÁN en dicho Municipio. 58 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Copia del artículo titulado “Los quince del Fontán” del periódico El Colombiano, de fecha 30 de junio de 2000, de la que se extrae lo siguiente: 22.- Copia del artículo titulado “Los mejores en el icffes” del periódico Vivir en el Poblado, de fecha 10 de diciembre de 2000, de la que se extrae lo siguiente: “[…] Entre los mejores diez de la ciudad el Fontán y el Mary Mount, octavos con 405 y los Cedros con 398. […]”.- Copia de pieza publicitaria titulada “LA METRO” con fecha de 22 de enero de 2002, titulada “Estudiar de otra manera” de la que se extrae lo siguiente: 22 Folio 102 del anexo núm. 1. 59 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23.- Copia del Artículo titulado “El Fontán cumple 20 años con una educación distinta”, del periódico El Colombiano, de fecha 10 de junio de 2005, en la que se advierte lo siguiente: 23 Folio 97 del anexo núm. 1. 60 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24.- Copia del Artículo titulado “Gente con renombre”, del año 2007, de la que se extrae que: 25 24 Folio 135 del anexo núm. 1. 25 Folio 139 del anexo núm. 1. 61 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Copia del Artículo titulado “Colegio Fontán”, de fecha noviembre de 2007, de la que se extrae que: “[…] Los fines del Colegio Fontán van más allá del ofrecimiento de un servicio educativo novedoso.

El Colegio Fontán ha sido durante muchos años un laboratorio educativo, un banco de pruebas de pedagogías y experimentos destinada a forjar las metodologías y herramientas que le dieran el soporte al ideal de la “Revolución Educativa” soñado por su fundador, Ventura Fontán. […]”.- Copia del Artículo titulado “Listos los muy superiores”, del periódico El Colombiano, de fecha 16 de noviembre de 2008, en la que se advierte lo siguiente: “[…] Un total de 21 colegios de Medellín se ubicaron en la categoría Muy Superior para el período 2008, según el desempeño que obtuvieron en las pruebas del Estado. […] El grupo de los planteles que ocupan la máxima posición en la ciudad, según los resultados son: Instituto San Carlos, Instituto Musical Diego Echavarría, Instituto Jorge Robledo, Instituto Ferrini, Gimnasio los Cedros, Jesús María, San Juan Bosco, San José de las Vegas, (…) Colegio Fontán […]”.- Copia del Artículo titulado “El Fontán recibió homenaje”, del año 2009, en la que se advierte lo siguiente: “[…] Una nueva distinción a su labor académica recibió en los últimos días el Colegio Fontán, que fue destacado como el número 44 entre los mejores 10 mil del país y es el único de 62 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Medellín que logró ubicarse en los primeros 50 de ese “ranking”.

El listado fue publicado por la revista Dinero y evaluaba a las instituciones educativas básicas y medias más destacadas del 2009, con base en la información suministrada por el Icfes. […]”.- Copia del Artículo del periódico El Colombiano, de fecha 8 de junio de 2010, en la que se advierte lo siguiente: 26.- Copia del Artículo titulado “Entre los mejores del país”, de fecha 15 de diciembre de 2010, del periódico Vivir en el Poblado en la que se destaca lo siguiente: “[…] Como dato curioso el Colegio Fontán, localizado en la Vía las palmas, no tiene cursos de preparación de sus estudiantes para las pruebas del Icfes, sin embargo desde el año 2000 se ha situado entre los mejores promedios del país. Para este 2010, gracias a los resultados de sus alumnos en los exámenes de Estado, ocupó el primer puesto en Antioquia en Calendario B mientras que en el país se situó en el lugar 26 Folio 134 del anexo núm. 1. 63 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co número 37 dentro de las 300 instituciones educativas (en 2009 ocupó el 44).. […]”.- Copia del periódico Gente Belén de fecha 29 de julio de 2011, en la que se advierte la siguiente pauta publicitaria del COLEGIO FONTÁN: 27.- Impresión de página web http://www.colegiofontan.edu.co efectuada durante el año 2012, en la que se evidencia lo siguiente: 28 27 Folio 131 del anexo núm. 1. 28 Folio 50 del anexo núm. 1. 64 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el año 1996 el tercero con interés directo en las resultas del proceso viene haciendo uso de los signos distintivos con la denominación “COLEGIO FONTÁN” para actividades relacionadas con el servicio de educación en forma personal y continua con anterioridad a la fecha de la solicitud del signo cuestionado, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN” fue presentada el 29 de febrero de 2012.

En efecto, las diferentes resoluciones, artículos y piezas publicitarias aportadas acreditan que la sociedad actora utilizó su nombre y enseña comercial en el mercado, reflejando una permanencia y continuidad en el desarrollo de su actividad, así como la exteriorización de las mismas, lo que, a juicio de la Sala, indica que tanto los consumidores como los competidores percibieron su existencia. Adicionalmente, el uso que demostró la sociedad CENTRO PSICOTÉCNICO COLEGIO FONTÁN S.A.S., respecto del nombre y enseña comercial “COLEGIO FONTÁN”, correspondió a un período lo suficientemente amplio como para que de su uso pueda inferirse la permanencia y continuidad en el desarrollo de sus actividades, el cual además, se reitera, es anterior a la fecha de solicitud de registro del 65 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo cuestionado “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN”, máxime si se tiene en cuenta que dada la cantidad de artículos relacionados con el alto renombre y desempeño de dicha institución educativa a lo largo de los años, demuestra que el uso del nombre y enseña es ostensible, por lo que su presencia en el mercado de acuerdo al tipo de actividad resulta considerable.

Al respecto, la Sala en anterior ocasión, esto es, en sentencia de 21 de octubre de 201029, indicó que, frente a la prueba de uso del nombre comercial, basta con demostrar que los mismos han sido utilizados con anterioridad a la fecha de solicitud de registro del signo cuestionado y que dicho uso sea debidamente probado. Así discurrió la Sala: “[…] En primer lugar, establece la Sala que existen suficientes pruebas dentro del expediente que permiten concluir que la sociedad TRANSPACK LTDA. posee una amplia trayectoria empresarial tanto nacional como internacionalmente.

En efecto, muestra la actora dentro del expediente las pruebas de la actividad empresarial desde 1968 con: • Certificado de Cámara de Comercio donde demuestra la constitución de la empresa por Escritura Pública 1289 inscrita el 2 de mayo de 1968 (folio 39) 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00348-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Criterio reiterado, entre otras, en sentencias de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00452-00, C.P María Elizabeth García González y 19 de septiembre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00060-01, C.P María Elizabeth García González. 66 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • Certificados de desarrollo de páginas WEB para internet con Páginas Amarillas (2001) y Colomsat (1999). • Certificación de la Cámara Colombo Francesa de Comercio de Industria, calendada el 28 de junio de 2001, donde señala la vinculación de TRANSPACK desde hace 15 años a dicha Cámara.

(folio 74) • Certificación de la Cámara de Comercio Colombo Americana donde señalan la vinculación de TRANSPACK a dicha cámara desde el año 1973. (Folio 76). • Certificación de la Cámara de Comercio Italiana donde señala la vinculación con dicha cámara desde el año 1997. (Folio 77) • Documento donde la Cámara de Comercio de Bogotá, exalta la labor cumplida por Transpack Ltda. durante 25 años por haber contribuido al fortalecimiento del sector empresarial.

(Folio 78) • Certificados del Banco Unión y Banco de Bogotá donde señalan la vinculación financiera de TRANSPACK LTDA. con dichos bancos y manejo de cuentas a su entera satisfacción.(Folios 79 a 80) • Certificados de empresas como VARILGLOG, ARI-FRANCE, PANAVIA S.A. donde manifiestan tener vínculos comerciales con TRANSPACK LTDA. y destacan su cumplimiento y responsabilidad.

(Folios 81 a 83) • Certificado suscrito por el Gerente del Directorio Telefónico de Bogotá, el día 18 de octubre de 2002, en donde informa que aparece publicada en las Páginas Blancas y Amarillas secciones EMBALAGES, TRANSPORTES INTERNACIONES, DEPÓSITOS PARA MUEBLES MUDANZAS INTERNACIONES, del Directorio Telefónico de Bogotá a partir de la Edición 1969 a 2002.

(Anexos a folios 86 a 159). Todo lo anterior permite concluir que TRANSPACK se ha sostenido activamente dentro del mercado interno durante muchos años y es ampliamente conocida dentro del sector y como lo deduce el Tribunal de Justicia de la comunidad andina “el uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre” lo que se encuentra debidamente probado dentro del proceso.

Igualmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que “el nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente probado” en efecto el uso del nombre comercial se encuentra ampliamente probado dentro del proceso. […]”. 67 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, debe tenerse en cuenta lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 142-IP-2019, en los siguientes términos: “[…] 1.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. […] La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el artículo 200 de la Decisión 486 desarrolla la protección que se debe dar a la misma.

De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y prueba lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. […]”. (Destacado fuera de texto). Ahora, en cuanto al primer supuesto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es, la identidad o semejanza entre la marca solicitada y el nombre comercial, la Sala procede a realizar el cotejo respectivo. 68 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la similitud ortográfica, entre el signo cuestionado, “RELACIONAL FONTÁN”, y el nombre y enseña comercial “COLEGIO FONTÁN”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el solicitado reproduce totalmente la expresión “FONTÁN”, contenida en los referidos signos distintivos, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la palabra “RELACIONAL” en el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo del nombre y enseña comercial opositores, “COLEGIO FONTÁN”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por las palabras “RELACIONAL” y “FONTÁN”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo del nombre y enseña comercial, esto es, en “FONTÁN”, lo que lleva a que el signo solicitado “RELACIONAL FONTÁN” no sea suficientemente distintivo y diferente de dicho nombre y enseña. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “FONTÁN”, siendo este el elemento principal y preponderante del nombre y enseña comercial “COLEGIO 69 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FONTÁN”; y aunque el signo solicitado tiene una palabra adicional, esto es, “RELACIONAL”, la expresión de mayor fuerza en el conjunto marcario es “FONTÁN”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: RELACIONAL FONTÁN – COLEGIO FONTÁN - RELACIONAL FONTÁN – COLEGIO FONTÁN RELACIONAL FONTÁN – COLEGIO FONTÁN - RELACIONAL FONTÁN – COLEGIO FONTÁN RELACIONAL FONTÁN – COLEGIO FONTÁN - RELACIONAL FONTÁN – COLEGIO FONTÁN RELACIONAL FONTÁN – COLEGIO FONTÁN - RELACIONAL FONTÁN – COLEGIO FONTÁN Para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en el signo solicitado y el nombre y enseña comercial predomina el sonido de la palabra “FONTÁN”.

En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la Sala advierte en cuanto a la expresión “FONTÁN”, como ya se dijo en el acápite anterior, corresponde a una expresión de fantasía que en Colombia no es del todo desconocida, pues corresponde a un apellido. 70 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otro lado, se advierte que las palabras “COLEGIO”,30 “EDUCACIÓN” 31 y “RELACIONAL” 32, presentes en el nombre y enseña comercial y en el signo cuestionado, significan, respectivamente: “[…] 1. m. Establecimiento de enseñanza para niños y jóvenes. […]”, “[…] 1. f. Acción y efecto de educar. […]” y “[…] 1. adj.

Perteneciente o relativo a la relación (‖ correspondencia de algo con otra cosa). […]”. En todo caso, al contener los signos enfrentados expresiones de fantasía, esto es, “FONTÁN”, la Sala considera que no se pueden cotejar desde este aspecto. Así las cosas, habiéndose demostrado la similitud existente entre el signo solicitado y el nombre y enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es pertinente señalar que no basta con demostrar la similitud y/o identidad entre el signo cuestionado y el nombre y enseña comercial, sino que también debe demostrarse que existen circunstancias en las cuales el uso de la expresión cuestionada puede originar riesgo de confusión o de asociación con el nombre y enseña comercial protegido. 30 https://dle.rae.es/colegio?m=form 31 https://dle.rae.es/educaci%C3%B3n?m=form 32 https://dle.rae.es/relacional?m=form 71 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con lo anterior, se observa, entonces, que debe analizarse si el uso del signo cuestionado podría generar riesgo de confusión o asociación con el nombre y enseña comercial, lo que quiere decir que le corresponde a la Sala determinar si existe identidad o similitud entre los productos distinguidos por el signo “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN” y la actividad empresarial desarrollada por el nombre y enseña comercial “COLEGIO FONTÁN”, protegido a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Al examinar el objeto social de la sociedad y los productos que distingue la marca solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala advierte que existe similitud, habida cuenta que la actividad empresarial del nombre y enseña comercial protegido se desarrolla en el sector de la educación, ya que éste consiste en “[…] el servicio y la formación educativa en general; la investigación de nuevos métodos educativos y evaluativos; el perfeccionamiento de los existentes y el diseño de estrategias para su aplicación en las disciplinas educativas a través de El centro Psicotécnico Fontán y/o Colegio Fontán o de otros Establecimientos o entidades que al efecto determine crear, la administración de escuelas, colegios, universidades o cualquier otro tipo de establecimientos educativos […]”. 72 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala advierte un claro uso complementario y conjunto ya que los softwares y programas para el aprendizaje y la enseñanza que pretende identificar el signo cuestionado en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, se utilizan en instituciones educativas para el desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes, en las cuales se desarrolla el objeto social del nombre y enseña comercial protegidos.

También se advierte que comparten la misma naturaleza, ya que hacen parte del mismo sector relacionado con la educación y la enseñanza; y, asimismo, una igual finalidad, ya que están destinados a desarrollar el conocimiento del ser humano. Así las cosas, al existir semejanzas ortográficas y fonéticas, así como similitud entre los productos que se pretenden distinguir con el signo cuestionado y las actividades comerciales desarrolladas por el nombre y enseña comercial protegidos, para la Sala se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486.

Finalmente, la Sala se abstendrá de realizar pronunciamiento alguno frente a la presunta violación de los artículos 603 y 605 del Código de 73 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercio, ya que la actora no sustentó ni desarrolló el concepto de su violación. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo “EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN”, para amparar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 74 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00211-00 Actora: JULIO FONTAN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de agosto de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.