11001032400020160008700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00087-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: BAVARIA S.A. TESIS: ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DISTINGUEN LAS MARCAS ENFRENTADAS “BABARIA” Y “BAVARIA” NO EXISTE CONEXIDAD COMPETITIVA, HABIDA CUENTA QUE NO SON SUSTITUIBLES NI COMPLEMENTARIOS ENTRE SÍ, MÁXIME SI SE TIENE EN CUENTA QUE LOS CONSUMIDORES DE LA CLASE 3ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA SON ESPECIALIZADOS, DADO QUE CONOCEN BIEN LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL DEL PRODUCTO Y SUS CARACTERÍSTICAS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BAVARIA S.A., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad de las resoluciones núms. 00008724 de 27 de febrero de 2015, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”; y 29251 de 29 de mayo de 2015, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos y el Superintendente de Industria y Comercio,2 respectivamente.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 29 de diciembre de 2005, el señor JOSÉ MARTÍNEZ ENGUIDANOS presentó solicitud de registro como marca del signo “BABARIA” (MIXTA), para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con 2 En adelante SIC. 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes servicios: “[…] jabones en todas sus presentaciones (en barra, en gel, líquidos, etc.); perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, champús; artículos para el cuidado personal y artículos de belleza. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fundamento en que resultaba similarmente confundible con sus marcas notorias y nombre comercial “BAVARIA”, que distingue productos y servicios de las clases 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que el día 29 de noviembre de 2006, se presentó modificación respecto del solicitante, en el entendido de que en adelante sería la sociedad BERIOSKA S.L. 4º: Que mediante la Resolución núm. 00008724 de 27 de febrero de 2015, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo “BABARIA” (MIXTA) a la sociedad a nombre BERIOSKA S.L, para identificar productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la Resolución núm. 29251 de 29 de mayo de 2015. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literales a), b) y h), de la Decisión 486, toda vez que desconoció la existencia de un riesgo de confusión existente entre la marca cuestionada "BABARIA" y sus marcas previamente registradas y notorias “BAVARIA”.

Sostuvo que en el presente caso, a su juicio, resulta evidente un riesgo de confusión marcaria entre las expresiones “BABARIA” (MIXTO) y “BAVARIA”, teniendo en cuenta el conjunto general sucedido por las mismas; y que debido a la identidad existente entre éstas, el público consumidor podría pensar erróneamente que las marcas provienen del mismo origen empresarial o grupo empresarial.

Agregó que al encontrarse sus marcas notorias “BAVARIA” reproducidas en la marca solicitada “BABARIA”, resulta obvio que ésta carece totalmente de elementos adicionales que permitan diferenciarlas en el mercado. Indicó que es titular en Colombia desde hace más de 100 años del nombre comercial BAVARIA; y que de igual forma ha obtenido el 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro en muchas clases internacionales de signos distintivos que contienen la expresión “BAVARIA”. Manifestó que la marca “BAVARIA” goza del carácter notorio, según lo ha reconocido expresamente la SIC en los siguientes expedientes administrativos: i) 05-131-453, resoluciones núms. 8724 del 27 de febrero de 2015 y 29251 de 29 de mayo de 2015; ii) 11-157.988, resoluciones núms. 49542 del 22 de agosto de 2012 y 49205 del 4 de agosto de 2015; y iii) 11-157.976, resoluciones núms. 49541 del 22 de agosto de 2012 y 49203 de 4 de agosto de 2015.

Señaló que el tercero con interés directo en las resultas del proceso pretende con la presentación de sus solicitudes de marcas “BABARIA” y con las oposiciones contra las marcas “BAVARIA” de BAVARIA S.A. diluir la notoriedad restándole valor económico y con ello obtener un beneficio injustificado del mismo. Afirmó que la marca “BAVARIA” produce una sensación especial en la mente de los consumidores, principalmente en el campo de las cervezas, pero no necesariamente limitado a éste, pues los correspondientes productos y la empresa en general son muy conocidos y valorados por 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su altísima calidad, seguridad, confianza entre otras cualidades que son apreciadas por quienes adquieren productos de dicha referencia. Agregó que el valor que lleva implícito el signo “BAVARIA” involucra varios aspectos psicológicos, que se presentan cuando el consumidor entra en contacto con la marca y que tienen que ver con: (i) lo que experimenta;

(ii) cómo siente y cómo piensa; y (iii) cómo actúa frente a la marca. Sostuvo que el daño económico, comercial y publicitario que se generaría a BAVARIA S.A. con el registro de la marca objeto de controversia es inminente, pues al desaparecer en el consumidor esa emoción por la marca “BAVARIA”, que sería usada por otro empresario, derrocharía el interés en adquirir los respectivos productos, esto por su valor y exclusividad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Manifestó que entre las marcas enfrentadas existen diferencias conceptuales sustanciales que permiten al consumidor no confundirlas, 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puesto que “BABARIA” evoca productos naturales para el cuidado de la piel, mientras que “BAVARIA” es reconocido en el mercado colombiano para bebidas alcohólicas. Indicó que entre los productos y servicios que distinguen las marcas confrontadas no existe conexidad competitiva, habida cuenta que los artículos que hacen parte del sector de cosméticos, tales como los jabones, champús, cremas para el cuidado personal, entre otros, en nada se relacionan con la industria a la que pertenece la marca “BAVARIA”.

Anotó que un consumidor promedio no creerá que la sociedad titular de la marca notoria “BAVARIA” amplió su esfera de negocios para dedicarse a la fabricación de productos cosméticos, artículos para el cuidado personal y artículos de belleza, de manera que no se limita el alcance de la protección de la citada marca notoria, pues al hacer un ejercicio de comparación entre las marcas enfrentadas y los productos y servicios que distinguen, es posible concluir que no es probable que un consumidor confunda o asocie las marcas en cuestión. II.-2.

La sociedad BERIOSKA, S.L., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al efecto, sostuvo que la actora no acreditó en la actuación administrativa la conexidad competitiva entre los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue la marca cuestionada “BABARIA”, y aquellos productos y servicios comprendidos en las clases 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, que amparan las marcas previamente registradas, así como tampoco demostró la notoriedad de las marcas “BAVARIA” respecto de productos distintos a bebidas alcohólicas, en especial, cerveza.

Manifestó que la actora, en el escrito contentivo de la demanda, tampoco alegó la presunta existencia de conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas enfrentadas. Indicó que, en todo caso, así lo hubiese alegado, dicha conexidad no existe, toda vez que los jabones en todas sus presentaciones (en barra, en gel, líquidos, etc.), perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, champús, artículos para el cuidado personal y artículos de belleza no pueden considerarse similares ni relacionados con aquellos de las clases 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, puesto que no tienen la misma naturaleza, no son afines, sustituibles o complementarios, están dirigidos a consumidores diferentes, se publicitan mediante distintos medios y se comercializan a través de canales de comercialización disímiles.

Agregó que el Consejo de Estado5 ha clasificado a los consumidores de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza como especializados, de manera que no podrá verse inducido a confusión por el solo parecido entre una marca de productos de dicha Clase y unas marcas de productos y servicios de naturaleza diferente, ya que en el momento de la compra empleará un mayor grado de discriminación y atención que el consumidor de bienes de consumo masivo.

Que, por lo anterior, si un consumidor de perfumes, cosméticos y productos de tocador o asociados, es un consumidor especializado, caracterizado por prestar mayor atención a los envases de los productos, a la procedencia geográfica de los bienes y a emplear un mayor grado de discriminación que el consumidor medio o común de otro tipo de productos, entonces no es razonable entender que los 5 Sentencia de 13 de agosto de 2009 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2003-00111-01) y Sentencia de 15 de abril de 2004 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, núm. único de radicación 11001-03-20000-1999-06009-01- (6009). 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidores se verán inducidos a confusión o asociación por el solo parecido de las marcas, sobre todo, cuando existen otros signos distintivos alusivos a la región geográfica bávara do de Baviera, diferentes a BAVARIA S.A., que son utilizados para identificar diferentes clases de productos, servicios y actividades comerciales.

Afirmó que en el registro han coexistido con las marcas de BAVARIA S.A., registros a nombre de diferentes titulares, las cuales son similares mas no confundibles, al estar concedidas para identificar productos de diferente naturaleza a aquellas registradas por la actora, tales como: i) “BAVARA”, con registro núm. 116579 a nombre de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., para productos de la Clase 30 de la citada Clasificación; ii) “BAVARA”, con registro núm. 347023, de propiedad de TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A., para productos de la Clase 24; iii) “BAVIERA”, con registro núm. 372344, cuyo titular es HADA S.A., para productos de la Clase 3ª, entre otros.

Anotó que las marcas antes citadas fueron solicitadas y registradas inclusive con anterioridad a varias de las marcas opositoras “BAVARIA”, lo cual, a su juicio, prueba que es viable el registro de marcas similares para productos o servicios disímiles, sobre todo 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuando la SIC ha señalado, en la resolución acusada, que la expresión “BAVARIA” es evocativa de la región alemana de Baviera.

Que todo lo anterior demuestra que los productos amparados por las marcas en conflicto no son similares y que los consumidores de los productos de Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza amparados por la marca cuestionadas son especializados, dotados de tiempo y capacidad de análisis y comparabilidad para tomar una decisión informada de compra, de manera que no es cierto que por la sola similitud de las expresiones en controversia los consumidores se vean inducidos a riesgo de confusión o asociación respecto de los productos y servicios de diferentes clases identificados con la marca “BAVARIA”.

Resaltó que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) de la Decisión 486 exige para su aplicación establecer siempre si el uso del signo similar implica un riesgo de confusión o de asociación, concretamente con el titular del signo notorio o con los productos o servicios identificados por la marca notoria, lo que quiere decir que no basta con determinar la similitud entre las marcas enfrentadas para proceder a la negación del registro, sino que dicha norma exige para su aplicación establecer siempre si existe un riesgo de dilución de su 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca notoria, siempre y cuando los productos y/o servicios que identifiquen pertenecen al mismo sector económico. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 18 de junio de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistió la sociedad BAVARIA S.A., en su calidad de actora, así como la SIC, actuando como entidad demandada y la sociedad BERIOSKA S.L., como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. 6 En adelante CPACA. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 00008724 de 27 de febrero y 29251 de 29 de mayo de 2015, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro como marca del signo “BABARIA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad BERIOSKA S.L., tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literales a), b), y h), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes e intervinientes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La parte actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que entre las marcas enfrentadas “BABARIA” y “BAVARIA” existen amplias semejanzas desde los puntos ortográfico y fonético, siendo prácticamente idénticas, por lo que se presentaría un riesgo de asociación por parte del público 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor quien creería que entre dichas marcas existe algún tipo de vínculo. Mencionó que al ser notoria la marca “BAVARIA” merece una especial protección, por lo que debe trascender la esfera de los productos y servicios en general, es decir, frente a cualquier marca similar o idéntica, sin importar la cobertura de productos o servicios que tenga.

Ello, teniendo en cuenta el riesgo de dilución marcaria que se presenta. IV.-2. La sociedad BERIOSKA S.L., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda. En efecto, sostuvo que logró demostrarse que existen varias marcas que hacen alusión a la región alemana de Baviera, para identificar productos y servicios sin generar riesgo de confusión, en tanto evocan un concepto inapropiable a título marcario.

Manifestó que los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, amparados por la marca “BABARIA” (mixta), son productos cosméticos que no guardan identidad ni similitud real con los productos y servicios amparados por las marcas opositoras “BAVARIA”, registradas para identificar productos y servicios de clases 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, marcas opositoras que, salvo aquella registrada en Clase 32 para cervezas, no se encuentran en uso y cumplen propósitos puramente defensivos y anticompetitivos para bloquear injustificadamente a terceros el registro y uso de marcas evocativas similares, aspecto reprochable por la legislación marcaria.

Agregó que la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 11 de septiembre de 2019, en el expediente identificado con el núm. único de radicación 2011-00068-00, le denegó a la aquí actora sus pretensiones de nulidad respecto de las resoluciones por medio de las cuales la SIC canceló totalmente, por no uso, el registro de la marca “BAVARIA” para productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, habida cuenta que aun cuando la marca “BAVARIA” fuese conocida exclusivamente en la actividad de producción de cerveza, por parte de BAVARIA S.A., tales productos de Clase 32 no presentan una vinculación competitiva con aquellos de la Clase 3ª.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: “[…] 1.

El nombre comercial. Características y protección. […] 1.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 1.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 2.

El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. […] 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 686-IP-2018. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 3.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 4. Comparación entre signos mixtos […] 5. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 5.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 6.

Marcas evocativas 6.1. Como en el proceso interno la SIC señaló que la expresión BAVARIA hace alusión a la famosa producción y consumo de cerveza de la región alemana BAVIERA, y señaló que el termino BASARIA evoca los productos naturales para el cuidado de la piel, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema. […] 6.4.

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte […] 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro […] Definición […] 7.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 7.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] Prueba de la notoriedad. 7.15.

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 5.16. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. […]”. 8.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 00008724 de 27 de febrero de 2015 y 29251 de 29 de mayo de 2015, concedió a la sociedad BERIOSKA S.L. el 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro como marca del signo mixto “BABARIA”, para distinguir los siguientes productos: “[…] jabones en todas sus presentaciones (en barra, en gel, líquidos, etc.); perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, champús; artículos para el cuidado personal y artículos de belleza. […]”, comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, resulta evidente un riesgo de confusión marcaria entre las expresiones “BABARIA” (mixto) y “BAVARIA”, teniendo en cuenta el conjunto general sucedido por las mismas; y que debido a la identidad existente entre éstas el público consumidor podría pensar erróneamente que las marcas provienen del mismo origen empresarial o grupo empresarial.

Agregó que al encontrarse sus marcas notorias “BAVARIA” reproducidas en la marca solicitada “BABARIA”, resulta obvio que ésta carece totalmente de elementos adicionales que permitan diferenciarlas en el mercado. Por su parte, la SIC alegó que entre los productos y servicios que distinguen las marcas confrontadas no existe conexidad competitiva, habida cuenta que los artículos que hacen parte del sector de 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cosméticos en nada se relacionan con la industria a la que pertenece la marca “BAVARIA”. Asimismo, adujo que un consumidor promedio no creerá que la sociedad titular de la marca notoria “BAVARIA” amplió su esfera de negocios para dedicarse a la fabricación de productos cosméticos, artículos para el cuidado personal y artículos de belleza, de manera que no se limita el alcance de la protección de la citada marca notoria, pues al hacer un ejercicio de comparación entre las marcas enfrentadas y los productos y servicios que distinguen, es posible concluir que no es probable que un consumidor confunda o asocie las marcas en cuestión. En ese mismo sentido, se pronunció la sociedad BERIOSKA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, puesto que afirmó que la actora no acreditó en la actuación administrativa la conexidad competitiva entre los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue la marca cuestionada “BABARIA”, y aquellos productos y servicios comprendidos en las clases 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, que amparan las marcas previamente registradas, así como tampoco demostró la notoriedad de las marcas “BAVARIA” 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto de productos distintos a bebidas alcohólicas, en especial, cerveza. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literales a), b), c) y h), 151, 175, 176, 177, 178, 179, 190, 191, 192, 193, 224, 228 y 2309 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]” y por ser “[…] concernientes al lema comercial, nombre comercial, irregistrabilidad de un signo por ser idéntico o semejante a un lema comercial y nombre comercial, la marca notoria y la conexión entre los productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […]”.

Al respecto, se observa que la actora no alegó en el escrito contentivo de la demanda la presunta confusión entre la marca cuestionada “BABARIA” y lemas comerciales de su propiedad, de manera que la Sala no puede estudiar de oficio la registrabilidad de la expresión cuestionada frente a sus lemas comerciales previamente registrados, sino limitarse a la demanda instaurada por ser ésta una jurisdicción rogada. 9 Este artículo y los 136, literal c), 151,175, 176, 177, 178, 179, 190, 191, 192, 193, 224 y 228 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe resaltar que cuando la Interpretación Prejudicial alude a aspectos que no son objeto de controversia en la demanda en la cual deba aplicarse, el Juez Nacional perfectamente puede dejar de lado en lo que a dicho aspecto atañe, la referida interpretación. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 17 de marzo de 2016,10 en los siguientes términos: “[…] De conformidad con lo expuesto en el punto tercero de la Interpretación Prejudicial, la comparación se haría entre la marca registrada “FLURINEX” (denominativa) y los signos distintivos opositores “FLORINOL”, “FLUMEX” y “FLUIDEX”.

Empero, como quiera que los opositores de las marcas “FLUMEX” y “FLUIDEX” no son los demandantes en este proceso, no puede la Sala de oficio estudiar tales oposiciones, sino limitarse a la demanda instaurada por ser ésta una Jurisdicción rogada. Cabe resaltar que cuando la Interpretación Prejudicial alude a aspectos que no son objeto de controversia en la demanda en la cual deba aplicarse, el Juez Nacional perfectamente puede dejar de lado en lo que a dicho aspecto atañe, la referida Interpretación. Así lo ha hecho la Sala, por ejemplo, en las sentencias de 10 de marzo de 2016 (Expediente núm. 2009-00159-00, Consejero ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés) y de 8 de agosto de 2013 (Expediente núm. 2006-00053-00, Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala). […]”.

(Destacado fuera de texto). 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2009-00021-00. Criterio reiterado en sentencias de 10 de marzo de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00159-00 y de 8 de agosto de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 2006- 00053-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, no procede el estudio de los artículos 136, literal c), 175, 176, 177, 178 y 179 de la Decisión 486.11 Precisado lo anterior, el texto de las normas aludidas es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro 11 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 24 de junio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente núm. 2009- 00298-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […] 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 MARCA MIXTA CUESTIONADA BAVARIA OPORTUNIDADES BAVARIA BAVARIA EXPRESS13 MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS BAVARIA S.A. NOMBRE COMERCIAL PREVIAMENTE DEPOSITADO14 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “BABARIA”, como lo es la cuestionada, con otras marcas mixtas “BAVARIA”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en éstas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 12 Folio 33 del cuaderno físico núm. 1. 13 Folio 33 del cuaderno físico núm. 1. 14 Folio 48 del cuaderno físico núm. 1. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas mixtas enfrentadas prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico. Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud entre marcas, es necesario considerar 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Previo a realizar el cotejo, la Sala estima pertinente pronunciarse respecto del argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso relativo a que el término “BAVARIA” hace alusión a la región de Baviera en Alemania y que, por lo tanto, es inapropiable de manera exclusiva. Al respecto, se pone de presente que la Sala en anterior ocasión, esto es, en sentencia de 7 de febrero de 201915, que ahora se prohíja, se pronunció respecto del carácter evocativo de la expresión “BAVARIA”, 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2008-00230-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para lo cual señaló que dicho término era la traducción al inglés del término “BAVIERA”, por lo que las marcas compuestas por esa expresión eran evocativas, en cuanto evocan o hacen referencia al lugar geográfico de Baviera en Alemania; y que al ser evocativas, se deriva la imposibilidad para su titular de pretender un derecho exclusivo sobre esa expresión o partícula.

Así las cosas, en el caso sub examine la Sala también acogerá el carácter evocativo de la expresión “BAVARIA”, en cuanto evoca o hace referencia al lugar geográfico mencionado. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada, “BABARIA”, y las marcas previamente registradas “BAVARIA”, “OPORTUNIDADES BAVARIA” y “BAVARIA EXPRESS”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “BA-ARIA”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la sustitución de la letra “B” 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por una “V” sea suficiente para dotar a la marca solicitada de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarla de las marcas previamente registradas, cuyo elemento distintivo y preponderante es el término “BAVARIA”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca cuestionada sustituye la letra “V” intermedia por una “B”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada, “BABARIA”, reproduce casi por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “BAVARIA”, esto es, “BA-ARIA”, lo que conlleva que la marca cuestionada no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “BAB/VARIA”, sin que el cambio de la “V” por una “B”, genere un sonido distinto, dado que dichas letras se pronuncian de manera similar. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co BABARIA – BAVARIA – BABARIA – BAVARIA – BABARIA - BAVARIA BABARIA – BAVARIA – BABARIA – BAVARIA – BABARIA - BAVARIA BABARIA – BAVARIA – BABARIA – BAVARIA – BABARIA - BAVARIA BABARIA – BAVARIA – BABARIA – BAVARIA – BABARIA - BAVARIA En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala también prohíja lo señalado en la sentencia de 7 de febrero de 2019, en la que se consideró que “[…] las marcas cotejadas son marcas evocativas y coinciden precisamente en la partícula evocativa "BAVAR" que como lo menciona la parte demandante en su escrito de demanda se refiere al origen geográfico BAVIERA/ALEMANI […]”; y que “[…] si bien existen similitudes conceptuales entre las marcas, la Sala precisa que el titular de la marca BAVARIA tendrá que soportar el registro de marcas que en algún grado se asemejen conceptualmente a su marca, toda vez que la marca evocativa no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud […]”.16 Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas, fonéticas y conceptuales entre la marca 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2008-00230-00. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionada y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201817 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, la marca cuestionada “BABARIA” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] jabones en todas sus presentaciones (en barra, en gel, líquidos, etc.); perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, champús; artículos para el cuidado personal y artículos de belleza. […]”.

Por su parte, las marcas previamente registradas, “BAVARIA”, “OPORTUNIDADES BAVARIA” y “BAVARIA EXPRESS”, distinguen los siguientes productos y servicios:.- Clase 1ª: “[…] Abonos para tierras, polipropileno, pegantes industriales, preparaciones químicas para conservar alimentos, soldaduras de metales […]”..- Clase 2ª: “[…] Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas […]”..- Clase 4ª: “[…] Petróleos y sus derivados, combustibles, aceites industriales […]”..- Clase 6ª: “[…] Metales y aleaciones de estos, materiales y elementos de construcción metálicos, andamios y construcciones metálicas, elementos de ferretería y cerrajería" […]”..- Clase 7ª: “[…] Motores y sus componentes, instrumentos agropecuarios […]”..- Clase 8ª: “[…] Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar." […]”..- Clase 9ª: “[…] Aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos e imágenes, dispensadores automáticos para aparatos de previo pago, computadores y artículos de informática, aparatos electrónicos, aparatos náuticos […]”. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 10ª: “[…] Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura […]”..- Clase 11: “[…] Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.” […]”..- Clase 12: “[…] Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática." […]”..- Clase 13: “[…] Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio […]”..- Clase 14: “[…] Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos […]”..- Clase 15: “[…] Instrumentos de música" […]”. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 16: “[…] Papel, cartón y artículos de estas materias tales como etiquetas, afiches y empaques de cartón, productos de imprenta y papelería, material de instrucción o de enseñanza, material plástico para empaque y todo tipo de publicaciones […]”..- Clase 17: “[…] Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.” […]”..- Clase 19: “[…] Materiales de construcción no metálicos, tales como: madera rolliza de teca, pino y eucalipto / postes para cercas, vidrio de construcción, lozas, tejas de vidrios y granulados de vidrio […]”..- Clase 20: “[…] Cajas plásticas, productos para transporte y almacenamiento de productos lácteos, alimentos, productos de la industria avícola, agua y otras bebidas, sillas plásticas y vasos en polipropileno […]”..- Clase 21: “[…] Utensilios y recipientes para el menaje de la cocina en especial baterías de cocina, cacerolas, sartenes, planchas asaderas, 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co moldes desechadles, cubiertos y papel aluminio, vidrio en bruto o semielaborado, porcelana y loza […]”..- Clase 22: “[…] Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materiales de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto […]”..- Clase 23: “[…] Hilos para uso textil […]”..- Clase 24: “[…] telas y textiles […]”..- Clase 26: “[…] Cremalleras, monos, cintas para ceñir, adornar y atar; fajas y lazos de tejido especial, bandas tejidas; toda clase de botones, botones de confección y decoración, agujas y flores artificiales […]”..- Clase 27: “[…] Papeles de colgadura, tapetes, cubre alfombras y alfombras de pared a pared, esteras de tejido grueso o delgado, de tejido natural o artificial, así como revestimientos de fibras sintéticas o similares y cualquier otro material de revestimiento para suelos y muros […]”. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 28: “[…] Artículos de juguetería, artículos deportivos tales como: balones, raquetas, guantes, viseras, artículos de decoración navideña." […]”..- Clase 29: “[…] Pescados de mar tales como: mariscos, atún, sardinas, etc., frutas en conserva, productos lácteos. […]”..- Clase 30: “[…] Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”..- Clase 31: “[…] Malta, alimento para los animales, frutas y semillas […]”..- Clase 32: “[…] Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.” […]”. 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 33: “[…] Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas) […]”..- Clase 34: “[…] Cigarrillos, cigarros y artículos para fumadores […]”..- Clase 35: “[…] Servicios de coordinación de negocios empresariales, servicios relacionados con publicidad a través de medios de comunicación tales como composición, compilación, registro, transmisión y sistematización de comunicaciones escritas, comunicación en video y grabaciones […]”..- Clase 36: “[…]Servicios financieros, servicios de seguros, servicios inmobiliarios, servicios de inversión y valores […]”..- Clase 37: “[…] Construcción; reparación; servicios de instalación […]”..- Clase 38: “[…]Telecomunicaciones […]”..- Clase 39: “[…] Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes […]”. 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 40: “[…]Tratamiento de materiales […]”..- Clase 41: “[…] Servicios de formación y capacitación profesional y ejecutiva, organización, promoción y patrocinio de eventos deportivos, culturales y recreativos […]”..- Clase 42: “[…] Servicios hoteleros en general (alojamiento, alimentación, etc.), servicios de reforestación, servicios de sistemas e informática […]”.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva, al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos y servicios amparados no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. Como se observa y como bien lo consideró la SIC, para la Sala es dable afirmar que se trata de productos y servicios muy diferentes, entre otras cosas, por su naturaleza, la clase de consumidores, su finalidad y su comercialización pues, en efecto, uno son los productos para los 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuales se solicitó el registro objeto de análisis y otros, muy diferentes, son los productos y los servicios prestados por las marcas opositoras, por cuanto su comercialización se realiza empleando diferentes medios de promoción y publicidad, además de tener diversos canales de distribución. Ciertamente, es evidente que en el consumidor medio se genera la idea consistente que se trata de marcas de diferentes empresarios y no ocurre que surja en la mente del usuario la concepción de que BAVARIA S.A. está comercializando jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos o lociones para el cabello.

En relación con la especialización del consumidor, la Sala recuerda que esta Corporación18 ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad, tal y como se observa a continuación: “[…] Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. “Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es “la especialidad del consumidor”, en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2004-00376. 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes “SIENA” y “SENNA”: “A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto.

Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil “SIENA” de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil “SENNA” de AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características.

La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado […]” (Destacado fuera de texto). Así las cosas, es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera artículos para el cuidado personal y artículos de belleza sin tener en cuenta el fabricante y el origen del mismo y, mucho menos, concluya que una empresa que es reconocida por vender cervezas se encuentre comercializando esa clase de productos, pues, se advierte, en la adquisición de los productos de la Clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el consumidor 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conoce bien la procedencia empresarial del producto y sus características. Sobre el particular, cabe señalar que la Sala, en sentencia de 10 de mayo de 201819, precisó que los consumidores de la citada Clase 3ª son especializados, dado que conocen bien la procedencia empresarial del producto y sus características.

Así discurrió la Sección: “[…] En relación con la especialización del consumidor, la Sala recuerda que esta Corporación ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad, tal y como se observa a continuación: […] Así las cosas, es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un desodorante sin tener en cuenta el fabricante y el origen del mismo y, mucho menos, concluya que una entidad financiera, bursátil o de mercado se encuentren comercialización esa clase de productos, pues, se advierte, en la adquisición de los productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el consumidor conoce bien la procedencia empresarial del producto y sus características. […]” (Destacado fuera de texto). 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00386-00. 50 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, es del caso puntualizar, conforme se señaló en la citada sentencia de 28 de noviembre de 2018, que “[…] si se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]” (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, la Sala encuentra que no existe complementariedad entre los productos y servicios y, los mismos, no resultan ser sustituible e intercambiables, lo cual reafirma la ausencia de conexidad competitiva. En efecto, la Sala advierte que los artículos para el cuidado personal y de belleza, tales como los jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y champús de manera alguna pueden ser sustituidos por abonos, pegantes industriales, colores, lacas, metales, materiales de construcción metálicos y no metálicos, motores, utensilios de cocina, aparatos e instrumentos quirúrgicos, papelería, vehículos, hilos, textiles, productos alimenticios, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, papeles, cauchos, cigarrillos, cremalleras, ni mucho menos que estos puedan ser intercambiables.

Y lo mismo ocurre con los servicios que prestan las marcas opositoras, pues los servicios de coordinación de negocios empresariales, 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co financieros, seguros inmobiliarios, construcción, reparación, telecomunicaciones, transporte, tratamiento de materiales, formación y hotelería tampoco pueden ser sustituidos o requieren del uso de productos para el cuidado personal y de belleza comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Es del caso precisar que el consumidor de los productos, amparados por la marca cuestionada, vale decir, interesado en adquirir un producto de belleza o de cuidado personal, de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, difícilmente podría decidir en sustituir el mismo por los productos y servicios, que ofrecen las marcas de la actora, habida cuenta que, se reitera, los consumidores de la referida Clase 3ª conocen bien la procedencia empresarial del producto y sus características.

Por tal razón, la Sala observa que entre los productos y servicios identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial. Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. 52 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, esta Sección en la sentencia de 9 de marzo de 201720, precisó que aunque las marcas nominalmente sean idénticas o muy similares, pueden coexistir pacíficamente en el mercado, habida cuenta que distinguen productos y servicios diferentes en distintas clases del nomenclátor, que no tienen relación entre sí y tienen finalidades distintas, de la siguiente manera: “[…] Pese a que nominalmente las marcas en conflicto son idénticas, lo anterior permite a la Sala constatar que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues su convivencia en las clases 41 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza no genera riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, habida cuenta que distinguen servicios diferentes en distintas clases del nomenclátor, que no tienen relación entre sí y tienen finalidades distintas. […] Para la Sala no puede señalarse que existe una relación entre los servicios que induzca al consumidor a identificarlos con el mismo origen empresarial y, además, tampoco es dable señalar que se presenta una vinculación económica entre los titulares, toda vez que los mismos no comparten la misma naturaleza o finalidad, no hay uso conjunto y sus canales de comercialización son disimiles […]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, se considera que aunque existe una alta similitud ortográfica y fonética entre las marcas enfrentadas “BABARIA” y “BAVARIA”, “OPORTUNIDADES BAVARIA” y “BAVARIA 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00190-00.

Criterio reiterado en sentencia de 16 de diciembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00564-00. 53 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPRESS”, no existe conexidad competitiva entre los productos y servicios que dichas marcas identifican, de manera que, se insiste, pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

Así las cosas, al no existir una relación entre los productos y servicios que identifican las marcas en disputa y que estas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, la Sala concluye que no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Ahora bien, la actora también alegó que existe una presunta confusión entre la marca cuestionada “BABARIA” y su nombre comercial “BAVARIA S.A.”, por lo que corresponde a la Sala referirse al alcance de la protección del nombre comercial en la Decisión 486. Sobre el nombre comercial, es del caso poner de presente que, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal consideró: “[…] 1.10.

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría 54 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. […] 1.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. […]”.

De conformidad con lo anterior, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada. Comoquiera que para que aplique la causal de irregistrabilidad bajo estudio, debería haberse acreditado la existencia y uso del nombre comercial, correspondería a la Sala, previo a desarrollar el cargo propuesto, determinar si para el momento en que se expidieron los actos administrativos acusados la actora era el titular del nombre comercial “BAVARIA”, no obstante, tales aspectos no están sujetos a discusión dentro del presente proceso, en tanto no fueron debatidos ni por la entidad demandada ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala se exime de dicho estudio21. 21 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 27 de abril de 2023, cuando al efecto, sostuvo: “[…]"87.

Así las cosas, comoquiera que la resolución que resolvió el recurso de apelación declaró el carácter de notoria de la marca PIELROJA, y esta declaración que no ha sido sujeta a discusión dentro del proceso sub examine, la Sala se abstendrá de estudiar dicha declaración. " […]” Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera;

Sentencia de 27 de abril de 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; núm. único de radicación 2011-00361-00. 55 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, en cuanto al primer supuesto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es, la identidad o semejanza entre la marca solicitada y el nombre comercial, la Sala considera que la expresión cuestionada “BABARIA” es similar a el nombre comercial de que es titular el demandante, esto es, “BAVARIA S.A.”, toda vez que éste último es igual a las marcas que sustentaron la aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 ibidem, en el cual ya la Sala determinó que existen semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual.

Así las cosas, habiéndose demostrado la similitud existente entre la marca objeto de controversia y el nombre comercial de la actora, es pertinente señalar que no basta con demostrar la similitud y/o identidad entre la marca cuestionada y el nombre comercial, sino que también debe demostrarse que existen circunstancias en las cuales el uso de la expresión cuestionada puede originar riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial protegido.

De conformidad con lo anterior, se observa entonces que debe analizarse si el uso de la marca cuestionada podría generar riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial, lo que quiere decir que le corresponde a la Sala determinar si existe identidad o similitud 56 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre los productos distinguidos por “BABARIA” y la actividad empresarial desarrollada por el nombre comercial “BAVARIA S.A.”, protegido a favor de la actora. Al respecto, se advierte que como consta en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad BAVARIA S.A.22, su objeto social consiste en: “[…] 1) la fabricación de cervezas, la producción y transformación de bebidas alimenticias o fermentadas o destiladas así como la fabricación, producción y transformación de toda clase de bebidas tales como refrescos, refajos, jugos, aguas lisas, aguas carbonatadas y aguas saborizadas; la adquisición, enajenación, comercialización, distribución, exportación, almacenamiento y expendio no solo de sus propios productos sino también de otros fabricantes relacionados con estos ramos industriales. 2) La adquisición, enajenación, fabricación, procesamiento, transformación, almacenamiento, distribución, importación, exportación, comercialización y beneficio de materias primas, productos semi elaborados y sub productos y demás elementos propios para las industrias de cervezas y bebidas […]”. 22 Folios 5 y 6 del cuaderno físico núm. 1. 57 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, como ya se dijo anteriormente, la marca cuestionada, “BABARIA”, distingue los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] jabones en todas sus presentaciones (en barra, en gel, líquidos, etc.); perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, champús; artículos para el cuidado personal y artículos de belleza. […]”.

Al examinar el objeto social de la actora y los productos que distingue la marca solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala advierte que no existe similitud o identidad, habida cuenta que la actividad empresarial del nombre comercial protegido se desarrolla en el sector de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tales como cerveza, jugos, refajos, aguas carbonatadas, aguas, entre otros; mientras que los productos que identifica la expresión cuestionada pertenecen al sector de la belleza y la cosmética, en el cual, como se dijo en líneas anteriores, el consumidor es especializado y conoce bien la procedencia empresarial de los artículos que desea adquirir.

Asimismo, tampoco se advierte complementariedad y/o intercambiabilidad entre los citados productos y la actividad empresarial, ya que difícilmente se podría sustituir un jabón por cervezas o bebidas sin alcohol o que para comercializar dichos 58 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos necesariamente se requiera de algún producto para el cuidado personal o artículos de belleza.

En este sentido, la Sala considera que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen los supuestos allí previsto, por cuanto el uso de la marca cuestionada no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial protegido, en la medida en que no existe una conexidad competitiva entre las actividades desarrolladas bajo dicho nombre comercial y los productos que identifica la marca solicitada “BABARIA”.

En conclusión, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al conceder las marcas “BABARIA”, para amparar los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, pues resultan acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario, sin que se evidencie 59 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como lo afirma la actora, un aprovechamiento indebido de su reputación y/o un perjuicio. Ahora, en lo concerniente a que las marcas y nombre comercial de la actora son notoriamente conocidos y las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “BABARIA” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, lo cual no se presenta en esta oportunidad, debido a que las marcas cotejadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

En efecto, dicho criterio ha sido sostenido por esta Sección, en otras oportunidades23, así: 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376. Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 60 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, […] porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]” (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, la Sala debe precisar que, tal y como lo afirmó la SIC en los actos administrativos acusados24, inclusive así se haya demostrado la notoriedad de las marcas y nombre comercial de la actora, ello fue únicamente respecto del sector de los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, en el sector de las bebidas no alcohólicas y cervezas, de manera que el riesgo de dilución o aprovechamiento injusto de su reputación se debía analizar era respecto de ese sector pertinente, mas no en relación con cualquier producto o servicio que distinga una marca en el mercado, sin tener en cuenta al sector que pertenezca.

En efecto, la Sala recuerda que el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 del 2000, ampara a las marcas notoriamente conocidas, 24 Folio 54 del cuaderno físico núm. 1. 61 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00. Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co determinando la irregistrabilidad de los signos confundibles con éstos, pero en el entendido que los mismos se empleen para distinguir los mismos o similares productos o servicios, evitando la confusión indirecta, por el posible riesgo de asociación, circunstancias que, como se anotó, no se presente en el caso sub lite25.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “BABARIA”, para amparar los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00386-00. 62 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de agosto de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS 63 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00087-00.

Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.