11001032400020110031400 — Consejo de Estado

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001-03-24-000-2011-00314-00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tesis: No son nulos los actos administrativos que denegaron la solicitud de patente de invención, puesto que la formulación reivindicada se encontraba comprendida en el estado de la técnica preexistente, incumpliendo lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA Corresponde a la Sala decidir, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD1 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, en contra de las resoluciones números 29380 de 31 de mayo de 2010 y 12654 de 10 de marzo de 2011, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación titulada "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTENILO", y resolvió el recurso de reposición confirmando la 1 En adelante Makhteshim.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad MAKHTESHIM, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda3 en virtud de la cual formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “2.1. Que se decrete la Nulidad de las siguientes Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1. Resolución 29380 de 31 de mayo de 2010, mediante la cual se negó el privilegio de patente para la solicitud "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORENO" (sic). 2.1.2.

Resolución 12654 de 10 de marzo de 2011, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el Recurso de Reposición interpuesto por mi representada, contra la Resolución 29380 de 2010, mediante la cual se confirmó en su totalidad la última resolución citada. 2.2. Que con fundamento en dichas declaraciones, y a título de Restablecimiento del Derecho: 2.2.1 Se ordene a la SIC otorgar el privilegio de patente a invención "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORENO"(sic) a favor de la sociedad MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD, contenida en el expediente administrativo No. 05-111.846, por cuanto la invención cumple con todos los requisitos para ser objeto del privilegio de patente consagrados en la ley para tales efectos. 2.2.2 Como resultado de los precedentes pronunciamientos, se ordene a la SIC efectuar la asignación e inscripción del Certificado de patente a 2 En adelante SIC. 3 Folios 25 al 59 del expediente físico de la referencia. La versión digitalizada del expediente obra en el índice número 80 en SAMAI.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 nombre de la sociedad MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD, en el Registro de la Propiedad Industrial. 2.2.3 Que se ordene a SIC, publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.” I.1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: I.1.2.1. El 2 de noviembre de 2005, la sociedad Bayer Cropscience Aktiengesellschaft4 presentó ante la SIC la solicitud de patente de invención para la creación titulada “COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTENILO” que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/004167.

Dicha solicitud fue radicada bajo el número 05111846. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 574 de 30 de marzo de 2007 y contra ella no se presentaron oposiciones. I.1.2.2. Mediante oficio número 13624 la SIC requirió a la solicitante para que complementara los aspectos formales de la solicitud de patente formulada, en virtud del cual la interesada dio respuesta y solicitó que se realizara el examen de patentabilidad.

I.1.2.3. Como consecuencia de la solicitud del examen de patentabilidad presentado por la actora, la SIC a través de oficio número 1891 le advirtió a la solicitante que la búsqueda de anterioridades realizada por el examinador había arrojado la siguiente literatura en el campo de interés: D1 (WO 01/02378) y D2 (WO 03/029231), con lo cual se afectó el nivel inventivo de la creación, de manera que la solicitud no cumplió con el 4 La solicitante transfirió los derechos a la sociedad Makhteshim Cnemical Works LTD.

La mencionada transferencia se inscribió ante la SIC el 21 de julio de 2009. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 requisito previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000. Adicionalmente, se indicó que el capítulo reivindicatorio resultó demasiado amplío, pues presentaba una extensa combinación de muchos compuestos distintos, y particularmente, las reivindicaciones 7 y 8 no eran patentables, por describir segundos usos.

I.1.2.4. La solicitante dio respuesta a las observaciones contenidas en el oficio comentado, para lo cual presentó un pliego de reivindicaciones reducido, con un número limitado de posibles combinaciones, además, eliminó las reivindicaciones 7 y 8; todo ello con el fin de superar las objeciones expuestas en el examen de patentabilidad.

Sin embargo, mediante oficio número 12174, la SIC puso en conocimiento del interesado que la creación se encontraba afectada en su novedad ante las enseñanzas previas encontradas en los documentos D1 (WO 01/02378) y D2 (WO 03/029231). Ante esta decisión, la solicitante una vez más presentó contestación intentando superar las objeciones allí presentadas.

I.1.2.5. Mediante resolución número 29380 de 31 de mayo de 2010, la SIC finalmente negó la concesión de la patente de invención a la creación denominada "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTENILO", tras advertir que aquella se encontraba afectada en su novedad, en consideración a la anterioridad WO 01/02378 titulada “nematicidal trifluorobutenes”.

I.1.2.6. Contra la anterior decisión la solicitante presentó recurso de reposición el cual fue resuelto mediante la resolución número 12654 de 10 de marzo de 2011, en virtud de la cual se confirmó la decisión de negar la patente de invención a la mencionada creación. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 I.1.3.

Normas violadas y concepto de violación La parte actora estimó que con la expedición de los actos demandados se vulneraron los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000. Adicionalmente, señaló que concurrió vulneración del debido proceso. I.1.3.1. Informó que el problema planteado con la creación objeto de estudio es la necesidad de obtener nuevas combinaciones de productos activos que comprenden trifluorbutilenos heterocíclicos y productos pesticidas seleccionados, tales como teflutrin, aldicarb, clotianidin, imidacloprid, tebupirimfos, espinosad, y fipronil, que sean adecuados para la lucha contra las pestes animales tales como insectos, acaricidas y nematodos.

De tal manera que con la creación se pretende proporcionar combinaciones que presentan una actividad pesticida sinérgica con un efecto combinado de los compuestos reivindicados, el cual resulta ser mayor que el alcanzado por cada uno de los componentes de forma separada. En ese orden, explicó que aun cuando en el estado del arte se conocen múltiples agroquímicos con propiedades insecticidas y/o nematicidas a partir de trifluorbutilenos heterocíclicos, lo cierto es que su nivel de actividad no es satisfactorio.

I.1.3.2. Con base en lo anterior señaló que la creación reclamada responde a la naturaleza de las patentes de selección, la que en su consideración no se puede denegar de plano por ausencia de novedad bajo el sustento de parámetros o expresiones generales que se encuentran descritos en un documento anterior. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Mencionó que las revelaciones generales contenidas en los documentos anteriores citados por la SIC, con sustento en las cuales se negó el privilegio de patente, no desvirtúan en ningún caso la novedad de combinaciones o composiciones específicas que fueron debidamente sustentadas y que no habían sido explícitas, claras y precisamente descritas mediante ejemplos particulares en las anterioridades.

I.1.3.3. Afirmó que la combinación reivindicada no se encontraba específicamente descrita en D1, pues dicho documento revela de forma general un amplio número de posibles combinaciones entre los compuestos de fórmula (I) y fungicidas, bactericidas, acaricidas, nematicidas o insecticidas, a partir de lo cual especula que podrían presentar un efecto sinérgico.

Sin embargo, tales hallazgos no comprenden de manera explícita o implícita las combinaciones específicas reclamadas. I.1.3.4. Advirtió que la SIC en los actos acusados erró en la interpretación frente al requisito de novedad por cuanto del análisis de la solicitud no había lugar a concluir que, por el hecho de utilizarse elementos ya conocidos dentro del estado de la técnica, la invención carecía de novedad.

De considerarse así, se desconocería el arduo trabajo investigativo efectuado por los inventores al seleccionar, de diferentes listas de bactericidas, fungicidas, insecticidas, nematicidas y acaricidas, los compuestos requeridos para obtener una combinación con las características deseadas en la invención objeto de estudio. I.1.3.5. Sostuvo que la creación reclamada presentó una actividad superior, a partir de las combinaciones específicas reivindicadas, con lo cual se consiguió un resultado sorprendente que no podría ser deducido de ninguna manera a partir de lo revelado en D1, en tanto que esta Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 anterioridad enseña una simple especulación sobre la eficacia mejorada de un número prácticamente indeterminado de posibles combinaciones.

Por lo tanto, señaló que la invención reclamada se refiere a un subgrupo de posibles combinaciones que presentan un efecto pesticida sinérgico debidamente sustentado en la descripción, que constituye una mejora en los resultados, y que por esa razón, la materia reivindicada debe tenerse como inventiva. I.1.3.6. Por otra parte, advirtió que la autoridad demandada violó el debido proceso de la solicitante, pues la primera de las resoluciones de negación de la patente hizo referencia, únicamente, a la falta de novedad, mientras que en aquella que resolvió la reposición confirmando la negativa, la SIC concluyó que la invención carecía también de nivel inventivo.

En tal sentido, la autoridad impidió a la solicitante controvertir la supuesta ausencia de nivel inventivo, pues contra el acto que resolvió la reposición y presentó nuevos fundamentos para sustentar la negativa, no procede recurso alguno. I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda5 señalando lo siguiente: Advirtió que, como resultado del examen de patentabilidad, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, se encontró que la invención en estudio no cumplía el requisito de novedad, toda vez que el solicitante utilizó composiciones ya reveladas en el estado de arte. 5 Folios 321 a 332 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Explicó que, en cuanto al requisito de novedad, se encontró que la materia reclamada fue anticipada por el documento WO 01/02378 del 11 de enero de 2001, titulada "Nematicidal trifluorobutenes", cuyas enseñanzas destruyen la novedad de las reivindicaciones 1 a 6 de la solicitud denegada, puesto que todas y cada una de las características allí definidas fueron divulgadas en el mencionado documento.

Sostuvo que la materia denegada no corresponde a una selección especifica de combinaciones sinérgicas, sino que incluye múltiples combinaciones que bien podrían ser combinaciones simples binarias, pero también podrían ser combinaciones complejas que incluyan múltiples ingredientes activos, y por ende el alcance reclamado no resulta tan especifico como lo alega la sociedad demandante.

En otras palabras, la materia denegada no presenta un par de combinaciones específicas, sino que expone múltiples posibles combinaciones de hasta más de diez ingredientes activos, en una proporción no determinada, por lo que resultó posible concluir que no se reclama un subgrupo definido, sino una generalidad especulativa, sin efectos técnicos inesperados.

Manifestó que al momento de la expedición de los actos demandados se siguieron los lineamientos para efectuar el análisis de novedad, a saber, (i) se determinó la regla técnica; (ii) se tuvo en cuenta la fecha de prioridad de la solicitud denegada así como la fecha de publicación del documento citado; (iii) se comparó la materia comprendida en la anterioridad y la reclamada, encontrando que en el documento D1 se divulgan explícitamente combinaciones sinérgicas que comprenden el mismo radical derivado de trifluorbuteno combinado con otros ingredientes activos insecticidas, entre los cuales se incluyen aldicarb, fipronil, imidacloprid, spinosad, tebupirimfos, teflutrin, que a su vez se observan en la solicitud denegada.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Agregó que, tanto en la solicitud denegada como en el documento anterior, los componentes no se encuentran divulgados de forma independiente, sino que se relacionan íntimamente en una combinación sinérgica, por lo que resultó claro que la materia reclamada no incluye alguna característica técnica, aunque sea banal, que no se encuentre contenida en el estado del arte previo.

En consecuencia, lo reivindicado no es nuevo en el campo de interés. Finalmente, sostuvo que los actos acusados no vulneraron el debido proceso porque, tanto la resolución de denegación como aquella que resolvió el recurso de reposición, presentaron como sustento único de las decisiones la carencia de novedad de la creación reclamada.

Explicó que la actora pretende crear confusión sobre una precisión adicional que realizó la SIC en los actos demandados con el objetivo de responder a los argumentos de la recurrente, sin que dicha precisión constituya el sustento de la decisión de denegación, cual fue únicamente la carencia de novedad; y agregó que, el argumento que menciona la actora solo se dirige a advertir que, en cualquier caso, tampoco sería posible reconocer nivel inventivo a la creación porque los resultados reivindicados responden a un ejercicio rutinario en el campo de interés. I.2.2.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. I.3. LAS PRUEBAS DECRETADAS Mediante auto de 8 de marzo de 2016, se decretaron como prueba los documentos aportados por las partes6. 6 Folios 380 y 381 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Particularmente, se decretó como prueba de la actora el concepto técnico emitido por la química Maritza Reyes Guzmán y, como prueba de la demandada, el concepto técnico rendido por la química Mayra Quintero.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Por auto de 10 de abril de 2018, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión7. I.4.1. La demandada reiteró los argumentos planteados con la contestación de la demanda8. Adicionalmente, afirmó que: (i) el concepto técnico decretado como prueba de la actora no fue suficiente para desvirtuar que la creación reclamada se encuentra afectada por la novedad en consideración al estado del arte previo; y (ii) las patentes otorgadas a la actora en otros países del mundo no presentan la misma materia denegada por la SIC, y por lo tanto dichos documentos no son prueba suficiente para sustentar la patentabilidad de las composiciones reclamadas.

I.4.2. La demandante insistió en las pretensiones expuestas en la demanda9. Además, se refirió al concepto técnico aportado por la SIC y decretado como prueba, advirtiendo que concurre un impedimento, pues fue rendido por una examinadora de patentes de la misma autoridad, por lo que existe un interés directo en la decisión que se acusa, lo cual impide considerar las apreciaciones técnicas allí mencionadas. 7 Folio 403 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 404 a 410 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 415 a 424 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 I.4.3.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial10 núm. 405-IP-2016, en la cual señaló lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante, ha solicitado Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16 y 18 Decisión 4861 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales no se interpretará el Artículo 18 por no ser objeto de discusión el nivel inventivo, observándose que las resoluciones impugnadas negaron la patente por falta de novedad de la solicitud de patente.

Procede la interpretación de los Artículos 14 y 16 de la Decisión 4862 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser parte de la controversia […]”. En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. 2) Análisis del requisito de novedad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 29380 de 31 de mayo de 2010 y la 12654 de 10 de marzo de 2011, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTENILO", y resolvió el recurso de 10 Folios 395 a 401 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente, expedidas por la SIC.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, su contestación y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 2000, cuyos textos son del siguiente tenor: “ART. 14. —Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. […] ART. 16. —Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40 […]”.

La Sala prescindirá del estudio del artículo 18 ibidem, en tanto que, de los argumentos presentados por las partes, así como del fundamento de los actos demandados, se destaca que el debate propuesto no responde al nivel inventivo del compuesto reclamado, sino que lo discutido apunta a la novedad de la creación objeto de estudio. Dicha consideración se encuentra acorde con la Interpretación Prejudicial emitida para el asunto Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 de la referencia, en la que se descartó la interpretación de la norma comunitario en mención. II.3.

PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: Le corresponde a la Sala determinar si son nulos, por violación de norma superior, los actos administrativos que negaron el privilegio de patente de invención a la creación denominada “COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTENILO”, por carecer de novedad, por cuanto desconocen lo señalado en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 2000.

Para el efecto, y en consideración a los antecedentes expuestos, resulta necesario establecer, en primer lugar, cuál era el problema técnico que se invocó solucionar a través de la invención objeto de negación. Dilucidada dicha cuestión, deberá establecerse si la creación así planteada se encuentra descrita en el documento que conforma el estado del arte previo en el campo de interés, para la fecha de la solicitud de patente o de prioridad reconocida.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO Para resolver el problema jurídico planteado la Sala se referirá al problema técnico objeto de la invención cuya patente se pretende, examinará los argumentos expuestos en los actos administrativos Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 acusados y, en atención a los cargos de la demanda, valorará las pruebas practicadas en la actuación. II.4.1.

En primer lugar, de la revisión de los antecedentes administrativos aportados por la demandada y en particular, del acápite de la memoria descriptiva de la solicitud cuestionada, a manera de síntesis, se extrae lo siguiente11: (i) la creación comprende nuevas combinaciones de productos activos, que están constituidas, por un lado, por trifluorbutenilos heterocíclicos, conocidos y, por otro lado, por productos activos insecticidas, también conocidos, adecuados para la lucha contra las pestes animales tales como insectos y nematodos.

(ii) la creación sugiere que la combinación de compuestos basados en trifluorbutenilos heterocíclicos, además de las propiedades nematicidas, también refleja actividad insecticida. (iii) y proporciona una actividad nematicida, insecticida o bien acaricida sensiblemente mayor que la suma de las actividades de los productos individualmente considerados, de manera que el resultado de la creación se traduce en una actividad sinérgica no previsible.

Así, la solicitud cuestionada plantea las siguientes reivindicaciones de compuestos, veamos12: 11 Folio 37 del expediente físico que contiene los antecedentes administrativos. 12 Tomado de la última versión de la invención reclamada, como respuesta a los requerimientos de la SIC. Obrante a folios 181 y 182 del del expediente físico que contiene los antecedentes administrativos.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 En consonancia con lo anterior, en los actos administrativos acusados se determinó el objeto de la invención de la siguiente forma13: “[…] 8.1.

Objeto de la invención El objeto de la presente solicitud se refiere a nuevas combinaciones de productos activos que comprenden trifluorbutilenos heterocíclicos conocidos de fórmula (i) y productos insecticidas conocidos. De acuerdo con la solicitud en el estado del arte existen determinados trifluorbutilenos heterocíclicos, sin que se haya descrito su actividad insecticida.

También se afirma que se conocen múltiples agroquímicos con propiedades insecticidas y acaricidas, pero que su actividad no es siempre satisfactoria. En la solicitud se describe que se ha encontrado que las combinaciones de estos dos elementos tienen buenas propiedades nematicidas, insecticidas y/o acaricidas […]”. 13 Página 2 de la resolución número 29380 de 31 de mayo de 2010.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 II.4.2. Ahora bien, la Sala rescata que en un primer momento del examen de fondo realizado por la SIC, mediante oficio número 189114, se evidenciaron las siguientes afectaciones al nivel inventivo de la creación: (i) Se encontraron los documentos previos D1 (WO 01/02378) y D2 (WO 03/029231) que divulgan derivados de trifluorbutileno y su aplicación en la lucha contra las pestes animales específicamente contra nematodos, encontrándose que enseñan la posibilidad de realizar ciertas formulaciones de dicho compuesto con otros agroquímicos conocidos, tales como fungicidas, acaricidas, nematicidas o insecticidas, para ampliar el espectro de actividad o para evitar el desarrollo de resistencias.

Adicionalmente, los documentos también describen efectos sinérgicos y una gran cantidad de agroquímicos, algunos de los cuales se encuentran contemplados también en la solicitud cuestionada. (ii) A partir de dichas enseñanzas, se lograría sugerir a una persona medianamente versada en la materia la posibilidad de formular una composición sinérgica, combinando un derivado de trifluorbutilenos con otros agroquímicos, para así obtener una actividad insecticida.

En consecuencia, los agentes sinérgicos reivindicados son evidentes para un experto medio en la materia y no se consideran un salto cualitativo en la técnica. (iii) Por lo que la creación reclamada únicamente propone una combinación de compuestos conocidos, observando una actividad conocida y un sinergismo sugerido que resulta de un procedimiento de rutina en el campo de formulación de agroquímicos. 14 Folios 123 a 126 del expediente físico de los antecedentes administrativos.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 II.4.2.1. Al respecto, la solicitante presentó memorial15 en el que expuso un nuevo capítulo compuesto por siete (7) reivindicaciones y, además, afirmó que con las modificaciones realizadas se subsanarían las objeciones encontradas por el examinador.

Adicionalmente, señaló que se trata de una invención de selección, pues experimenta con una creación ya descrita en el estado del arte previo, consiguiendo un resultado inesperado, esto es, un efecto pesticida sinérgico y superior; de manera que sí posee la altura inventiva necesaria para obtener la patente solicitada. II.4.2.2. Ante la insistencia de la solicitante respecto de la altura inventiva de la creación cuestionada, la SIC mediante oficio número 12174, consideró que la solicitud cuestionada no posee la altura inventiva necesaria para acceder al reconocimiento de patente; sin embargo, en el acápite de la conclusión se indicó que la creación se encuentra afectada en su novedad, debido a los documentos previos que conforman el estado del arte para la fecha de prioridad, y particularmente porque: (i) “[…] Al comparar los agentes sinérgicos de esta solicitud con las posibilidades de D1 o D2 se observa que comprenden la misma mezcla.

Un derivado de trifluorbutileno y los mismos ingredientes activos conocidos […]” y (ii) “[…] las combinaciones: -Productos activos de formula (sic) (I) y -teflutrin, aldicarb, imidacloprid, tebupirimfos, espinosad, fipronil. Ya había sido divulgadas y en consecuencia los agentes de las reivindicaciones 1 a 6 carecen de novedad a partir de D1 o D2 […]”16.

II.4.2.3. A los hallazgos de la SIC, la solicitante contestó17 sustituyendo el pliego reivindicatorio inicialmente presentado, por uno compuesto por 15 Folios 129 a 134 del expediente físico de los antecedentes administrativos. 16 Folios 165 a 167 del expediente físico de los antecedentes administrativos. 17 Folios 170 a 178 del expediente físico de los antecedentes administrativos.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 seis (6) reclamaciones. Además, sostuvo en síntesis que D1 y D2 no afectan la novedad de la creación cuestionada, pues en dichos documentos no se divulgan las combinaciones específicas que se reclaman, ni sugieren que la combinación lograría obtener un efecto pesticida superior, únicamente especulan sobre la eficacia mejorada de algunas combinaciones de un número prácticamente indeterminado.

Recordó que “[…] únicamente combinaciones específicamente nombradas (con todas las variables identificadas en el mismo documento de la anterioridad y no simples revelaciones genéricas de estas) pueden afectar la novedad de combinaciones reivindicadas en una solicitud presentada posteriormente […]”; en tal sentido, reiteró que se trata de invención de selección patentable.

II.4.2.4. Una última vez la SIC, mediante concepto técnico18 número 1349, únicamente consideró que la creación se encuentra afectada en su novedad como resultado del documento previo WO 01/02378, pues al comparar los agentes sinérgicos de la solicitud cuestionada con los allí descritos se observó que comprenden la misma mezcla de ingredientes activos, esto es, coinciden en el derivado de trifluorbutileno y los ingredientes activos conocidos.

Explicó que “[…] la selección especifica de un subgrupo a partir de un conjunto mayor, no se considera nueva, puesto que se trata simplemente de separar una parte de la materia de un total conocido […]”. II.4.3. Finalmente, en las resoluciones acusadas números 29380 de 11 de mayo de 2010 y 12654 de 10 de marzo de 2011 la SIC determinó que los compuestos reivindicados se encontraron en forma idéntica en el estado del arte previo para la fecha de prioridad invocada, con lo cual se 18 Folios 183 a 186 del expediente físico de los antecedentes administrativos.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 afectó en su novedad, y que además, las enseñanzas previas encontradas no son solo una generalidad de combinaciones, sino que son explícitas y enuncian directamente cada uno de los compuestos con los cuales se pueden combinar los compuestos de fórmula (I).

Así, únicamente a partir de la anterioridad D1, explicó: (i) Que D119 divulgaba derivados de trifluorbutileno de la fórmula (I), su proceso de obtención, composiciones nematicidas que los contienen y el uso de estos. (ii) Que divulga, además, la posibilidad de realizar formulaciones a partir de los derivados trifluorbutilenos con otros agroquímicos conocidos, tales como fungicidas, acaricidas, nematicidas o insecticidas.

Específicamente, enlista aldicarb, fipronil, imidacloprid, spinosad, tebupirimphos, tefluthrin. (iii) Que las formulaciones divulgadas, a partir de los agroquímicos conocidos, se realizan con el propósito de ampliar el espectro de actividad fungicida, acaricida, nematicida o insecticida, o para evitar el desarrollo de resistencias.

(iv) Que en la enseñanza previa se reconoce un efecto sinérgico, pues la actividad de la mezcla divulgada excede la actividad de los compuestos individuales. (v) Que, entonces, D1 comprende la misma combinación de ingredientes activos reclamados en la solicitud cuestionada, esto es, el componente derivado de trifluorbutileno y los mismos ingredientes activos conocidos, de tal manera que los agentes sinérgicos de la invención cuestionada ya 19 WO 01/02378 titulado “Nematicidal trifluorobutenes”.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 estaban comprendidos en el estado del arte para la fecha de prioridad reivindicada. II.4.4. Adicionalmente, se observa que la SIC emitió “CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN” de 21 de octubre de 2010, en el que se advirtió que las formulaciones reclamadas carecen de especificidad, pues no se detalla el número de compuesto de fórmula (I) así como tampoco el número de principios activos que se encuentran presentes en las composiciones objeto de la invención, por lo que resulta imposible establecer si en la solicitud se están reclamando combinaciones binarias, ternarias, cuaternarias o de otro tipo.

Tampoco se especifican las proporciones de los componentes por medio de los cuales se identifica el efecto sinérgico. En ese orden, se sostuvo que la solicitud únicamente contiene combinaciones entre principios activos para los cuales se conocían sus propiedades insecticidas y compuestos de la fórmula (I), para los cuales también se conocían sus propiedades nematicidas.

II.4.5. Por su parte, la actora señaló que la conclusión de la demandada deviene errada, pues la materia reclamada no se encuentra comprendida de manera explícita, clara y precisa en el arte previo. En síntesis, dijo que las enseñanzas de D1 no incluyen las combinaciones especificas reivindicadas, ni sugieren un nivel satisfactorio en la actividad esperada como resultado de un efecto sinérgico.

Por ello, explicó que se trata de una patente de selección la cual, en su consideración, no se puede denegar de plano por ausencia de novedad bajo el sustento de parámetros o expresiones generales que se encuentran descritos en un documento anterior. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 II.4.6.

Ahora bien, en el concepto técnico20 rendido por la magister en Química Maritza Reyes Guzmán, el cual fue decretado como prueba por solicitud de la actora, se arribó a las siguientes conclusiones: “[…] En este sentido considero importante señalar que una persona con conocimientos técnicos en el área de los pesticidas estaría familiarizada con la definición de sinergista: "Un insecticida sinergista es un producto químico que por sí mismo no posee actividad insecticida inherente, pero potencia o incrementa la efectividad de un insecticida cuando se combina.

Actualmente el butóxido de piperonilo (P80) es el sinergista más usado para diferentes clases de insecticidas como avermectinas, carbama tos, organofosfatos, piretroides y ciertos reguladores de crecimiento de insectos."' De esta forma, es evidente que el documento D1 habla de manera general de combinaciones posibles de los compuestos allí descritos con todo tipo de sustancias comúnmente empleadas dentro del campo técnico de los pesticidas, pero de ninguna manera describe un agente sinérgico que comprenda específicamente un derivado de trifluorobuteno de fórmula (I) en combinación con un insecticida seleccionado de teflutrin, aldicarb, clotianidin, imidacloprid, tebupirimfos, espinosad, fipronil, y compuestos de la fórmula (IIA), como la que es objeto de la solicitud de patente colombiana 05.111.846. […] Es pertinente reiterar que el documento D1 efectivamente se refiere a los derivados de trifluorbuteno que hacen parte de los agentes sinérgicos de la solicitud de patente colombiana No. 05.111.846, sin embargo, dentro de todo su texto no se muestra de manera particular y explícita una composición sinérgica que contenga dichos compuestos y otros agentes activos, sino que se hace referencia de manera general una lista de más de 500 compuestos que hipotéticamente podrían hacer parte de una eventual composición junto con dichos derivados de trifluorbuteno. […] De esta forma, si algo explícito es algo "exacto y claro", la afirmación del Examinador supondría que el documento D1 estaría mostrando exactamente una combinación que comprendiera los compuestos de fórmula (I) junto con específicamente los mismos agentes incluidos en los agentes sinérgicos de la solicitud de patente colombiana en cuestión, esto es, teflutrin, aldicarb, clotianidin, imidacloprid, tebupirimfos, espinosad, fipronil, y compuestos de la fórmula (HA).

Sin embargo, al 20 Folios 100 a 106 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 revisar el mencionado documento D1 no es posible encontrar una combinación sinérgica exacta de estos elementos, sino una referencia general que incluye algunos de ellos, pero que solo se refiere a casos hipotéticos.

Tan es así, que el clotianidin, o un compuesto de formula (sic) (IIA), ingredientes que hacen parte de los agentes sinérgicos de la solicitud de patente colombiana en cuestión, no son nombrados en ningún aparte del documento D1, lo que es una clara demostración de que, contrario a lo afirmado por la Resolución No. 12654, el mencionado documento D1 no presenta "las mismas" composiciones que la solicitud de patente colombiana No. 05.111.846, ni se refiere de forma "explícita" a dichas composiciones.” (Subrayas de la Sala).

De los apartes traídos a colación, se observa que, a juicio de la experta, aunque el documento previo encontrado por la SIC enseña los derivados de trifluorbutileno, compuesto que hace parte de los agentes sinérgicos de la solicitud de patente cuestionada, lo cierto es que la anterioridad presenta una forma general y demasiado extensa de combinaciones que incluye el mencionado ingrediente y otros agroquímicos conocidos, sin que allí se divulgue explícitamente las formulaciones especificas reivindicadas, así como tampoco sugiere un efecto superior en la actividad conseguida a partir de un efecto sinérgico.

Por ello, a su juicio, no resulta posible afirmar que la solicitud se encuentre afectada en su novedad con sustento en un documento que describe, de forma general, las combinaciones posibles a partir de trifluorbutileno. Por otra parte, advierte que una evidencia sobre la ausencia de coincidencia entre lo divulgado y lo reivindicado es particularmente el uso del insecticida clotianidin en la creación cuestionada, el cual no se encuentra mencionado de manera explícita en el documento previo citado por la SIC.

II.4.7. Por otra parte, en el concepto técnico rendido por la Química Mayra Quintero, el cual fue decretado como prueba solicitada por la demandada, se expusieron las siguientes conclusiones: Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 “[…] Se reitera que el capítulo reivindicatorio no es lo suficientemente específico para que no pueda ser afectada por el documento D1, por tanto la materia denegada está claramente comprendida en el documento D1 y por ende no cumple con el requisito de novedad.

Además en la resolución N°12654 del 10 de marzo del 2011 en la página 4, se mencionan claramente las páginas y líneas del documento D1 donde se mencionan las características de la reivindicación 1 de la presente solicitud. […] Se aclara que claramente el documento D1 menciona el término "sin ser necesario" que claramente hace referencia a que puede tener o no actividad por sí solo.

En relación a lo citado por el experticio hay diferentes versiones del sinergismo, de acuerdo al autor, además el mismo solicitante en la descripción afirma que "se presenta actividad sinérgica siempre que la actividad de la combinación de las combinaciones de los productos activos sea mayor que la suma de las actividades de los productos activos aplicados individualmente" (folio 103, Págs. 40, líneas 15 — 20), definición que es compartida por la RAE'.

Es así que el compuesto de fórmula (I) puede presentar actividad por si solo como lo menciona D1, documento previo a la fecha de divulgación de la presente solicitud. […] Se reitera que la combinación mencionada en las reivindicaciones no es específica, ni menciona unas proporciones definidas y retomando el argumento presentado en el recurso en cuanto a que las eventuales proporciones pudieron ser determinadas por diversos ensayos rutinarios hasta encontrar un sinergismo o actividad mejorada frente a la acción de los componentes individuales.

Por tanto tal como están descritas las características esenciales en las reivindicaciones, son mencionadas en el documento D1. […] Se aclara que en este caso el posible subgrupo mencionado en la solicitud, no es específico como trata de hacerlo ver el experticio. Nuevamente se llama la atención de su despacho en cuanto a que la materia denegada no se trata simplemente de un par de combinaciones específicas, sino que se trata de múltiples posibles combinaciones que incluyen no solamente combinaciones de dos componentes sino que podrían cubrir mezclas de hasta de más de diez ingredientes activos, en una proporción de combinación no determinada, puesto que no hace referencia a ninguna proporción en la reivindicación independiente. […] Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Se aclara que esta oficina hizo una evaluación correcta de novedad y por tanto el documento D1 como ya se ha mencionado divulga la combinación del compuesto de formula (sic) (I) con los compuestos insecticidas (Pág. 8, líneas 23-27: Pág. 13, línea 2, 22 y 27: Pág. 14, línea 13 -15) y que el documento no tiene por qué mencionar nada de manera particular, puesto que se evalúan las características esenciales de la solicitud y esas son comprendidas a lo largo del documento D1.

Adicionalmente, esta Oficina realizó una evaluación correcta de la novedad de los agentes sinérgicos. 1.Se concretó la regla técnica aplicable a la patente teniendo en cuenta la materia contenida en las reivindicaciones, es decir, se determinó el estado de la técnica cercano a la invención, que corresponde al citado documento D1, el cual divulga las mismas combinaciones sinérgicas. 2.

Segundo, se tuvo en cuenta la fecha de prioridad de la solicitud denegada con la fecha de publicación del documento citado y se encontró que efectivamente el documento D1 fue publicado en una fecha anterior (11 de enero de 2001) que la fecha de prioridad de la solicitud denegada (02 de mayo de 2003). 3. Se determinó el contenido de la anterioridad en su totalidad y no solamente la divulgación de los ejemplos, dado que el documento citado es un todo y su divulgación comprende no sólo la información contenida en los ejemplos sino la información contenida en la descripción y en capítulo reivindicatorio. 4.

Se comparó entonces la materia comprendida en la anterioridad y la materia que fue reclamada en la solicitud denegado y se concluyó que era la misma, así que no cumplía con el requisito de novedad. La experticia menciona acerca de un término que "…el Examinador emplea de manera equívoca el término “explícita”, tal como es evidente a partir de su definición: “explícito, -ta adj. 1.

Que es exacta y claro, no solamente insinuado o dado por sabido. 2. Se aplica a la persona que expresa algo o se expresa de forma clara, sin ambigüedades o rodeos” De esta forma, si algo explícito es algo 'exacto y claro', la afirmación del Examinador supondría que el documento 01 estaría mostrando exactamente una combinación que comprendiera los compuestos de fórmula (1) " agrega que "el clotianidin, o un compuesto de fórmula (11A). ingredientes que hacen parte de los agentes sinérgicos de la solicitud de patente colombiana en cuestión, no son nombrados en ningún aparte del documento D1”.

En cuanto a que el examinador empleo de manera equivoca el término “explicita", contario a esto esta oficina empleo dicho término puesto que el documento D1 de 5 forma clara y exacta menciona el compuesto de fórmula (I) en combinación con los compuestos activos tal como son mencionado en el capítulo reivindicatorio (Radicado N 05-111846-00010- 0000, Pág. 11 — 12), donde se reitera que no se limita a unas combinaciones especificas sino que menciona el término "uno o varios" lo que da lugar a numerosas combinaciones de más de dos componentes.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Respecto a que no se mencione el compuesto clotianidin, se recuerda que la reivindicación (Radicado N° 05-111846-00010-0000. Pág. 11 — 12) no es específica y menciona el término "uno o varios" por ende este compuesto es optativo y no limitativo. […] Tal como se expuso en este documento la solicitud No. 05.111.846 cuyo capítulo reivindicatorio no es conciso y que fueron las características esenciales mencionadas en este, las analizadas en el examen de patentabilidad; se identificó que el compuesto de fórmula (I) en combinación con otros compuestos activos son divulgados en el documento D1.

Se resalta que las reivindicaciones no especifican una combinación clara de A+B sino que da alusión a que se combinen más de dos componentes y que no se menciona una proporción específica, dando lugar a que el documento D1 pueda afectar la novedad puesto que divulga el compuesto de fórmula (I) combinado con los agentes insecticidas aldicarb, fipronil, irnidacloprid (Pag. 13, línea 2, 22 y 27), spinosad, tebupirimphos. tefluthrin (Pág. 14, línea 13 -15) tal como es mencionado en el capítulo reivindicatorio (Radicado N' 05-111846- 00010-0000, Pág. 11 —12) […]” (sic).

A propósito del concepto técnico que se transcribe, la Sala advierte que la parte actora, en su escrito de alegatos de conclusión, reprochó que en dicho concepto concurre un impedimento, pues fue rendido por una examinadora de patentes de la misma autoridad, por lo que existe un interés directo en la decisión que se acusa, lo cual impide considerar las apreciaciones técnicas allí mencionadas.

Sin embargo, lo cierto es que este argumento se formuló con posterioridad a la etapa de pruebas, de manera que, si lo pretendido por la actora era objetar el concepto técnico decretado y practicado como prueba de la SIC, debió adelantar su cuestionamiento en la etapa procesal correspondiente, a saber, dentro del término del traslado del concepto técnico rendido por la autoridad demandada.

En consecuencia, el estudio sobre la supuesta afectación en la parcialidad del dictamen Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 resulta improcedente por haberse presentado de manera extemporánea21.

Al respecto el artículo 288 del Código General del Proceso22, prevé la posibilidad controvertir el dictamen pericial. Así lo dispone la norma: “Artículo 228. Contradicción del dictamen. La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones.

Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen.

La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor. Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso fortuito, el juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha y hora que señalará antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se surtirán las etapas del proceso pendientes.

El perito sólo podrá excusarse una vez. Las justificaciones que por las mismas causas sean presentadas dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia, sólo autorizan el decreto de la prueba en segunda instancia, si ya se hubiere proferido sentencia. Si el proceso fuera de única instancia, se fijará por una sola vez nueva fecha y hora para realizar el interrogatorio del perito.

En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave. […]”. (resaltado de la Sala). 21 En oportunidad anterior, esta Sección adoptó la consideración que se expone en el presente asunto; al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de febrero de 2025, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado: 11001 03 24 000 2005 00376 00, Actor: Avaya INC. 22 El artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, dispone la remisión expresa al Código de Procedimiento Civil; sin embargo, la normativa aplicable en este caso en concreto es el Código General del Proceso, según el tránsito de legislación dispuesto del artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que el auto que decretó pruebas se expidió en vigencia del Código General del Proceso.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Pues bien, volviendo al fondo del asunto, se observa que el citado concepto técnico sostiene que, en la medida que el capítulo reivindicatorio objeto de este estudio carece de especificidad, se encuentra afectado en su novedad por las enseñanzas dispuestas en D1, pues en dicha anterioridad se hallan los componentes genéricos descritos en la solicitud cuestionada, particularmente los que se identifican como fórmula (I).

Además, allá se explicó que lo reivindicado por la solicitante no responde a una combinación específica, sino que se trata de múltiples posibles combinaciones que podrían incluir mezclas de hasta más de diez ingredientes activos, en proporciones no determinadas. Adicionalmente, en relación con el uso del insecticida clotianidin al que se refiere la creación cuestionada, advirtió que en el capítulo reivindicatorio de la solicitud se utilizó el término “uno o varios” para referirse a los productos agroquímicos en combinación con el ingrediente activo, de manera que la mención a dicho compuesto es optativo y no limitativo.

II.4.8. Así pues, sea lo primero recordar que la novedad de la invención constituye un “[…] atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida […]”23.

En segundo lugar, para que una creación sea novedosa, se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica para la fecha de prioridad invocada. En la evaluación sobre este supuesto corresponde dar 23 Proceso 475-IP-2022. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 aplicación a las siguientes reglas que ha traído al caso el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial emitida en el asunto de la referencia, así: “1.3.3.

Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente determinarán este aspecto. 1.3.4. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. 1.3.5.

Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de la prioridad. 1.3.6. Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica.” Adicionalmente, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de la Comunidad Andina24 sugiere que el estudio de novedad deberá hacerse comparando todos los elementos de la invención tal como están definidos por las reivindicaciones cuestionadas con respecto a las enseñanzas previas existentes, veamos: “9.4 Análisis de la novedad Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica. […] Se deberá comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones. […]”.

En ese orden, corresponde a la Sala comparar las reivindicaciones cuestionadas, respecto del estado del arte previo a la fecha de prioridad 24 Páginas 65 y 66. El documento se encuentra disponible en el siguiente vinculo web: https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 invocada, y en particular, la enseñanza que divulga D1, en tanto que en consideración de la SIC aquel fue el documento que afectó la novedad de la creación. A continuación, se describen los elementos que constituyen las composiciones, veamos: Invención cuya patente se pretende D1 PCT 0511184625 WO 01/0237826 Se refiere a nuevas combinaciones de productos activos, que están constituidas, por un lado, por trifluorbutenilos heterocíclicos27 conocidos, y que son adecuados para la lucha contra pestes animales tales como insectos y nematodos.

La composición abarca la siguiente fórmula: Presenta como compuestos seleccionados para las combinaciones, uno o varios de los siguientes productos: teflutrin, aldicarb, clotianidin28, imidacloprid, tebupirimfos29, espinosad, y fipronil. Propone que la actividad nematicida, insecticida o bien acaricida de las combinaciones de productos activos, según la invención, es sensiblemente mayor que la suma de las actividades de los productos activos individuales.

Por lo tanto, explica que se presenta una actividad sinérgica, no previsible, y no solamente en complemento de las actividades. Se refiere a un compuesto constituido principalmente por trifluorbuteno, el cual se describe con una fuerte actividad nematicida, que abarca la siguiente composición: Presenta la posibilidad de realizar combinaciones a partir del ingrediente activo principal, con otros productos activos fungicidas, bactericidas, nematicidas, acaricidas o insecticidas, entre los que se encuentran: aldicarb, fipronil, imidacloprid, spinosad, tebupirimphos, y tefluthrin.

Propone que la combinación de los compuestos seleccionados con el ingrediente activo se presenta como una mezcla sinérgica; y explica que, la actividad sinérgica se traduce en un aumento del efecto de los compuestos activos en comparación con el que resulta de aquellos individualmente considerados. 25 Folios 136 y 137 del expediente físico de los antecedentes administrativos. 26 Folios 121 y 122 del expediente físico de los antecedentes administrativos. 27 Radical derivado de trifluorbuteno. 28 Insecticida de la clase neonicotinoides, tal como el imidacloprid. 29 Traducción del término tebupirimphos.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Pues bien, para la Sala resulta posible colegir que los compuestos descritos en la solicitud de patente cuestionada se encuentran comprendidos en D1.

En efecto, tal como se observa del cuadro comparativo, la literatura previa y la solicitud coinciden en: (i) un principio activo derivado del trifluorbuteno, que para el caso de la solicitud cuestionada es el radical trifluorbutenilos heterocíclicos; (ii) en combinación con uno o varios productos fungicidas, bactericidas, nematicidas, acaricidas o insecticidas, preferiblemente, aldicarb, fipronil, imidacloprid, spinosad, tebupirimphos, y tefluthrin.

En tal sentido, el documento previo divulga de manera expresa la solución al problema técnico propuesto con la invención de la actora, a saber, un compuesto adecuado para la lucha contra pestes animales tales como insectos y nematodos, a partir de un ingrediente activo particularmente señalado, en combinación con uno o varios productos fungicidas, bactericidas, nematicidas, acaricidas o insecticidas preferidos.

Adicionalmente, se advierte que la actividad sinérgica como resultado de la combinación de los compuestos seleccionados, reclamada por la actora, a partir de la cual afirma que resulta un efecto mejorado en comparación con el que resulta de los componentes individualmente considerados, se encuentra sugerida en la literatura previa en el campo de la tecnología de interés, pues D1 reconoce un efecto sinérgico como resultado de la mezcla divulgada, la cual excede la actividad de los compuestos por separado.

Valga señalar, además, que como lo advirtió la SIC en sus actos administrativos, las formulaciones divulgadas en D1, a partir de los agroquímicos conocidos, se realizaron con el propósito de ampliar el espectro de actividad fungicida, acaricida, nematicida o insecticida, o para evitar el desarrollo de resistencias, de manera que deviene aún más Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 convincente afirmar que la solución técnica reclamada por la actora había sido previamente avanzada por la literatura del campo.

De tal forma que, para esta Sala la creación cuestionada no representa un salto en la técnica ni expone un resultado sorprendente, pues la regla que reivindica, a saber, un efecto superior pesticida a partir de la actividad sinérgica del ingrediente activo en combinación con múltiples agroquímicos con propiedades insecticidas, nematicidas, o pesticidas, se encontró divulgada en el estado del arte previo para la fecha de prioridad invocada, en tanto que D1 describe la posibilidad de actividad sinérgica como resultado de la combinación de los compuestos.

Tales conclusiones surgen de las consideraciones presentadas en los conceptos técnicos emitidos por las expertas en química, a través de los cuales se afirmó, por una parte, que “[…] Es pertinente reiterar que el documento D1 efectivamente se refiere a los derivados de trifluorbuteno que hacen parte de los agentes sinérgicos de la solicitud de patente colombiana No. 05.111.846 […]”30 y de otro lado que “[…] las reivindicaciones no especifican una combinación clara de A+B sino que da alusión a que se combinen más de dos componentes y que no se menciona una proporción específica, dando lugar a que el documento D1 pueda afectar la novedad puesto que divulga el compuesto de fórmula (I) combinado con los agentes insecticidas aldicarb, fipronil, irnidacloprid, spinosad, tebupirimphos, tefluthrin tal como es mencionado en el capítulo reivindicatorio […]”31.

A lo anterior se agrega que, la parte actora ha sostenido reiterativamente que los elementos que conforman la creación reivindicada son conocidos en el campo de interés, a partir de lo cual se refuerza el argumento sobre 30 Tomado del concepto técnico emitido por la química Maritza Reyes Guzmán. 31 Tomado del concepto técnico emitido por la química Mayra Quintero.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 la ausencia de novedad en la creación cuestionada. Además, ha sostenido que la solución técnica propuesta, a saber, un efecto superior a partir de la actividad sinérgica de los elementos responde a la característica novedosa en la solicitud.

Con todo. frente a dicho argumento esta Sala reitera que D1 incluyó lo relativo a la actividad sinérgica, y adicionalmente, que el efecto superior alcanzado no se encuentra detallado ni definido en la memoria descriptiva de la solicitud. De igual forma, el acápite reivindicatorio no contiene una descripción concreta en las formulaciones que propone, así como tampoco presenta con suficiencia el efecto mejorado que resulta de la actividad sinérgica de los productos, de manera que, al tratarse de una representación que se acerca más a lo genérico que a la concisión, deviene factible afirmar que la composición reclamada se encuentra expresamente contenida en la literatura previa.

Por tal motivo, es posible considerar que, una descripción genérica se encuentra contenida en otra especifica, aunque más extensa. Por otra parte, conviene señalar que la inclusión del producto agroquímico clotianidin o clotianidina en la formulación reivindicada, la cual no se encuentra descrita expresamente en D1, no es una consideración suficiente que permita afirmar que la creación supera el requisito de novedad, en tanto que, tal como lo advirtió la química Mayra Quintero, la mención a dicho producto se efectuó en términos optativos, de manera que es posible considerar que, en la práctica de laboratorio, se descarte su utilización a efectos de conseguir la solución técnica que propone, cual es, un efecto superior en el tratamiento contra las distintas plagas.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 A partir de lo anterior, es posible considerar que el insecticida clotianidin o clotianidina, de la familia de los neonicotinoides32 tal como el imidacloprid, el cual sí es coincidente en ambas formulaciones, no representa un agregado novedoso que no haya sido considerado de manera previa por la literatura en el campo de la lucha contra las plagas, sino más bien una indicación ausente de especificidad, que sugiere que el compuesto puede o no ser utilizado al momento de recrear la formulación reivindicada en la práctica de laboratorio, y que en caso de descartarse se trataría entonces de las mismas combinaciones de fungicidas, acaricidas, nematicidas o insecticidas, con un ingrediente activo radical derivado del trifluorbuteno, tal como lo ha descrito previamente D1.

Así, se reitera que la solicitud cuestionada careció de la concreción necesaria en cuanto a las formulaciones aplicadas, a partir de la cual se consiguiera siquiera inferir que la solución que plantea no se encontró afectada en su novedad como consecuencia de las enseñanzas en D1 porque el resultado deviene claramente innovador en el campo de interés. Por el contrario, tanto las características técnicas esenciales de la invención, así como la solución técnica reclamada, se encuentran incluidas de manera suficiente en el estado del arte previo.

En este punto, conviene recordar que en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención se ha sugerido que “[…] Si todas las características técnicas de la reivindicación independiente se encuentran descritas en un mismo antecedente y además se encuentran íntimamente relacionadas, el objeto de dicha reivindicación carece de novedad.

Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra 32 Tomado de la base de datos de plaguicidas usados en Centro América de la Universidad Nacional de Costa Rica, el cual puede observarse a través del siguiente vinculo web: https://www.plaguicidasdecentroamerica.una.ac.cr/index.php/base-de-datos-menu/160- clotianidin Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva […]”33.

(Destacado de la Sala). Al respecto se reitera que la creación no contiene características que no hayan sido divulgadas por D1, y que en relación con el insecticida clotianidin, se trata de una mención meramente optativa y no limitativa que sugiere que los productos agroquímicos preferidos pueden ser o no descartados, con lo cual también se infiere con alto grado de certeza que no son indispensables para conseguir la solución al problema técnico reclamado.

Finalmente, es preciso atender a lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en la interpretación prejudicial emitida en este proceso referente a la novedad de la invención: “[…] La novedad de la Invención.- Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida. […]”. […] Para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento […]. […] Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa […]. 33 Página 171 del documento.

Disponible en https://www.comunidadandina.org/wp- content/uploads/2022/08/Manual_ANDINO_CAN_2022_fv_por_paginas_.pdf Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 […] Finalmente, se deberá realizar un examen pormenorizado de los elementos o componentes tecnológicos que se encuentran en el estado de la técnica ya que, en ocasiones a un elemento se le puede asignar nombres distintos pero sus características son las mismas, en consecuencia, se afecta la novedad”.

(Destacado de la Sala). En consonancia con la anterior, conviene traer a colación la consideración que presentó el Tribunal comunitario en esa misma interpretación, y que sugiere que el entendimiento de las enseñanzas previas puede efectuarse a partir de las premisas implícitas que se encuentran en el documento, las cuales lograría alcanzar una persona versada en la materia, así: “[…] Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta, aunque no las mencione […]”. Sobre este punto, la Sala rescata que, si en gracia de discusión se considerara que la referencia a la actividad sinérgica que se encuentra en D1, en realidad responde a una apreciación genérica, lo cierto es que dicha mención lograría entenderse como una premisa implícita, a partir de la cual una persona versada en la química de pesticidas entendería que se refiere a un efecto superior como resultado del sinergismo entre los productos combinados, el cual se erigió como la solución técnica reclamada en la solicitud cuestionada.

En consecuencia, la creación se encontraría descrita en el arte previo. En vista de lo anterior, la Sala advierte que la SIC acertó al considerar que la creación revindicada se encuentra ausente de novedad, pues como se advirtió, la formulación descrita en la solicitud cuestionada había sido divulgada en el campo de interés para la fecha de prioridad invocada, de manera que resultaría posible concluir que la composición reclamada no cumple con la exigencia del artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 II.4.9. De otra parte, se observa el alegato de la actora en virtud del cual señaló que, si bien su solicitud coincide en cuanto a los componentes divulgados en el estado de la técnica, su propósito es reclamar una formulación específica que surge de una más general, de modo que se trata de una patente de selección de subgrupo.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad en la interpretación prejudicial emitida en este proceso referente al nivel inventivo cuando se trata de invenciones de selección, señaló lo que a continuación se transcribe: “[…] 3.2. Las invenciones de selección están referidas a aquella materia que constituye una selección sobre algo ya conocido en el estado de la técnica, en el cual sus características no se encuentran descritas expresamente. 3.3.

En el mismo sentido, es importante tener en cuenta lo siguiente: " la Asociación Intencional para la Propiedad Intelectual (AIPPI) define la invención de selección como una invención que es idéntica a la Invención de la técnica anterior excepto por lo menos en un elemento constituyente que es expresado como una especie, mientras que el elemento constituyente correspondiente en la invención de le técnica anterior es el género.

Estas invenciones de selección pueden estar dadas por un compuesto químico o también pueden comprender incorporaciones específicas que son seleccionadas dentro de un rango más amplio de características numéricas y que reivindican un rango numérico limitado […]”. (destacado por la Sala). Por su parte, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes, en relación con las invenciones de selección señala lo siguiente: “[…] Las invenciones de selección son solicitudes que reivindican un solo elemento o un grupo pequeño de elementos, que pertenece a un grupo extenso de elementos ya conocido.

Estas invenciones se refieren a materia que constituye una selección sobre algo ya conocido en el estado de la técnica […]”34. Pues bien, lo primero que advierte esta Sala es que, como se desarrolló en párrafos superiores, la creación cuestionada se encuentra ausente de 34 Página 179 del documento. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 novedad, en tanto que la literatura previa para la fecha de prioridad invocada divulgó la solución técnica reclamada, cual es, una formulación a partir del ingrediente activo radical derivado del trifluorbuteno en combinación con uno o varios productos fungicidas, bactericidas, nematicidas, acaricidas o insecticidas, preferiblemente, aldicarb, fipronil, imidacloprid, spinosad, tebupirimphos, y tefluthrin, a partir de la cual se advierte un efecto superior como resultado de la actividad sinérgica entre los productos.

En segundo lugar, como quiera que la formulación reclamada fue descrita por la literatura previa para la fecha de prioridad invocada, se impone considerar que la creación no es una invención de selección de un subgrupo, como lo propone la actora, particularmente porque lo reclamado no es una extracción con características específicas e individuales a partir de una invención más amplía, sino que es una reiteración de las enseñanzas descritas en la literatura del campo de interés. En consecuencia, los actos administrativos que negaron el privilegio de patente a la creación objeto de este estudio, no vulneraron las normas comunitarias invocadas por la actora, pues lo reclamado no cumplió con el requisito de novedad así como tampoco responde a las características de una invención de selección de subgrupo como quiera que, además de encontrarse descrita en la literatura previa, no posee la particularidad necesaria para afirmar que se trata de una extracción especifica de una creación más amplía, y en tal sentido, los argumentos así presentados por la actora para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, no prosperan.

II.4.10. Finalmente, la actora afirmó que los actos administrativos concurrieron con vulneración del debido proceso en tanto que en la Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39 resolución que negó el reconocimiento de patente, en una primera oportunidad, adoptó dicha decisión con sustento en la ausencia de novedad de la creación; sin embargo, en la resolución que resolvió el recurso de reposición contra esa decisión, reiteró en sus fundamentos de negación la falta de novedad y además de la altura inventiva, de manera que lo relativo a la ausencia de nivel inventivo no logró ser controvertido por la solicitante en sede administrativa porque contra esa última resolución no proceden recursos.

Al respecto la Sala advierte que la resolución número 12654 de 10 de marzo de 2011 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, confirmó la negación a la concesión del privilegio de patente, adoptada en la resolución 29380 de 31 de mayo de 2010. De la lectura de la parte considerativa del mencionada acto administrativo, se advierte que, contrario a lo alegado por la actora, el sustento principal para confirmar la negación de patente de invención a la creación denominada “COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTENILO”, consistió únicamente en la ausencia de novedad de la mencionada creación, tal como se observa de la siguiente captura de pantalla35: 35 Página 7 del acto administrativo en mención. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40 A partir de lo anterior, en el acto administrativo concluyó que “[…] se pudo demostrar que las combinaciones entre los derivados de trifluorbitilenos y los otros ingredientes activos conocidos ya estaban comprendidos dentro del alcance del documento D1, tal como lo estipula la norma anteriormente expuesta.

De igual forma, los agentes sinérgicos de esta invención ya estaban comprendidos en dicho documento. Por lo tanto, cumpliendo con lo citado en el artículo 16 de la Decisión 486, el compuesto de esta solicitud no es nuevo a partir de la anterioridad D1 […]”. Ahora bien, sobre la mención a la que se refiere la actora, la Sala observa que, en el acto señalado, únicamente, se indicó lo siguiente36: Por lo anterior, para esta Sala los actos administrativos no incurrieron en vulneración del debido proceso, pues el sustento principal de la negación fue la ausencia de novedad de la creación reclamada, tal como se advirtió 36 Página 7 del acto administrativo mencionado.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41 de los apartes considerativos traídos a colación; mientras que la mención a la altura inventiva se observa como un, dicho sea de paso, que se consignó en el acto únicamente para dar respuesta a los argumentos que en ese sentido fueron formulados en el recurso de reposición que la solicitante presentó en contra de la resolución que negó en una primera instancia la concesión de patente, sin que por ello pueda decirse que constituye la razón de la decisión adoptada en el acto analizado.

En ese orden, el argumento formulado por la actora relativo a la vulneración del debido proceso, no posee la entidad necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos a través de los cuales se negó la patente de invención a la creación denominada "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORENO", máxime si, tal como se concluyó en esta providencia, la SIC acertó al considerar que la creación cuestionada se carecía de novedad.

II.4.11. CONCLUSIÓN En consideración de lo anteriormente expuesto, la Sala colige que los elementos que componen la creación cuestionada, así como la solución técnica reclamada, habían sido descritos por la literatura del campo de interés para la fecha de prioridad invocada, esto es, en el documento WO 01/02378 titulado “Nematicidal trifluorobutenes”, en el cual se propuso una formulación eficiente para la lucha contra las pestes animales tales como insectos, acaricidas y nematodos, a partir de un ingrediente activo radical derivado del trifluorbuteno en combinación con uno o varios productos fungicidas, bactericidas, nematicidas, acaricidas o insecticidas, preferiblemente, aldicarb, fipronil, imidacloprid, spinosad, tebupirimphos, y tefluthrin, con una actividad sinérgica que resulta en un efecto Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 mejorado en comparación con el efecto de los componentes individualmente considerados.

En consecuencia, la creación denominada "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORENO", no cumple con el requisito de novedad de que trata el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, de manera que los actos administrativos acusados que adoptaron dicha decisión, no vulneraron las normas comunitarias invocadas por la actora, y en tal sentido, se impone mantener incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos, y negar las pretensiones de la demanda.

II.4.12. SOBRE COSTAS Finalmente, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP37, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.

II.4.13. SOBRE PODERES Vista la sustitución del poder otorgado por la parte actora a la abogada Luz Clemencia De Páez, la Sala reconocerá como apoderado sustituto de la parte actora al abogado Andrés Rincón Uscátegui, en los términos y para los fines de la sustitución del poder a él conferido, obrante en el índice número 72 del expediente digital en SAMAI, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso. 37 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 43 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.

TERCERO: RECONOCER como apoderado sustituto de la parte actora al abogado Andrés Rincón Uscátegui, en los términos y para los fines de la sustitución del poder a él conferido, obrante en el índice número 72 del expediente digital en SAMAI, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00314 00 Demandante: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44 NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.