Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicado: 1100103-24-000-2009-00436-00 Demandante: DOW AGROSCIENCES LLC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES DE INVENCIÓN / REQUISITOS DE PATENTABILIDAD – NIVEL INVENTIVO Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, y a través de apoderado judicial, instauró la sociedad Dow Agrosciences Llc. en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones números 43513 de 30 de octubre de 2008 y 10881 de 5 de marzo de 2009, mediante las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada «4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS».

I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – en adelante CCA., y a través de apoderado judicial, la sociedad Dow Agrosciences Llc. instauró demanda1 con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas: «3.1.

Que se decrete la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 3.1.1. Resolución N° 43513 de 30 de octubre de 2008, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió Negar la concesión de privilegio de patente a la invención titulada: “4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS”. 3.1.2.

Resolución N° 10881 de 5 de marzo de 2009, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por mi representada, contra la Resolución N° 43513 de 2008, confirmándola en todas sus partes y declarando agotada la vía gubernativa. 1 Folios 29 a 57 y 73 a 141 (reforma de la demanda). 2 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el privilegio de patente a la invención denominada “4- AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS” solicitada bajo el expediente administrativo N° 01002407, por cuanto la misma cumple con todos los requisitos para ser objeto del privilegio de patente. 3.3.

Como resultado de los precedentes pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la asignación e inscripción del Certificado de patente a nombre de la sociedad DOW AGROSCIENCIES LLC, en el Registro de la Propiedad Industrial. 3.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia».

I.1.1. Los hechos 2. Los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda son, en síntesis, los siguientes: 3. El 15 de enero de 2001, la sociedad Dow Agrosciences Llc. presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, solicitud de patente para la invención denominada «4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS», a la cual le correspondió el expediente administrativo 001002407. 4.

Cumplidos los requisitos de forma, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 523 el 27 de diciembre de 2002, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 5. A través del oficio número 3641, notificado por fijación en lista el 22 de marzo de 2007, la SIC puso en conocimiento de la solicitante el concepto técnico resultado del examen de patentabilidad, mediante el cual la División de Nuevas Creaciones de la SIC determinó que las reivindicaciones de la solicitud no se relacionaban entre sí, integrando un único concepto inventivo; que la novedad del objeto de la solicitud estaba afectada por la anterioridad US3755338 y que, asimismo, el nivel inventivo estaba afectado por la anterioridad BE788756. 6.

El 21 de julio de 2007, la sociedad Dow Agrosciences Llc. dio respuesta a las observaciones, presentando un nuevo capítulo reivindicatorio y una solicitud divisional compuesta por 9 reivindicaciones, e igualmente expuso los argumentos técnicos que demostraban que la invención cumplía los requisitos de novedad y nivel inventivo frente a las anterioridades encontradas por la entidad. 7.

Mediante oficio número 13516, notificado en lista el 25 de octubre de 2007, la SIC puso en conocimiento de la solicitante un segundo examen de patentabilidad, 3 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a través del cual la División de Nuevas Creaciones consideró: i) que no era posible apreciar claramente el objeto reivindicado; ii) que el nivel inventivo de la invención estaba afectado por las anterioridades BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4), y iii) que el procedimiento para combatir plantas y controlar vegetación no deseada de la reivindicación 10 corresponde a los mismos procedimientos utilizados universalmente para la aplicación de este tipo de productos e igualmente se contempla en las anterioridades BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4). 8.

El 29 de febrero de 2008, la sociedad Dow Agrosciences LLC., en respuesta a las observaciones contenidas en el oficio número 13516, presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de determinar el alcance de la protección reivindicada y expuso argumentos tendientes a demostrar que la invención no resultaría obvia a partir de la combinación de las anterioridades BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4). 9.

El 30 de octubre de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución número 43513, por la cual decidió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada «4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS», luego de considerar que el objeto de la solicitud carecía de nivel inventivo; decisión que fue confirmada por el mismo funcionario mediante la Resolución número 10881 de 5 de marzo de 2009.

I.1.2. Normas violadas y concepto de la violación 10. El apoderado de la sociedad Dow Agrosciences Llc. sostuvo que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, la SIC violó los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y el artículo 35 del CCA; afirmación que sustentó formulando los cargos que se sintetizan a continuación: i) Violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en consonancia con el artículo 13 de la Constitución Política y el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo 11.

Señaló que: «el cumplimiento del requisito de nivel inventivo en la invención “4- AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS”, es indiscutible porque (i) no existe sugerencia en D1 a D4 (solos o combinados) con respecto a las composiciones (sustituciones) específicas objeto de protección y (ii) las composiciones reivindicadas presentan un efecto sorprendente (sinérgico)». 12.

Sostuvo que en los actos acusados no se evaluaron las pruebas y argumentos que demostraban el nivel inventivo de la invención, pese a que se presentaron 4 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio oportunamente dentro del trámite de la solicitud, lo cual configura una violación al artículo 35 del CCA. 13.

En ese sentido, indicó que, «en respuesta a los exámenes de fondo se presentó un ejemplo comparativo que reporta el efecto sinérgico inesperado del compuesto en el que X = H de la invención “4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS”, frente al compuesto en que X Cl del estado de la técnica. Tales datos muestran el control de maleza de hoja grande post-emergente como un cálculo comparativo que evidencia la disminución en cantidad de compuesto que se necesita para reducir el crecimiento de la planta en un 80%». 14.

Agregó que «los compuestos objeto de la invención “4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS” son activos contra malezas en rangos entre 17. 5 y 60 g ai/h; mientras los compuestos del estado del arte solo ejercen un control post- emergente en las mismas malezas a 560 g ai/h, dosis considerablemente superior a la de los compuestos reivindicados en la solicitud». 15.

Anotó que la diferencia existente entre los componentes (sustituyentes) y las proporciones de la composición reivindicada en la invención «4- AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS» y las enseñanzas reveladas en los documentos citados como anterioridad en los actos acusados (D1 a D4), pone en evidencia la obtención de manera sorprendente de un efecto no atribuible a las composiciones del estado del arte. 16.

Por lo demás, aseguró que la SIC se equivocó al analizar el nivel inventivo de la solicitud de patente, toda vez que citó cuatro (4) documentos como parte del estado del arte más cercano, lo cual es contrario a las reglas del método problema-solución previsto en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, en virtud del cual el análisis debe limitarse «a dos (2) documentos y solamente de manera excepcional a tres (3) cuando dicha combinación ha sido expresamente sugerida en alguno de ellos».

Adujo que, por esta razón, la entidad le dio a la solicitante un trato desigual frente a los peticionarios de patentes a los cuales se aplicó el método problema- solución, vulnerando así el artículo 13 de la Constitución Política. 17. Afirmó que no existe documento alguno del estado del arte que afecte el nivel inventivo de la invención «4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS» y que, por lo tanto, la decisión de negar el privilegio de patente infringió el artículo 18 de la Decisión 486. ii) Violación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política 5 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 18. El apoderado aseveró que con la negación de patente para la invención «4- AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS» se configuró una violación del artículo 45 de la Decisión 486. En tal sentido, manifestó que: «para efectuar un estudio de patentabilidad que cumpla los fines inherentes a esta etapa sustancial del procedimiento de registro de la patente, el examen de la invención objeto de la solicitud debe ser EXHAUSTIVO, realmente DE FONDO, señalando de forma precisa al solicitante LAS DEFICIENCIAS que encuentra el examinador, quien debe formular TODAS LAS OBJECIONES NECESARIAS para que el peticionario pueda adecuar su solicitud al requerimiento de la autoridad, pues no basta con efectuar una revisión superficial de la invención y señalar someramente que se han detectado deficiencias». 19.

Asimismo, destacó que el artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y anotó que, por lo tanto, «toda actuación administrativa deberá ser el resultado de un proceso en el que la persona tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones, así como de presentar las pruebas que demuestren su derecho, con plena observancia de las disposiciones procesales que lo regulen».

I.2.- Contestación de la demanda 20. La Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de apoderado judicial2, se opuso a las pretensiones de la actora por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal, toda vez que con la expedición de las resoluciones acusadas no se incurrió en violación de normas superiores. 21.

En ese sentido, aseguró que las anterioridades encontradas por la entidad durante la actuación administrativa, a saber: BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4), afectan el nivel inventivo de la solicitud denominada «4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS». 22. Argumentó que es técnicamente imposible afirmar que las composiciones reivindicadas presentan un efecto sinérgico, «pues se desprende de la materia reivindicada que la composición solo contiene un principio activo y dicho efecto solo se da cuando se tienen dos o más principios activos para que se pueda potencia (sic) su efecto». 23.

Sostuvo que la materia a proteger corresponde a una composición que solo comprende y define un compuesto de formula I, que tiene actividad herbicida, materia sobre la cual recayó el estudio de patentabilidad, encontrándose en el estado de la técnica divulgación sobre compuestos muy próximos, todos los cuales poseen la misma actividad. 2 Folios 132 a 141 y 158 a 163. 6 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 24. Señaló que no existe ninguna prohibición o restricción respecto del número de documentos del estado de la técnica que se puedan citar, pues la patentabilidad de una solicitud bien puede encontrarse afectada por múltiples anterioridades, como ocurre cuando la materia a proteger es muy general, o simplemente porque resulta muy evidente.

Por ende, anotó que: «se citan varios documentos del arte previo, (D1, D2, D3, D4) que corresponden a algunos de los más representativos de la amplia gama de documentos que revelan compuestos del tipo de los aminopicolinatos y su actividad herbicida, los cuales no requieren necesariamente ser combinados para afectar el nivel inventivo».

I.3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 25. Mediante providencia de 4 de mayo de 20173, el despacho sustanciador concedió a las partes el término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio Público delegado ante la Sección Primera del Consejo de Estado para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto. 26.

La Superintendencia de Industria y Comercio4 presentó oportunamente escrito mediante el cual reiteró los argumentos tendientes a demostrar que la solicitud de patente de invención de la actora carece de nivel inventivo y que, por ende, los actos administrativos acusados no son nulos. En el mismo sentido, se pronunció sobre los conceptos técnicos aportados con la reforma de la demanda. 27.

La sociedad Dow Agrosciences Llc.5 igualmente presentó escrito de alegatos de conclusión, insistiendo en los argumentos de la demanda, encaminados a demostrar que la invención reivindicada posee nivel inventivo. 28. El agente del Ministerio Público no rindió concepto. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. Competencia 29. De conformidad con el artículo 128, numeral 7 del CCA6 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, le corresponde a esta Sala conocer del presente asunto. 3 Folio 223. 4 Folios 225 a 239. 5 Folios 244 a 257. 6 Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]. 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]. 7 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.2. Problema jurídico 30. La Sala debe determinar si las Resoluciones números 43513 de 30 de octubre de 2008 y 10881 de 5 de marzo de diciembre de 2009, mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente para la invención denominada «4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS», vulneraron los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y el artículo 35 del CCA.

Para el efecto, deberá establecerse si para un técnico normalmente versado en la materia la invención hubiese resultado obvia o se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. III.4. Los actos administrativos demandados 31. Los actos administrativos demandados son las Resoluciones números 43513 de 30 de octubre de 2008 y 10881 de 5 de marzo de 2009, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, cuyos apartes más relevantes para resolver la controversia se trascriben a continuación: Resolución No 43513 Por la cual se niega una patente de invención […] 2.2.

Documentos del estado de la técnica Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio: Documento Título Fecha D1 BE788756 Acides 4-amino-3,5-dihalo-6- alkylpicoliniques 13-03-73 D2 US3325272 Plant growth control methods and compositions 13-06-67 D3 US3285925 Amino-trichloropicolinic acid compounds 15-11-66 D4 GB1082 763 Herbicida compositions 13-09-67 3 Nivel Inventivo. […] [S]e advierte que la invención reclamada no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que a los ojos de un experto medio, y de conformidad con el estado de la técnica que existía en ese momento, es una consecuencia clara y directa de dicho estado. 8 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio En efecto, como ya se dijo, el objeto reclamado se refiere a una composición herbicida que comprende un porcentaje en peso de 0.0001 a 98, de una cantidad herbicidamente efectiva de un 4-aminopicolinato de fórmula l, y en una composición herbicida que contiene 4-amino-3,6-dicloropiridina-2-ácido carboxílico.

Por su parte, el antecedente D2 enseña compuestos herbicidas como el ácido 4-amino-3,5-dicloropiridin-2- Carboxilico, compuesto muy próximo a los de la solicitud en estudio, que presenta un grupo amino en posición 4, halógeno en posición 3,6 y grupo carboxilico en posición 2 y en la reivindicación 2 una composición que comprende acido 4-amino-3,6- dicloropiridina-2-carboxilico.

Siendo ello así, la única diferencia entre los compuestos del arte previo (D2) y los de la solicitud, radica en la posición de un átomo de cloro, que en uno está en posición 5 y en otro en posición 6, lo cual se deriva evidentemente en razón a que, de acuerdo a D2, realmente solo se está ubicando un sustituyente como cloro en posición 6 del anillo con respecto a los del arte previo, donde el cloro se ubica en la posición 5 del anillo.

De tal suerte, como se puede observar, solo existe esta opción de sustitución para obtener compuestos con alguna diferencia estructural, conservando sus propiedades herbicidas. De otra parte, no existe en el documento de la solicitud algún sustento técnico, que evidencie que los compuestos de la solicitud en estudio, presenten un efecto inesperado frente a los compuestos del documento D2.

Ahora el documento D1, revela compuestos del tipo de los acido 4-amino-3,5- dihalo-6-alquilpicolinicos, los cuales presentan actividad herbicida; comprende la misma estructura piridinica con un grupo –COOH, -COOR', con un grupo 4- amino, donde X representa un halógeno, y con sustitución en la posición 6 del anillo, de la misma forma que los compuestos de la solicitud, presentan el grupo 4-amino y sustitución en la posición 3,6 del anillo con cloro y halógeno, respectivamente.

En los documentos D3 y D4, igualmente se divulgan compuestos del tipo de los acidos-4-amino-3,5,6-tricloropiridin-2-carboxilico, en la posición 4, los cuales pueden presentar, además de –NH2, amino sustituido, formar heterociclo, etc., y presentar actividad herbicida, lo que evidencia que se trata de compuestos muy próximos a los de la solicitud en estudio, que presentan el mismo núcleo piridnico, con un grupo amino, o heterociclo etc., en la posición 4, y un grupo carboxílico en la posición 2 y 3, 6 pueden ser cloro o en 6 puede estar un halógeno diferente, o sea, que la diferencia radica en que en la solicitud, el núcleo piridinico en la posición 5, presenta hidrógeno. Entonces, de los antecedentes D2 y D3 o D4 se puede determinar que se conocen compuestos herbicidas 4-amino-picolinico tricloro o dicloro sustituidos, por tanto los compuestos de la solicitud, que consisten de un anillo piridinico con sustitución 4- amino, grupo carboxílico en posición 2 y disustituido con halógeno en las posiciones 3.6 del anillo, son derivables del estado de la técnica.

Con respecto a la composición, se advierte que consiste del principio activo en un porcentaje en peso de 0.0001 a 98, mezclado con un adyuvante o portador agrícolamente aceptable, lo cual realmente no define específicamente una composición en términos de componentes y proporciones de los mismos, no se indica o define el adyuvante o portador, por tanto se trata simplemente del 9 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio compuesto activo en combinación con cualquier adyuvante o portador, donde los porcentajes reivindicados para el componente activo entre 0,0001 y 98%, cubren toda la gama posible de porcentajes. Así pues, no existe una composición específica que presente características diferentes a las formas usuales de formulación de este tipo de principios activos. […] 4.

Respuesta a los argumentos del solicitante […] Con respecto al método 'problema solución' para el análisis de nivel inventivo a que se refiere el solicitante, vale la pena anotar que la calificación de tal requisito no depende de seguir un método determinado, pues hay otros procedimientos que son válidos para la evaluación de tal requisito.

Por ejemplo, para un buen análisis, se puede inicialmente determinar el estado de la técnica previo al de la invención en cuestión, luego se identifican las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo, para finalmente valorar la obviedad de esas diferencias. […] Y, con respecto a las aclaraciones que hace el solicitante sobre los documentos para efectos del análisis de nivel inventivo, en primer lugar, cabe indicar que se pueden citar varios documentos sin que ello signifique que deban combinarse todos para afectar el nivel inventivo, incluso cada documento individualmente puede llegar a afectar el nivel inventivo. […] Respecto al ejemplo comparativo presentado junto con el memorial de respuesta a la notificación de fondo, como ya se había indicado en el traslado técnico, comprende materia que no había sido contemplada originalmente y además no resulta representativa, pues no se contemplan compuestos muy próximos del arte previo como los indicados en el punto anterior, de tal manera que no existe un sustento real, para demostrar que todos los compuestos que se reivindican presenten una mayor efectividad o actividad inesperada frente a los del arte previo.

Y, con relación a que el “ejemplo comparativo reporta el efecto técnico sinérgico inesperado del compuesto ”, vale la pena anotar que no procede, porque no se trata de mezclas o combinaciones de principios activos, sino de compuestos los cuales independientemente no pueden presentar sinergismo. […] Con relación a las tablas presentadas, es necesario anotar nuevamente, que dentro del documento no se incluyeron dichos ensayos comparativos y además dichas tablas no resultan representativas por cuanto no se indica cómo se llevaron a cabo dichos ensayos y porque solo se compara el compuesto 4- amino-3,5,6-tricloropicolinico, además el compuesto 4-amino- 3,5-dicloro-6- bromo-picolinico no corresponde a los compuestos de los documentos citados como anterioridades (resaltado por la Sala). […] 10 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Resolución 10881 Por la cual se resuelve un recurso de reposición […] Para el recurrente es claro que “con los argumentos esgrimidos en la respuesta a la Acción Oficial 13516, las modificaciones efectuadas al pliego reivindicatorio y la tabla comparativa presentada como anexo, se superaba la objeción formulada por nivel inventivo por cuanto en dicha respuesta se demostraba que i) la presente invención se limitó a las composiciones debidamente sustentadas en la descripción; ii) no existe sugerencia en D1 a D4 (solos o combinados) con respecto a las composiciones (sustituciones) específicas objeto de protección; y iii) las composiciones acá reivindicadas presentan un efecto sorprendente (sinérgico)…” (ver folio 277 y 278) Al respecto debe decirse que los resultados presentados el 29 de febrero de 2008, como ya se indicó, comprenden materia que no había sido contemplada originalmente y, además, no resulta representativa, puesto que no se incluyen los compuestos más próximos; adicionalmente, no se reportan resultados de composiciones y la materia a proteger corresponde a una composición, la cual no se define.

Por otra parte, no se indica cómo se realizaron las pruebas o ensayos para llegar a los resultados aportados ni existe un sustento real para demostrar que todos los compuestos que se reivindican presentan una mayor efectividad o una actividad inesperada frente a los del arte previo. Es más, en la descripción se indica expresamente que cuando X representa H, entonces Y y Z no son cloro (ver folio 5), no obstante se reivindican compuestos donde Y y Z son cloro, específicamente se incluye el compuesto 4-amino-3,6- dicloropiridin-2-carboxilico lo cual no es coherente. […] [N]o es cierto que en este caso se hayan combinado más de tres documentos a la vez para el examen del nivel inventivo; como se puede observar en el concepto técnico correspondiente al examen definitivo, de cada documento se citó el compuesto más próximo al compuesto de la solicitud en estudio, dado que se trata de proteger compuestos cuyas diferencias estructurales son secundarias como, por ejemplo, el ácido 4-amino-3,5-dicloropiridin-2-carboxilico del estado de la técnica frente al compuesto 4-amino-3,6-dicloropiridin-2- carboxílico de la solicitud en estudio, compuestos ambos que presentan la misma actividad herbicida. […] Vale recordar que la materia a proteger en este caso es una composición herbicida (reivindicaciones 1 y 2) y no un compuesto como refiere el recurrente.

Dicha composición comprende un principio activo y un adyuvante o portador, principio activo que por sí solo no presenta sinergismo; el sinergismo se da cuando dos principios activos son administrados simultáneamente y la respuesta obtenida es mayor que la correspondiente a la suma de sus acciones individuales. Por lo anterior, una vez más se aclara que hablar de los compuestos y su efecto sinérgico, cuando lo que se pretende proteger es una composición donde el efecto sinérgico no es posible, es algo que no resulta coherente.

Se concluye entonces que el alto número de antecedentes citados lo que hace es demostrar la falta de nivel inventivo del objeto reivindicado, es decir que en 11 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio el estado de la técnica hay información suficiente que trata sobre los compuestos y composiciones herbicidas de los mismos ahora reivindicados y de cuya combinación es posible obtener estos, sin que sea necesario acudir a múltiples combinaciones (de todos y cada uno de los documentos citados) para desvirtuar el nivel inventivo. […]”.

II.5. Interpretación Prejudicial 32. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expidió la interpretación prejudicial 573-IP-2015 de 21 de septiembre de 20167, con la advertencia de que no procede la interpretación del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto el proceso no alude a ninguna controversia sobre la regulación formal del examen de patentabilidad en el marco de esa norma. 33.

En ese orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refirió a los requisitos de patentabilidad de las invenciones a la luz de la Decisión 486 de 2000, haciendo énfasis en la exigencia del nivel inventivo. Seguidamente, señaló: 1.11. Como en el proceso interno se discute si era posible la combinación de documentos para atacar el nivel inventivo, el Tribunal adopta las siguientes reglas: 1.11.1.

Se permite la combinación de dos documentos si fuese obvia para un técnico medio en la materia. 1.11.2. En principio, no se utilizarán más de dos documentos para atacar el nivel inventivo, salvo que: 1.11.2.1. Su combinación haya sido definida en alguna parte como posible. 1.11.2.2. Si no se trata de una combinación, sino simplemente de una yuxtaposición de características, cada una produciendo su propio efecto, es decir, cada documento debe ser relevante para cada una de las características. […] 2.

El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos 2.1. Como la demandante argumentó que la existencia de elementos conocidos no genera per se carencia de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre la materia. 2.2. La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.

En la primera, se fusionan los elementos sin que puedan diferenciarse por separado; en la segunda, simplemente hay una unión de elementos claramente distinguibles en el conjunto. 7 Folios 212 a 220. 12 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.3.

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de novedad y/o nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto; es decir, una combinación de elementos conocidos puede implicar un adelanto y una contribución novedosa y útil, con lo cual sería patentable.

Por lo tanto, una combinación de elementos conocidos, para ser patentable, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente. En consecuencia, al analizar el nivel inventivo de una combinación de elementos conocidos se debe establecer si, en relación con el estado de la técnica al momento de la solicitud, no era obvia ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resultaría acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de una simple constatación de una combinación o mezcla de elementos conocidos, se concluya per se la inexistencia de nivel inventivo […]”. II.6. El caso concreto 34. La sociedad Dow Agrosciences Llc., mediante escrito radicado ante C el 15 de enero de 2001, bajo el número 001002407, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC solicitud de patente para la invención denominada «4- AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS»8. 35.

De acuerdo con los antecedentes administrativos allegados al proceso9, el objeto de la invención está constituido por: 1. Una composición herbicida que comprende un porcentaje en peso de 0.0001 a 98 de una cantidad herbicidamente efectiva de un 4-aminopicolinato de fórmula: Donde Y representa el halógeno; y R1 y R2 representan independientemente H1 C1 – C6 alkil, C3 -C6 alkenil, C1- C6 alkoxy, C1-C6 acil, o R1 y R2 tomados en conjunto con N representan un anillo saturado o no saturado de 5 o 6 miembros; y Sales, ésteres o amidas de ácido carboxílico agrícolamente aceptables mezclados con un adyuvante o portador agrícolamente aceptable. 2.

Una composición herbicida de la reivindicación 1 que contiene 4-amino-3,6- dicloropiridina-2-ácido carboxílico o una sal, éster o amida del mismo, agrícolamente aceptable”. 8 Folios 2 a 116 del cuaderno de antecedentes administrativos. 9 Folio 256 del cuaderno de antecedentes administrativos. 13 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 36. El problema técnico planteado en la solicitud radica en la necesidad de compuestos del tipo de los 4-amino-picoliniatos más potentes, más selectivos o de espectro más amplio en su actividad herbicida y que tenga propiedades toxicológicas o ambientales mejoradas. Para resolverlo, la solicitud proporciona ácidos 4- amino-picolinico y sus derivados que tienen sustituyentes seleccionados en las posiciones 3, 5 y 6, que son potentes herbicidas con un amplio espectro de control de malezas y excelente selectividad de cultivos. 37.

Con base en la solicitud original y las modificaciones (nuevo capítulo reivindicatorio)10 presentadas por la peticionaria11, la División de Nuevas Creaciones de la SIC llevó a cabo el examen de patentabilidad y emitió el concepto técnico número 2579 de 29 de agosto de 200812, en el cual determinó que el nivel inventivo de la creación se encuentra afectado por los siguientes documentos: Documento Título Fecha D1 BE788756 Acides 4-amino-3,5-dihalo-6- alkylpicoliniques 13-03-73 D2 US3325272 Plant growth control methods and compositions 13-06-67 D3 US3285925 Amino-trichloropicolinic acid compounds 15-11-66 D4 GB1082763 Herbicida compositions 13-09-67 38.

El Superintendente de Industria y Comercio, acogiendo el aludido concepto técnico, expidió la Resolución número 43513 de 30 de octubre de 2008, mediante la cual negó el privilegio de patente solicitado, por considerar que la composición reclamada resultaba obvia para un experto medio en la materia objeto de la solicitud, comoquiera que su contenido se derivaba de manera evidente del estado de la técnica. 39.

En sustento de la decisión, la SIC expuso que en la anterioridad US3325272 (D2) el átomo cloro (Cl) se ubica en la posición 5, mientras que en la solicitud de patente está ubicado en la posición 6, siendo esta la única diferencia de los compuestos de ambos documentos. 40. Asimismo, estableció que la anterioridad BE788756 (D1) revela compuestos herbicidas 3,5 dihalogenados, que igualmente presentan actividad herbicida; mientras que los compuestos de las anterioridades US3285925 (D3) y GB1082763, con un grupo alquilo en posición 6, presentan las del anillo 3,5 y 6 sustituidas con Cloro, diferenciándose con el compuesto de la solicitud únicamente en que en este último no se presenta el sustituyente en la posición 5 del anillo. 10 Folios 224 a 228 y folios 250 a 257 del cuaderno de antecedentes administrativos. 11 Concepto técnico 1980, notificado mediante oficio número 13516 notificado por fijación en lista de 25 de octubre de 2007 (Folios 241 a 244 del cuaderno de antecedentes administrativos). 12 Folios 259 a 263 del cuaderno de antecedentes administrativos. 14 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 41. Por lo demás, consideró que la composición reivindicada, consistente en un principio activo en un porcentaje en peso de 0.0001 a 98, mezclado con un adyuvante o portador agrícolamente aceptable, no presenta características diferentes a las formas usuales de formulación de este tipo de principios activos. 42.

Inconforme con la decisión, la sociedad Dow Agrosciences Llc. interpuso oportunamente recurso de reposición contra la Resolución número 43513 de 30 de octubre de 2008, con el objeto de que se revocara y, en su lugar, se concediera el privilegio de patente solicitado. 43. En sustento de la impugnación, la recurrente sostuvo que la entidad: i) no acogió el método problema solución, lo cual hizo difícil superar las objeciones formuladas, y ii) no tuvo en cuenta las modificaciones efectuadas al pliego reivindicatorio y la tabla comparativa (anexo 1); documentos estos presentados en respuesta al oficio número 13516 (concepto técnico 1980), con el fin limitar las composiciones sustentadas en la descripción y superar así la objeción formulada. 44.

El 16 de febrero de 2009, la División de Nuevas Creaciones emitió el concepto técnico número 54013, en el cual analizó los fundamentos del aludido recurso de reposición, luego de lo cual ratificó el concepto técnico número 2579 y, en consecuencia, recomendó negar las reivindicaciones de la solicitud. 45. El 5 de marzo de 2009, el Superintendente de Industria expidió la Resolución número 10881 de 5 de marzo de 2009, mediante la cual confirmó la decisión de negar la patente de invención. 46.

Para desvirtuar el estudio de fondo que, a su vez, constituyó el fundamento de la decisión de la SIC de negar el privilegio de patente, la demandante allegó con la reforma de la demanda conceptos técnicos rendidos por el ingeniero agrónomo Jairo Farid Clavijo Porras14, especializado en fisiología de vegetales y PhD en fisiología de cultivos, y por el químico César Augusto Sierra Ávila15, magister y PhD en química, documentos que se tuvieron como prueba mediante auto de 4 de junio de 2012. 47.

El ingeniero Jairo Farid Clavijo Porras, en su concepto técnico, ratificado en audiencia pública16, determinó que la composición reivindicada es inventiva frente a las reveladas en las anterioridades citadas por la SIC, toda vez que su principio activo presenta un efecto herbicida mejorado sobre diferentes malezas con dosis considerablemente inferiores, en comparación con compuestos similares (4- aminopicolintaos) conocidos en el estado del arte. 13 Folios 274 a 278 del cuaderno de antecedentes administrativos. 14 Folios 91 a 106. 15 Folios 124 a 130. 16 Folios 194 a 200. 15 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 48. Afirmó que, en diferentes experimentos realizados por el inventor con el método de dosis porcentaje de control en términos de reducción de la biomasa (GR), al comparar plantas tratadas con plantas no tratadas de cultivos y malezas, se encontró que el ácido 4-amino 3,6- dicloropicolinico es una opción nueva y eficaz para el control de malezas de hoja ancha.

Así, explicó que en la tabla 2 de la solicitud denegada se muestran los resultados de uno de estos experimentos y se comprueba que, a la mitad de la dosis recomendada del producto, la mayoría de malezas de hoja ancha estudiadas son controladas en un 93 % y, a un cuarto de la dosis recomendada del producto, las malezas son controladas en un 90%, lo que demuestra que es una molécula nueva con una eficacia muy alta. 49.

Destacó que: «[e]n otro estudio (Anexo1), donde Ácido 4-amino 3,6- dicloropicolinico es comparado con otros análogos en términos de la dosis en gramos de ingrediente activo (i.a) por hectárea necesaria para hacer el 80% de control (GR80) sobre malezas como: CIRAR, AMBEL, CASOB, CONAR, RUMOB y TRFRE, se observa claramente que el cambio de naturaleza química de un radical sobre el anillo básico de la molécula (Z, X, Y) significa cambios drásticos en la dosis para lograr ese nivel deseado de control».

Afirmó que, evidentemente, cuando en la posición X se tienen H y en la posición Y se tiene Br, las dosis de control de este análogo son muy parecidas a las de ácido 4-amino 3,6-dicloropicolinico, pero cuando en la posición X se tiene Cl, así en Y se tenga Cl o Br, las dosis se aumentan considerablemente. 50. El experto indicó que dicho experimento demostró que no existe una regla fija en la estructura química para que los miembros de una familia tengan un efecto herbicida altamente efectivo y similar y que, por el contrario, el efecto herbicida mejorado de ácido 4-amino 3,6-dicloropicolinico es un evento inesperado. 51.

Con base en lo anterior, aseguró que: «[l]os herbicidas análogos a las hormonas o auxinas sintéticas no son un grupo muy numeroso de familias químicas ni de miembros en cada familia, lo cual permite, por una parte, acceder a nuevas invenciones para satisfacer las necesidades de productos herbicidas selectivos para el manejo de hojas anchas en cultivos de gramíneas y, por otra parte, tener soluciones nuevas al problema de resistencia que ya se empieza a presentar con las moléculas que vienen siendo usadas desde hace algún tiempo». 52.

Finalmente, concluyó que: «[e]l cúmulo de trabajos de investigación realizados por el inventor demuestran claramente el nivel inventivo de la composición reivindicada, toda vez que se demuestra la eficiencia herbicida del principio activo de la misma (ácido 4-amino 3,6- dicloropicolinico) y adicionalmente que el efecto herbicida mejorado es un efecto inesperado por cuanto el trabajo con compuestos análogos muestran resultados erráticos a concepciones estructurales químicas lógicas». 16 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 53. La SIC, en el escrito de alegatos de conclusión, se pronunció sobre el concepto técnico rendido por el ingeniero Jairo Farid Clavijo Porras, argumentando que este no tuvo en cuenta los documentos del estado de la técnica que revelan composiciones que comprenden como agente herbicida un compuesto derivado de ácido polínico, muy cercano a los compuestos de fórmula I que están comprendidos en las composiciones reivindicadas en la solicitud denegada. 54.

El apoderado judicial de la citada entidad señaló que, ciertamente, como lo expuso el ingeniero agrónomo, los cambios en las moléculas pueden constituir un efecto inesperado en la actividad de un compuesto dado. Sin embargo, precisó que, para el caso particular, no se observó este efecto inesperado en todas las composiciones herbicidas reivindicadas, puesto que: «no es lo mismo que un grupo sustituyente tenga un significado u otro, no es lo mismo un grupo NH2 que un grupo NR1R2 donde: R1 y R2 representan independientemente, además: C1-6-alquil, C3-6- alquenil, C1-6 alcoxi, C1-6 acil, mucho menos cuando R1 y R2 tomados en conjunto con N representan un anillo saturado o no saturado de 5 o 6 miembros». 55.

En el mismo sentido, explicó que en la solicitud de patente en estudio no se evidenció la actividad herbicida de todas las composiciones que tuviesen como activo alguno de todos estos compuestos que se forman al hacer los remplazos respectivos de R1 y R2. Adicionalmente, indicó que los ensayos referidos por el deponente se realizaron sobre un compuesto que tiene el grupo NR1R2, donde R1 y R2 son hidrógeno, de manera que no se observó un efecto inesperado o un salto tecnológico con las composiciones reclamadas en las reivindicaciones 1 y 2. 56.

Por su parte, el químico César Augusto Sierra Ávila aseveró que: «para el caso de la patente en cuestión y los cuatro documentos del estado del arte (denominados como D1, D2, D3 y D4) la estructura de la cadena principal pertenece a la familia de las piridinas, o si incluimos el grupo carboxílico sustituyente sobre la piridina entonces estaremos hablando de la familia del acido picolinico.

De cualquier manera cabe destacar que la presencia de este anillo no asegura ninguna propiedad específica en lo absoluto». Se refirió, además, a la naturaleza de sustituyentes, indicando que en química orgánica existen dos familias muy bien definidas, a saber: por un lado, los sustituyentes electrodonores, que donan densidad electrónica, y, por otro lado, los sustituyentes electroaceptores, que sustraen densidad electrónica, lo cual define si una molécula es electrónicamente rica o pobre, siendo este uno de los factores más importantes en el comportamiento fisicoquímico de las moléculas, en cuanto puede determinar si una reacción química es favorecida o no. 57.

Señaló que, relacionando lo anterior con la invención de la sociedad Dow Agrosciences Llc., la cual denominó como PD, y con los documentos BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4), donde los sustituyentes Z y Y pueden ser cualquier halógeno (cloro, bromo, yodo o fluor), es 17 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio claro que el número de moléculas posibles a sintetizar, cambiando Z y Y en la molécula PD, es de 16. 58. Anotó que lo expuesto: «muestra que para que DOW llegara a una única molécula a patentar, debió haber estudiado por largo tiempo varias posibilidades y más aun teniendo en cuenta el trabajo de Campagna y colaboradores, explicado anteriormente, nada asegura que si en la patente D1, D2, D3 o D4, un halógeno, por ejemplo cloro, mostró cierta actividad plaguicida, para la molécula a patentar el cloro vaya a mostrar la misma actividad, porque las estructuras químicas de todos (PD, D1, D2, D3 y D4) son diferentes en al menos un átomo. 59.

Acto seguido, procedió a comparar, mediante una tabla, los grupos sustituyentes presentes en las moléculas del compuesto de la solicitud denegada, con los compuestos de los documentos BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4), concluyendo lo siguiente: […] a) La molécula patentable PD presenta NOVEDOSOS grupos funcionales sobre la posición de la amina (W) que en ninguna de las patentes D1-D4 son reportados.

Estos novedosos grupos son azidas (-N3, azides en ingles), Iminas (-N=CR3R4) y enaminas (-NHN=CR3R4). Todos los anteriores con comportamiento químico muy diferente a las aminas primarias, secundarias y terciarias (NR1 R2) reportadas en las patentes D1-D4. b) La molécula patentable PD presenta NOVEDOSOS grupos funcionales sobre las posiciones denominadas Z. Estos novedosos grupos alcoxilo, alquillitio, ariloxi y nitro, los cuales evidentemente presentan comportamientos químicos totalmente diferentes a un halógeno como el presentado en las patentes mencionadas, principalmente teniendo en cuenta que los alcoxilo, alquillitio, ariloxi son grupos electrodonadores puros. c) La molécula patentable PD presenta NOVEDOSOS grupos funcionales sobre las posiciones denominadas Y. Lo cual nos lleva a las mismas consideraciones expresadas en (b). d) Una de las mayores consideraciones estructurales y que muestra la altísima NOVEDAD científica de la molécula patentable PD es que las patentes D1-D3 derivatizan sobre el grupo carboxílico (R) en busca principalmente de obtener compuestos solubles en agua (necesarios para agroformulaciones) y solventes orgánicos comunes, mientras que la molécula patentable PD no lo hace en este grupo y busca esta hidrofilicidad y solubilidad derivatizando en las otras posiciones mencionadas en (a) – (c).

En la patente D4 no buscan hidrofilicidad ni capacidad solubilizante porque como lo describe la patente la aplicación se hace en puy (sic) pequeñas cantidades y en forma solida sobre el terreno […]”. 60. Finalmente, el deponente conceptuó que, a partir de la materia revelada en los documentos citados por la SIC, la invención de la demandante no puede ser considerada como obvia o evidente para una persona ni mediana ni altamente versada en la materia y que, por tanto, sí tiene un alto nivel inventivo. 18 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 61. La SIC igualmente se refirió al anterior concepto técnico al descorrer el traslado para alegar de conclusión, destacando que el químico César Augusto Sierra Ávila determinó que el compuesto de la solicitud denegada es novedoso, pero omitió pronunciarse sobre la carencia de nivel inventivo, aspecto que motivó la denegación de la patente, en cuanto la entidad encontró probado que las composiciones reivindicadas no presentan un efecto técnico sorprendente. 62.

Asimismo, la SIC expuso que, de acuerdo con el análisis del deponente, los cambios de un grupo NH2 por NR1R2 pueden ser importantes en el efecto técnico esperado. Sobre el particular, aseveró que, como no se demostró mediante ensayos comparativos la actividad para todas las posibles composiciones reivindicadas, no se puede aseverar categóricamente que las composiciones reivindicadas tengan un efecto técnico sorprendente, por lo que, a la luz de las enseñanzas de los documentos BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4) y dados los conocimientos generales sobre herbicidas, para la persona del oficio normalmente versada en la materia las composiciones reivindicadas resultan obvias y se derivan del estado de la técnica. 63.

Con miras a resolver, la Sala ilustra a continuación las estructuras químicas de los compuestos activos de las composiciones de la solicitud de la sociedad Dow Agrosciences Llc. y de las anterioridades encontradas por la SIC17: Solicitud denegada D1: BE788756 D2: US3325272 D3: US3285925 D4: GB1082763 Sales, ésteres o amidas de ácido carboxílico agrícolamente aceptables Q= COOH X es cloro, bromo, o yodo Y=COOH Y es halógeno R es alquilo C1- 4 H Cl Cl R1 y R2 representan independienteme nte H, C1-6-alquil, o R1 y R2 tomados en conjunto con N representan un anillo saturado o Y es hidrógeno, alquilo C1-4 Metilo, Metilo Metilo, Metilo H. H 17 Ilustración tomada del folio 132 del expediente. 19 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio no saturado de 5 o 6 miembros Adyuvante o portador agrícolamente aceptable Adyuvante o portador agrícolamente aceptable Adyuvante o portador agrícolamente aceptable Adyuvante o portador agrícolamente aceptable Adyuvante o portador agrícolamente aceptable 64.

Analizadas las características técnicas esenciales de la solicitud de patente de invención, consistente en una composición que comprende un compuesto de fórmula I con una actividad herbicida, se puede determinar que en el estado de la técnica existían divulgados compuestos que poseen la misma actividad – compuestos y composiciones herbicidas del tipo de los 4-amino-picoliniatos–, por lo cual no puede concluirse que los compuestos reivindicados presenten una mayor efectividad o una actividad inesperada. 65.

En ese sentido, se evidencia que los compuestos de la anterioridad US3325272 (D2) y los compuestos de la solicitud, únicamente se diferencian en la posición de un átomo de cloro, que en US3325272 (D2) se ubica en la posición 5 del anillo, mientras que en la solicitud está ubicado en posición 6. 66. Asimismo, se tiene que la anterioridad BE788756 (D1) revela compuestos del tipo de los ácido 4-amino-3,5-dihalo-6-alquilpicolinicos –los cuales presentan actividad herbicida–; comprende la misma estructura piridinica con un grupo – COOH, -COOR', con un grupo 4-amino, donde X representa un halógeno, y con sustitución en la posición 6 del anillo, de la misma forma que los compuestos de la solicitud presentan el grupo 4-amino y sustitución en la posición 3,6 del anillo con cloro y halógeno. 67.

De manera que acertadamente lo consideró la autoridad administrativa cuando advirtió que en los documentos US3285925 (D3) y GB1082763 (D4) «igualmente se divulgan compuestos del tipo de los acidos-4-amino-3,5,6-tricloropiridin-2- carboxilico, en la posición 4, los cuales pueden presentar, además de –NH2, amino sustituido, formar heterociclo, etc., y presentar actividad herbicida, lo que evidencia que se trata de compuestos muy próximos a los de la solicitud en estudio, que presentan el mismo núcleo piridinico, con un grupo amino, o heterociclo etc., en la posición 4, y un grupo carboxílico en la posición 2 y 3, 6 pueden ser cloro o en 6 puede estar un halógeno diferente, o sea, que la diferencia radica en que en la solicitud, el núcleo piridinico en la posición 5, presenta hidrógeno». 68.

Lo anterior permite concluir a la Sala que existen similitudes estructurales entre los compuestos de la solicitud y los de las anterioridades encontradas por la SIC. Así, por ejemplo, el ácido 4-amino-3,5-dicloropiridin-2-carboxilico del estado de la técnica frente al compuesto 4-amino-3,6-dicloropiridin-2-carboxilico de la solicitud presentan la misma actividad herbicida. 20 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 69. Igualmente, lo que enseña el arte previo son compuestos del tipo de los 4-amino- picolinatos sustituidos en las posiciones 3, 5 o 3,5 y 6 del anillo, de manera que los compuestos de la solicitud, que presentan sustitución 3,6 en el anillo por halógenos, y especialmente sustitución 3,5 dicloro, con propiedades herbicidas que son inherentes a estos compuestos, se derivan del arte previo. 70.

Al respecto, el ingeniero agrónomo Jairo Farid Clavijo Porras, en el concepto aportado por la actora, sostuvo que en los experimentos que llevó cabo el inventor se encontró que el ácido 4-amino 3,6- dicloropicolinico es una opción nueva y eficaz para el control de malezas de hoja ancha, pues el compuesto muestra un control de maleza en un 93% con utilización de la mitad de la dosis recomendada, y un control de 90% con un cuarto de la dosis. 71.

La manifestación del experto conduce a establecer que las composiciones reivindicadas son novedosas, asunto que no es objeto de controversia, pues la denegación de la patente se basó en la carencia de nivel inventivo. 72. Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que el deponente no analizó en su integridad el objeto reivindicado, pues solo hizo alusión al compuesto ácido 4- amino-3,6-dicloropicolinico, dejando de lado que la materia reivindicada consiste en composiciones herbicidas que comprenden un compuesto de formula I –que contiene un número elevado de compuestos– mezclado con un adyuvante o portador. 73.

Por su parte, el químico César Augusto Sierra Ávila, tras analizar y comparar los grupos de sustituyentes presentes en las anterioridades BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4) con los de la solicitud denegada, conceptuó que esta última es novedosa sin detenerse en el nivel inventivo. 74. En tal sentido, cabe destacar que, según el contenido de la solicitud denegada, la materia reivindicada se refiere a composiciones que comprenden un principio activo en un porcentaje en peso de 0.0001 a 98, mezclado con un adyuvante o portador agrícolamente aceptable.

Así las cosas, el principio activo contempla un rango muy amplio, lo que llevó a la SIC a determinar que la invención no define específicamente una composición en términos de componentes y proporciones de los mismos y que, por tanto, se trata simplemente del compuesto activo en combinación con cualquier adyuvante o portador, donde los porcentajes reivindicados para el componente cubren toda la gama posible de porcentajes, tratándose entonces de composiciones universalmente conocidas.

Tal situación permite establecer que cualquier composición del arte previo se encuentra comprendida dentro del rango de ingrediente activo reivindicado en la solicitud. 21 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 75. Es de anotar que la sociedad Dow Agrosciences Llc. argumentó que, al dar respuesta a las observaciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones de la SIC, mediante al oficio número 13516 -notificado por fijación en lista del 25 de octubre de 2007-, allegó un ejemplo comparativo (tabla 1) que reporta un efecto herbicida sinérgico inesperado del compuesto reivindicado en comparación con los compuestos conocidos en el estado de la técnica. 76.

Es preciso poner de relieve que tal asunto fue analizado por la SIC en los actos acusados, oportunidad en la que se determinó que las modificaciones efectuadas por la solicitante comprenden una materia que no había sido contemplada originalmente y que, además, no resultó representativa, toda vez que, por un lado, no se contemplan los compuestos más próximos del arte previo y, por el otro, no se reportaron resultados de composiciones, como tampoco se definió la composición herbicida a proteger, ni se indicó cómo se realizaron las pruebas o ensayos para llegar a los resultados aportados.

Todo ello permite afirmar que no se demostró que los compuestos reivindicados presentan una mayor efectividad o una actividad inesperada frente a los del arte previo. 77. Aún más, la SIC señaló que en la descripción se indica expresamente que cuando X representa H, entonces Y y Z no son cloro, pero, no obstante, se reivindicaron compuestos donde Y y Z son cloro, específicamente se incluyó el compuesto 4-amino-3,6-dicloropiridin-2-carboxilico, lo cual resulta incoherente. 78.

De igual modo, el ejemplo comparativo aludido no reportó un efecto técnico sinérgico, ya que la materia reivindicada es una composición que comprende un principio activo y un adyuvante o portador; principio activo que, por sí solo, no presenta sinergismo, teniendo en cuenta que el sinergismo se da cuando dos principios activos son administrados simultáneamente y la respuesta obtenida es mayor que la correspondiente a la suma de sus acciones individuales.

En estos términos, no es procedente sostener que un compuesto presenta un efecto sinérgico cuando el objeto de protección consiste en una composición. 79. Como ya se anotó, el ingeniero agrónomo Jairo Farid Clavijo Porras, en el concepto aportado por la actora, señaló que, a su juicio, el ejemplo comparativo en cuestión demostró que no existe una regla fija en la estructura química para que los miembros de una familia tengan un efecto herbicida altamente efectivo y similar y que, por el contrario, el efecto herbicida mejorado de ácido 4-amino 3,6- dicloropicolinico, es un evento inesperado. 80.

Sin embargo, el experto no analizó todas las composiciones herbicidas reivindicadas (1 y 2), de manera que no controvirtió los argumentos de la SIC que la llevaron a concluir que en la solicitud no se demostró la actividad herbicida de todas las composiciones que tuviesen un principio activo y que, en todo caso, técnicamente no es posible hablar de los compuestos y su efecto sinérgico cuando 22 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio lo que se pretende proteger es una composición. El deponente tampoco se refirió en este punto a los compuestos del arte previo que, según lo definió la SIC, revelan compuestos del tipo de los aminopicolinatos y su actividad herbicida. 81. En este escenario, cabe anotar que el químico César Augusto Sierra Ávila rindió declaración en audiencia pública ante el despacho instructor de este proceso, con el fin de ahondar en el alcance del concepto técnico ya referido.

Indagado sobre si considera que la invención solicitada por Dow Agrosciences Llc. presenta una actividad mejorada respecto a las enseñanzas de los documentos D1 a D4, contestó: «[e]l concepto solicitado a la Universidad Nacional fue específicamente sobre la posibilidad de que la similitud en la estructura química permitiera predecir una actividad o un comportamiento químico y no sobre si este cambio químico mejoraría la actividad».

(negrillas de la Sala) 82. Seguidamente, se le solicitó al deponente informar «si tiene conocimiento o no de que los documentos de patente recogidos en el estado de la técnica y el contenido de la solicitud de patente de la invención tienen como finalidad combatir la maleza en el campo agrícola», ante lo cual respondió: «[y]a que el concepto técnico solicitado a la Universidad Nacional fue específicamente sobre la similitud de las estructuras químicas en los documentos del arte y la solicitud de patente, y si esto podía afectar el nivel inventivo de la solicitud, no fue mi objeto de estudio para qué usarían estas moléculas, ya que pueden presentar actividad para muchas cosas y esa no era mi función».

(negrillas de la Sala) 83. Así las cosas, el concepto del señor César Augusto Sierra Ávila no conduce a establecer que las composiciones reivindicadas presentan un efecto técnico sorprendente no atribuible a las composiciones del estado del arte. 84. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que los conceptos técnicos aportados por la parte actora no tienen la entidad suficiente para desvirtuar los argumentos de la SIC en relación con la carencia de nivel inventivo de la solicitud, fundamentados en la existencia de anterioridades BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4), que revelan información sobre compuestos y composiciones herbicidas del tipo de los 4-amino-picoliniatos, y que está comprendido en las composiciones reivindicadas en la solicitud denegada. 85.

Por consiguiente, debe concluirse que las composiciones reivindicadas no tienen un efecto técnico sorprendente, puesto que, a partir de las enseñanzas del arte previo y dados los conocimientos generales sobre herbicidas, para la persona del oficio normalmente versada en la materia las composiciones reivindicadas resultan obvias. 23 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 86. En consecuencia, la Sala considera que la solicitud de patente de invención de «4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS» no cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000. 87. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que no se vislumbra la alegada violación del artículo 35 del CCA, pues, contrario a lo aducido por la demandante en sustento de dicha vulneración, y como ya se destacó en esta providencia, tanto en la Resolución número 43513 de 30 de octubre de 2008, como en la Resolución número 10881 de 5 de marzo de 2009, la SIC se pronunció sobre el ejemplo comparativo aportado en respuesta al examen de fondo con el fin de demostrar el efecto sinérgico inesperado de la composición reivindicada. 88.

La parte demandante, igualmente, sostuvo que la SIC violó el artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que citó cuatro (4) documentos como parte del estado del arte más cercano, con lo cual le dio un trato desigual frente a los solicitantes de patentes a los cuales se aplicó el método problema-solución, previsto en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, en virtud del cual el análisis debe limitarse a dos documentos y, de manera excepcional, a tres (3) cuando dicha combinación ha sido expresamente sugerida en alguno de ellos. 89.

Al respecto, basta destacar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial, precisó que, en principio, no se utilizarán más de dos documentos para atacar el nivel inventivo, salvo que: «[s]u combinación haya sido definida en alguna parte como posible» y «[s]i no se trata de una combinación, sino simplemente de una yuxtaposición de características, cada una produciendo su propio efecto, es decir, cada documento debe ser relevante para cada una de las características».

(negrillas de la Sala) 90. En el caso concreto, se verifica que la SIC explicó con suficiencia las características y relevancia de cada una de las anterioridades encontradas y explicó las razones que la llevaron a determinar que afectan el nivel inventivo de la solicitud, sin acudir necesariamente a su combinación. Así, se reitera, la entidad evidenció que cada uno de los documentos BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4) revelan compuestos del tipo de los aminopicolinatos con propiedades herbicidas, de los cuales se derivan los compuestos de la solicitud.

Dicho de otro modo, la SIC demostró que en el estado de la técnica existía información a partir de la cual era posible llegar al resultado de la solicitud, sin que para el efecto fuera indispensable combinar las anterioridades identificadas. Por ende, el disenso en el análisis no tiene asidero. 91. Finalmente, la Sala observa que, si bien la parte actora adujo que con la expedición de los actos administrativos demandados se violó el artículo 45 de la 24 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política, lo cierto es que no expuso los argumentos de tal aseveración. Aunado a ello, y como bien lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el proceso no alude a ninguna controversia sobre la regulación formal del examen de patentabilidad en el marco de esa norma.

Por lo tanto, el asunto no amerita pronunciamiento alguno de la Sala. 92. De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala concluye que parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 93.

Sobre la condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta Sala considera que no se configuran los presupuestos para que la parte actora sea obligada al reconocimiento de las mismas, en tanto no se observa en su proceder un actuar doloso o temerario. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores - Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

CUARTO: ARCHIVAR el expediente una vez se encuentre en firme esta providencia. 25 Radicado: 11001032400020090043600 Demandante: Dow Agrosciences Llc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la presente providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. ldydp