1 Radicado: 11001 03 24 000 2021 00340 00 Demandante: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2021 00340 00 Demandante: BERNHARD FÖRSTER GMBH Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: RYMCO MEDICAL S.A.S. Magistrada Ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ACLARACIÓN DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones por las cuales aclaro mi voto respecto de la decisión adoptada en la sentencia del 9 de mayo de 2024, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda promovida por la sociedad Bernhard Förster GMBH.

Sobre el particular me permito señalar lo siguiente: 1. La parte actora solicitó la nulidad de las resoluciones números 62994 de 7 de octubre de 2020 “Por la cual se niega un registro” respecto del signo “BIOQUICK” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por Bernhard Förster GmbH; y 6305 de 16 de febrero de 2021 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, que confirmó la decisión anterior, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

La causal invocada por la SIC para negar el registro del signo solicitado correspondió a la establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto consideró que el signo solicitado era similarmente 2 Radicado: 11001 03 24 000 2021 00340 00 Demandante: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confundible con la marca nominativa previamente registrada “BIOCLICK” en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, y en ese sentido podría causar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor. 3.

En la sentencia respecto de la cual formulo mi aclaración de voto, la Sala accedió a las pretensiones y declaró la nulidad de las resoluciones demandadas, tras evidenciar que entre los signos en conflicto “BIOQUICK” y “BIOCLICK” no se presentan semejanzas ortográficas y fonéticas que puedan generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor. 4.

En ese orden, acompaño la decisión de declarar la nulidad de los actos demandados; sin embargo, aclaro mi voto frente a la siguiente manifestación realizada por la Sala mayoritaria: “Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común “BIO” que forma parte de las expresiones enfrentadas no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al estar constituido por una sola palabra éstas no pueden fraccionarse, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.”1 (destacado fuera del texto original).

Al respecto, considero que en este caso sí habría lugar a excluir la partícula de uso común “BIO” para realizar el cotejo marcario, pues el hecho de que las marcas confrontadas se encuentran constituidas por una sola palabra no impide que se excluya la partícula de ellas que resulte de uso común. De igual manera es importante precisar que la única excepción para no excluir las partículas de uso común del cotejo marcario, según el Tribunal Andino2, consiste en que al momento de excluir la partícula de dicha naturaleza se reduzca de tal manera el signo a cotejar que haga imposible su comparación. 1 Página 22 de la sentencia de 9 de mayo de 2024. 2 Proceso 327-IP-2019. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2021 00340 00 Demandante: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, en el presente caso la Sala debió excluir del cotejo marcario la expresión “BIO” por cuanto dicha exclusión no reducía los signos examinados de tal manera que se impidiera realizar la comparación de acuerdo a las normas establecidas en la comunidad andina; por el contrario, aquel se realizaría entre “QUICK” de la marca cuestionada y “CLICK” de la previamente registrada, lo cual respalda la conclusión del proyecto sobre la ausencia de similitudes con la virtualidad de generar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

En estos términos me permito dejar sentada mi aclaración de voto. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente aclaración de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.