CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tema: Patente de invención / verificación de requisitos de patentabilidad / nivel inventivo / carga de la prueba / el demandante no cumplió con la carga probatoria atinente a desvirtuar el informe técnico que sirvió de sustento para la expedición de los actos acusados SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 24085 del 28 de agosto de 20031 y 34283 del 28 de noviembre de 20032, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “[…] PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN […]”, solicitada por la sociedad Smithkline Beecham P.L.C. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Smithkline Beecham P.L.C., a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] Que se declare nula la resolución número 24085 del 28 de Agosto de 2003, en virtud de la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN", solicitada por la sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., con domicilio en Brentford, Midlesex, Inglaterra. 2.

Que igualmente, se declare nula la resolución número 34283 del 28 de Noviembre de 2003, proferida por la Superintendente de Industria y Comercio y que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución número 24085 del 28 de Agosto de 2003, confirmándola en todas sus partes. 1 Folios 8 a 12 C pp. “[…] Por la cual se niega una patente de invención […]”. 2 Folios 15 a 20 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recuro […]”. 3 Folios 30 a 48 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3. Consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad SMITHKLINE BEECHAM p.I.c., con domicilio en Brentford, Midlesex, Inglaterra, solicito que se hagan las siguientes declaraciones: 3.1 Que se ordene al Superintendente de Industria y Comercio, conceder el privilegio de patente de Invención a la creación denominada: "PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN". 3.2 Que se comunique la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 209 de 1957. 3.3 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 4.

Que se condene en costas a la entidad demandada […]” (mayúscula del original)4. I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que, el 3 de noviembre de 1998 y 19 de junio de 2003, la sociedad Smithkline Beecham P.L.C. solicitó el privilegio de una patente de invención denominada “[…] PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN […]” y allegó unas reivindicaciones. 4.

Manifestó que, a través de la Resolución 24085 de 28 de agosto de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de la mencionada patente, en consideración a que no tenía nivel inventivo, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de reposición. 5. Señaló que, mediante la Resolución 34283 de 28 de noviembre de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la citada Resolución 24085.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso el cargo de nulidad relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para 4 Folios 30 y 31 C pp. 5 Folios 20 a 21 C pp. 6 Folios 37 a 44 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 14, 16, 18, 19 y 31.

I.1.2.2. El concepto de violación 7. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro de la patente de invención denominada “[…] PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN […]” y sus reivindicaciones, solicitada por la sociedad Smithkline Beecham P.L.C., al considerar que no tenía nivel inventivo, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 14, 16, 18, 19 y 31. 8.

Puso de presente que el Superintendente de Industria y Comercio señaló que “[…] no se entiende la mención que el recurrente hace del documento EP 0306228, puesto que este en ningún momento se ha considerado antecedente del estado de la técnica para efectos del examen de patentabilidad […]”, y más adelante indicó que “[…] carece de sentido la fundamentación relacionada con un documento que se consideró como antecedente del estado de la técnica como EP 0306228 […]”. 9.

Precisó que, como lo reconoció el propio Superintendente, el documento EP 0306228 no fue tenido en cuenta como antecedente del estado de la técnica; sin embargo, dijo que ello no implica que la argumentación presentada por la parte demandante carezca de fundamento, toda vez que dicho documento corresponde al producto del proceso descrito en la nueva reivindicación 1ª, como se citó expresamente en la descripción de la creación solicitada para registro. 10.

Advirtió que la SIC desconoció que el documento EP 0306228 constituye el punto de partida de la invención, circunstancia que justificó su referencia tanto en la respuesta al examen de patentabilidad como en el recurso de reposición, ya que los compuestos de fórmula II se preparan conforme a métodos conocidos, incluyendo los descritos en el mencionado documento, cuyo contenido fue incorporado a título de referencia. 11.

Estimó que en el análisis de patentabilidad de la creación titulada “[…] PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN […]”, no se valoró adecuadamente la divulgación técnica incluida en el resumen, razón por la cual el examinador técnico no comprendió la conexidad existente entre la solicitud y el documento EP 0306228. 12. Indicó que la nueva creación no solo se presentó como novedosa, sino que también evidenció un nivel inventivo, esto es, representando un avance respecto a lo existente y cumpliendo con los requisitos de protección exigidos en materia de patentes. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 13.

Recordó que en su oportunidad, la sociedad Smithkline Beecham P.L.C. expuso que las anterioridades citadas, WO 92/07839 y WO 92/07838, enseñaban que la hidrogenación de benciliden-tiazolidina-2,4-dionas para obtener bencil-tiazolidina- 2,4-dionas debía realizarse a alta presión, por ejemplo entre 90 psi y 900 psi. No obstante, explicó que una persona versada en la materia no habría anticipado que los problemas asociados con el procedimiento de reducción enseñado en el ejemplo 30 del documento EP 0306228 podrían resolverse aumentando la presión. 14.

Precisó que, en el compuesto de la fórmula I de la patente, definido en la nueva reivindicación, la reducción catalítica del derivado correspondiente de bencilideno II producía además una segunda reducción del anillo, es decir, el clivaje para formar una amida (III) y liberar COS. 15. Comentó que este clivaje era indeseable, puesto que reducía el rendimiento del producto deseado y liberaba COS, envenenando el catalizador, lo que, a su vez, disminuía la velocidad de la reacción y hacía necesaria una mayor carga de catalizador, aumentando los costos e impidiendo su reutilización. 16.

Por ello, consideró que resultaba imperativo garantizar no solo una conversión eficiente del compuesto (II) al (I) dentro de un plazo razonable, sino también minimizar la liberación de COS para evitar la degradación del catalizador. 17. Anotó que mientras que los métodos anteriores enseñaban el uso de cargas catalíticas del 100% al 300% bajo condiciones de alta presión, el método objeto de la solicitud redujo dicha carga al 25% - 50% y operó bajo presiones moderadas (75 psi a 100 psi), logrando un rendimiento superior (93% - 95%) con una formación mínima de subproducto (2.6% - 5%). 18.

Adicionalmente, destacó que, utilizando condiciones similares, pero a presión apenas superior a la atmosférica (1.5 psi adicionales), la reacción era considerablemente más lenta, sin culminar siquiera después de 24 horas, lo cual resultó en un menor rendimiento (86.4%) y mayor formación de subproductos. 19. Señaló que estos hallazgos evidenciaron que el aumento moderado de presión mejoraba la velocidad de la reacción deseada sin incrementar, reduciendo ligeramente la formación de productos indeseados, lo cual es un comportamiento completamente inesperado y no evidente para un técnico en la materia. 20.

Arguyó que la creación cumplía con todos los requisitos exigidos, esto es, al ser novedosa, con nivel inventivo y resultaba susceptible de aplicación industrial. 21. Finalmente, anotó que la invención se basaba en el sorprendente hallazgo de que la formación de 5-(4-[2-piridil)amino)etoxi]bencil)-2,4-tiazolidinediona podía lograrse con una significativa reducción de la carga de catalizador y de los tiempos de reacción, disminuyendo además la formación de subproductos, aspecto que no había sido enseñado en los documentos citados como anterioridad (EP 0306228, 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio WO 92/07839 y WO 92/07838), por lo que no resultaba obvia para un técnico versado en la materia.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio 7 22. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas se encontraban debidamente motivadas y que no se incurrió en desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante, no se pronunció sobre lo previsto en el artículo 31 de dicha normativa enunciando por la parte demandante. Para sustentar su posición, realizó las siguientes precisiones: 23. Afirmó que los actos administrativos acusados fueron expedidos conforme a la normativa vigente en materia de propiedad industrial, contenida en la Decisión 486 de 2000, norma supranacional de carácter especial que estableció el Régimen Común de Propiedad Industrial y reguló, entre otros aspectos, las solicitudes de patentes de invención ante la Oficina Nacional Competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 24.

En particular, recordó que el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 dispone que los Países Miembros otorgarán patentes para invenciones siempre que estas sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. 25. Dijo que, contrario a lo sostenido por la parte demandante, el examen de fondo practicado dentro del expediente 98-064.433 permitió concluir que el objeto de la solicitud no cumplía con los requisitos legales necesarios para conceder una patente de invención, en tanto que la misma adolecía del requisito de nivel inventivo exigido en el citado artículo 14, configurándose un impedimento legal para otorgar la protección solicitada por la sociedad Smithkline Beecham P.L.C. 26.

Recordó que el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 establece que “[…] se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica […]”. 27.

Sobre este punto, destacó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los procesos 12-IP-98 y 63-IP-03, explicó que el requisito de nivel inventivo exige determinar si, a partir del conocimiento general disponible en el estado de la técnica, un técnico medio podría haber derivado de manera evidente la invención. 7 Folios 64 a 72 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 28.

Aseveró que, mientras en el análisis de novedad se coteja individualmente la invención con anterioridades específicas, en el examen de nivel inventivo debe valorarse el conocimiento técnico de conjunto que poseería un experto medio en la materia. 29. Puso de presente que la evaluación de los requisitos de patentabilidad en este caso fue realizada por un químico farmacéutico, profesional versado y especializado en el área técnica correspondiente, quien analizó la solicitud conforme a los estándares exigidos. 30.

En consecuencia, indicó que no le asiste razón a la parte demandante, pues quedó acreditado que la solicitud carecía de nivel inventivo. 31. De otra parte, señaló que el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 dispone que una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida dentro del estado de la técnica, el cual incluye todo aquello que haya sido accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, ya sea mediante una descripción escrita u oral, utilización, comercialización u otros medios. 32.

Consideró que, como se desprende del análisis técnico realizado, las anterioridades identificadas en el expediente permitían concluir que una persona normalmente versada en la materia habría comprendido que el objeto de la invención se encontraba claramente incluido en el estado de la técnica conocido. 33. Finalmente, respecto del artículo 19 recordó que el mismo establece que se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose esta en un sentido amplio, que incluye toda actividad productiva o de servicios. 34.

Concluyó que en el presente caso no resulta necesario pronunciarse en detalle acerca de la aplicación industrial, ya que la solicitud de patente carecía de nivel inventivo y, además, se encontraba comprendida en el estado de la técnica, circunstancias que por sí sola impedía el otorgamiento de la patente. III. TRÁMITE DEL PROCESO 35.

La sociedad Smithkline Beecham P.L.C. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 14 de mayo de 20048 en contra de las Resoluciones 24085 de 28 de agosto de 2003 y 34283 de 28 de noviembre de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 36. Mediante auto de 23 de junio de 20049 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio.

El 25 de octubre de 200410 se dio traslado de la demanda por el término de 10 días. 8 Folio 48 vto. C pp. 9 Folios 51 a 53 C pp. 10 Folio 59 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 37. A través de providencias de 15 de diciembre de 2004, 19 de mayo, 21 de julio y 12 de septiembre de 200611 se tuvo por presentada oportunamente la contestación de la demanda por la SIC, se tuvo como pruebas las aportadas por las partes, se designó un perito y se le requirió para que aclarara el valor sobre los gastos de pericia, respectivamente. 38.

Por autos de 23 de noviembre de 2006, 15 de enero y 13 de marzo de 200712 se puso en conocimiento a la parte demandante el memorial suscrito por el perito sobre los gastos de pericia, se autorizó la suma de $700.000 y se concedió al perito el término de 15 días para que rindiera el dictamen, respectivamente. 39. Mediante proveídos de 2 y 22 de octubre de 2007, 11 de febrero de 2008, 18 de junio de 2009, 3 de junio, 29 de julio y 29 de agosto de 201013 se corrió traslado a las partes del informe rendido por el perito, se accedió a la aclaración del dictamen pericial solicitado por la parte demandante, se requirió al perito para que allegara la aclaración y se requirió a la parte demandante para que se pronunciara sobre la renuencia del perito para realizar la aclaración. 40.

A través de autos de 13 de mayo de 2014 y 17 de septiembre de 201514 se designó nuevo perito y se puso en conocimiento a la parte demandante la no aceptación de este, para que manifestara lo que considerara pertinente, so pena de entenderse desistida la prueba. 41. Por autos de 12 de abril de 2016, 4 de mayo y 27 de septiembre de 2017, 30 de mayo y 19 de diciembre de 2018 y 21 de agosto de 201915 se designaron peritos y se dio traslado a la parte demandante sobre la solicitud de anticipo de gastos de pericia. 42.

En providencias de 9 de octubre de 2019 y 20 de febrero de 202016 se negó la solicitud de anticipo de gastos de pericia, se corrió traslado a las partes del dictamen rendido y se fijó honorarios al perito. 43. Mediante auto de 6 de julio de 202017 se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 44.

En el término para alegar de conclusión, la SIC18 reiteró sus argumentos defensa. Por su parte, la sociedad Smithkline Beecham P.L.C. y el Ministerio Público guardaron silencio. 11 Folios 76, 79 a 80, 83 y 87 C pp. 12 Folios 91, 94 y 98 C pp. 13 Folios 116, 120, 123, 126, 129, 131, 138 C pp. 14 Folios 144 y 149 C pp. 15 Folios 152,156, 162, 166, 175 y 180 C pp. 16 Folios 187 a 188 y 197 vto.C pp. 17 Folio 210 C pp. 18 Folios 213 a 215 C pp. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 45.

Mediante auto de 23 de mayo de 202219 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 14, 16, 18, 19 y 31 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 46. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 247-IP-2022 el 18 de marzo de 202520, en la cual indicó que interpretaría los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, pero no los artículos 16, 19 y 31 ibidem.

Explicó que “[…] las mencionadas normas se refieren: (i) a los requisitos de novedad y de aplicación industrial de una invención; y, (ii) al resumen de la solicitud de patente, el cual serviría únicamente para fines de información, temas y normas que no son aplicables al caso concreto y no son controvertidos en el proceso interno, por lo que el Tribunal considera que no corresponde su interpretación […]”.

Dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] Que los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 1.4. y 3.1. a 3.7. de las páginas 6 y 7, y 9 a 14 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 475-IP-2022 del 11 de abril de 2023, que constan en las páginas 31 y 32, y 34 a 39 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023 […]”. 475-IP-2022 “[…] [1.] Concepto de invención y requisitos de patentabilidad [1.1] El artículo 14 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.» [1.2] Es importante considerar a una invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. [1.3] Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial: [1.3.1] La novedad de la invención.- Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. 19 Índice 146 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 162 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio [1.3.2] El nivel inventivo.- Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir que, de conformidad con el estado de la técnica, el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que significa un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. [1.3.3) La aplicación industrial- Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, solo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. [1.4] Se deberá tomar en cuenta que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. […] [3] El nivel inventivo y el estado de la técnica [3.1] El artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficia normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.» [3.2] Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico que se analiza. [3.3] En este sentido, el Manual Andino para el Examen de Patentes (en adelante, el Manual)" dispone que el nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la Invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio [3.4] En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica, el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. [3.5] Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención, el Manual señala los siguientes criterios: a) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

El examinador debe ubicarse en la posición de la persona versada en la materia para definir si la solicitud fuese obvia o se derivarla de manera evidente del estado de la técnica. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. Al efectuar el análisis, el examinador debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.

En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo.

En este punto, el Manual explica que es importante examinar el nivel inventivo después de la novedad, pues el requisito de novedad es fácil de cumplir, dado que modificaciones superficiales o banales hacen nueva a una invención, pero las modificaciones deben ser tales que no resulten de modo obvio de la técnica anterior, es decir, que no hayan sido hechas «fácilmente» por una persona versada en la materia.

Si la invención tiene nivel inventivo, significa que tiene una o más características que involucran un avance comparado con el conocimiento ya existente. d) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

Por ejemplo, en el área de la química el estado de la técnica más cercano puede ser aquel que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. [3.6] Cabe precisar que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, el Manual plantea que se debe recurrir en lo posible al «Método problema - solución», el cual contempla: […] [3.7] En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, de conformidad con conocimientos existentes identificados en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica - sin que llegue a ser una persona altamente especializada pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente […]” (negrilla fuera de texto). 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.

CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 47. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 12821 del CCA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 48. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 24085 del 28 de agosto de 2003 y 34283 del 28 de noviembre de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “[…] PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN […]”, solicitada por la sociedad Smithkline Beecham P.L.C. 49.

La Sala deberá analizar si la decisión de negar la patente de invención a la creación antes mencionada desconoció los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 14, 16, 18, 19 y 31 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo referente a su nivel inventivo, a la luz de los parámetros fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 247-IP-2022. 50.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, la normativa aplicable, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3. La identificación de los actos demandados 51. La sociedad demandante solicitó que se declare la nulidad de las las Resoluciones 24085 del 28 de agosto de 200322 y 34283 del 28 de noviembre de 200323, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, mediante las cuales se negó el privilegio de patente de invención solicitado para la creación denominada “[…] PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN […]”, a favor de la sociedad Smithkline Beecham P.L.C. y se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera decisión, confirmándola en todas sus partes, respectivamente. 21 “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 22 Folios 8 a 12 C pp. “[…] Por la cual se niega una patente de invención […]”. 23 Folios 15 a 20 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recuro […]”. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Resolución 24085 del 28 de agosto de 200324 “[…] REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCION N° 24085 Por la cual se niega una patente de invención EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y […] 3.

Determinación del estado de la técnica La fecha para determinar el estado de la técnica es el 4 de noviembre de 1997, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud GB 9723295.3. La prioridad cumplió los requisitos jurídicos, según obra a folio 65 del expediente. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud: N° Documento Título Fecha de publicación 1.

WO 92/07839 Thiazolidinedione derivatives 14.05.92 2 WO 92/07838 Thiazolidinedione derivatives 14.05.92 4. Nivel inventivo Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, “se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende “todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

Para el presente caso, y en los términos que se exponen en la jurisprudencia andina, se estima la presente solicitud sí es una derivación evidente del estado de la técnica y resulta obvia para una persona medianamente versada en el arte; en consecuencia, lo reivindicado no implica cualitativamente un salto en la formulación de la regla técnica.

En efecto, el estado de la técnica, según la publicación WO 92/07839, demuestra la existencia previa de un procedimiento para preparar derivados de tiazolidinediona haciendo una reducción de un compuesto de tiazolidinona que 24 Folios 8 a 12 C pp. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio tiene un doble enlace, por medio de hidrogenación a 200 psi y empleando paladio como catalizador (ver folios: 87, 88 y 90).

El documento WO 92/07838 menciona un procedimiento para preparar derivados de tiazolidinediona (benciltiazolidin-2,4-dionas) a partir de una tiazolidinona con un doble enlace (benciliden-tiazolidin-2,4-diona), empleando hidrogenación a 90 psi y paladio como catalizador (ver folios 93 a 98). La información de estas dos anterioridades sugiere que el compuesto 5-(4-[2- (N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil)-2,4-tiazolidinediona, que es una benzotiazolidindiona, puede prepararse a partir de un compuesto de benciliden- tiazolidin-2,4-diona por medio de una hidrogenación a presiones superiores a 20 psi y catalizando la reacción con paladio, además, empleando un solvente.

Como se observa, el objeto de esta solicitud es obvio para una persona del oficio normalmente versada en la materia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Entonces, es posible afirmar que a la invención objeto de estudio sí se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica, como se acaba de demostrar. 5.

Respuesta del solicitante Sea lo primero advertir sobre los comentarios del solicitante consignados en la respuesta a la notificación de fondo, que en el análisis de patentabilidad que obra a folios 69 a 72 del expediente, de ninguna manera se citó la anterioridad EP 0306228 como relevante para desvirtuar el nivel inventivo de la invención. Por tanto, los comentarios relacionados con dicho documento están definitivamente fuera de lugar.

Por otra parte, el solicitante afirma: Y, teniendo en cuenta esta enseñanza, no vemos que lo que divulgan WO 92 07839 y WO 98 07838 sea más relevante que la presente invención. En ningún lugar los documentos EP 0306228, o WO 92 07839 o WO 92 07838 describen lo anterior ". Sobre el particular, en primer lugar, cabe precisar que una de las anterioridades citadas fue la WO 92/07838 y no WO 9807838 como lo indica el solicitante.

En segundo lugar, como ya se demostró en análisis del nivel inventivo, se encuentra que las anterioridades citadas WO 92/07839 y WO 92/07838 si sugieren el objeto de la presente solicitud, debido a que el documento O 92/07839 menciona un procedimiento para preparar una tazolidinediona (que en la presente solicitud es: 5-(4-12-(N-metil-N-(2-piridi)amino etoxilbencil-2,4- tiazolidinediona) reduciendo una tiazolidinediona que tiene un doble enlace, por medio de hidrogenación a una presión de 200 psi (en la reivindicación 1 de la presente solicitud es hidrogenación a una presión por encima de 20 psi); la presión empleada en dicha anterioridad es superior a 20 psi como se dice en la presente solicitud y se utiliza hidrógeno que es lo que se emplea para hacer una reducción por hidrogenación. Además, en dicha anterioridad WO 92/07839 se dice que se puede emplear paladio como catalizador, tal como se dice en la reivindicación 5 de la presente solicitud.

Por su parte, el documento WO 92/07838 menciona un procedimiento de preparación de benciltiazolidin-2,4-dionas a partir de benciliden-tiazolidin-2,4- dionas, empleando hidrogenación catalítica a 90 psi; esta presión también es superior a la 20 psi de la presente solicitud, y también es una reducción de un 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio compuesto de bencilidentiazolidin-2,4-dionas para producir bencil-tiazolidin- 2,4-dionas.

Entonces, y no obstante los comentarios del solicitante, no cabe duda, que los procesos reclamados son obvios, no van más allá del progreso normal de la tecnología y no implican el ejercicio de una habilidad más allá de la esperada para el técnico normalmente conocedor de la materia. De esa manera, la respuesta al problema técnico que se pretendía resolver con esta solicitud, se podía predecir con los conocimientos normales en la materia, porque, se reitera, la solución propuesta no suministra un efecto especial que pueda ser tomado como un aporte a la tecnología. En consecuencia, resulta improcedente conceder el privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada "PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Germán castillo Grau en su calidad de apoderado de la sociedad Smithkline Beecham p.l.c., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes […]” (mayúsculas y negrillas del original).

Resolución 34283 del 28 de noviembre de 200325 “[…] REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCION 34283 Por la cual se resuelve un recurso EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del código contencioso administrativo, y […] NORMA APLICABLE El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Por su parte, el artículo 18 de la misma normativa comunitaria dispone: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. 25 Folios 15 a 20 C pp. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio FRENTE AL CASO EN ESTUDIO Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a un procedimiento para preparar derivados de tiazolidindiona sustituida (rosiglitazona) (derivados de fórmula A), ver folio 45.

Sea lo primero manifestar que la reivindicación 10, allegada con el escrito de recurso, no se acepta comoquiera que, en primer lugar, constituye materia no comprendida en la divulgación inicial y luego, tratándose de una modificación no se efectuó por el interesado el pago de la tasa prevista para este fin. Para responder al argumento del recurrente según el cual “La sociedad solicitante nunca ha negado que las anterioridades citadas WO 92/07839 y WO 92/07838 enseñan que la hidrogeneración de beniliden-tiazolidina-2,4-dionas para obtener la correspondiente beniltiazolidina-2,4-dionas debe llevarse a cabo entre otras cosas a alta presión, por ejemplo 90 psi a 900 psi.

Sin embargo, por las razones que se explican a continuación, no creemos que una persona capacitada en la materia hubiera esperado que los problemas asociados con el procedimiento de reducción enseñado en el ejemplo 30 de EP 0306228A pudieran resolverse o disminuirse mediante una mayor reducción en la presión”, debe precisarse al respecto que las anterioridades citadas WO 92/07839 y WO 92/07838 se relacionan con la preparación de derivados de benciltiazolidin-2,4-diona a partir de una benciliden-tiazolidin-2,4-diona, y no como afirma el recurrente.

Dichos documentos reportan una presión de 200 psi y 90 psi, respectivamente, para llevar a cabo la hidrogenación; mientras que en la presente solicitud se emplean presiones entre 50 y 1500 psi. Aunque hay alguna diferencia en este punto la misma no deja de ser una derivación evidente del esto de la técnica, por lo tanto se ratifica que los citados documentos si afectan el nivel inventivo de la materia en estudio.

Por otra parte, no se entiende la mención que el recurrente hace del documento EP 0306228A puesto que éste en ningún momento se ha considerado antecedente del estado de la técnica para efectos del examen de patentabilidad. Con relación al hecho de que “En la preparación del compuesto de la fórmula I del presente invento como se define en la nueva reivindicación mediante la reducción catalítica del derivado correspondiente del benciledeno (II) se ha encontrado que también ocurre una segunda reducción del anillo, es decir la reducción por clivaje del anillo de la tiazolidindiona para obtener una amida (I) y COS (ver anexo I)”, debe decirse que si se analiza la descripción de la presente solicitud, en ninguna parte se hace referencia a la amida (III) y COS por lo que se puede decir que la reivindicación 10 anexa al escrito de recurso de reposición está ampliando el objeto inicialmente presentado, por consiguiente, se reitera, no se tendrá en cuenta al momento de efectuar la revisión de la decisión que se impugna.

Recuérdese que conforme lo prevé la Decisión 486, artículo 28, “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla ( )”. Por su parte el artículo 30 de la misma normativa comunitaria dispone que las reivindicaciones “Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.

Insiste el recurrente en sustentar su recurso a partir del denominado anexo1 (reivindicación 10) que, como se ha visto, comprende materia no analizada inicialmente, señalando que “El clivaje reductivo de (l) para obtener (II) y COS 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio no es deseable porque no solamente da como resultado una reducción del rendimiento del producto requerido (I) sino también porque produce la liberación de COS, que produce un catalizador venenoso ( ) La reducción del compuesto (Il) para obtener el compuesto (l) requerido usando hidrógeno y un catalizador de carbón activado o paladio al 10% -a temperatura ambiente y presión atmosférica se enseña en el ejemplo 30 de EP 0306228A, con referencia cruzada al procedimiento en el ejemplo (I).

En ese ejemplo, la carga del catalizador es 150% con respecto al peso del material inicial. Además, deberá observarse que el método en WO 92/07838 y WO 92/07839 y el ejemplo 23 en EP 0306228 es usar una carga de catalizador de 100% a 300%, con cualquier condición de alta presión”. Sobre este particular se reitera que la reivindicación 10 (anexo 1 del recurso) no se acepta para efectos de la revisión de la decisión adoptada por las razones antes anotadas, además carece de sentido la fundamentación relacionada con un documento que no se consideró como antecedente del estado de la técnica como es el EP 0306228.

En relación con los documentos WO 92/07838 y WO 92/07839 puede decirse que en el procedimiento 3 revelado en éste último se menciona la obtención de la tiazolidinona a partir de una tiazolidinediona por medio de hidrogenación en presencia de paladio en carbón a 200 psi, igual que en el procedimiento de la presente solicitud, puesto que la reacción que mencionan las reivindicaciones es una hidrogenación a un compuesto de benciliden-tiazolidindiona para obtener una bencil-tiazolidindiona en presencia de un catalizador de paladio en carbón a una presión que se encuentra en el rango de 70 psi hasta 1000 psi.

La diferencia es que en dicha anterioridad están obteniendo una tiazolidinona distinta a la de la presente solicitud, sin embargo, la reacción de hidrogenación es la misma, por lo que también se producirá menor cantidad de compuestos no deseados que pueden ser contaminantes o venenosos. Señala el recurrente que “ el método en los Ejemplos es el uso de una carga de catalizador de 50% a 25%.

Además, la especificación suministra datos para los tiempos de reacción de una variedad de presiones hidrogenerativas (75 psi a 100 psi) y cargas del catalizador (25% a 50%)”. Si se comparan estos análisis y resultados con lo que se define en la descripción de la presente solicitud, se advierte que en ninguna parte de ésta aparecen tales resultados por lo cual se considera que se trata de materia no comprendida en la solicitud inicial que por tanto no puede ser objeto de análisis.

Manifiesta a continuación que “Este resultado es claramente inesperado y no es obvio con respecto al método general en el área, el cual lo llevaría a usted a esperar que la velocidad de ambas reacciones de reducción se incrementaría. Por consiguiente, no existe razón para creer que aumentar la presión de hidrogenación, tal como se indica en WO 92/07838 y WO 92/07839 ayudaría a resolver el problema que hemos identificado”.

Debe decirse al respecto que tal como se mencionó, en las citadas anterioridades se usan presiones de 200 psi y 90 psi las cuales se encuentran contempladas dentro del rango que se dá en la solicitud en estudio, por lo cual las reacciones de reducción de una benciliden-tiazolidinona para producir una bencil.tiazolidinona llevadas a cabo en dicho rango, en presencia de un catalizador de paladio o carbón activado, van a producir los efectos que analiza el recurrente.

Por lo anotado se reitera que las anterioridades citadas WO 92/07838 y WO 92/07839 afectan el nivel inventivo de la presente solicitud. […] Por lo anteriormente expuesto, se reitera la carencia de nivel inventivo del objeto reivindicado, en consecuencia no encuentra esta Superintendencia que 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio sea del caso revocar la decisión de negar la patente solicitada y acceder a la concesión de ésta.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la resolución 24085 de 2003 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Germán Castillo Grau, en su calidad de apoderado de Smithkline Beecham p.l.c., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno y que se agotó la vía gubernativa […]” (mayúsculas y negrillas del original).

IV.4. La normativa aplicable 52. El Tribunal, en la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine era procedente la interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, por tratarse de disposiciones relevantes para resolver la controversia planteada. 53. La Sala observa que, si bien la parte demandante invocó como infringidos los artículos 14, 16, 18, 19 y 31 de la Decisión 486 ibidem, al desarrollar el concepto de violación centró su argumentación en el incumplimiento del requisito de nivel inventivo.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el artículo 16 se refiere exclusivamente a la novedad, el artículo 19 a la aplicación industrial, y el artículo 31 al carácter meramente informativo del resumen técnico, los cuales no fueron objeto de controversia sustancial ni de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se considera que tales disposiciones deben ser excluidas del análisis. 54.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: “[…] Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. […] Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica […]”.

IV.5. Análisis del caso concreto 55. Corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones 24085 del 28 de agosto de 2003 y 34283 del 28 de noviembre de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, mediante las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “[…] PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALTA 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio PRESIÓN […]” solicitada por la sociedad Smithkline Beecham P.L.C., se ajustan a las disposiciones comunitarias, particularmente frente a los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, conforme a la interpretación prejudicial 247-IP-2022 proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 56.

En primer lugar, debe recordarse que, conforme al artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones que sean de producto o procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Estos tres requisitos han sido definidos por el Tribunal Andino de Justicia como exigencias absolutas, necesarias y de obligatoria observancia. 57.

En cuanto al nivel inventivo, el artículo 18 de la misma Decisión establece que se considerará que una invención tiene dicho requisito, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Este estándar fue ampliamente desarrollado por el Tribunal en la interpretación prejudicial 475-IP-2022, a la cual remitió expresamente en el presente asunto y en la que señala: “[…] [3.2] Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico que se analiza. [3.3] En este sentido, el Manual Andino para el Examen de Patentes (en adelante, el Manual)" dispone que el nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la Invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. [3.4] En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica, el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. [3.5] Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención, el Manual señala los siguientes criterios: a) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

El examinador debe ubicarse en la posición de la persona versada en la materia para definir si la solicitud fuese obvia o se derivarla de manera evidente del estado de la técnica. La 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo.

Al efectuar el análisis, el examinador debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo.

En este punto, el Manual explica que es importante examinar el nivel inventivo después de la novedad, pues el requisito de novedad es fácil de cumplir, dado que modificaciones superficiales o banales hacen nueva a una invención, pero las modificaciones deben ser tales que no resulten de modo obvio de la técnica anterior, es decir, que no hayan sido hechas «fácilmente» por una persona versada en la materia.

Si la invención tiene nivel inventivo, significa que tiene una o más características que involucran un avance comparado con el conocimiento ya existente. d) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

Por ejemplo, en el área de la química el estado de la técnica más cercano puede ser aquel que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención […]” (negrilla fuera de texto). 58. Como se observa, el nivel inventivo se configura cuando la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esta exigencia implica que el invento debe suponer un avance técnico significativo, no evidente, y que no puede ser obtenido mediante la simple aplicación de conocimientos previos ya accesibles. En consecuencia, se requiere una actividad creativa que aporte una solución técnica no predecible desde el conocimiento existente. 59. El manual andino para el examen de patentes complementa este estándar al indicar que el examinador debe comparar las reivindicaciones con el estado de la técnica más cercano, evitar juicios subjetivos, y probar que la solicitud carece de nivel inventivo.

El análisis debe ubicarse en el contexto del problema técnico abordado por la invención, y solo será superado si se demuestra que el resultado no habría sido evidente para un técnico medio. 60. En el sub examine, de acuerdo con los antecedentes del expediente administrativo, la SIC denegó el privilegio solicitado por considerar que el denominado “[…] PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN […]” carecía de nivel inventivo, en tanto sus enseñanzas se derivaban de manera evidente del estado de la técnica, particularmente de las anterioridades WO 92/07838 y WO 92/07839. 61.

Ciertamente, la parte demandada señaló que las enseñanzas contenidas en los documentos D1 (WO 92/07839) y D2 (WO 92/07838) constituían el estado de la 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio técnica más cercano a la invención. En particular, sostuvo que una persona del oficio normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir un miembro adicional en el anillo biciclo de la estructura divulgada en el documento D1, siguiendo lo enseñado en el documento D2, pasando así de 9 a 10 miembros, para llegar al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. 62.

Asimismo, precisó que las anterioridades ya revelaban procedimientos de reducción catalítica de compuestos estructuralmente similares a los reivindicados por la sociedad demandante, esto es, mediante el uso de presiones elevadas y paladio como catalizador. En particular, el primero describe la hidrogenación de tiazolidinonas insaturadas a 200 psi, mientras que el segundo enseña un procedimiento similar a 90 psi, ambos dentro del rango técnico reivindicado por el solicitante (por encima de 20 psi).

Así, se concluyó que los métodos propuestos no introducían un salto cualitativo respecto del conocimiento previo, ya que la variación de condiciones (presión y carga catalítica) no alteraba sustancialmente la naturaleza de la técnica divulgada. 63. En ese contexto, la SIC consideró que una persona del oficio normalmente versada en la materia habría podido derivar el proceso propuesto a partir de los conocimientos ya divulgados en las mencionadas anterioridades.

Señaló que las similitudes en los compuestos de partida, los reactivos empleados (hidrógeno y paladio), las condiciones de reacción y los productos obtenidos, permitían concluir que el objeto de la solicitud era evidente. 64. La parte demandante alegó que la invención en cuestión presentaba un avance técnico inesperado, consistente en una reducción significativa en la carga de catalizador y en los tiempos de reacción, sin incremento de los subproductos indeseados, a pesar del aumento de presión, lo cual contrariaba las expectativas técnicas de la literatura anterior.

Así mismo, adujo que el documento EP 0306228, lejos de anticipar la invención, constituía su punto de partida, como se evidenciaba en la descripción de la solicitud. 65. Ahora, es necesario precisar que, de acuerdo con los antecedentes administrativos de los actos acusados, el problema técnico planteado en la solicitud consiste en la necesidad a un procedimiento para preparar derivados de tiazolidindiona sustituida (roziglitazona), derivados de fórmula A. 66.

De acuerdo con la descripción de la solicitud, el documento EP 0306228 describe un procedimiento para reducir los compuestos de fórmula A en las que Rb y Re representan juntos un enlace (las bencilidentiazolidin-2,4-dionas) dando los correspondientes compuestos de formula A en la que Rb y Ro representan cada uno hidrógeno (las benciltiazolidin-2,4-dionas).

Los métodos de reducción descritos en el documento EP 0306228, son métodos con metal en disolución y métodos de hidrogenación catalítica. 67. Según se advierte en el documento WO 92/07839, este revela un procedimiento técnico preexistente para la preparación de derivados de tiazolidinediona mediante 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la reducción catalítica de un compuesto de tiazolidinona insaturada, es decir, con un doble enlace, empleando hidrogenación a una presión de 200 psi y utilizando paladio como catalizador26. 68.

Por su parte, el documento WO 92/07838 describe igualmente un método para obtener benciltiazolidin-2,4-dionas, partiendo de benciliden-tiazolidin-2,4-dionas, mediante una reacción de hidrogenación a una presión de 90 psi, en presencia del mismo catalizador (paladio)27. 69. A partir de estas enseñanzas, se puede concluir que el compuesto 5-(4-[2-(N- metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil)-2,4-tiazolidinediona, objeto de la solicitud, podría prepararse mediante técnicas conocidas, concretamente, a través de la hidrogenación de un compuesto benciliden-tiazolidin-2,4-diona, a presiones superiores a 20 psi, utilizando paladio como catalizador y un solvente adecuado, sin requerir para ello un ejercicio inventivo adicional que superara el conocimiento disponible en el estado de la técnica, tal y como lo puso de presente la autoridad administrativa. 70.

La Sala considera necesario poner de relieve que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 del CGP, “[…] Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellos persiguen […]”, de donde se infiere que es al solicitante a quien corresponde demostrar los requisitos de patentabilidad de un producto o de un proceso, y no a la División de Nuevas Creaciones de la SIC. 71.

En el caso sub examine, la parte demandante solicitó la práctica de una prueba pericial para desvirtuar las conclusiones a las que arribó la SIC en los actos administrativos demandados; dictamen rendido por la experta Pamela Ocampo Castrillón28, en la cual se concluyó lo siguiente: “[…] 1. Si de acuerdo a sus conocimientos científicos, para el 4 de Noviembre de 1997, fecha de radicación de la solicitud prioritaria la invención PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN tenía altura inventiva y por lo tanto es susceptible de aplicación industrial.

R/. NO. Para el 4 de Noviembre de 1997, fecha de radicación de la solicitud prioritaria la invención PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN no tenía altura inventiva, teniendo en cuenta que: Las anterioridades WO92/07839 (D1) y WO092/07838 (D2) sugieren el objeto de la presente solicitud, debido a que el documento D1 enseña en el procedimiento 3 (págs. 20-19), la preparación de una tiazolidinediona (que en la presente solicitud es 5-(4-12-N-metil-N-(2-piridil) amino)etoxibencill-2,4-tiazolidindiona) reduciendo una tiazolidinediona que tiene un doble enlace, por hidrogenación a una presión de 200 psi, (en la reivindicación 1 de la presente solicitud, es hidrogenación a una presión por encima de 20 psi).

Por lo que la presión empleada en la 26 Folios 87, 88 y 90 del C de los antecedentes administrativos. 27 Folios 93 a 98 del C de los antecedentes administrativos. 28 Folios 192 a 194 C pp. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio anterioridad D1 también es superior a 20 psi y el proceso de reducción con hidrógeno se realiza empleando como catalizador paladio al 10% en carbón, igual que en la reivindicación 5 de la solicitud.

En la siguiente tabla se indica la comparación entre la solicitud y las anterioridades: Mientras, el documento WO92/07838 (D2), da a conocer en el ejemplo 3 (pág. 32), un procedimiento de preparación de benciltiazolídin-2,4-diona a partir de benciliden-tiazolidin-2,4-diona, empleando hidrogenación catalítica a 90 psi. La presión empleada también es superior a 20 psi como en la presente solicitud y de igual manera es la reducción de un compuesto de bencilidentiazolidin-2,4-diona para producir bencil- tiazolidin-2,4-diona.

Así mismo, el ejemplo 9 de D2, menciona condiciones de hidrogenación catalítica con paladio al 10% sobre carbón y 700 psi de una benciltiazolidin-2,4-diona, en dioxano. La información de estas dos anterioridades sugiere que el compuesto 5- (4-I-2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxibencill-2,4-diona, que es una benzotiazolidindiona, puede prepararse a partir de un compuesto de benciliden-tiazolidin-2,4-diona por hidrogenación utilizando un catalizador como paladio al 10% sobre carbón y empleando un solvente, por lo que el objeto de la solicitud es obvio para una persona versada en la materia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Los problemas mencionados y los procesos planteados, no significan un avance en la tecnología, ya que su solución se podía resolver con los conocimientos básicos ya conocidos en el área de la química, por lo que no tiene altura inventiva y consecuentemente es irrelevante pronunciarse sobre la aplicación industrial. 2. Que indique si para una persona versada en la materia, hubiera esperado que los problemas asociados con el procedimiento de reducción enseñado en el ejemplo 30 de EP0306228A pudieran resolverse o disminuirse mediante una mayor reducción de presión. R/.

Una persona versada en la materia, NO hubiera esperado que los problemas asociados con el procedimiento de reducción enseñado en el ejemplo 30 de EP0306228 pudieran resolverse o disminuirse mediante una mayor reducción de presión, ya que revisado el documento EP0306228, no se evidencian en el mismo, los problemas asociados al proceso de 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio reducción del ejemplo 30 al cual hace referencia la pregunta del demandante, tampoco en el ejemplo 1 de esta patente, citado en el ejemplo 30 con respecto al procedimiento de preparación que es igual al allí descrito.

A continuación se sustenta lo anterior: El Ejemplo 30 de la patente EP0306228 (pág. 38, líneas 23 a 38) indica: 5-(4-[2-(Metil-N-(2-piridil) amino)etoxijbencil)-2,4-tiazolidinediona El compuesto mencionado (punto de fusión 153.5 °C; MeOH) fue obtenido de 5-(4-|2-(Metil-N-(2-piridil) amino)etoxi]bencilene)-2,4-tiazolidinediona, por un procedimiento similar al descrito en el ejemplo 1.

Ejemplo 1 (pág.24, líneas 20 a 39): 5-(4-|2-(N-Metil-N-(2-benzotiazolil) amino) etoxi]bencil)-2,4-tiazolidinediona: 2g de 5-(4-[2-(N-Metil-N-(2-benzotiazolil) amino)etoxi bencilideno)-2,4- tiazolidinediona, en 1,4 dioxano (70ml), fue reducido con hidrogeno en presencia del paladio al 10% sobre carbón (3g) a temperatura ambiente y presión atmosférica.

La solución fue filtrada a través de tierras diatomáceas, la base del filtro fue lavada exhaustivamente con dioxano y los filtrados combinados fueron evaporados a sequedad al vacío. El compuesto titulado (m.p. 167-8 °C) fue obtenido después de cristalización en metanol. De acuerdo con lo arriba descrito, ni el ejemplo 30 ni el ejemplo 1, que refiere el procedimiento de preparación del ejemplo 30, del documento de la patente EP0306228, revelan problemas asociados con el proceso de reducción del compuesto l), para obtener el compuesto (I) requerido, usando hidrógeno y un catalizador de paladio al 10% sobre carbón activado, a temperatura ambiente y presión atmosférica (14,7 PSI), que pudieran resolverse o disminuirse mediante una reducción en la presión, como lo indica la pregunta 2 del cuestionario […]” (mayúscula y negrilla fuera de texto). 72.

Como se observa, en el dictamen rendido por la experta concluyó que la invención no tenía altura inventiva, en la medida en que los documentos WO 92/07839 (D1) y WO 92/07838 (D2) sugerían el objeto de la solicitud. Estos documentos enseñaban procedimientos de hidrogenación de compuestos relacionados, usando presiones y catalizadores similares a los reivindicados, de manera que el proceso inventivo propuesto por la demandante se derivaba de forma evidente del estado de la técnica. 73.

Respecto del documento EP 0306228, el dictamen concluyó que el ejemplo 30 de dicha patente, y el procedimiento referido en el ejemplo 1, no revelaban problemas técnicos que justificaran una solución innovadora a través del ajuste de presión, como lo planteaba la solicitud. 74. Al respecto, la Sala coincide con la conclusión de la experta.

En efecto, como se precisó con antelación, la información contenida en las anterioridades D1 y D2 sugiere que el compuesto objeto de la presente invención, 5-{4-[2-[N-metil-N-(2- piridil)amino]etoxi]bencil-2,4-tiazolidinediona, una benzotiazolidindiona, puede prepararse a partir de una benciliden-tiazolidin-2,4-diona mediante hidrogenación 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio utilizando un catalizador como paladio al 10% sobre carbón y empleando un solvente, a presiones superiores a 20 psi, de manera que la invención en estudio carece de nivel inventivo. 75.

Si bien la parte demandante destacó un comportamiento técnico inusual frente a la liberación de COS y la mejora en rendimiento, no demostró que tales efectos no pudieran haber sido previstos por un experto medio en la materia, a partir de los conocimientos disponibles en el estado de la técnica, ni que dichos resultados fueran atribuibles exclusivamente a la invención reivindicada y no a condiciones experimentales comunes. 76.

Respecto de la aplicación del documento EP 0306228, la doctora Ocampo concluyó que “[…] una persona versada en la materia NO hubiera esperado que los problemas asociados con el procedimiento de reducción enseñado en el ejemplo 30 de EP0306228 pudieran resolverse o disminuirse mediante una mayor reducción de presión, ya que, revisado el documento EP0306228, no se evidencian en el mismo los problemas asociados al proceso de reducción del ejemplo 30 al cual hace referencia la pregunta del demandante, tampoco en el ejemplo 1 de esta patente, citado en el ejemplo 30, respecto del procedimiento de preparación que es igual al allí descrito […]”. 77.

Es pertinente precisar que el documento EP 0306228 no forma parte de las anterioridades consideradas para desvirtuar el nivel inventivo de la invención. En efecto, las resoluciones objeto de este litigio se fundamentaron en los documentos D1 (WO 92/07839) y D2 (WO 92/07838), los cuales desvirtúan por sí mismos el nivel inventivo exigido.

Ahora bien y sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo indicado por la perito, el documento EP0306228 no revela problemas técnicos asociados al ejemplo 30, por lo que no resulta relevante para el análisis del nivel inventivo en el presente asunto, contrario a lo señalado por la parte demandante. 78. Sobre el particular, la Sala advierte que, si bien la parte demandante alegó que el documento EP 0306228 constituía el punto de partida de la invención y que su mención se justificaba como parte de la descripción técnica de la solicitud, ello no desvirtúa que dicho documento no fue considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio como antecedente relevante del estado de la técnica para efectos del examen de patentabilidad.

Como acertadamente señaló la autoridad administrativa en los actos acusados, la referencia al documento EP 0306228 no resultaba determinante para el análisis de nivel inventivo, puesto que las anteriores D1 y D2 proporcionaban por sí mismas la información técnica suficiente para concluir que la invención reivindicada se derivaba de manera evidente del conocimiento previo. 79.

En consecuencia, el reproche planteado por la parte demandante en torno a una supuesta falta de valoración adecuada del documento EP0306228 carece de sustento, toda vez que dicho documento no se configuró como base del estado de la técnica que motivó la negativa del privilegio de patente, ni presentó aportes 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio técnicos que alteraran la conclusión sobre la falta de nivel inventivo de la invención reclamada. 80.

Así las cosas, el proceso reivindicado resultaba evidente y no superaba el desarrollo técnico ordinario esperado en el área correspondiente. Ciertamente, no implicaban un ejercicio inventivo que excediera la pericia habitual de una persona del oficio normalmente versada en la materia. Por lo tanto, la solución técnica propuesta en la solicitud no resolvía el problema planteado mediante un aporte innovador o con efectos técnicos imprevisibles, sino que podía ser anticipada a partir del conocimiento disponible en el estado de la técnica. 81.

La Sala advierte que, conforme al criterio reiterado del Consejo de Estado y del Tribunal Andino, corresponde al solicitante de la patente desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos que deniegan la protección, mediante la acreditación técnica suficiente de que la invención no se deriva de manera evidente del estado de la técnica conocido. 82.

En el presente caso, los elementos de prueba allegados al proceso no ofrecen certeza de que las características técnicas alegadas por la parte demandante constituyan un verdadero salto cualitativo respecto de las enseñanzas contenidas en los documentos anteriores. Por el contrario, la combinación de las técnicas de reducción a alta presión y el uso de catalizadores en proporciones variables ya había sido divulgada en la literatura, como lo expuso la SIC tanto en los actos administrativos como en sede judicial. 83.

Así, la Sala encuentra que la parte demandante no cumplió con su carga probatoria, pues si bien afirmó que las consideraciones que llevaron a la SIC a negar el privilegio de patente solicitado estaban alejadas de la realidad, tal afirmación no fue demostrada en el curso del proceso. Se resalta que, habiendo solicitado la práctica de una prueba pericial para controvertir los conceptos técnicos que sirvieron de sustento para la expedición de los actos acusados, en dicha prueba se concluyó la falta de nivel inventivo de la invención y, frente a ello, dicho sujeto procesal no solicitó su aclaración, complementación ni formuló objeción alguna. 84.

Al respecto, la Corporación ha señalado que el concepto de carga de la prueba se convierte, por una parte, en una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encuentra en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el expediente la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar; y, por otra parte, en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que desplieguen en el proceso.

Esto implica que, si bien las partes disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo sido acreditados por su contraparte, puedan perjudicarlas, las consecuencias 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio desfavorables derivadas de su inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo, así29: “[…] Como fácilmente puede advertirse, el aspecto en últimas más trascendente de las reglas de la carga de la prueba se concreta en las consecuencias que se derivan de su no satisfacción, esto es, del no ejercicio de los derechos a la aportación o solicitud de práctica de pruebas o a la formulación de alegaciones dentro del proceso, si se tiene en cuenta que la finalidad de éste, para las partes, es la estimación o desestimación de la(s) pretensión(es) formulada(s) y que, por ello, dentro de él se lleve a cabo una instrucción encaminada a proporcionar al juzgador los elementos necesarios para que pueda efectuar la comparación entre los fundamentos de tal(es) pretensión(es) y el ordenamiento jurídico.

Y el de las consecuencias del incumplimiento de la carga de probar o de alegar es el aspecto más relevante, habida cuenta de que la parte que desee obtener un resultado favorable a sus pretensiones necesitará probar y alegar todo aquello que sea útil y pertinente para la defensa de su posición. En otros términos, «no existe un deber de probar, pero el no probar significa en la mayoría de los casos la derrota»; las reglas de la carga de la prueba sirven para establecer cuál de las partes tendrá que soportar el resultado desfavorable derivado de una actividad probatoria o de la falta de alegación o de una alegación incompleta, pues aunque el juez no disponga de todos los hechos cuyo conocimiento hubiera resultado necesario para fallar en uno u otro sentido, la prohibición de «non liquet» le obliga a resolver, en todo caso.

Es entonces cuando las reglas de la carga de la prueba le indicarán en cabeza de cuál de las partes recaía la obligación de haber acreditado un determinado hecho y, por consiguiente, a quién corresponderá adscribir, en la sentencia, las consecuencias desfavorables derivadas de su no demostración, pues dichas reglas, precisamente, permiten al fallador cumplir con su función de resolver el litigio cuando falta la prueba, sin tener que abstenerse de dirimir, de fondo, la cuestión, para no contrariar, con un pronunciamiento inhibitorio, los principios de economía procesal y de eficacia de la función jurisdiccional.

(…) El precepto que en el derecho positivo colombiano gobierna el tema, tratándose de los procedimientos que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por virtud de la incorporación que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo efectúa respecto de las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan materias no desarrolladas en aquella codificación, es el artículo 177 del citado Estatuto Procesal Civil, cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 177.

Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”. La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. 29 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 27 de junio de 2013. Rad.: 2002 01965 01. M.P.: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa.

Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses […]” (negrilla fuera de texto). 85.

En ese sentido, siguiendo la línea jurisprudencial30 en donde se ha considerado que la carga de la prueba corresponde al solicitante y que la falta de demostración técnica impide desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos, la Sala concluye que en este caso no se acredita el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, por lo que no hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas.

IV.6. Conclusión 86. La Sala considera que los planteamientos expuestos en la demanda no están llamados a prosperar, por lo que se negarán las pretensiones, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 87. Finalmente, no se condenará en costas, en razón a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de: 15 de octubre de 2009. Rad.: 2002-00096-01. M.P.: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; 22 de mayo de 2014.

Rad.: 2005- 00164-01. M.P.: Dr. Guillermo Vargas Ayala; y 19 de noviembre de 2018. Rad.: 2006-00257-00. M.P.: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 28 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2004-00198-01 Demandante: Smithkline Beecham P.L.C. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.