CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Carlos Buitrago Buitrago Tema: Registro como marca del signo mixto “BABY BABY COQUM” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 27045 de 30 de abril de 20121 y 10125 de 15 de marzo de 20132 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Fibertex Corporation3 y se concedió el registro como marca del signo mixto “BABY BABY COQUM”4 para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Carlos Buitrago Buitrago.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda5 1. La sociedad Continental Five Enterprises S.A., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 27045 de fecha 30 de abril de 2012, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concede el 1 Folios 6 a 13, 51 a 54 y 116 a 119 vto.
C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 14 a 20, 47 a 50 y 124 a 127 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 El 5 de agosto de 2013, la sociedad Continental Five Enterprises S.A. adquirió la titularidad de las marcas “CO´COON”. 4 Si bien en la solicitud de registro se indicó que la denominación del signo era “Baby Coqum”, lo cierto es que, al analizar el conjunto marcario, se observa que la parte gráfica incorpora nuevamente la expresión “Baby” dentro de los cubos que acompañan al diseño. Dado que el solicitante no precisó que dicha inclusión tuviera un carácter meramente explicativo, debe entenderse que forma parte del conjunto marcario, razón por la cual la expresión a analizar en el cotejo es “Baby Baby Coqum”. 5 Folios 21 a 34 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio registro de la marca mixta BABY COQUM para distinguir productos de la clase 3 Internacional.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 10125 de marzo 15 de 2013, proferida por el Superintendente Delegado Para La Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución número 27045 de fecha 30 de abril de 2013 (sic), confirmándola. TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de la marca mixta BABY COQUM concedida al señor CARLOS BUITRAGO BUITRAGO, para distinguir productos de la clase 3 de la clasificación internacional de marcas.
CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”6 (negrilla del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda7 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Fibertex Corporation8 registró la marca nominativa “CO´COON”9 y mixta “CO´COON”10, para identificar productos de las clases 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] preparaciones para blanquear […]” y “[…] vestidos, calzados, sombrerería […]”, respectivamente. 4.
Manifestó que, el 12 de julio de 2011, el señor Carlos Buitrago Buitrago solicitó el registro como marca del signo mixto “BABY BABY COQUM” para identificar productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] toallitas impregnadas de lociones, aguas perfumadas, suavizantes, productos cosméticos, lociones para el cabello […]”. 5.
Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Fibertex Corporation presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas. 6. Anotó que, mediante la Resolución 27045 de 30 de abril de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por 6 Folios 22 C pp. 7 Folio 23 C pp. 8 El 5 de agosto de 2013, la sociedad Continental Five Enterprises S.A. adquirió la titularidad de las marcas “CO´COON”. 9 Certificado 138.438.
Versión 7. 10 Certificado 317.276. Versión 8. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la mencionada sociedad y concedió el registro de la marca mixta “BABY BABY COQUM” al señor Carlos Buitrago Buitrago para identificar productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, frente a lo cual la parte demandante presentó recurso de apelación. 7.
Mencionó que, mediante la Resolución 10125 de 15 de marzo de 2013, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la Resolución 27045 de 30 de abril de 2012. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación11 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Constitución Política, artículo 29 y;
(ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a). I.1.2.2. El concepto de violación 9. La apoderada de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “BABY BABY COQUM” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Carlos Buitrago Buitrago, sin considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas nominativa y mixta “CO´COON”, en la clase 25 hoy de titularidad de la sociedad Continental Five Enterprises S.A., lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, desconociendo con ello lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política. 10.
Indicó que la marca mixta “BABY BABY COQUM” no cumple con los requisitos para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 11. Adujo que la SIC vulneró el ordenamiento jurídico andino, por cuanto dentro de la comparación de marcas efectuado se incluyó la palabra “BABY” la cual es de uso común y, en ese orden de ideas, debía ser excluida del cotejo marcario. 12.
Señaló que, si bien el señor Carlos Buitrago Buitrago tenía registrada la marca nominativa “COQUM”12, esta se encontraba en trámite resolviendo una solicitud de cancelación para la fecha de la solicitud de registro de la marca demandada. Precisó 11 Folios 23 a 32 del C pp. 12 Certificado 240.983. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio que la SIC ordenó la cancelación mediante Resolución 86388 de 26 de diciembre de 201313.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio14 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y tampoco del artículo 29 de la Constitución Política. 14.
Sostuvo que la demandante no explicó las razones por las cuales considera vulnerado el artículo 134 del Decisión 486 de 2000, a su vez indicó, frente a la inaplicación del literal a) del artículo 136 ibidem, que la SIC realizó el estudio de confundibilidad y concluyó que la marca “BABY BABY COQUM” tiene suficiente distintividad, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores. 15.
Aseveró que la expresión “COQUM” fue registrada desde el año 1994 por el señor Carlos Buitrago Buitrago, sin que hasta la fecha se hubiese presentado alguna clase de confusión en los consumidores con las marcas registradas a favor de la sociedad demandante. II.2. Contestación del ciudadano Carlos Buitrago Buitrago 16. El señor Carlos Buitrago Buitrago, a pesar de haber sido notificado en debida forma15 del auto admisorio de la demanda no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 17. La sociedad Continental Five Enterprises S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 28 de agosto de 201316, en contra de las Resoluciones 27045 de 30 de abril de 2012 y 10125 de 15 de marzo de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 18. Mediante auto de 3 de septiembre de 201517 se inadmitió la demanda y a través de auto de 17 de noviembre de 201518 se ordenó oficiar a la SIC a fin de que remitiera copia 13 “[…] Por la cual se decide la cancelación de un registro por no uso de la marca […]”. 14 Folios 128 a 134 C pp. 15 Folios 65 vto y 60C pp. 16 Folio 21 C pp. 17 Folios 37 a 38 C pp. 18 Folio 56 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos demandados con la respectiva constancia de notificación y publicación. 19.
Por auto de 22 de febrero de 201619 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al señor Carlos Buitrago Buitrago. El 15 de junio de 201620 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 20. A través de providencia de 18 de enero de 201721 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la cual se realizó el 20 de octubre de 201722. 21.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara los certificados de titularidad y vigencia de los registros marcarios, así como de la cancelación por no uso de la marca “COQUM”. 22.
Por auto de 30 de mayo de 201823 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 564-IP-2018 de 29 de marzo de 201924, dentro de la cual interpretó al artículo 136 literal a) y de oficio el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, excluyendo del análisis el artículo 134 ibidem por no ser objeto de controversia el concepto de marca, para lo cual señaló: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.
La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De la cual solo procede la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 por ser pertinente. 2. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 por no ser asunto controvertido la definición de marca. 3.
De oficio se interpretará el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 pues es materia de controversia la distintividad del signo solicitado. […] 19 Folios 62 a 65 C pp. 20 Folio 65 vto. C pp. 21 Folio 144 C pp. 22 Folios 152 a 160 C pp. 23 Folios 173 y vto. C pp. 24 Folios 200 a 214 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 1.1. En tanto entre los alegatos del demandante se alude que el registro del signo BABY COQUM (mixto) vulnera lo contemplado en el literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, por lo que se procederá a desarrollar dicho tema. 1.2. La distintividad tiene un doble aspecto. a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. […] 1.8.
En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que el proceso interno se discute si el signo BABY COQUM (mixto) y las marcas CO´COON (mixta), y CO´COON (denominativa), podrían ser confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente […]. […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfico […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.
Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo BABY COQUM (mixto) y la marca CO´COON (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 4. Comparación entre signos mixtos y denominativos 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4.1 Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado BABY COQUM (mixto) y la marca CO´COON (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 4.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BABY COQUM (mixto) y la marca COÓON (denominativa). 5.
Coexistencia pacífica de signos 4.1 El señor Carlos Buitrago Buitrago señaló que tenía registrada, desde el 1994 la marca COQUM y que dicha marca coexistió con la marca CO´COON de titularidad de Sociedad Continental Five Enterprises S.A. sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado, por lo cual, de la misma forma podrían coexistir los signos en conflicto BABY COQUM y CO´COON.
En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la “coexistencia de hecho de marcas” o “coexistencia pacífica de signos” […]” (mayúscula y negrilla del original). 24. Por auto de 12 de julio de 201925 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 25.
En el término para alegar de conclusión la sociedad Continental Five Enterprises S.A.27 y la SIC28 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el señor Carlos Buitrago Buitrago y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 26. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14929 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 25 Folio 215 C pp. 26 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 27 Folios 219 a 222 C pp. 28 Folios 223 a 230 C pp. 29 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 27. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 27045 de 30 de abril de 2012 y 10125 de 15 de marzo de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Fibertex Corporation30 y se concedió el registro como marca al signo mixto “BABY BABY COQUM” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Carlos Buitrago Buitrago. 28.
La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “BABY BABY COQUM” concedida para identificar productos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Carlos Buitrago Buitrago y la marca nominativa “CO´COON” y la mixta “CO´COON” que identifican productos de la clases 25 ibidem, de la parte demandante31, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 literal b), interpretado de oficio, y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política. 29.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 30. La sociedad Continental Five Enterprises S.A. solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 27045 de 30 de abril de 201232 y 10125 de 15 de marzo de 201333, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Fibertex Corporation y concedió el registro como marca del signo mixto “BABY BABY COQUM” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al señor Carlos Buitrago Buitrago, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
IV.4. Análisis del caso concreto 31. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca del signo mixto “BABY BABY COQUM” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: 30 El 5 de agosto de 2013 la demandante adquirió la titularidad de la marca “CO´COON”. 31 Cuya titularidad fue adquirida de la sociedad Fibertex Corporation. 32 Folios 6 a 13, 51 a 54 y 116 a 119 vto.
C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 33 Folios 14 a 20, 47 a 50 y 124 a 127 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] toallitas impregnadas de lociones, aguas perfumadas, suavizantes, productos cosméticos, lociones para el cabello […]”. 32.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca mixta “BABY BABY COQUM” del tercero con interés en el resultado del proceso y las marcas mixta y nominativa “CO´COON” de la demandante, son similarmente confundibles lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 33.
Adicionalmente, la parte demandante argumentó que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, violó las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 indicadas supra, así como su derecho al debido proceso, toda vez que, a su juicio, no cumple con los requisitos para ser registrada para distinguir los productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 34.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación profirió la interpretación prejudicial 564-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, pronunciándose sobre la aplicación de los artículos 136 literal a) y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio, excluyendo del análisis el artículo 134 ibidem. 35.
Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 ejusdem, al exponer el concepto de violación adujo que la marca del tercero con interés directo resultaba similarmente confundible con sus marcas “CO´COON”, esto es, alegó el incumplimiento de la causal de irregistrabildiad previsto en el artículo 136 literal a) ibidem34. 36.
Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 37. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. 34 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 38.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor35: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 39.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada del tercero con interés en el resultado del proceso36 (mixta) Registro 469.582. Clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 36 Folio 12 C pp. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas previamente registradas por el demandante37 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro y depósito “CO´COON” (nominativa) 25 135.881 “CO´COON” 25 317.276 40.
Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “BABY BABY COQUM” cuestionada a nombre del tercero con interés en el resultado del proceso, con las marcas mixta y nominativa “CO´COON” previamente registradas por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 41.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 42. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 43.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 44.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime 37 Folios 166 y 167 C pp. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”38. 45.
La Sala pone de presente que la marca mixta “CO´COON” incluye el símbolo ®, el cual significa “[…] marca registrada […]”39. Dicho símbolo tiene un carácter meramente explicativo e informativo, pues su función es indicar al público que el signo ha sido previamente registrado como marca. En consecuencia, no constituye un elemento distintivo de la marca ni cumple una función identificadora del origen empresarial de los productos o servicios.
Por esta razón, no debe ser tenido en cuenta dentro del análisis de confundibilidad marcaria, dado que su presencia no aporta ni altera el conjunto marcario en términos fonéticos, gráficos o conceptuales. 46. Ahora bien, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 47.
Sobre el particular, se advierte que la expresión “BABY”, que integra la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso es de uso común para la clase 3ª Internacional de Niza, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación40, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “BABY” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “BABY ROSS” LABORATORIOS ROSS D´ ELEN SAS 3 304.595 “BABY BASIC” PROMARC S.A. 3 285.490 “KIEREME BABY” COMERCIALIZADORA DE DISEÑOS Y CONFECCIONES DE MODA S.A. MULTIMODA S.A 3 301.031 38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016.
Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 39 https://www.rae.es/dpd/ayuda/simbolos-o-signos-no-alfabetizables. Consultado el 30 de abril de 2025. 40 Consulta realizada el 30 de abril de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “DISNEY BABY” DISNEY ENTERPRISES, INC. 3 351.086 “BABY CASTILLE” H. TZANETATOS, INC. 3 350.236 48.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 49.
Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “BABY” es de uso común y débil, respecto de los productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual debe ser excluida del examen comparativo, aunado a que su exclusión no reduce la marca de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 50. No ocurre lo mismo con las expresiones “COQUM” y “CO´COON” que hacen parte de las marcas confrontadas, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fueran de uso común para dicha clase, razón por la cual no deben ser excluidas del análisis de confundibilidad. 51.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “COQUM” del tercero con interés en el resultado del proceso, que identifica productos de la clase 3ª frente a “CO´COON” de la parte demandante que ampara productos de la clase 25, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 52.
Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada C O Q U M 1 2 3 4 5 Marcas previamente registradas C O ´ C O O N 1 2 3 4 5 6 7 53.
De la revisión de las marcas, la Sala no advierte significativas similitudes, ya que presentan diferencias en su extensión, estructura y terminación, así como distinta secuencia consonántica y vocálica, por cuanto la marca demandada está conformada por 1 palabra, 5 letras, 2 sílabas “CO-QUM”, 3 consonantes “C-Q-M” y 2 vocales “O- U”, mientras que la marca previamente registrada está compuesta por 1 palabra, 6 letras, 1 el apóstrofe “´”, 3 sílabas “CO-CO-ON”, 3 consonantes “C-C-N” y 3 vocales “O-O-O”. 54.
En consecuencia, la Sala considera que, pese a compartir la partícula inicial “CO”, la marca “COQUM” incorpora suficientes elementos distintivos en su estructura, lo que le confiere una carga semántica diferenciadora que permite distinguirla de la marca previamente registrada “CO´COON”. 55. En relación con la similitud fonética, si bien las marcas comparten el prefijo “CO”, lo cual genera un inicio sonoro semejante, sus terminaciones presentan diferencias que inciden en la percepción sonora.
La marca “COQUM” finaliza con el sonido “QUM”, esto es, con una consonante fuerte como la “Q” seguida de una vocal cerrada “U” y una nasal “M”. Por su parte, la marca “CO´COON” incorpora un apóstrofe que introduce una pausa entre las sílabas “CO” y “COON”, lo que modifica su cadencia. 56. Además, la terminación “COON”, con sus vocales abiertas repetidas (“OO”), permite advertir una sonoridad prolongada, distinta de la terminación de “COQUM”. 57.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio COQUM – CO´COON – COQUM – CO´COON – COQUM – CO´COON COQUM – CO´COON – COQUM – CO´COON – COQUM – CO´COON COQUM – CO´COON – COQUM – CO´COON – COQUM – CO´COON COQUM – CO´COON – COQUM – CO´COON – COQUM – CO´COON 58.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que la expresión “CO´COON” es una palabra en inglés “COCOON” y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 202341, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 59. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en 41 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”.
(negrilla fuera del texto). 60. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 61.
Se observa que, el término en idioma inglés “COCOON”, significa “capullo”42. Sin embargo, no tiene una definición en castellano43 y, por consiguiente, su significado no es conocido por el consumidor medio colombiano. Al respecto, la Sala ha considerado que el significado de los términos en idioma extranjero que no forma parte del conocimiento común se consideran como signos de fantasía. 62.
Por su parte, la partícula “COQUM” corresponde a una expresión de fantasía dado que no poseen un significado concreto o reconocible en el idioma español44, por lo que carece de una significación conceptual directa y se configura como una creación arbitraria del ingenio de su autor, por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque45. 63.
De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de la marca “COQUM” del tercero con interés en el resultado del proceso y la marca “CO´COON” de la parte demandante, la Sala concluye que no son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 64. Cabe señalar, en cuanto a la coexistencia pacífica de signos en el mercado, que la misma constituye un indicio relevante al momento de evaluar la posibilidad de confusión entre marcas.
En el caso sub examine, el señor Carlos Buitrago Buitrago afirmó haber sido titular, desde 1994, de la marca nominativa “COQUM”, la cual habría coexistido en el mercado sin conflictos con la marca “CO´COON”. Durante ese tiempo, no se presentó evidencia de confusión entre los consumidores, lo que permite concluir que los signos pueden convivir pacíficamente, tal y como lo precisó la autoridad administrativo demandada. 42 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/cocoon.
Consultado el 8 de mayo de 2025. 43 https://dle.rae.es/cocoon?m=form. Consultado el 8 de mayo de 2025. 44 https://dle.rae.es/COQUM?m=form. Consultado el 8 de mayo de 2025. 45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 65.
En ese contexto, la Sala concluye que, la marca “BABY BABY COQUM” en conjunto, contiene elementos que le otorgan distintividad al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 literal b), además no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a) y, por ende, no se puede afirmar que con ello se desconoce el artículo 29 de la Constitución Política, esto es, al no existir similitudes entre las marcas cotejadas de la que se pueda derivar un riesgo de confusión. De modo que, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor. 66.
Aunque la parte demandante señaló que, para la fecha de la solicitud de registro del signo “BABY BABY COQUM”, se encontraba en trámite una solicitud de cancelación de la marca “COQUM”, y que esta fue efectivamente cancelada mediante la Resolución 86388 del 26 de diciembre de 2013, lo cierto es que dicha cancelación se refiere exclusivamente al registro nominativo de esa expresión. En consecuencia, tal circunstancia no afecta la validez ni la existencia del registro de la marca mixta objeto de análisis que es el signo cuya legalidad se analiza en el presente proceso. 67.
En consecuencia, la Sala considera que la decisión de la SIC de conceder el registro de la marca “COQUM” para los productos de la clase 3ª fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 68. Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00454-00 Demandante: Continental Five Enterprises S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.