1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produicts Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Litisconsorte necesario: Isagro Colombia S.A.S. Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Propiedad industrial.
Negativa de registro como marca del signo “PRO PLAN” (nominativo) solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El signo cuestionado incurre en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA__________________________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A. en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 en contra de las resoluciones 73989 de 15 de diciembre de 2019 “Por la cual se niega un registro” y 33154 de 30 de junio de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” a través de las cuales se negó el registro como marca del signo “PRO PLAN” (nominativo) solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Los actos administrativos acusados fueron expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. I.
ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La parte actora, a través de su apoderado judicial, presentó demanda2 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones PRIMERA: Que DECLARE LA NULIDAD de las siguientes Resoluciones Administrativas proferidas dentro del expediente No.SD2018/0077966: (i) Resolución N°. 73989 del 15 de diciembre de 2019, expedida por la SIC, mediante la cual se negó el registro de la marca PRO PLAN (Nominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional. 1 De que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. 2 Índice 3 del expediente en SAMAI.
Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (ii) Resolución N° 33154 del 30 de junio de 2020, expedida por la SIC, mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución N°. 73989 del 15 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, se negó en sede de apelación el registro de la marca PRO PLAN (Nominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración que antecede y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la SIC CONCEDER el registro de la marca PRO PLAN (Nominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional, cuyo trámite de registro se adelantó en el expediente No. SD2018/0077966. TERCERA: Que se ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial.
I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Société Des Produits Nestlé S.A. solicitó el registro como marca del signo “PRO PLAN” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud se tramitó bajo el radicado SD2018/0077966, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 848, y corresponde a la extensión territorial número 1346903 del 9 de marzo de 2017.
Contra la solicitud en mención no se presentaron oposiciones. I.1.2.2. Mediante la resolución 73989 de 15 de diciembre de 2019, la SIC negó el registro como marca del signo solicitado, tras encontrar que aquel es similarmente confundible con la marca nominativa “PROPLANT” previamente registrada para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Isagro Colombia S.A.S. Por lo anterior, la SIC coligió que el signo solicitado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
I.1.2.3. Contra dicha decisión la demandante presentó recurso de apelación, el cual se resolvió mediante la resolución 33154 de 30 de junio de 2020, en el sentido de confirmar la negación del signo solicitado. I.1.3. Norma violada y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Sostuvo que entre el signo “PRO PLAN” y la marca previa “PROPLANT” no existen similitudes ortográficas, fonéticas ni conceptuales con la virtualidad de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. I.1.3.2. Explicó que el signo cuestionado se compone de dos expresiones, mientras tanto la marca previa se encuentra representada por una sola expresión que finaliza con la letra “T”.
Además, se trata de nominaciones con una extensión distinta, así como diferentes terminaciones. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.3.3. Agregó que el signo cuestionado “PRO PLAN” posee un significado ideológico de fácil reconocimiento para el consumidor medio que, a su vez, difiere de la idea que representa el vocablo “PROPLANT”.
De ese modo, el cuestionado incluye el radical “PRO” que se refiere a provecho, utilidad o ventada, y la partícula “PLAN” que hace alusión a proyecto o intención; por su parte, la previa incluye la palabra “PLANT” que resulta en la raíz equivalente de su significado en castellano, esto es, “planta”. I.1.3.4. Informó que “PRO” es de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que corresponde excluirla al momento de realizar el cotejo marcario.
I.1.3.5. Destacó que en la resolución 33154, acusada en el presente asunto, la SIC sostuvo que entre el signo y la marca confrontados existe una diferencia de tipo conceptual, sin embargo, se decantó por negar el registro del primero de ellos con fundamento únicamente en los aspectos ortográfico y fonético, sin considerar que el contraste conceptual entre los confrontados justifica la viabilidad del signo cuestionado.
I.1.3.6. Adujo que además de ser distintos, el signo y la marca identifican productos que no son conexos competitivamente, pues aquellos no resultan sustituibles, complementarios, y mucho menos pueden razonablemente ser asociados a un mismo origen empresarial; entonces, se trata de productos especializados. Así, indicó que “PRO PLAN” identifica complementos nutricionales para animales, mientras que “PROPLANT” lo hace respecto de productos fungicidas para protección de cultivos, los cuales no comparten naturaleza, finalidad, género, canales de comercialización ni publicidad, pues, entre otras razones, quien adquiere alimentos para mascotas no requiere hacer uso de fungicidas de tipo agrícola.
I.1.3.7. Alegó que la SIC no debió conceder el registro de la marca previa “PROPLANT” porque previo a su otorgamiento existía la marca “PRO PLAN” registrada para la clase 31 internacional de titularidad de la actora, quien la ha utilizado desde 1993 para producir alimentos de animales. I.1.3.8. Señaló que, si en consideración de la SIC el signo y la marca previa son similarmente confundibles, no se explica la forma como las marcas “PRO PLAN” en la clase 31, y “PROPLANT” en la clase 5 han coexistido pacíficamente en el mercado por más de 11 años.
En su consideración, lo anterior genera inseguridad jurídica y confusión en los administrados. I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, por intermedio de apoderado judicial, presentó escrito de contestación de la demanda, en los siguientes términos3: Advirtió que el signo solicitado y la marca previamente registrada presentan similitudes de tipo ortográfico y fonético susceptibles de inducir a error al público consumidor, pues el primero de ellos reproduce gran parte de la marca previa, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.
Expuso que el impacto sonoro es similar en ambos conjuntos, en la medida en que comparten consonantes, así como vocales, sin que la letra “T” al final de la marca previa, genere un efecto que permita su diferenciación. 3 Índice 22 del expediente en SAMAI. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Indicó que, aunque se reconoce la diferencia conceptual entre los comparados, el encuentro sucesivo de los signos en el mercado se prestaría para que aquel adquiera los productos de manera equivocada.
Sostuvo que concurre conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado, esto es, complementos nutricionales para uso veterinario, y los fungicidas para plantas, animales o personas que identifica la marca opositora, porque se trata de bienes que son destinados a animales, por lo que son puestos al alcance del consumidor a través de los mismos canales de comercialización. Además, es razonable considerar que un mismo empresario incursione tanto en la fabricación de alimentos para animales como de fungicidas, porque ambos se pueden suministrar a animales para mejorar su salud.
En consecuencia, señaló que, ante las mínimas variaciones en las nominaciones confrontadas, y la relación en los productos, los consumidores obviarían la pronunciación de la consonante “T”, y considerarían que los mencionados productos comparten origen empresarial. Siendo así, afirmó que la coexistencia del signo y la marca generaría un riesgo de confusión indirecta para el público consumidor.
Finalmente, mencionó que, si bien la SIC canceló parcialmente el registro de la marca previa conservando su cobertura únicamente para “fungicidas”, ello no implica que la oficina nacional se inhiba de realizar el estudio de registrabilidad que corresponde, pues, aunque parcial, el registro previo continúa vigente. I.2.2. La sociedad Isagro Colombia S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio4.
I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN I.3.1. Mediante auto de 28 de agosto de 20235 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011. En la mencionada providencia, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos: El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y el escrito de contestación, consiste en determinar si la resolución 73989 de 15 de diciembre de 2019 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “PRO PLAN” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y 33154 de 30 de junio de 2020 por la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la anterior decisión, en el sentido de confirmarla, infringen el literal a) del artículo 136 de la Decisión CAN 486 de 2000.
Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, se deberá decidir si son nulas las resoluciones números 73989 de 15 de diciembre de 2019 “Por la cual se niega un registro” y 33154 de 30 de junio de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. De ser cierto lo anterior, corresponde resolver si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca “PRO PLAN” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 4 De conformidad con el informe secretarial de 31 de mayo de 2022, obrante en el índice 26 del expediente en SAMAI. 5 Índice 29 del expediente en SAMAI.
Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Consecuencialmente, corresponde decidir si hay lugar a ordenarle a la autoridad demandada que publique en la Gaceta para la Propiedad Industrial la sentencia que resulte del presente asunto.
I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 7 de mayo de 20246, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.4.1 La actora7 reiteró los argumentos planteados en la demanda. I.4.2. La SIC8 presentó escrito en el que insistió en la legalidad de los actos administrativos acusados.
I.4.3. El Ministerio Público9 emitió concepto en el sentido de considerar que el signo y la marca comparados presentan similitudes en sus aspectos ortográfico y fonético; sin embargo, tal semejanza se ve diluida por las diferencias en cuanto a sus conceptos y diseños gráficos. También adujo que los productos que distinguen los cotejados, aunque pueden ser similares, poseen una composición diferente, de modo tal que se dirigen a un consumidor especifico.
En consecuencia, afirmó que las coincidencias ortográficas y fonéticas no son motivo suficiente para negar el registro del signo cuestionado, porque aquel identifica productos que se dirigen a consumidores específicos, y en ese orden, su coexistencia con la marca previa no sugiere un riesgo de confusión y/o asociación en el mercado. Finalmente, destacó que ningún empresario puede alegar un derecho exclusivo sobre el término “PRO”, pues aquel es de uso común y por lo tanto de distintividad débil.
I.4.3. La sociedad Isagro Colombia S.A.S. guardó silencio en esta etapa procesal. I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Mediante auto de 5 de diciembre de 2023, el despacho sustanciador dio aplicación a la doctrina del acto aclarado10, prescindiendo de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Para el efecto, se indicó que en el asunto de la referencia corresponde utilizar la interpretación Prejudicial 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023 que se refiere al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones 73989 de 15 de diciembre de 2019, y 33154 de 30 de junio de 2020, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo “PRO PLAN” (mixto) para 6 Índice 41 del expediente en SAMAI. 7 Índice 45 del expediente en SAMAI. 8 Índice 48 del expediente en SAMAI. 9 Índice 47 del expediente en SAMAI. 10 Índice 36 del expediente en SAMAI.
Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la actora. II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda y las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concordantes con el presente asunto, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. II.3.
PROBLEMAS JURÍDICOS De conformidad con la demanda, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: La Sala deberá determinar si entre el signo “PRO PLAN” (nominativo), solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por la aquí demandante, y la marca “PROPLANT” (nominativa) previamente registrada para distinguir productos en la misma clase internacional, de titularidad de la sociedad Isagro Colombia S.A.S., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza o identidad determinante de error en el público consumidor; y ii) la relación entre los productos que se amparan con el signo y la marca confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “PRO PLAN” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por la aquí demandante.
De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “PRO PLAN” (nominativo) solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad demandante. II.4.
EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o relacionados respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.
Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como relación en cuanto a los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.
En ese orden, al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto, la Sala debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;
(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por aquel.
Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de aquellos.
Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión. Dichos criterios se refieren a i) el grado de sustitución, ii) la complementariedad, y iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.
II.4.2. El caso concreto Para efectos de determinar si el signo cuestionado “PRO PLAN” (nominativo) solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5 del nomenclátor internacional, incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquel y la marca “PROPLANT” (nominativa) previamente registrada para identificar Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio productos en esa misma clase, que puedan generar error en el público consumidor.
De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos que el signo y la marca en disputa distinguen. Así pues, resulta pertinente corroborar la naturaleza del signo y la marca enfrentados, como se observa a continuación: Signo cuestionado PRO PLAN (nominativo) Para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza11 Marca previa PROPLANT (nominativo) Certificado de registro número 389198 Para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza12 Una vez verificados el signo y la marca por cotejar, inicialmente se observa que responden a la naturaleza de nominativos, por ello la Sala encuentra procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para los signos de dicha naturaleza.
Ahora bien, corresponde a la Sala establecer, de manera previa a efectuar el cotejo que incumbe, si el signo y la marca en disputa contienen partículas de uso común, descriptivas o genéricas, en orden a validar su carácter distintivo, pues de contener elementos nominativos de esas características, aquellos deberán ser excluidos de la comparativa.
Ello, de conformidad con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual ha reiterado lo siguiente13: […] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente. 11 Los productos de la clase 5 internacional que pretenden identificar el signo son los siguientes: “complementos nutricionales para uso veterinario; complementos nutricionales para alimentos de animales”. 12 Los productos en la clase 5 internacional que identifica la marca previa son los siguientes: “Fungicidas”. 13 Proceso 128-IP-2016.
Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Así pues, la Sala observa que, consultado el Sistema para la Propiedad Industrial - SIPI de la SIC14, las expresiones “PRO”, “PLAN” y “PLANT” que conforman el signo y la marca confrontados eran de uso común para distinguir productos en la clase 5 internacional, para la fecha en que se expidieron los actos administrativos acusados.
Tal como se observa de los resultados de la búsqueda realizada, así: PRO Marca Certificado Titular PROMIL GOLD 243375 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. PROMETRIUM 251863 BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG SARL PROFADER 240214 LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. PROPETS 240566 LABORATORIOS PROVET S.A.S. PLAN PLAN5 498504 ANDLAND OVERSEAS LTD.
PLANTIERRA 570537 ADN ADELANTE S.A.S. PLANISAFE 348448 TQ BRANDS S. DE R. L. RESPLANDERM 396195 BIOTECNICK S.A.S. PLANT PLANTPRO 258405 AJAY-SQM CHILE S.A. PLANTASYL 266359 FARMASER S.A.S. CALLISTO PLANT TECHNOLOGY 294747 SYNGENTA LIMITED HORMIPLANT 387844 PRODUCTOS JULIAO S.A.S Por otra parte, se advierte que la expresión “PLANT” que conforma la marca previa, resulta descriptiva para los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues responde a la pregunta cómo son los productos que amparan la marca previamente registrada.
Al respecto, conviene traer a colación que, sobre las partículas genéricas y descriptivas el Tribunal comunitario, en el Proceso 398-IP-2019, se refirió en el siguiente sentido: Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 14 Consulta realizada el 21 de noviembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia y oficio […].
El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo.
De ese modo, la expresión “PLANT” que se encuentra en idioma inglés, consigue ser raíz equivalente15 para la palabra “planta” que en el idioma castellano significa “[…] 2. f. Ser vivo autótrofo y fotosintético, cuyas células poseen pared compuesta principalmente de celulosa y carecen de capacidad locomotora. U. t. en pl. como taxón. Sin.: vegetal, mata, árbol, arbusto […]”16, de manera que informa sobre las funcionalidades del producto “fungicida” al sugerir que puede ser aplicado sobre la vegetación. Entonces, aquella se advierte descriptiva.
Así las cosas, conforme a lo expuesto, la Sala advierte que las partículas “PRO”, “PLAN” y “PLANT” deberían excluirse al realizar el análisis de confrontación, pues al tratarse de elementos de uso común no pueden ser apropiados de forma exclusiva por el titular marcario. Sin embargo, de adoptarse su exclusión se reducirían los confrontados al punto de hacer imposible su cotejo.
Además, esta Sección ha sostenido que, al tratarse de expresiones compuestas por una sola palabra, como en el caso de la marca opositora, no procede la exclusión de las partículas débiles que en ellas se encuentren, pues resulta inviable su fragmentación. En concordancia con lo mencionado, la Sala recuerda el criterio recientemente decantado por esta Sección según el cual en el evento en que los “[…] términos se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva […]”17 no hay lugar a excluir del cotejo a ninguno de ellos.
Ello, por cuanto si se aceptara, por ejemplo, la exclusión de “PRO” o “PLAN” pero se mantuviera “PLANT”, se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha advertido que los signos conformados exclusivamente por esta clase de denominaciones solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Así las cosas, de conformidad con las reglas dispuestas por el Tribunal andino18, el análisis deberá realizarse en cuanto a las expresiones en su totalidad, esto es, “PRO PLAN” y “PROPLANT”.
II.4.2.1. En aras de descender a la materia en estudio, es necesario traer a colación las reglas que concierne aplicar en el desarrollo del cotejo de signos nominativos19, veamos: 15 Proceso 544-IP-2019. Al respecto, el Tribunal andino ha sostenido que puede suceder que una expresión en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española, por su raíz común o similitud fonética con la palabra en castellano. 16 https://dle.rae.es/planta?m=form, consulta realizada el 21 de noviembre de 2025. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de agosto de 2025, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, rad. 11001-03-24-000-2018-00095-00. 18 Procesos 299-IP-2016, 132-IP-2020, y 391-IP-2022 entre otros. 19 Proceso 145-IP-2022.
Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio […] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
De otro lado, es pertinente resaltar las siguientes precisiones sobre la rigurosidad del análisis de registrabilidad tratándose de marcas que amparan productos comprendidos en la clase 5 del nomenclátor internacional, tanto si son farmacéuticos como si no lo son, rigor éste que se justifica en la necesidad de precaver el riesgo que para la salud de todos los seres vivos se puede derivar de la confusión o el error entre marcas que distinguen tales productos.
A este respecto el Tribunal andino desarrolló las precisiones que a continuación se destacan20: Ahora bien, sobre los productos amparados por la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es pertinente indicar, como se anotó, que el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos dentro de la clase 5, debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, en los animales y en las plantas.
Asimismo, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 5, que no sean farmacéuticos, como en el caso bajo estudio, los productos veterinarios, tales como plaguicidas, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas.
Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. (Destacado de la Sala). También consideró el Tribunal que en el examen de registrabilidad de estas marcas se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio.
En ese orden, sostuvo que: Sobre los productos de la Clase 05 es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan.
La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 05 cuando en realidad se quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente. (Destacado de la Sala). 20 Proceso 109-IP-2011. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.4.2.2.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala descenderá a la comparación del signo y la marca en disputa en este asunto, teniendo en consideración las reglas de cotejo consolidadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, sea lo primero decir que, en cuanto a la estructura del signo y la marca se observa lo siguiente: Signo cuestionado P R O P L A N 1 2 3 4 5 6 7 Marca previa P R O P L A N T 1 2 3 4 5 6 7 8 II.4.2.3.
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Tribunal andino y del análisis del signo y la marca a comparar, la Sala advierte que entre aquellos concurren suficientes similitudes desde el punto de vista ortográfico con la virtualidad de generar error en el consumidor, como se explicará a continuación: En primer lugar, se advierte que la expresión “PRO PLAN”, que corresponde al signo negado para registro a través de los actos administrativos acusados, tiene una extensión de dos (2) palabras, siete (7) letras, cinco (5) consonantes (P-R-P-L-N), dos (2) vocales (O- A), y dos (2) sílabas (PRO-PLAN).
Por su parte, “PROPLANT” de la marca previamente registrada contiene una extensión de una (1) palabra, ocho (8) letras, seis (6) consonantes (P-R-P-L-N-T), dos (2) vocales (O-A), y dos (2) sílabas (PRO-PLANT). Sea del caso mencionar que, para la separación de las sílabas debe considerarse la regla gramatical, según la cual21: En español toda sílaba debe contener al menos una vocal, que constituye su núcleo.
Por lo tanto, toda consonante o secuencia de consonantes situada a principio de palabra forma sílaba con la vocal siguiente: lo.te, gra.so, plie.go; y toda consonante o secuencia de consonantes situada a final de palabra se agrupa con la vocal anterior: a.zul, com.post, ré.cords […]. Visto lo anterior, la Sala destaca una similitud evidente en las comparadas que surge a partir de la reproducción en el signo cuestionado de las partículas “PRO” y “PLAN” que conforman la marca previa, sin que el primero de ellos cuente con elementos adicionales que permitan una efectiva diferenciación ortográfica.
En ese orden, se avizora que las expresiones “PRO PLAN” del cuestionado y “PROPLANT” de la marca previa, comparten la raíz “PRO” así como la configuración intermedia “PLAN”, al mismo tiempo que presentan una indudable coincidencia en cuanto a la ubicación consonántica y vocálica que las conforman, sin que la primera, como se advirtió en 21 https://www.rae.es/ortografía/como-signo-de-división-de-palabras-a-final-de-línea, consulta realizada el 21 de noviembre de 2025.
Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio precedencia, posea elementos que le otorguen “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora […]”22. Siendo así, la única variación que advierte esta Sala es la consonante “T” al final de la marca previamente registrada, la cual resulta “[…] tan insignificante que puede pasar desapercibida a los ojos de un consumidor […]”23, quien, al encontrarse con los productos del signo cuestionado en el mercado, eventualmente consideraría que se trata de la marca previa “PROPLANT”.
Como agregado de lo anterior, conviene precisar que la variación o partícula añadida comentada se encuentra en la marca previa y no en el signo cuestionado; sin embargo, a quien corresponde la adición de elementos que le concedan distintividad es al último de ellos, lo cual no ocurre en el presente asunto. En consecuencia, la coincidencia en la mayoría de las consonantes y en todas las vocales no permite una efectiva diferenciación entre el signo solicitado y la marca previamente registrada, por lo que el primero de ellos no es suficientemente distintivo como para lograr una correcta identificación del origen empresarial de los productos que pretende distinguir.
II.4.2.4. En lo tendiente al aspecto fonético, al pronunciar las expresiones que constituyen el signo y la marca cotejados, se advierten similitudes con la virtualidad de generar error en el público. Ello es así, porque el signo cuestionado reproduce la raíz “PRO” así como la partícula intermedia “PLAN”, en idéntica posición, surgiendo de aquello una dicción semejante, sin que la variación en la consonante final “T” resulte suficiente para desvirtuar el eventual error que generaría en el consumidor.
A lo anterior se agrega que las nominaciones poseen una coincidencia en cuanto a su estructura silábica “PRO-PLAN” y “PRO-PLANT”, en donde se advierte la potencia sonora de la raíz “PRO”, la cual ha sido reproducida por el signo cuestionado, de tal manera que la sílaba tónica ocupa la misma posición en ambas nominaciones. Adicionalmente, la coincidencia en la partícula intermedia “PLAN”, y la imperceptible variación que le imprime la consonante “T” al final de la marca previa, resulta en conjunto con una armonía difícil de distinguir al momento de vocalizar las expresiones cotejadas.
Al respecto, conviene realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: PRO PLAN – PROPLANT – PRO PLAN – PROPLANT PRO PLAN – PROPLANT – PRO PLAN – PROPLANT PRO PLAN – PROPLANT – PRO PLAN – PROPLANT PRO PLAN – PROPLANT – PRO PLAN – PROPLANT Por lo tanto, la Sala encuentra existencia de semejanza desde el punto de vista fonético, pues la variación que se advierte por la consonante “T” en el conjunto previamente 22 Criterio reiterado de esta Sección: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, rad. 11001 03 24 000 2000 06535 01.
(ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2024, C.P. Oswaldo Giraldo López, rad. 11001 03 24 000 2010 00345 00. (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de agosto de 2024, C.P. Oswaldo Giraldo López, rad. 11001 03 24 000 2010 00344 00.
(iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de febrero de 2025, C.P. Oswaldo Giraldo López, rad, 11001 03 24 000 2005 00376 00. 23 Proceso 273-IP-2015. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio registrado es mínima, de manera que, al momento de pronunciar las expresiones, el consumidor eventualmente podría pasar por alto la dicción correcta y optar por solicitar los productos de una u otra forma.
II.4.2.5. En cuanto al aspecto conceptual o ideológico, se tiene que esta hace referencia a la idea o al mensaje que el empresario quiere llevar a la mente del consumidor a través del signo distintivo empleado, de manera que corresponde determinar si entre los confrontados concurre una noción similar o idéntica. En ese orden, se advierte que la palabra “PRO” en castellano significa “[…] 1. m. Ventaja o aspecto favorable […]”24.
A su vez, la expresión “PLAN” posee el siguiente significado en el idioma castellano “[…] 2. m. Intención, proyecto. […]”25. Por su parte, “PLANT” es una palabra en idioma inglés cuya traducción en castellano es “planta” que, a su vez, significa “[…] 2. f. Ser vivo autótrofo y fotosintético, cuyas células poseen pared compuesta principalmente de celulosa y carecen de capacidad locomotora […] Sin.: vegetal, mata, árbol, arbusto […]”26.
Ahora bien, sobre las denominaciones en idioma extranjero, el Tribunal andino ha considerado lo siguiente27: 5.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 5.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 5.4.
Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. A partir de lo anterior, se colige que la partícula “PLANT” sirve de raíz equivalente para su traducción en nuestro idioma, por lo que, a pesar de encontrarse en idioma extranjero no puede ser tratada como un vocablo de fantasía, sino que le corresponde el trato de expresión local.
En ese sentido, se tiene que el signo “PRO PLAN” lograría hacer referencia al aspecto favorable de un proyecto. Por su parte, la Sala advierte que, si bien los vocablos “PRO” y “PLANT” individualmente considerados pueden evocar la idea de ventaja o aspecto favorable en cuanto a las características de los productos que pueden ser aplicados a las plantas, al estar unidos en una sola expresión “PROPLANT” carecen de un significado propio o conocido en el idioma castellano. En consecuencia, la composición debe ser tratada como de fantasía, pues la expresión vista en su conjunto no conforma un significado conceptual preciso, por lo que la 24 https://dle.rae.es/pro?m=form, consulta realizada el 21 de noviembre de 2025. 25 https://dle.rae.es/plan?m=form, consulta realizada el 21 de noviembre de 2025. 26 https://dle.rae.es/planta?m=form, consulta realizada el 21 de noviembre de 2025. 27 Proceso 544-IP-2019.
Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio marca no transmite una idea concreta y unívoca, razón por la cual no puede ser objeto de comparación en este aspecto frente al signo solicitado. Por lo tanto, al existir entre el signo cuestionado “PRO PLAN” y la marca previamente registrada “PROPLANT” semejanzas ortográficas y fonéticas suficientes que lleven al consumidor a error al momento de adquirir los productos que distinguen, la Sala considera que en el presente asunto se encuentra configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Pese a lo dicho, para que se configure la causal alegada no solo debe concurrir semejanza o identidad en los conjuntos comparados, sino que además es necesario que los productos que pretenden identificar resulten relacionados, en consideración a los criterios que suponen la conexidad competitiva. II.4.2.6. Tratándose de la conexidad competitiva, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201828, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: […] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, rad. 11001-03-24-000-2009-00314-00.
Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
(Destacados de la Sala). Valga señalar que, para verificar la conexión entre los productos amparados, puede bastar con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para encontrar acreditada dicha conexidad. En el caso de estudio, el signo cuestionado “PRO PLAN” (nominativo) fue solicitado para distinguir los siguientes productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “complementos nutricionales para uso veterinario; complementos nutricionales para alimentos de animales”.
Por su parte, la marca previa “PROPLANT” (nominativo) con certificado de registro número 389198, distingue los siguientes productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “fungicidas”29. Visto los productos que distinguen el signo cuestionado y la marca previa, para la Sala concurre conexidad competitiva, en primer lugar, porque se encuentran comprendidos en la misma clase del nomenclátor internacional.
Sin perjuicio de lo anterior, se reconoce que se trata de bienes distintos en cuanto a su naturaleza y finalidad, pues en lo que respecta al cuestionado identifica productos veterinarios, y particularmente, complementos nutricionales, con los cuales se pretende mejor la dieta y la salud de todo tipo de animales; mientras que la previa distingue agentes fungicidas diseñados para prevenir, controlar o eliminar hongos que afectan plantas, semillas, suelos o incluso animales.
Ahora bien, conviene señalar que estos productos lograrían pertenecer a una misma categoría de insumos agroindustriales, que a su vez pueden ser agrícolas y pecuarios, cuyas finalidades son atender las necesidades en el ámbito de sanidad agrícola como bienestar y productividad animal. Considerando lo anterior, para la Sala los complementos nutricionales para uso veterinario, así como los fungicidas, comparten canales de comercialización, pues aquellos suelen encontrarse con mayor frecuencia en comercios dedicados al expendio de insumos para la agroindustria y los centros veterinarios.
Además, cada vez es más fácil encontrar los mencionados productos en supermercados y tiendas, incluso compartiendo ubicación en góndolas y secciones paralelas, como sucede cuando se trata de complementos nutricionales para mascotas y fungicidas de uso doméstico. Así mismo, esta Sala destaca una evidente coincidencia en cuanto a los canales de publicidad porque los mencionados complementos nutricionales para uso veterinario y los fungicidas suelen promocionarse a través de televisión, internet, radio, volantes y vallas publicitarias.
Por otra parte, se avizora concurrencia de complementariedad, si se considera que un consumidor medio que requiere de complementos nutricionales para uso veterinario se encontraría en la necesidad de adquirir agentes fungicidas para animales con el objeto de velar no solo por el bienestar alimenticio de sus animales sino para garantizar la salud dérmica e incluso intestinal, previniendo y tratando los padecimientos producidos por 29 En consideración de la cancelación parcial por no uso de que fue objeto la marca previamente registrada, aceptada mediante resolución 13834 de 6 de abril de 2020.
Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio hongos y bacterias que los afectan. Bajo el mismo entendimiento, pero en distinto contexto, un consumidor medio dedicado a las labores del campo, al momento de adquirir complementos nutricionales para sus animales de granja, consideraría comprar también sustancias agroquímicas como los fungicidas, bajo la convicción de que aquellos pueden ser aplicados sobre animales, causando de esa manera graves afectaciones en su salud.
Siendo así, aun cuando no se encuentra cumplido el criterio de intercambiabilidad porque es evidente que los productos comparados no poseen una correspondencia en cuanto a su finalidad y naturaleza, no es menos cierto que, como se advirtió con anterioridad, el estudio de registrabilidad de los signos que pretenden identificar productos comprendidos en la clase 5 internacional debe realizarse en forma rigurosa, de tal manera que corresponde considerar los riesgos en la salud de las personas, animales o plantas, que surge del eventual error en el que se encontraría el consumidor al hallar al signo “PRO PLAN” y “PROPLANT” en el mercado.
En este punto, valga recordar las consideraciones que el Tribunal andino ha adoptado en relación con la conexidad competitiva, y el riesgo de confusión, en cuanto a los productos comprendidos en la clase 5 internacional, particularmente los fungicidas y productos farmacéuticos, que por analogía resultan aplicables al presente asunto, así30: Si bien, en principio, los plaguicidas, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, preparaciones para la destrucción de animales dañinos y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que no obstante lo indicado, el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.
Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un plaguicida con una que ampara un fármaco, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud. En este aspecto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.
El Tribunal ha manifestado que: “Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas”.
Asimismo, se debe prestar especial atención al realizar el examen, dado que el consumidor medio podría incurrir en error al adquirir un producto no farmacéutico de la clase 5 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente, puesto que las consecuencias podrían ser de igual manera graves debido al destino diferente de los mismos y al cuidado que se debe tener al manipular determinado producto.
Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión competitiva, tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso. (Destacado de la Sala). 30 Procesos 109-IP-2011 y 45-IP-2008.
Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Además de lo dicho, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre el signo y la marca cuestionado es posible establecer una asociación en la mente del consumidor como consecuencia de la evidente similitud entre las expresiones que los conforman.
En efecto, los cotejados ofertan productos que pueden ser utilizados complementariamente por el consumidor medio que quiere proteger sus plantas y cultivos, así como la salud nutricional y dérmica de sus animales, lo cual sugiere la posibilidad de que aquel, se vea en el convencimiento de que entre los empresarios existe una relación de tipo comercial y/o económica, o que atribuya a los productos un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El mencionado riesgo de confusión y asociación terminaría en un daño grave en la salud de los animales y plantas sobre los cuales se administran los productos y, además, afectaría el derecho de libre decisión del público consumidor, beneficiando de ese modo la actividad comercial de la solicitante del signo cuestionado, en detrimento de los derechos del titular de la marca previamente registrada.
II.4.2.7. Por todo lo anterior, la Sala encuentra cumplido el segundo presupuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En tal sentido, resulta factible colegir que al coexistir el signo y la marca confrontados en el mercado se generaría un riesgo de confusión y de asociación para el público consumidor, en tanto que converge una evidente semejanza ortográfica y fonética en las expresiones cotejadas, así como una conexidad entre los productos identificados por cada uno de ellos.
En cuanto al riesgo de confusión y/o asociación el Tribunal comunitario ha señalado lo siguiente31: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Es por lo anterior que, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca previamente registrada.
Así lo ha señalado el Tribunal comunitario32: […] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). (Destacado de la Sala). De esa manera, se impone negar las pretensiones de la demanda y mantener incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, a través de los cuales se negó el registro como marca del signo “PRO PLAN” (nominativo), solicitado para identificar productos comprendidos en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ello, ante la constatación de que aquellos observaron las normas comunitarias aplicables al asunto y acertaron al considerar la inviabilidad del registro marcario pretendido, pues se encuentra 31 Proceso 70-IP-2008. 32 Proceso 59-IP-2001. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
II.4.2.8. Por otra parte, la actora alegó que la SIC no debió conceder el registro de la marca previa “PROPLANT” porque previo a su registro existía la marca “PRO PLAN” para la clase 31 internacional de titularidad de la actora, quien la ha utilizado desde 1993 para producir alimentos de animales. Al respecto, esta Sala debe precisar que, si el objetivo de la actora es cuestionar la legalidad del registro como marca del signo “PROPLANT” por su semejanza con una marca previamente registrada a su favor, le corresponde formular demanda en contra de los actos administrativos que concedieron el registro mencionado.
En ese orden, las acusaciones relativas a la irregistrabilidad de la marca “PROPLANT” escapan de la órbita del presente asunto, el cual se ciñe al estudio de los actos administrativos que negaron el registro del signo “PRO PLAN”. En consecuencia, los argumentos así formulados por la actora no tienen vocación de prosperidad. II.4.2.9. La demandante también sostuvo que, si el signo y la marca previa son similarmente confundibles, no se explica la forma como las marcas “PRO PLAN” en la clase 31, y “PROPLANT” en la clase 5 han coexistido pacíficamente en el mercado por más de 11 años.
En su consideración, lo anterior genera inseguridad jurídica y confusión para los administrados. Pues bien, conviene recordar que conforme lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[…] “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad […]”33, de manera que alegar dicha circunstancia no desvirtúa el riesgo de confusión y/o asociación que se encontró del análisis comparativo realizado en esta providencia. Además, la coexistencia pacífica se alega de una marca distinta del signo aquí cuestionado, de modo que aquello no tendría incidencia directa en el estudio de registrabilidad que corresponde al presente asunto.
En cualquier caso, de las piezas obrantes en el expediente no se observa prueba alguna que, en aras de acreditar la coexistencia pacífica entre los confrontados, permita afirmar más allá de toda duda que el signo y la marca previa han compartido escenarios de publicidad o comercialización sin que hubiese riesgo de confusión y/o asociación, así como tampoco se aportaron, por ejemplo, análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la carga de la prueba pertenece a la parte que alegó la mencionada coexistencia pacífica34.
Así las cosas, la Sala concluye que este argumento tampoco posee vocación de prosperidad. II.4.3. CONCLUSIÓN En ese orden, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre el signo y la marca previa confrontados existe semejanza de tipo ortográfico y fonético, así como conexidad competitiva en cuanto a los productos que distinguen, con la virtualidad de 33 Proceso 15-IP-2003. 34 Proceso 551-IP-2015.
Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00 Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio generar riesgo de confusión y asociación en el consumidor. Por lo tanto, se impone negar las pretensiones de nulidad de la demanda de la referencia, y se mantendrá incólume la presunción de legalidad de los actos acusados.
II.4.4. SOBRE COSTAS La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas por las razones señaladas.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 11 de diciembre de 2025. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.