11001032400020140013200 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2014-00132-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: LIEBERT CORPORATION TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DE LA MARCA “ICOM” CUESTIONADA, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD ICOM INCORPORATED DEMOSTRÓ SU USO REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO PARA DISTINGUIR “APARATOS PARA LA TRANSMISIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL SONIDO, ESPECIALMENTE RADIOS, TRANSCEPTORES Y RECEPTORES”, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 9ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LIEBERT CORPORATION, mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 00028142 de 16 de mayo de 2013, "Por la cual se decide la cancelación de un registro por no uso de la marca", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y la 00056314 de 26 de septiembre de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele parcialmente el certificado de registro núm. 202193 de la marca mixta “ICOM”, limitando la cobertura para amparar específicamente “radios, transceptores y receptores”, productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 12 de diciembre de 2012 presentó solicitud de cancelación por falta de uso del registro de la marca mixta “ICOM”, registrada para identificar productos comprendidos en la Clase 9ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3, cuyo titular es la sociedad ICOM INCORPORATED. 2°: Que, una vez se le corrió el traslado respectivo, la sociedad ICOM INCORPORATED dio contestación a la solicitud de cancelación, argumentando que se encontraba probado que la marca “ICOM” ha sido utilizada por su titular de forma seria y efectiva en el mercado colombiano, en las cantidades y modo usual para el tipo de productos que ampara, dentro de los últimos tres años previos a promoverse solicitud de cancelación de la misma. 2 La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución transformación acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos: destruidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadora, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. […]” 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3°- Señaló que mediante la Resolución núm. 00028142 de 2013 la Directora de Signos Distintivos de la SIC, decidió, por un lado, negar la cancelación total por no uso del registro de la marca “ICOM”, para distinguir productos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza; y, por el otro, canceló parcialmente dicho registro en el sentido de excluir de su cobertura: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución transformación acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos: destruidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadora, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores” y, como consecuencia de dicha limitación, continuaría distinguiendo solamente “aparatos para la transmisión y reproducción del sonido”. 5º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto mediante la Resolución núm. 00056314 de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó parcialmente la decisión recurrida y, en su lugar, precisó que 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la marca “ICOM”, continuaría distinguiendo los productos “aparatos para la transmisión y reproducción del sonido, especialmente radios, transceptores y receptores”, comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ICOM INCORPORATED. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación así: Que la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 165, 166 y 167, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, realizó una indebida valoración del material probatorio aportado por la sociedad ICOM INCORPORATED para demostrar el uso de la marca cuestionada, ya que ésta únicamente probó que estaba siendo utilizada específicamente para comercializar “radios, transceptores y receptores”.

Sostuvo que la SIC, al expedir la Resolución 00028142 de 2013, limitó el certificado de registro marcario correspondiente a la marca “ICOM” en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar “Aparatos para la transmisión y reproducción del sonido”, cuando en 4 En adelante Decisión 486. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co realidad debió limitarlo para distinguir únicamente “radios, transceptores y receptores”.

Indicó que el certificado de registro correspondiente a la marca “ICOM”, debió limitarse al amparo de los productos “radios, transceptores y receptores”, por cuanto la sociedad ICOM INCORPORATED y su licenciataria, la sociedad EAGLE COMMUNICATIONS S.A.S., únicamente probaron que estaba siendo utilizada de forma seria y efectiva para comercializar tales productos.

Señaló que existen productos de variada naturaleza que son considerados aptos para ser amparados por la expresión “aparatos para la reproducción del sonido”, la cual transmite la idea directa de un 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co género, dentro del cual se pueden comercializar un sin número de dispositivos y no solamente radios, transceptores y receptores.

Adujo que la expresión “aparatos para la reproducción del sonido” es genérica, toda vez que para contextualizarse debe precisarse a qué artículo o dispositivo hace referencia. Aseguró que de permitirse la limitación de la cobertura del certificado de registro de la marca “ICOM”, para distinguir “aparatos para la reproducción del sonido” en general, se activaría el derecho de preferencia a favor de la sociedad ICOM INCORPORATED, afectando a terceros que no tendrían la oportunidad de incursionar en el mercado con artículos de naturaleza diversa que tengan conexión con aquellos amparados bajo la expresión objeto de cancelación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la cancelación parcial de la marca, prevista en el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486, determina la reducción o limitación de la reivindicación inicial de la marca objeto de cancelación, mediante la eliminación de aquellos productos o servicios frente a los cuales no se hubiere acreditado el uso de la marca en el mercado, teniendo en cuenta la identidad o similitud; esta última entendida en los términos de la naturaleza del producto reivindicado y el verdaderamente usado.

Adujo que teniendo en cuenta lo anterior, fue que mediante los actos administrativos acusados pudo concluir que la marca cuestionada “ICOM” se utilizaba únicamente para “aparatos de transmisión o reproducción de sonido”, de manera que todos los demás productos que amparaba inicialmente debían ser depurados, en tanto no se probó su uso.

Sostuvo que, en todo caso, dichos productos para los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso demostró el uso de la marca “ICOM”, pertenecían a los aparatos de transmisión o reproducción de sonido que inicialmente distinguía y que fue por lo anterior que su cobertura quedó limitada a tales productos. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.2.

La sociedad ICOM INCORPORATED, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 12 de marzo de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad LIEBERT CORPORATION, en su calidad de actora, así como el apoderado de la parte demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. 5 Folio 113 del cuaderno físico principal. 6 En adelante CPACA. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas ni mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 00028142 de 16 de mayo de 2013 y 00056314 de 26 de septiembre de 2013, mediante las cuales la SIC canceló parcialmente por no uso el registro de la marca “ICOM” (mixta), para distinguir productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a nombre de la sociedad ICOM INCORPORATED, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. En efecto, alegó que la SIC no debió incluir en la limitación de la cobertura de la marca cuestionada “ICOM” el género de productos que distinguía, ya que únicamente probó el uso para radios, mas no para transmisores y receptores.

Insistió en que existen diferentes tipos de productos pertenecientes al mismo género, razón por la cual la entidad demandada debió limitar la marca “ICOM” únicamente para lo que se probó esto es, radios, y no los aparatos de reproducción y transmisión del sonido. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.2 En esta etapa procesal, la SIC como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca ICOM (mixta), es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2.

La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 2.

La cancelación parcial por no uso de la marca 2.1. En el presente caso, Libert Corporation alegó que la SIC ha debido ordenar la limitación de la lista de los productos comprendidos en el registro de la marca ICOM (mixta) específicamente para amparar únicamente “radios, transceptores 7 Proceso 536-IP-2019. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y receptores” y no para amparar en general “aparatos para la reproducción de sonido”, puesto que resultaría una expresión genérica, por lo que considera que debe indicarse con precisión qué aparatos o dispositivos protege la marca, en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. […] 2.3.

Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. […] 2.6.

Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 3.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […] 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.

El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 00028142 de 16 de mayo de 2013 y 00056314 de 26 de septiembre de 2013, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca mixta “ICOM”, con el certificado núm. 202193, cuyo titular es la sociedad ICOM INCORPORATED, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución transformación acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos: destruidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadora, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. […]”. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como consecuencia de ello, la entidad demandada estableció que dicha marca distinguiría los siguientes productos de la citada Clase 9ª: “[…] aparatos para la transmisión y reproducción del sonido, especialmente radios, transceptores y receptores […]”.

En efecto, la marca en mención fue registrada en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución transformación acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos: destruidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadora, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. […]”; y a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que demostró exclusivamente el uso de la marca para los productos “[…] aparatos para la transmisión y reproducción del sonido, especialmente radios, transceptores y receptores […]”. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la actora alegó que la SIC realizó una indebida valoración del material probatorio aportado por la sociedad ICOM INCORPORATED para demostrar el uso de la marca cuestionada, ya que ésta únicamente probó que estaba siendo utilizada específicamente para comercializar “radios, transceptores y receptores”.

Manifestó que a pesar de que interpuso recurso de apelación atacando dicho argumento, la SIC nuevamente se equivocó, dado que revocó parcialmente su decisión y limitó el certificado del registro de la marca en cuestión en el sentido de que continuaría distinguiendo “Aparatos para la transmisión y reproducción del sonido, especialmente radios, transceptores y receptores”, en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC manifestó que mediante los actos administrativos acusados pudo concluir que la marca cuestionada “ICOM” se utilizaba únicamente para “aparatos de transmisión o reproducción de sonido”, de manera que todos los demás productos que amparaba inicialmente debían ser depurados, en tanto no se probó su uso.

Sostuvo que, en todo caso, dichos productos para los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso demostró el uso de la marca “ICOM”, pertenecían a los aparatos de transmisión o reproducción de sonido que inicialmente distinguía y que fue por lo anterior que su cobertura quedó limitada a tales productos. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […].” 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisado lo anterior, se tiene que el debate esencial gira en torno a establecer si el tercero con interés directo en las resultas del proceso ha usado o no la marca “ICOM” (mixta), para distinguir “[…] aparatos para la transmisión y reproducción del sonido, especialmente radios, transceptores y receptores […]”, productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación8, para lo cual se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486.

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la 8 La solicitud de cancelación de la marca “ICOM” fue presentada el 12 de diciembre de 2012 por la sociedad actora. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 3.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. […]” (Destacado fuera de texto).

En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. Y para probar el uso real y efectivo de una marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa denominación, en la cantidad y modo pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal frente a la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, señaló: “[…] 3.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 3.3. Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales, se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 3.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere – o quiso referirse – la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre en alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 3.8.

Debe tenerse en cuenta que el sentido de los establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 3.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer parágrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. […] 3.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 5.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 5.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […]” (Destacado fuera de texto).

Aclarado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca mixta “ICOM”, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación9, esto es, en el período comprendido entre el 12 de diciembre de 2009 y 12 de diciembre de 2012, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

En ese orden, de las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso en el trámite administrativo, se destacan las siguientes: - Copia del contrato de distribución entre ICOM INCORPORATED y ICOM AMERICA, debidamente traducida al castellano, de 12 de abril de 2012, que demuestra la relación existente entre dichas sociedades, 9 La solicitud de cancelación de la marca “ICOM” fue presentada el 12 de diciembre de 2012 por la sociedad actora. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el que se habilita, además, a ICOM AMERICA como sociedad subsidiaria a suscribir otros contratos de distribución para los productos fabricados por ICOM INCORPORATED, tales como radios, receptores y productos de navegación identificados con la marca “ICOM”.10 - Contrato de distribución, con su debida traducción al castellano, suscrito entre ICOM AMERICA, INC. y la sociedad EAGLE COMMUNICATIONS S.A.S., de fecha 4 de enero de 2010, en la que se autoriza a esta última compañía a distribuir los productos distinguidos con la mara “ICOM” en Colombia, tales como radios de tierra móvil, radios receptores de comunicaciones y productos de navegaciones.11 - Folletos de promoción expedidos en el año 2012, en los que aparecen los productos identificados con la marca “ICOM”, tales como radios y transceptores, como se evidencia a continuación: 12 10 Folios 814 a 878 del anexo núm. 1. 11 Folio 824 a 843 del anexo núm. 1. 12 Folios 1017 a 1030 y 1097 a 1115 del anexo núm. 1. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Cuatro (4) Facturas expedidas por la sociedad EAGLE COMMUNICATIONS S.A.S., de fechas 4 de noviembre de 2011, 13 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de diciembre de 2011, 16 de abril de 2012, por concepto de ventas de radios marca “ICOM”, por valor total de $ 69.949.172.13 - Tres (3) declaraciones de importación de fechas 17 de agosto de 2010, 13 de enero de 2011 y 18 de febrero de ese año, por la sociedad EAGLE COMMUNICATIONS S.A.S. ante la DIAN, en las que figuran productos identificados con la marca “ICOM”, tales como radios de comunicación, cargadores de éstos, audífonos, softwares de programación con cable USB, entre otros.14 - Certificación suscrita por el señor MAURICIO SANTANA MARTÍNEZ, contador de la compañía EAGLE COMMUNICATIONS S.A.S., de fecha 6 de marzo de 2013, en los siguientes términos15: “[…] Por medio de la presente, yo MAURICIO SANTANA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número (…) de Bogotá, en mi calidad de Contador Público de la empresa Eagle Communications S.A.S., con número de identificación tributaria 900.220.488-9.

Certifico que los ingresos obtenidos por la venta de radios ICOM por el año 2009 son de $ 169.414.217 pesos m/cte; por el año 2010 son de $ 329.829.511 pesos m/cte; por el 2011 son de $ 263.709.718 pesos m/cte y por el año 2012 son de $ 129.638.801 pesos m/cte. […]”. 13 Folios 1139 a 1142 del anexo núm. 1. 14 Folios 1155, 1156 y 1159 del anexo núm. 1. 15 Folio 1161 del anexo núm. 1. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, para la Sala, las pruebas antes relacionadas son pertinentes16 y conducentes17 para demostrar el uso real y efectivo de la marca mixta “ICOM” por su titular, la LIEBERT CORPORATION, a través de su distribuidora ICOM AMERICA, quien a su vez suscribió un contrato de distribución con la sociedad colombiana EAGLE COMMUNICATIONS S.A.S., para la comercialización de sus productos en Colombia, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, entre el 12 de diciembre de 2009 y 12 de diciembre de 2012, es decir, prueban la época y la regularidad en que fueron comercializados los productos amparados con aquella, máxime si se tiene en cuenta que para frustrar la acción de cancelación, “[…] basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca […]”, según lo señaló la Interpretación prejudicial, rendida en este proceso.

Al respecto, se observa que las facturas de venta y las declaraciones de importación, acompañadas de la certificación expedida por el Contador y los folletos de promoción producto distinguido con la marca “ICOM”, allegadas dentro del trámite administrativo, demuestran el 16 Alude a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar. [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03 25 000 2015 00018 00]. 17 “[…] El medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho, es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: i) que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y ii) que ese medio probatorio solicitado no esté‚ prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar […]”.

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02). 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso efectivo y real de la marca “ICOM”, en relación con productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza (“ aparatos para la transmisión y reproducción del sonido, especialmente radios, transceptores y receptores”), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso, ya que en todos éstos se especificó el período de uso de la marca cuestionada, que correspondió entre el 12 de diciembre de 2009 y 12 de diciembre de 2012, para identificar los citados productos.

Sobre el particular, debe precisarse que la certificación expedida por el contador de la sociedad EAGLE COMMUNICATIONS S.A.S. resulta ser una prueba idónea, en virtud de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, en tanto este dispone que “[…] el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca […]”18, máxime si se tiene en cuenta que en dicha certificación se da cuenta de los ingresos obtenidos por conceptos de venta de los productos identificados con la marca “ICOM”, los cuales ascienden a valores de $169.414.247, para el año 2009, $ 329.829.511, para el 18 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de septiembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2010-00188-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2010, $ 263.709.719, para el año 2011, y $ 129.638.801, para el 2012, sumas estas que se encuentran sustentadas con las facturas allegadas y emitidas por dicha compañía. Adicionalmente, respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del producto, la Sala advierte que el mismo debe probarse de conformidad con la naturaleza del mismo, siendo ello coincidente con los valores de venta declarados por la citada certificación del contador de la empresa autorizada por la actora para distribuir sus productos en Colombia, así como de las facturas y los folletos de promoción allegados por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, demostrando éstos últimos la forma en que se efectuaba su presentación en el mercado, dentro del período relevante.

Asimismo, de dichos documentos también se observa el tipo de productos que ampara la marca “ICOM”, tales como radios, transceptores y receptores, los cuales constituyen prueba de la intención de su titular para promocionar su marca para productos de la Clase 9ª. Y en cuanto al citado valor de las ventas, debe tenerse en cuenta que el uso real y efectivo de la marca en el mercado no supone un éxito del 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co producto o servicio identificado con ella, pues si bien se puede afirmar que un nivel de ventas elevado demuestra que la marca se ha usado seriamente en el mercado, también lo es que no puede pensarse que un nivel de ventas bajo demuestra lo contrario.19 Así las cosas, del análisis en conjunto del acervo probatorio aportado al plenario y, contrario a lo afirmado por la actora, la Sala concluye que las pruebas documentales recaudadas y valoradas en el procedimiento administrativo, dan cuenta del uso dado al signo cuestionado y ponen de manifiesto que los productos identificados con la marca mixta “ICOM”, se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles durante el período relevante, con excepción de “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución transformación acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos: destruidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; 19En sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090055400, la Sala señaló: “[…] En ese sentido, la seriedad con que ha desplegado su actividad comercial, también se ve reflejada en el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, y que para efectos de este estudio, es lo que se da por probado […].

Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 16 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00033-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cajas registradoras, máquinas calculadora, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. […]”.

Por lo anterior, era procedente la cancelación parcial por no uso de dichos productos, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no logró demostrar su uso real y efectivo, así como la puesta a disposición en el mercado dentro del período relevante, de manera que no se advierte una indebida valoración probatoria efectuada por la SIC, al momento de expedir los actos administrativos acusados.

Ahora, la actora también alegó que debió limitarse el amparo de la marca cuestionada “ICOM” únicamente a los productos “radios, transceptores y receptores”, por cuanto la sociedad ICOM INCORPORATED y su licenciataria, la sociedad EAGLE COMMUNICATIONS S.A.S., solamente probaron que estaba siendo utilizada de forma seria y efectiva para comercializar tales productos; y que la expresión “aparatos para la reproducción del sonido” es genérica, de manera que la SIC debía precisar específicamente a qué artículo o dispositivo hace referencia. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala observa que la entidad demandada, mediante la Resolución acusada 00028141 de 2013, sostuvo lo siguiente: “[…] 2.5.

Cancelación parcial. La cancelación parcial de una marca, establecida en el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486, determina la reducción o limitación de la reivindicación inicial del signo solicitado en cancelación, mediante la eliminación de aquellos productos o servicios frente a los cuales no se hubiere acreditado el uso del signo en el mercado, teniendo en cuenta la identidad o similitud entendida en los términos de la naturaleza del producto reivindicado y del verdaderamente usado (…) (…) Dicho lo anterior, se debe precisar que si bien el registro marcario correspondiente a la marca en trámite de cancelación fue concedido para identificar determinados productos, con el material probatorio aportado, resultó demostrado el uso del signo para identificar únicamente “aparatos de transmisión o reproducción de sonido”, por lo anterior, encuentra esta dirección que el registro debe ser depurado, en tanto no se probó el uso para identificar todos los productos reivindicados para el registro. […]” (Destacado fuera de texto).

Y, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora, a través de la Resolución núm. 00056314 de ese año, precisó lo siguiente: “[…] Así las cosas, este Despacho procederá a revocar parcialmente el artículo segundo de la Resolución No 00028142 de 16 de mayo de 2013, en el sentido de indicar que la marca está siendo utilizada para identificar aparatos para la transmisión y reproducción del sonido, especialmente radios, transceptores y receptores, productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. […]”. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior, la Sala observa que para limitar la cobertura de la marca cuestionada, la SIC, mediante los actos administrativos acusados, se amparó en lo previsto en el tercer inciso del artículo 165 de la Decisión 486, que establece que: “[…] Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. […]” (Destacado fuera de texto).

También se advierte que de la cobertura inicial de la marca cuestionada amparaba “[…] aparatos para la reproducción y la transmisión del sonido […]”, como género de productos, mas no estaba detallada o especificada en cuanto a radios, transceptores y receptores. De conformidad con la norma transcrita, la Sala considera que le asistió razón a la entidad demandada en los actos administrativos acusados al limitar los productos reivindicados por la marca cuestionada “ICOM” a aparatos para la reproducción y la transmisión de sonido, especialmente, radios, transceptores y receptores, ya que éstos eran los que hacían parte de la cobertura inicial del registro de la marca y 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto de los cuales se demostró el uso, conforme lo indica, precisamente, el citado artículo 165.

En efecto, la Sala considera que en las cancelaciones parciales por no uso procede la limitación de productos eliminando únicamente aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiere usado, pero deben mantenerse aquellos para los cuales estuviese inicialmente registrada la marca, como ocurrió en el caso bajo examen. Adicionalmente, no puede perderse de vista que en las cancelaciones por no uso también debe realizarse un análisis de similitud entre los productos respecto de los cuales se demostró el uso y aquellos en los que no, conforme lo expuso el Tribunal, en la interpretación prejudicial, rendida en este proceso, de la siguiente manera: “[…] 2.2.

El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (…) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(…)” (Énfasis agregado). 2.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 2.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1.

El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 2.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 2.8.

Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase.

Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 2.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor.

Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. […]” (Destacado fuera de texto). De los apartes transcritos de la Interpretación Prejudicial, se colige que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

En razón de lo anterior, la Sala considera que no era viable limitar exclusivamente la cobertura de la marca cuestionada a radios, 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co transceptores y receptores, ya que entre éstos existe una relación de similitud con los aparatos de transmisión y reproducción de sonido, máxime si se tiene en cuenta que éstos últimos representan el género del producto y los primeros consisten en su especie.

Adicionalmente, los aparatos de transmisión y reproducción de sonido cumplen una misma finalidad que los radios, transceptores y receptores, ya que buscan emitir diferentes tipos de sonidos, de manera que se advierte una clara vinculación entre ellos, y responden a un uso conjunto. Por lo tanto, en el caso sub examine, no es procedente limitar la cobertura del registro de la marca mixta “ICOM”, que identifica productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura los productos “aparatos para la transmisión y reproducción del sonido”.

Ello, comoquiera que, aunque su titular no logró probar el uso de los referidos productos, se determina que, en este caso, tienen una similitud cercana, con aquellos frente a los cuales se probó el uso “radios, transceptores y receptores” y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado, la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala resalta que si se accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca mixta “ICOM” en relación con “aparatos para la transmisión y reproducción del sonido”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con ésta para identificar dicho producto, lo que permitirá que éste se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “radios, transceptores y receptores” y llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las radios y otros aparatos de sonidos provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos.20 Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar parcialmente la marca “ICOM” (mixta), en el entendido de que únicamente identificará los productos: “[…] aparatos para la transmisión y reproducción del sonido, especialmente radios, transceptores y receptores […]”, comprendidos en la Clase 9ª de la 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2019-00005-00. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00132-00 Actora: LIEBERT CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 21 de marzo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.