CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. TESIS: EL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO NO DEMOSTRÓ QUE SE CUMPLIERA CON EL PRIMER REQUISITO PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 137 DE LA DECISIÓN 486, ESTO ES, QUE EXISTIERA BAJO SU TITULARIDAD, AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL SIGNO CUESTIONADO, “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, UN REGISTRO MARCARIO QUE DEBIESE SER PROTEGIDO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20111, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1 En adelante CPACA. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Es nula la Resolución núm. 00071845 de 29 de noviembre de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo mixto “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y se ordene a la SIC publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 14 de septiembre de 2011 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 352 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes servicios: “[…] Publicidad, mercadotecnia, promoción, investigaciones para negocios, auditorias, gestión de negocios comerciales; actividades de 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Indicó que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR-4 presentó oposición al estimar que dicho signo vulneraba los derechos de autor que ostentaba respecto del signo “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, de manera que se encontraba incurso, a su juicio, en las causales de irregistrabilidad previstas en el literal f) del artículo 136 y 137 de la Decisión 486. 3º: Que mediante la Resolución núm. 0033468 de 30 de mayo de 2012 la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COPSERVIR; y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada disposición la sociedad COPSERVIR interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 00071845 de 29 de noviembre de venta, importación, exportación y distribución de productos. en especial de uso médico, productos sanitarios e higiénicos, perfumería, alimentos, bebidas y artículos para uso personal; concesión de franquicias; venta de internet; servicios de comercio electrónico, a saber, aceptación de servicio y servicio de entrega; mediación y formalización de operaciones comerciales a través de comercios en línea, presentación de productos y servicios y aceptación de pedidos; asesoría para el montaje de negocios, dirección y administración de negocios, asesoría empresarial especialmente del sector farmacéutico. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 En adelante COPSERVIR. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2013, revocó la decisión inicial, declaró fundada la oposición presentada por la compañía opositora, únicamente respecto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo solicitado "LAREBAJAVIRTUAL.COM" (NOMINATIVA), para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir el acto acusado violó los artículos 134, 135 y 137 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina5, toda vez que el signo solicitado “LAREBAJAVIRTUAL.COM” sí es susceptible de representación gráfica, cuenta con perceptibilidad y, además, posee la suficiente distintividad como para identificar servicios en el comercio; y que, igualmente, no infringe derechos de propiedad industrial o de autor en cabeza de terceros que, por el contrario, refuerza la distintividad de la familia marcaria de la que es titular y que comparte el elemento común “LA REBAJA”.

Afirmó que al momento de negar la marca de la referencia la entidad no tuvo la oportunidad de revisar que las marcas de la familia marcaria 5 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co "LA REBAJA" son titularidad de la sociedad DISTRIBUIDORAS DE DROGAS LA REBAJA LA PRINCIPAL S.A.; y que la marca "LAREBAJAVIRTUAL.COM" consiste en una adición a dicha familia marcaria.

Manifestó que la entidad demandada decidió negar el registro del signo cuestionado con fundamento en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486, por la presunta realización de actos de competencia desleal en contra del tercero con interés directo en las resultas del proceso, sin examinar con detenimiento las pruebas obrantes al interior del expediente administrativo; y que, además, desconoció que las marcas de la familia marcaria "LA REBAJA" están en cabeza suya.

Adujo que COPSERVIR usa en el comercio única y exclusivamente signos que contienen la expresión “LA REBAJA” porque tienen suscrito un contrato de licencia de uso; que, de ser así, quien sí estaría perpetrando actos de competencia desleal sería la opositora, aquí tercero con interés directo en las resultas del proceso, toda vez que es quien realmente pretende despojarla de sus marcas. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con lo anterior, explicó que el examinador concluyó que la sociedad solicitante fue distribuidora de la sociedad COPSERVIR, y basada en tal afirmación, sostuvo la supuesta intención de perpetrar un acto de competencia desleal.

Alegó que dicho análisis se trata de una conclusión infundada, pues no ha existido ningún tipo de "vínculo comercial de distribución de mercancías"; y que lo que sí ha existido es una licencia de uso de marca que ella otorgó a favor de la sociedad COPSERVIR, y a través de la cual se le permite explotarla en el territorio nacional. De lo precedente, reiteró que si COPSERVIR utiliza las marcas "LA REBAJA" es únicamente en virtud de la licencia de uso concedida por ella, pero este hecho per se no le confiere ningún derecho, ni mucho menos la exclusividad para oponerse a registros como en el presente caso; y que las certificaciones de pago allegadas lo que demuestran es que COPSERVIR ha efectuado pagos dentro del marco de la licencia. Que la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 35, 59 y 83 del CCA6; y 13, 29 y 61 de la Constitución Política, al haber incurrido en falsa motivación, ya que no tuvo en cuenta todas y cada una de las 6 Derogado por la Ley 1437 de 2011. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestiones suscitadas con ocasión del signo solicitado “LAREBAJAVIRTUAL.COM”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC presentó la contestación de la demanda de manera extemporánea7. II.-2. La sociedad COPSERVIR, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma8, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20119, el 27 de junio de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de 7 Folio 132 del cuaderno físico principal. 8 Folios 125 y 131 del cuaderno físico principal. 9 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, se precisó que, aunque el escrito de contestación de la entidad demandada se presentó de manera extemporánea, de oficio, se iba a verificar si en efecto se configuró el fenómeno de la caducidad, como lo indicó el apoderado de la SIC, frente al cual se determinó que la demanda sí fue presentada en forma oportuna, lo que descartaba la caducidad del presente medio de control.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, consiste en determinar si la Resolución núm. 00071845 de 29 de noviembre de 2013, mediante la cual la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad COPSERVIR y denegó el registro de la marca nominativa “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitado por la actora, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es ilegal por falsa motivación, trasgresión de las normas en que debía fundarse, violación de los principios de igualdad y debido proceso y, en consecuencia, violatorio de lo establecido en los artículos 134, 135 y 137 de la Decisión 486; 35, 59 y 83 del CCA; y 13, 29 y 61 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda. En efecto, indicó que el signo solicitado “LAREBAJAVIRTUAL.COM” no se encuentra incurso en causal alguna de irregistrabilidad de la Decisión 486, ya que no existen indicios que permitan determinar que la solicitud de dicho signo se presentó con la finalidad de perpetuar algún acto de competencia desleal.

IV.-2. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que el signo cuestionado fue denegado en debida forma, ya que dentro del acervo probatorio allegado al expediente se observó que entre la actora y la opositora, en su momento, existió un vínculo comercial de distribución de mercancías, hecho constatado con las certificaciones de pago entre las sociedades, por lo que, en conjunto, permiten dar certeza de la intención de perpetrar un acto de competencia desleal en el mercado, lo cual sin lugar a equívocos daba lugar a que los consumidores incurrieran en confusiones y errores. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que el signo nominativo solicitado reproduce exactamente la parte nominativa de la marca mixta de propiedad de la sociedad opositora, lo que, a su juicio, impide la concesión de dicho signo a efectos de evitar un caso de competencia desleal, que a su vez perjudicaría gravemente el mercado que está representado en el extremo más débil que es el ciudadano consumidor.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos10: “[…] 1.

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. 1.1. De conformidad con el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal abordará el tema en virtud del argumento de la SIC, en el sentido de que con la solicitud de registro del signo LAREBAJAVIRTUAL.COM (denominativo) se estaría perpetrando un acto de competencia desleal.

No obstante, desprende de la revisión del expediente 10 Proceso 177-IP-2017. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el demandante también alega actos de competencia desleal por parte de COPSERVIR.

Reviste trascendental importancia indicar que la alegación de competencia desleal debe ser probada y tiene cabida siempre y cuando exista como base un derecho legalmente adquirido y reconocido. […] 1.3. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. […] 1.11.

El análisis debe partir de indicios razonables que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto y omisión del que por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad. De que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. […] 2.

Familia de marcas […] 2.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia de un término común de tales familias de marcas logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación de los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado […]”. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00071845 de 29 de noviembre de 2013, denegó el registro del signo nominativo solicitado, “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, a la actora, para distinguir los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Publicidad, mercadotecnia, promoción, investigaciones para negocios, auditorias, gestión de negocios comerciales; actividades de venta, importación, exportación y distribución de productos. en especial de uso médico, productos sanitarios e higiénicos, perfumería, alimentos, bebidas y artículos para uso personal; concesión de franquicias; venta de internet; servicios de comercio electrónico, a saber, aceptación de servicio y servicio de entrega; mediación y formalización de operaciones comerciales a través de comercios en línea, presentación de productos y servicios y aceptación de pedidos; asesoría para el montaje de negocios, dirección y administración de negocios, asesoría empresarial especialmente del sector farmacéutico […]”, por estimar que dicha solicitud se había efectuado con la finalidad de perpetuar, facilitar o llevar a cabo un acto de competencia desleal. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la actora, la entidad demandada decidió negar el registro del signo cuestionado con fundamento en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486, por la presunta realización de actos de competencia desleal en contra del tercero con interés directo en las resultas del proceso, sin examinar con detenimiento las pruebas obrantes dentro del expediente administrativo; y que, además, desconoció que las marcas de la familia marcaria "LA REBAJA" están en cabeza suya.

Adujo que COPSERVIR usa en el comercio única y exclusivamente signos que contienen la expresión “LA REBAJA”, porque tiene suscrito un contrato de licencia de uso; que de ser así quien sí estaría perpetrando actos de competencia desleal sería la opositora, aquí tercero con interés directo en las resultas del proceso, toda vez que es quien realmente pretende despojarla de sus marcas.

De acuerdo con lo anterior, explicó que el examinador concluyó que la sociedad solicitante fue distribuidora de la sociedad COPSERVIR, y basada en tal afirmación, sostuvo la supuesta intención de perpetrar un acto de competencia desleal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 137 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la de los artículos 134 y 13511, ibidem, por cuanto “[…] no se discute lo referente al concepto de marca […]” y “[…] no se discuten las causales de irregistrabilidad, contenidas en este artículo […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […]”. Así las cosas y de conformidad con la fijación del litigio, corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de dicha Decisión, la actora incurrió en actos de competencia desleal al solicitar el registro como marca del signo “LAREBAJAVIRTUAL.COM”.

Sobre el particular, cabe señalar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, determinó lo siguiente: 11 Comoquiera que dichos artículos no fueron interpretados por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Reviste de trascendental importancia indicar que la alegación de competencia desleal debe ser probada y tiene cabida siempre y cuando exista como base un derecho legalmente adquirido y reconocido. […] 1.7.

Para que un acto o actividad sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir lo siguiente: a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo actividad comercial en la misma o análoga forma; b) Que el acto sea indebido; c) Que el acto o actividad sea susceptible de producir daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo. […]” (Destacado fuera de texto).

En virtud de lo anterior, se debe establecer si la solicitud de registro de del signo solicitado “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la prohibición prevista en el artículo 137 de la Decisión 486, para lo cual habrá que determinar: i) si el tercero con interés directo en las resultas del proceso es titular de un derecho legalmente adquirido y reconocido y, de ser así, ii) si el acto o actividad son de efectiva competencia; iii) si dicho acto resulta indebido; y iv) si el acto o actividad es susceptible de producir daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Primer requisito.

Si el tercero con interés directo en las resultas del proceso es titular de un derecho legalmente adquirido y reconocido. Sea lo primero advertir que la sociedad COPSERVIR, tercero con interés directo en las resultas del proceso, alegó que era titular de un signo denominado “LAREBAJAVIRTUAL.COM”. Al respecto, cabe señalar que el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente proceso, fue claro en precisar que para examinar si el signo cuestionado estuvo incurso en la prohibición prevista en el artículo 137 de la Decisión 486, debe probarse primero que existía una marca previamente protegida por un tercero, razón por la cual la Sala procederá a examinar las pruebas obrantes en el plenario, con el fin de determinar si para el caso sub examine existe o no un derecho de la sociedad COPSERVIR que deba ser protegido:.- Declaración juramentada suscrita por el señor EDGAR ARNULFO PALOMINO QUINTERO, obrando como Director de Mercadeo de la sociedad COPSERVIR, de fecha 30 de noviembre de 2011, en la que informa que son los titulares de la marca “DROGAS LA REBAJA” y 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que fueron ellos quienes desarrollaron un concepto de imagen y de la página web de larebajavirtual.com12.- Certificación suscrita por el señor GERMÁN CARDONA OSORIO, obrando como contador de COPSERVIR, en la que certifica que el ciudadano EDGAR ARNULFO PALOMINO QUINTERO, para la fecha de dicho documento, contaba con contrato de trabajo a término indefinido con COPSERVIR desde el 24 de enero de 199413..- Certificación suscrita por el señor GERMÁN CARDONA OSORIO, en calidad de contador general de COPSERVIR, de fecha 30 de noviembre de 2011, en la que informa que ha sostenido relaciones comerciales con DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. y se le ha pagado por concepto de alquiler de uso de marca “DROGAS LA REBAJA” desde el mes de octubre de 2004 a la fecha de la suscripción del documento, un total de $ 22.015.871.978.14.- Certificación suscrita por el señor GERMÁN CARDONA OSORIO, en calidad de contador general de COPSERVIR, de fecha 28 de noviembre de 2011, en la que certifica que se han hecho las 12 Folio 33 del anexo núm. 1. 13 Folio 35 del anexo núm. 1. 14 Folio 44 del anexo núm. 1. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co siguientes ventas a través de la página web www.larebajavirtual.com15:.- Contrato de prestación de servicios suscrito entre COPSERVIR y la empresa 101 SOFTWARE, de fecha 17 de julio de 2007, cuyo objeto era la administración y mantenimiento de la tienda virtual y la interfaz de pagos de COPSERVIR, por el período de 1 año16..- Fotografías que contienen la siguiente publicidad17: 15 Folio 60 del anexo núm. 1. 16 Folios 86 a 90 del anexo núm. 1. 17 Folios 114 a 117 del anexo núm. 1. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior, la Sala evidencia que ninguna de las pruebas allegadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso corresponde a un certificado de registro marcario debidamente inscrito ante la entidad demandada, que permita inferir que goza de un derecho que deba ser protegido. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, para la Sala, COPSERVIR no acreditó ser titular de un derecho que debiera ser protegido, toda vez que no ostenta la propiedad de alguna marca cuya denominación contenga la expresión larebajavirtual.com Por el contrario, lo que se observa es que la actora es quien resulta ser la titular de varias marcas que se conforman por la frase “LA REBAJA”, para diferentes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza, conforme consta en los diferentes certificados marcarios visibles en los folios 195 a 238 del cuaderno físico principal y como se advierte del siguiente listado: EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA TITULAR CLASE 02009694 LA REBAJA 31 may. 2026 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 35 9226622942 LA REBAJA 30 oct. 2028 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 42 07099678 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 29 07099681 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 30 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA TITULAR CLASE 07099713 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 44 07099714 DROGAS LA REBAJA 28 abr. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 43 07099715 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 41 07099721 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 39 07099723 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 38 07099725 DROGAS LA REBAJA 28 abr. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 43 07099726 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 35 07099727 DROGAS LA REBAJA 27 may. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 44 07099728 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 32 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA TITULAR CLASE 07099729 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 41 07099730 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 39 07099731 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 31 07099734 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 32 07099736 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 31 07099738 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 30 07099739 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 38 07099740 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 10 07099741 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 29 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA TITULAR CLASE 07099743 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 16 07099761 DROGAS LA REBAJA 26 may. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 3 07099762 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 3 07099763 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 5 07099764 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 16 07099765 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 10 11119379 LA REBAJA 21 feb. 2032 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 5 11119405 LA REBAJA 21 feb. 2032 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 44 11119406 LA REBAJA 21 feb. 2032 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 39 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA TITULAR CLASE 11119407 LA REBAJA 21 feb. 2032 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 35 14213059 FR FERRETERIA LA REBAJA 23 jun. 2025 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 35 SD2018/00584 45 LA REBAJA PLUS 30 ene. 2029 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 35, 38, 39, 44 SD2018/00584 52 LA REBAJA VIRTUAL.COM 30 ene. 2029 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 35, 39 Y lo anterior también se constata con la certificación allegada por COPSERVIR, en la que su propio contador afirma que han sostenido relaciones comerciales con DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. y que se le ha pagado por concepto de alquiler de uso de marca “DROGAS LA REBAJA”, desde el mes de octubre de 2004 a la fecha de la suscripción del documento, un total de $ 22.015.871.978.

Por lo tanto, no se demostró que en el comportamiento de la actora, al solicitar el registro del signo cuestionado, existieran indicios de actos contrarios a la buena fe, a los usos y prácticas deshonestas, o 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estuviere encaminado a producir daño o crear confusión, engaño o desviación de la clientela, habida cuenta que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no aportó suficientes pruebas que demostraran la configuración de una conducta desleal ni que fuese titular de un derecho marcario que debiese ser protegido.

En efecto, respecto de la titularidad de un derecho que deba ser protegido cabe señalar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente proceso, consideró lo siguiente: “[…] Reviste trascendental importancia indicar que la alegación de competencia desleal debe ser probada y tiene cabida siempre y cuando exista como base un derecho legalmente adquirido y reconocido. […]”.

Lo anterior, permite evidenciar que no existen indicios que permitan a esta Sala concluir que la solicitud de marca se efectuó con la intención de perpetuar actos de competencia desleal. Por el contrario, denotan el uso de una frase compuesta por los términos “LA REBAJA”, que hace parte de otros registros marcarios de los cuales la actora ya era titular con anterioridad. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es de resaltar que esta Sección en la sentencia proferida el 27 de octubre de 201718, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, fue enfática en señalar, frente a dicho aspecto, lo siguiente: “[…] Quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. […]”.

(Destacado fuera de texto). De conformidad con lo anterior, en el presente caso no se satisface el primer requisito para que opere la prohibición prevista en el artículo 137 la Decisión 486, en razón a que COPSERVIR no acreditó ser titular de un registro marcario que deba ser protegido, por lo que la Sala se eximirá de estudiar los demás supuestos previstos para la configuración de dicha prohibición. En este orden de ideas, al no configurarse la prohibición de registro prevista en el artículo 137 de la Decisión 486, la Sala considera que debe declararse la nulidad del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00405-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado, anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201619, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [ ]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00071845 de 29 de noviembre de 2013, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo nominativo “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, solicitado para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de noviembre de 2024. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00357-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.