CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Mustad Netherlands B.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Temas: Diseños industriales.
Novedad y diferencias secundarias. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Mustad Netherlands B.V. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 37833 de 25 de junio de 2012 y 3849 de 6 de febrero de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. Mustad Netherlands B.V. adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 2 y 3 2 Cfr. Folios 205 a 228 2 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 37833 de 25 de junio de 2012, “Por la cual se niega un registro de diseño industrial”, expedida por el Director de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 3849 de 6 de febrero de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada otorgar el registro del diseño industrial denominado “CLAVOS PARA HERRAR”. Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] (1) Que se declare la nulidad de la Resolución número 37833, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 25 de Junio de 2012, notificada mediante Edicto desfijado el 17 de Julio de 2.012 (sic), por medio de la cual se niega la solicitud de Diseño Industrial denominado “CLAVOS PARA HERRAR”, con fundamento en que dicho diseño carece del requisito de novedad requerido.
(2) Que se declare la nulidad de la Resolución número 3849 dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 06 de Febrero de 2013, notificada por edicto desfijado el 12 de Marzo de 2.013 (sic), por medio de la cual se confirma en su totalidad la Resolución número 37833 y se declara agotada la vía gubernativa. (3) Que con fundamento en dichas decisiones en contra de MUSTAD NETHERLANDS B.V., y a título de Restablecimiento del Derecho: (i) Se ordene la concesión a nombre de MUSTAD NETHERLANDS B.V., del diseño industrial titulado “CLAVOS PARA HERRAR”, (ii) Se ordene al señor Superintendente de Industria y Comercio expedir el correspondiente Certificado de registro del Diseño Industrial y (iii) Se ordene su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para los efectos pertinentes […]”.
Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 19 de enero de 2012, el registro del diseño industrial denominado “CLAVOS PARA HERRAR”. 3Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 4 Cfr. Folio 206 3 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 4.2.
La referida solicitud se publicó, el 15 de mayo de 2012, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 644, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. El Director de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 37833 de 25 de junio de 2012, negó el registro del diseño industrial “CLAVOS PARA HERRAR”. 4.4.
Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 37833 de 25 de junio de 2012. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 3849 de 6 de febrero de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 37833 de 25 de junio de 2012 Normas violadas 5.
La parte demandante considera como violados los artículos 115, 124 y 126 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486; y el artículo 61 de la Constitución Política. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer Cargo: Violación de los artículos 115 y 126 de la Decisión 486 de 2000 6.1.
Indicó que la solicitud de diseño industrial cumplía con lo previsto en la normativa, respecto de la novedad requerida, comoquiera que las formas y líneas de la cabeza del clavo para herrar implicaban diferencias significativas y esenciales en el diseño, respecto de las anterioridades analizadas por la parte demandada. Ello, máxime, cuando los aspectos funcionales de este tipo de productos eran estrictos y limitaban la capacidad del inventor de incluir modificaciones. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 6.2.
Explicó que los clavos para herrar debían cumplir con ciertas características esenciales para su uso, las cuales consisten en poseer un tronco largo con una punta afilada en un extremo y una cabeza en el otro extremo longitudinal. En ese sentido, al producir clavos para herrar se limitaba la capacidad creativa y, aun así, con el diseño industrial solicitado a registro, se había logrado mejorar el aspecto de un clavo para herrar y, a su vez, dotarlo de una mejor calidad y funcionalidad. 6.3.
Precisó que la diferencia del diseño industrial solicitado consistía en que el clavo para herrar tenía una cabeza ligeramente convexa y que la cabeza estaba ligeramente inclinada formado un ángulo obtuso con respecto al tronco del clavo, lo que permitía un ángulo paralelo entre la pared del casco del caballo y el clavo. 6.4. Indicó, como característica diferenciadora adicional, que el clavo para herrar solicitado a registro, que las líneas externas se extienden de forma casi paralela hasta que en el externo forman una pronunciada pendiente y forma la punta del clavo.
Segundo Cargo: Violación del artículo 124 de la Decisión 486 de 2000 6.5. Afirmó que, a su juicio, comoquiera que dentro del trámite administrativo no se presentaron oposiciones por parte de terceros, no debió haberse realizado ningún examen de novedad sobre la solicitud, más aún, cuando las diferencias no resultan relevantes y no pueden ser derivadas fácilmente a partir del mismo estado del arte. 6.6.
Sostuvo que el producto solicitado a registro como diseño industrial gozaba del privilegio de patente en los Estados Unidos, México y Argentina, en donde los examinadores de dichas oficinas han podido reconocer la novedad y la aplicación industrial de los clavos para herrar. 6.7. Adujo que, a su juicio, la parte demandada vulneró el artículo 124 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que el diseño industrial solicitado a registro cumple con los requisitos previstos en el artículo 113 ibidem.
Tercer Cargo: Violación del artículo 61 de la Constitución Política 5 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 6.8. Afirmó que la parte demandada violó el artículo 61 de la Constitución Política como consecuencia de la violación de los artículos 115, 124 y 126 de la Decisión 486 de 2000. Contestación de la demanda 7.
La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación de los artículos 115 y 126 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Sostuvo que las características únicas del diseño no son suficientes para darle a éste una apariencia exclusiva, razón por la cual el objeto que se pretende registrar no cumplió con los requisitos previstos en la legislación comunitaria, tal como se evidenciaba en D1, respecto de la cual no existen diferencias sustanciales que permitan afirmar que, en un contexto real, se prefiera alguno de los dos diseños por su apariencia estética. 7.2.
Adujo que, comoquiera que el cuerpo de los clavos para herrar era invisible durante su uso, es irrelevante cualquier diferencia, sustancial o secundaria, que exista entre los diseños antes cotejados, o con cualquier clavo dentro del estado de la técnica, y que el ángulo de la cabeza es una condición técnica del elemento, invisible durante su uso y, por ello, no relevante.
Respecto del cargo de violación del artículo 124 de la Decisión 486 de 2000 7.3. Indicó que, si bien no se presentaron oposiciones por parte de terceros dentro del trámite administrado, el artículo 124 de la Decisión 486 de 2000 lo faculta para realizar de oficio el examen de novedad cuando el diseño industrial “carezca manifiestamente de novedad”, como sucede en el presente caso.
Razón por la cual, en su calidad de Oficina Nacional Competente en materia de Propiedad Industrial en la República de Colombia, podía realizar el estudio de novedad al diseño solicitado. 5 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 252 6 Cfr. Folios 240 a 251 6 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 7.4.
Señaló que los registros otorgados en Oficinas extranjeras no sugieren el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad previstos en la República de Colombia. Ello, comoquiera que en esta materia imperan los principios de territorialidad y de autonomía, según los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron. 8.
El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 15 de enero de 20167, convocó y fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial; y en la audiencia inicial realizada el 18 de abril de 20168: i) declaró saneado el proceso; ii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iii) fijó el objeto del litigio; iv) declaró precluida la posibilidad de conciliación; v) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vi) resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; vii) la parte demandante interpuso recurso de súplica contra el auto de pruebas y viii) suspendió la realización de la audiencia para enviar al Magistrado que sigue en turno, el expediente del proceso de la referencia para que resolviera el recurso de súplica mencionado supra.
Recurso de súplica 10. La parte demandante, mediante escrito de 21 de abril de 2016 recibido en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, indicó que interponía recurso de súplica contra el auto de pruebas proferido en la audiencia inicial realizada el 18 de abril de 2016 y explicó sus reparos y fundamentos. 11. El Consejero Roberto Augusto Serrato Valdez, mediante auto proferido el 27 de julio de 20179, atendiendo a que no existía quorum para resolver el recurso de súplica indicado supra, ordenó el sorteo de conjuez. 7 Cfr. Folio 257 8 Cfr. Folios 262 a 268 9 Cfr. Folio 275 7 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 12.
El 31 de julio de 201710 se realizó el sorteo del conjuez ordenado supra. 13. El conjuez, mediante escrito de 4 de agosto de 201711 recibido en la Secretaría de la Sección Primero de esta Corporación, se declaró impedido para conocer del recurso de súplica. 14. El Consejero Roberto Augusto Serrato Valdez, mediante auto proferido el 11 de agosto de 201712, atendiendo a que no existía quorum para resolver el recurso de súplica indicado supra, comoquiera que el conjuez que se sorteó se declaró impedido, ordenó la realización de un nuevo sorteo de conjuez. 15.
El 17 de agosto de 201713 se realizó el sorteo del conjuez ordenado supra. 16. El Consejero Roberto Augusto Serrato Valdez, mediante auto proferido el 28 de agosto de 201714, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, correr traslado del escrito contentivo del recurso de súplica a la parte demandada y al Ministerio Público. 17.
El Consejero Augusto Serrato Valdez, mediante auto proferido el 27 de noviembre de 201715, resolvió rechazar el recurso de súplica y ordenó remitir el expediente del proceso de la referencia al Despacho de origen. Continuación de la audiencia Inicial 18. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de julio de 201916, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la continuación de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 y en la audiencia de 24 de julio de 201917: i) se declaró precluida la posibilidad de conciliación y ii) la fase de medidas cautelares; iii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas; iv) se suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad 10 Cfr. Folios 276 y 277 11 Cfr. Folio 280 12 Cfr. Folio 282 13 Cfr. Folio 285 14 Cfr. Folio 289 15 Cfr. Folio 297 16 Cfr. Folios 308-309 17 Cfr. Folios 319 a 327 8 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables; y v) se realizó el respectivo control de legalidad.
Solicitud de Interpretación Prejudicial 19. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 11 de septiembre de 201918, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables. 20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 535-IP-2019 de 11 de diciembre de 202019, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que: “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 113, 115, 124 y 126 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Únicamente procede la interpretación de los Artículos 113 y 115, por ser pertinentes. No procede la interpretación de los Artículos 124 y 126 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al no ser materia de controversia los temas del examen que realiza la oficina nacional competente a la solicitud del diseño industrial, ni los requisitos para el registro del diseño industrial […]”20 21.
Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 22. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 5 de marzo de 202121, resolvió sobre la reanudación del trámite procesal, la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 23.
Dentro del término legal, la parte demandante reiteró los argumentos de la demanda22. 18 Cfr. Folios 330 a 335 19 Cfr. Folios 342 a 351 20 Cfr. Folios 343 y 344 21 Cfr. Folios 353 y 354 22 Cfr. Índice 59 del aplicativo SAMAI. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 24. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 25. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 535-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020; vii) marco jurídico relativo a la protección de diseños industriales y el requisito de novedad; y viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 26. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201923, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 27. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 28.
Los actos administrativos acusados son los siguientes: 28.1 La Resolución núm. 37833 de 25 de junio de 201224, mediante la cual el Director de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del diseño industrial “CLAVOS PARA HERRAR”. 28.2. La Resolución núm. 3849 de 6 de febrero de 201325, mediante la cual la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia 23 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 24 Cfr. Folios 8 a 10 25 Cfr. Folios11 y 12 10 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 37833 de 25 de junio de 2012.
El problema jurídico 29. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma y la Interpretación Prejudicial, determinar: 29.1 Si las resoluciones núms. 37833 de 25 de junio de 2012 y 3849 de 6 de febrero de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro del diseño industrial “CLAVOS PARA HERRAR”, vulneran los artículos 113 y 115 de la Decisión 486; y el artículo 61 de la Constitución Política. 30.
La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de 2000 y se abstuvo de interpretar los artículos 124 y 126 ibidem, por considerar que la discusión no recaía sobre la realización del examen de oficio por parte de la parte demandada. 31. En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración de los artículos 124 y 126 de la Decisión 486 de 2000, por lo que no se incluye en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de 2000. 32.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 33. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena26, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia 26 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 está contenido en la Decisión 486 de 200027 de la Comisión de la Comunidad Andina28. Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29 34.
La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.30 35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento 27 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 28 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 29 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 30 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros31. 36.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 37.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 38.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 39.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 40. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretación Prejudicial 535-IP-2019 de 18 de enero de 2021 31 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 41. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso32: “[…] 1.9.
El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad sobre la base del Artículo 115 de la Decisión 486. El Tribunal entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada, no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustente en diferencias secundarias con otros diseños industriales. […] 1.10. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPl) en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: […] (i) Finalidad estética (apariencia especial).
La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios.
(ii) Visibilidad. Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. (iii) Recae sobre aspectos no técnicos. […] (iv) Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumple su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos.
Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte. […] 2.3. Las diferencias secundarias solo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a disposición con anterioridad.
Asimismo, el diseño deberá conferir un valor agregado al producto expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. 2.4. […] Si para el consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquier de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes; sin embargo, si 32 Cfr. Folios 341 a 351 14 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales. […] a) Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios de los diseños comparados, de conformidad con lo anotado anteriormente. b) La comparación entre los diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor. c) Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, estos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo. […] 3.4.
El requisito de novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 3.5. Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto (sic) diseño industrial. […] 3.9. De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial "( ) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad.
Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad" […].” (Destacado de la Sala) Marco jurídico relativo a la protección de diseños industriales y el requisito de novedad Noción de Diseño Industrial y Objeto de Protección 42.
Visto el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000, un diseño industrial es la apariencia particular de un producto, correspondiente a cualquier forma externa que no cambia la finalidad del producto. El objeto de la protección de los diseños industriales es conferir un derecho temporal de exclusiva sobre aquellas creaciones que enriquecen el patrimonio de las formas aplicables a la industria.
De ahí que solo resulten protegibles por este medio las creaciones que involucren un aporte de valor agregado a dicho patrimonio. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 43. Visto el artículo 128 ibidem, la protección sobre un diseño industrial es esencialmente temporal, para permitir que las creaciones lleguen al dominio público para su aprovechamiento por parte de la comunidad en general.
Requisito de Registrabilidad: Novedad 44. Visto el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, procede la protección de un diseño industrial siempre que sea nuevo. Requiere entonces la valoración del aporte que significa la creación frente al estado de las formas estéticas aplicables a la industria. Novedad Objetiva 45. La novedad depende de dos circunstancias previstas en el artículo 115 citado.
Por una parte, la denominada novedad objetiva33, según la cual nuevo es todo aquello que no ha sido hecho accesible al público. 46. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en sostener sobre la novedad objetiva lo siguiente: “[…] El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio […]”34. 47.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que se trata de un concepto de novedad análogo a la novedad aplicable a las patentes de invención o de modelo de utilidad y, en consecuencia, para su análisis, corresponde verificar si el diseño se ha hecho o no conocido o accesible al público con antelación a su solicitud de registro. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 187-IP-2014. 34 Ver: Interpretación Prejudicial 71-IP-2005, reiterada en las Interpretaciones Prejudiciales: 187-IP-2014, 208-IP-2015 y 542-IP-2016. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 48.
El caso concreto no involucra una discusión sobre novedad objetiva, comoquiera que las partes enfocan sus argumentos en las diferencias existentes entre las creaciones objeto de análisis. Novedad Subjetiva 49. La norma también hace referencia a la denominada novedad subjetiva35 y prevé que no es nuevo aquello que solamente presenta diferencias secundarias frente a realizaciones anteriores. 50.
De manera reiterada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, que para el análisis de las diferencias secundarias se deben aplicar los siguientes criterios: “[…] Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.
Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.
Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales […]"36 51.
Por lo expuesto anteriormente, le corresponderá a la Sala determinar si la parte demandada analizó adecuadamente las diferencias existentes entre la creación solicitada y la anterioridad D1, en particular, si tales diferencias dotan a dicha creación de novedad subjetiva, o si, por el contrario, se trata de diferencias secundarias. Análisis del caso concreto 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 187-IP-2014. 36 Ver: Interpretación Prejudicial 71-IP-2005, reiterada en las Interpretaciones Prejudiciales: 187-IP-2014, 208-IP-2015 y 542-IP-2016. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 52.
De conformidad con el marco normativo desarrollado supra, sobre la protección de los diseños industriales y el requisito de novedad; y los argumentos de las partes demandante demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 53. La Sala precisa que la creación denominada “CLAVOS PARA HERRAR”, respecto de la cual se realizará el estudio, y la creación divulgada en la anterioridad D1 “HORSESHOE NAILS E-SERIES”, publicada el 2 de octubre de 2009, corresponden a las siguientes imágenes: Diseño solicitado CREACIÓN “CLAVOS PARA HERRAR” Solicitante: 18 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 37 Arte previo citado por la parte demandada 37 Cfr. Folios 21-28 del Cuaderno de antecedentes admisnitrativos 19 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 ANTERIORIDAD D1 38 54.
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del requisito de novedad para el registro de diseños industriales. Cargo de nulidad por violación de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de 2000 55.
Visto el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, es necesario analizar la novedad de la creación denominada “CLAVOS PARA HERRAR” frente a la anterioridad D1 citada en los actos administrativos acusados. 56. En primero lugar, la Sala considera necesario reiterar que el método que debe aplicarse para el análisis de la novedad subjetiva, en los términos previstos por el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, debe enfocarse en la percepción del consumidor informado que hace parte de los círculos interesados, para verificar si, conocedor de los elementos comunes para los productos del sector, realizará o no un proceso selectivo de las apariencias analizadas e identifica diferencias en aspectos ornamentales o estéticos del producto, metodología que la Sala aplicará en el análisis del caso concreto.
Círculos Interesados (Consumidor Informado) 38 Cfr. Folios 71 del Cuaderno de antecedentes administrativos 20 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 57. Para realizar dicho análisis, la Sala hace notar que las creaciones analizadas hacen referencia al sector de los productos fijación, sostén o montaje39, particularmente los clavos, y, por lo tanto, los círculos interesados a los que pertenece el consumidor informado en este caso corresponderían a los usuarios finales o potenciales de clavos y clavos para herrar, o herradores. 58.
En la medida que, el presente caso involucra al consumidor o usuario de clavos, la Sala encuentra que, en su criterio de selección, para identificar diferencias entre diseños y definir sus preferencias estéticas, éste aplicará los mismos conocimientos y criterios estéticos y ornamentales que el consumidor de cualquier tipo de clavo como medio de fijación puede aplicar en un proceso selectivo. 59.
Al respecto es importante resaltar que, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, la apariencia estética de un clavo corresponde a una “[…] Pieza metálica, larga y delgada, con cabeza y punta, que sirve para introducirla en alguna parte, o para asegurar una cosa a otra […]”40. En ese sentido, se advierte que la parte demandante explicó en la demandada que “[…] los clavos producidos y utilizados para herrar tienen que cumplir y mantener ciertas características, de lo contrario no sirven para el propósito definido.
Estas características son: un tronco largo con una punta afilada en un extremo y una cabeza en el otro extremo longitudinal. […]”41. Al respecto, la parte demandada en la contestación de la demanda señaló que “[…] es evidente, entonces, que el producto solicitado (Clavo para herrar), DEBE poseer esa forma para poder cumplir con su propósito […]”42. 60.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la apariencia estética de un clavo, de acuerdo con el consumidor informado del círculo interesado, incluye una pieza metálica, delgada y alargada, con cabeza y punta. 39 Al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada se indica que la solicitud del diseño industrial sub examine indica como Clasificación la Clase 08.08 “MEDIOS DE FIJACION, DE SOSTEN O DE MONTAJE, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES”, de conformidad con la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, utilizada para la clasificación de los diseños industriales de conformidad con lo previsto en el artículo 127 de la Decisión 486.
Disponible en: https://www.wipo.int/classifications/locarno/es/ 40Diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: https://dle.rae.es/clavo Consultado el 21 de junio de 2022. 41 Cfr. Folios 219 y 220 42Cfr. Folio 246 21 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 Sector de la industria 61.
De acuerdo con el marco jurídico analizado supra, la Sala también debe atender a la realidad del sector de la industria. Al respecto, se considera que se trata de un sector industrial, el sector metalúrgico, que ha tenido variaciones positivas, por ejemplo, la fabricación de productos metalúrgicos básicos tuvo una variación del 31.5% y una contribución anual del Índice de Producción Industrial por actividades industrial en el territorio colombiano de 0.6 p.p. en junio de 202143. 62.
Ahora bien, Como se analizó supra, la Sala encuentra no existe razón para discutir que la principal característica de los clavos para herrar es la presencia de una punta, una cabeza y un cuerpo alargado y delgado, las cuales pueden ser calificadas como características esenciales de este tipo de productos. 63. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, la apariencia estética de un clavo, para que permita cumplir con su función técnica, la cual consiste en que punta se introduzca en un sitio y así se pueda asegurar algún elemento a otra cosa diferente, en este caso, que la herradura se fije al casco de caballo, limita las alternativas disponibles para el diseñador en su proceso creativo.
En ese sentido, existe entonces un menor grado de libertad y menor deberá ser la exigencia de diferencias que rompan con tales tendencias, comoquiera que el diseño industrial, para cumplir con dicho propósito, debe tener necesariamente: una punta, una cabeza y un cuerpo delgado y alargado. 64. De allí que, la Sala deberá analizar el diseño industrial solicitado para determinar si presenta variaciones en características particulares y perceptibles, respecto a D1 y para dichos círculos, que resultarían ser sus características ornamentales.
Para el caso concreto, la Sala tendrá en cuenta que la creación “CLAVOS PARA HERRAR” y la creación “D1”, responden a un mismo estilo o clase de clavos, específicamente los clavos para herrar cuya función es fijar la herradura al casco del caballo, y partirá de la impresión general de los círculos interesados en este tipo específico de clavos, cuyos rasgos comunes incluyen la necesidad de tener: una cabeza, una punta y un cuerpo alargado y delgado. 43 DANE, Boletín técnico, Índice de Producción Industrial (IPI) Junio 2021, 12 de agosto de 2021.
Disponible en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipi/bol_ipi_junio_21.pdf 22 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 65. En consecuencia, el análisis comparativo se enfocará en los rasgos restantes, en los que el aporte del diseñador debe ofrecer a la creación “CLAVOS PARA HERRAR” diferencias suficientes, y no secundarias, para ser considerado un diseño industrial registrable frente a la creación “D1”.
Análisis Comparativo 66. La Sala considera que, a partir de una impresión general y desde la perspectiva del consumidor informado que hace parte de los círculos interesados en el sector de los clavos, existen diferencias suficientes para reconocer la novedad subjetiva de la creación analizada frente a la anterioridad D1, como se explica a continuación: Creación “CLAVOS PARA HERRAR” D1 45 45 Cfr. Folios 71 del Cuaderno de antecedentes administrativos 23 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 44 67.
La Sala advierte que: 67.1 En el diseño solicitado las líneas externas del cuerpo del clavo se extienden de forma casi paralela hasta que al final del clavo donde las líneas se dirigen hacia uno de los lados con pronunciada pendiente, formando la punta. 67.2 Se precisa que, en el diseño industrial solicitado, una de las líneas del clavo es absolutamente paralela y, en ese sentido, la punta se encuentra en el extremo de dicha línea.
Lo anterior, es una forma caprichosa, que es diferenciable de la 44 Cfr. Folios 21-28 del Cuaderno de antecedentes admisnitrativos 24 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 forma que incorpora la anterioridad D1, el cual posee la punta en medio de las dos líneas del cuerpo del clavo y, en ese sentido, un extremo de este no es totalmente paralelo. 67.3 Teniendo en cuenta lo anterior, el clavo del diseño industrial posee un lado totalmente recto, o paralelo, lo cual causa que la punta no esté situada simétricamente en el centro del clavo, sino en un lado de éste, por el contrario, el D1 la punta se encuentra ubicada de forma simétrica en la mitad del clavo y con referencia a la cabeza. 67.4 En el Diseño solicitado la punta se evidencia más pronunciada respecto de la de D1. 67.5 La cabeza del diseño industrial está ligeramente redondeada mientras que en D1 se evidencia que la misma es plana. 68.
Ahora bien, como se expuso en acápite supra, bajo el entendido que un clavo para herrar está necesariamente llamado a incorporar una punta, un cuerpo alargado y delgado y una cabeza, la apariencia estética del mismo no permite gran libertad de creación al diseñador sin que se vea afectada la funcionalidad del producto, y menor deberá ser la exigencia de diferencias que rompan con tales tendencias. 69.
Por lo anteriormente expuesto, para la Sala, en el cuerpo, los diseños analizados ofrecen apariencias diferenciables y cuyo análisis está ausente de las motivaciones de los actos administrativos acusados. Así sucede con que: a) Una de las líneas del clavo en el diseño industrial solicitado es absolutamente paralela y en ese sentido la punta se encuentra en el extremo de dicha línea; y b) la punta no esté situada simétricamente en el centro del clavo, sino en un lado de éste. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 70.
Por el contrario, los actos administrativos acusados se limitan a establecer que la única diferencia entre los diseños cotejados es que “[…] La cabeza de la solicitud, la cual es ligeramente más curva que la presentada por D1. […]46”. 71. Para la Sala, encontrar un número significativo de diferencias o incorporaciones arbitrarias en la creación analizada frente a la anterioridad D1, es relevante para el análisis de la novedad subjetiva.
La creación solicitada involucra una cantidad relevante de incorporaciones arbitrarias en aspectos en los cuales D1 no involucra formas caprichosas. 72. Si bien las mismas no alteran de manera disruptiva el estilo tradicional del cuerpo de un clavo para herrar, las variaciones en la creación solicitada ocurren en una mayoría significativa de los elementos que componen la anterioridad D1, que obedecen a decisiones arbitrarias de su creador. 73.
Por lo tanto, la Sala considera que la suma de tales elementos caprichosos es apta para ofrecer una apariencia diferenciable para los círculos interesados. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que el diseñador no posee mayor libertad durante el proceso creativo sin afectar la funcionalidad del producto, la cual es unir dos elementos y, en ese sentido, el análisis de novedad debe ser menos estricto. 74.
En consecuencia, a partir del interés que normalmente aplicaría un consumidor informado que haga parte de los círculos interesados, en la apreciación de las creaciones analizadas, la Sala considera que dicho consumidor podrá identificar las diferencias anotadas líneas atrás para definir sus propias preferencias, es decir, realizar un proceso selectivo sobre cuál de tales apariencias lo atrae más y, por lo tanto, se trata de diferencias que, en su conjunto, no pueden ser calificadas como secundarias. 75.
Al respecto, la Sala advierte que la parte demandante aportó tres testimonios de consumidores informados que hacen parte del círculo interesado en clavos para herrar, a saber los herreros47 Marcel Williems, Winston Van Ballegooij y W. G.H.M. Marcel Busser, quienes coinciden en que “[…] Este clavo ARC es reconocible fácilmente de otros debido a la forma ARC en la parte superior que no 46 Cfr. Folios 8 a 10 47 Cfr Folios 161 a 171 26 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 se encuentra en todos los demás;
Una comparación entre el clavo ARC y el E-nail (Clavo) de Pegasus como se muestra en la figura 2 del anexo a este testimonio muestras las siguientes diferencias: La forma redonda en la cabeza del clavo ARC no es comparable con cualquier otro clavo, ningún otro tiene esta forma […]”. 76. Finalmente, la Sala advierte que la Interpretación Prejudicial indicó lo siguiente: “[…] 1.10.
Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPl) en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: […] (ii) Visibilidad. Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto.
Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. […]”.48 77. Al respecto, esta Sala considera que el diseño industrial “CLAVOS PARA HERRAR” solicitado a registro por la parte demandante, el cual consiste en un clavo para fijar la herradura al casco del caballo, y que, en ese sentido, el consumidor final son los herradores, como se expuso en acápite supra, es visible para dicho consumidor final.
Lo anterior en la medida en que, las variaciones en la creación son percibidas visualmente por el usuario, o herrador, durante el uso normal del producto, esto es, al momento de colocar el clavo para herrar en la herradura del caballo. 78. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que las diferencias encontradas por los consumidores son relevantes y no secundarias y que, según lo expuesto por el Tribunal Andino, son sustanciales en el análisis de novedad. 79.
En suma, al invocar en la mente del consumidor un proceso selectivo relativo a su gusto o atracción por una u otra creación, la Sala concluye que la creación solicitada pueda ser calificada como diferenciable frente a la anterioridad D1 y, por lo tanto, que cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000. 48 Cfr Folio 346 y 347 27 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 80.
La Sala, considerando que la apariencia incorporada en la creación solicitada es nueva, también encuentra que la misma se acoge a los elementos que definen el diseño industrial previstos en el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000 y que la parte demandada, al negar la solicitud de la parte demandante, vulneró las normas fundamento del cargo y, en consecuencia, está llamado a prosperar. 81.
Adicionalmente la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración de los artículos 124 y 126 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, no los interpretó al considerar que no es materia de controversia los temas del examen que realiza la oficina nacional competente a la solicitud del diseño industrial. 82.
Asimismo, frente al restablecimiento del derecho solicitado, la Sala encuentra que la creación cumple con los requisitos para ser registrada como diseño industrial y que, por tanto, procedería su registro. 83. Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad de los actos administrativos acusados por violación de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es que la nulidad de los actos acusados, la Sala49 no se pronunciará respecto de los demás cargos, esto es la violación del artículo 61 de la Constitución Política; ni sobre la existencia de registros del diseño industrial en otras jurisdicciones.
Sobre el restablecimiento del derecho 84. Esta Sala, atendiendo a que: i) el artículo 128 de la Decisión 486 de 2000 previó que el registro de un diseño industrial tendría una duración de 10 años, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud en el país miembro; ii) la solicitud fue presentada el 19 de enero de 2012; y iii) han pasado más de diez años desde la presentación de la solicitud de registro como diseño industrial de la creación denominada “CLAVOS PARA HERRAR”, considera que no es posible 49 Consejo De Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia 5 de mayo de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00, en que se reiteró la posición adoptada en sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 11001-03-24-000-2009-00457-00. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 acceder al restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante, comoquiera que de conformidad con lo previsto en la normativa andina, estaría por fuera de su término de duración. Conclusión 85.
La Sala considera que la creación denominada “CLAVOS PARA HERRAR” cumple con el requisito de novedad previsto en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto presenta diferencias no secundarias frente a la anterioridad D1 y, en consecuencia, cumple con los requisitos necesarios para ser calificada como diseño industrial en los términos previstos en el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000. 86.
Asimismo, la Sala considera que no es posible acceder al restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante, comoquiera que han pasado más de 10 años desde que se presentó la solicitud de registro como diseño industrial de la creación denominada “CLAVOS PARA HERRAR” y, en tal razón, el mismo se habría finalizado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 37833 de 25 de junio de 2012 y 3849 de 6 de febrero de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales negó el registro como diseño industrial para la creación denominada “CLAVOS PARA HERRAR”, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: NEGAR el restablecimiento del derecho solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020130038400 CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente OSWALDO GIRALDO LOPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.