11001032400020150040000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo dos mil veinticinco (2025) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020150040000 Demandante: Rolex S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Roel S.A.S. Asunto: Cotejo entre marcas mixtas y nominativas.

Prevalencia del elemento nominativo en marcas mixtas. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala, decide, en única instancia, la demanda presentada por Rolex S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53269 de 29 de agosto de 2014 y 9462 de 6 de marzo de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Rolex S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de las 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio núm. 2 2 Cfr. Folios núms. 33 a 68 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 resoluciones núms. número 53269 de 29 de agosto de 2014, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y número 9462 de 6 de marzo de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta ROEL que identifica productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Roel S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 6.1. Que declare la nulidad de la Resolución No. 53.269 de 29 de agosto de 2014, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por ROLEX SA y se concedió el registro de la marca ROEL (Mixta) para distinguir productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional, solicitada por la sociedad ROEL SA.S. 6.2.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 9.462 del 6 de marzo de 2015. proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmando la Resolución No. 53269 y declarando agotada la vía gubernativa. 6.3. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que NIEGUE el registro de la marca ROEL (Mixta) a nombre de ROEL SA.S. para distinguir productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional por las razones que se exponen dentro de esta acción, para el consiguiente restablecimiento de los derechos de mi representada. 6.4.

Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con la Normatividad Andina […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4 Cfr. índice 46 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 4.1.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó el registro como marca del signo mixto ROEL para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La solicitud se publicó,en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 689, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas ROLEX que identifican productos y servicios de las clases 14 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 53269 de 29 de agosto de 2014, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta ROEL para identificar productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 53269 de 29 de agosto de 2014. 4.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 9462 de 6 de marzo de 2015, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53269 de 29 de agosto de 2014. Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. Los literales a) y h) del artículo 136 y el artículo150 de la Decisión 486 de 2000. 5.2.

El artículo 29 de la Constitución Política. 5.3. Los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 Violación por falta de aplicación de los artículos 29 de la Constitución Política; 42 y 80 de la Ley 1437; y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.1.

La parte demandada, con la expedición de los actos acusados, vulneró el ordenamiento jurídico, toda vez que no aplicó los artículos 426 y 807 de la Ley 1437, así como tampoco aplicó el artículo 1508 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Lo anterior, al omitir pronunciarse sobre las claras semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales entre las marcas en conflicto.

Adicionalmente, no tuvo en cuenta que identifican productos idénticos dentro de la Clase 14 de la Clasificación Internacional. 6.2. Los actos acusados violan los derechos de defensa y debido proceso previstos en el artículo 29 de la Constitución y en el artículo 3.º de la Ley 1437, al omitir pronunciarse sobre las claras semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales entre las marcas en conflicto y por no tener en cuenta que identifican productos idénticos dentro de la Clase 14 de la Clasificación Internacional, generando con ello una indebida aplicación de la normativa Andina, específicamente en lo que respecta al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Violación por indebida aplicación e interpretación errónea del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.3. El examen de registrabilidad debió concluir la existencia de claras y evidentes semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales entre las marcas, toda vez que únicamente se diferencian en la letra final, a saber, “x” de las marcas previamente registradas.

Asimismo, las marcas en conflicto identifican productos idénticos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional. 6 “Artículo 42. Contenido de la decisión. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos”. 7 “Artículo 80.

Decisión de los recursos. Vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y que surjan con motivo del recurso”. 8 “Artículo 150. Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 6.4. El examen de registrabilidad efectuado por la entidad demandada demuestra: “[…] 1) Que no tuvo en cuenta las reglas que ha establecido la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación entre marcas nominativas; 2) Que no analizó los signos en conjunto, ya que fragmentó los signos en sílabas y descompuso su unidad fonética […]”. 6.5.

Entre las marcas ROEL y ROLEX existen claras y evidentes semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que generan confusión y riesgo de asociación en el consumidor de productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.6. La marca ROEL no es apto para identificar los productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, ni los servicios conexos de la Clase 35 ibidem. 6.7.

La marca concedida identifica los mismos productos de sus marcas previamente registradas en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, en atención a una correcta aplicación de los criterios de conexidad competitiva, lo cual fue omitido por la parte demandada. Vulneración del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y mala fe de la sociedad solicitante 6.8.

Los actos acusados vulneran el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a que la marca ROLEX es notoria, respecto del cual el signo ROEL pretende aprovechar su notoriedad, por lo que la solicitud de registro por parte de la sociedad ROEL S.A.S. se encuadra dentro de una conducta de mala fe. Contestación de la demanda Parte demandada 7.

La parte demandada9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio núm.182 10 Cfr. Folios núms. 166 a 181 6 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 7.1. El contenido de los actos acusados no incurre en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, adicionalmente gozan de presunción de legalidad. 7.2.

No se vulneraron los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 ni el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, por el contrario, los actos acusados fueron debidamente motivados; sin embargo, luego del examen de registrabilidad se concluyó que no existe identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético entre las marcas ROLEX y ROEL. 7.3.

No se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, con fundamento en que se realizó el examen de registrabilidad y se fundamentó en lo siguiente: “[…] la marca ROEL es de naturaleza mixta arbitraria, conformada por el elemento verbal ROEL expresión escrita en una tipografía especial, la cual hace referencia a pieza redonda de los escudos de armas, y en tal sentido no guarda relación con los productos que el signo pretende distinguir.

El elemento gráfico está conformado por la imagen de dos aros entrelazados. La marca mixta arbitraria reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos alguno de los cuales tienen significado, pero que, asociados a los bienes distinguidos por la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes. Como también podemos afirmar que las marcas ROLEX, como primera medida tienen un carácter fantasioso, pues no tiene un significado alguno en el idioma español, por su lado la marca mixta ROLEX está compuesta por un elemento gráfico el cual está conformado por la imagen de una corona y una figura geométrica cuadrada en estilo de ajedrez.

La marca mixta fantasiosa está compuesta por la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, y no tiene un significado conocido. Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección. La marca nominativa de fantasía identifica un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, y no tiene un significado conocido.

Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección. Con base en las descripciones realizadas con anterioridad se puede concluir que las marcas en estudio no generan riesgo de confusión alguno, pues si bien es cierto que los signos comparten semejanza fonética en cuanto la silaba "RO" - "RO", analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían 7 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 riesgo de confusión ni de asociación, teniendo en cuenta que la silabas EL/LEX con la cual termina cada uno de los signos produce un impacto fonético que determine la disimilitud entre los extremes comparados, alejando el riesgo de confusión y asociación en el público consumidor al momento de adquirir los productos de sus coberturas […]”.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Con el registro de la marca ROEL no se incurrió en ninguna de las causales establecidas en la Decisión 486 de 2000, particularmente en la de su artículo 136 literal a), pues se trata de una marca que contiene las características de distintividad suficientes como para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos indicados en la solicitud de registro, haciendo posible que el consumidor los selecciones y diferencie de los productos identificados con la marca ROLEX. 8.2.

Los actos acusados fueron debidamente motivados, pues en ellos se expresaron las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la parte demandada a pronunciarse sobre la registrabilidad del signo ROEL, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto. 8.3. La parte demandada actúo bajo la autonomía para emitir los actos acusados y en este caso lo hizo completamente ajustado a derecho.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 9 de mayo de 201813, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria andina aplicable, y este profirió la interpretación prejudicial 356-IP-201814 de 28 de junio de 2019, en la que indicó: 11 Por intermedio de apoderado Cfr. Folio núm. 106 12 Cfr. Fólios núms. 86 a 100 13 Cfr. Folios num.187 14 Cfr. Folios 231 a 251 8 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a) y h) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina los cuales se interpretaran por ser pertinentes.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar el tema de conexión entre los productos y servicios de los signos controvertidos y la marca notoria. […]”. 10. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Audiencia Inicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 7 de octubre de 201915: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial de 8 de julio de 201916, se declaró saneado el proceso; se ordenó reanudar el proceso, resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto mediante auto de 21 de febrero de 202517, prescindió de las audiencias de pruebas y alegatos de conclusión y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 13.

La parte demandante18 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 14. La parte demandada19 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 15 Cfr. Folios 223 2 224 16 Cfr. Folios 254 a 273 17 Cfr. Índice 50 del aplicativo web “SAMAI”. 18 Cfr. Índice 56 del aplicativo web “SAMAI”. 19 Índice 55 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 15.

El tercero con interés directo reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda20. Concepto del Ministerio Público 16. El Agente del Ministerio Público guardó silencio en este momento procesal21. II. CONSIDERACIONES 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 356-IP-2018 de 28 de junio de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia 18. Vistos: i) el artículo 14922 numeral 8º. de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201923, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos acusados 20. Los actos acusados son los siguientes: 20 Índice 57 del aplicativo web “SAMAI”. 21 Índice 58 del aplicativo web “SAMAI”. 22 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 23 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

Artículo modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 20.1. La Resolución núm. 53269 de 29 de agosto de 2014, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta ROEL para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 20.2.

La Resolución núm. 9462 de 6 de marzo de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió confirmar la Resolución núm. 53269 de 29 de agosto de 2014. El problema jurídico 21. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudiciales, determinar: 21.1.

Si las resoluciones núms. 53269 de 29 de agosto de 2014 y 9462 de 6 de marzo de 2015, expedidas por la Superintendencia, de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta ROEL para identificar “bisutería, artículos de bisutería; artículos de bisutería de plástico; bisutería (joyas de fantasía); artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; adornos (artículos de joyería), artículos de joyería", productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los literales a) y h) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; y los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 21.2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marcas mixtas ROLEX, con registros marcarios núms. 224284, 43742, 11721 y 375548, que identifican productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; y, 21.3.

En segundo lugar, si la marca ROLEX es notoria y, en ese sentido, si la marca concedida constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de 11 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario 22.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 356-IP-2018 de 28 de junio de 2019 en la que interpretó los artículos 136 literales a) y h) y 150 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 151, 224, 228 y 230 ibidem. 23. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena24, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 24 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200025 de la Comisión de la Comunidad Andina26.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 25 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 26 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 27 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 28 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 356-IP-2018 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: 14 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ROEL (mixto) y las marcas ROLEX (denominativa y mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, (…) […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos. 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo ROEL (mixto) y la marca ROLEX (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ROEL (mixto) y la marca ROLEX (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos 15 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ROEL (mixto) y la marca ROLEX (denominativa). 4.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce las marcas notorias ROLEX (denominativa y mixta), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] 4.17. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas ROLEX (denominativa y mixta) cuyo titular es ROLEX S.A., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo ROEL (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 5.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación internacional de Niza 5.1. Se alegó que existe conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. […] 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 6.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos 6.1. En el presente caso, se ha alegado que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486. […]. 6.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados. 6.7.

En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina 16 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. […]” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 34.

De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 35. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: Marca concedida mediante los actos acusados MARCA MIXTA ROEL29 Certificado núm. 512994 29 Cfr. índice 46 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.

Expediente digital. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 Clase 14: “bisutería; artículos de bisutería; artículos de bisutería de plástico; bisutería (joyas de fantasía); artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; adornos (artículos de joyería), artículos de joyería.” Marcas mixtas previamente registradas MARCA MIXTA ROLEX30 Certificado núm. 224284 Clase 14: “Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos”.

MARCA MIXTA ROLEX31 Certificado núm. 43742 Clase 14: ““Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos”. MARCA NOMINATIVA ROLEX 32 Certificado núm. 11721 Clase 14: ““Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos”. 30 Cfr. índice 46 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.

Expediente digital. 31Cfr. ibidem 32Cfr. ibidem 18 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 MARCA NOMINATIVA ROLEX 33 Certificado núm. 375548 Clase 35: “Servicios de venta al por menor de productos de relojería y artículos de bisutería; publicidad para la compra y venta de artículos de relojería y bisutería”. 36.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas mixtas y marcas nominativas. 37. La Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Violación por indebida aplicación e interpretación errónea del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 38. La parte demandante manifestó que el examen de registrabilidad debió concluir la existencia de claras y evidentes semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales entre las marcas, toda vez que únicamente se diferencian en la letra final “x” de las marcas previamente registradas.

Asimismo, sostuvo que las marcas en conflicto identifican servicios idénticos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 39. La parte demandada al momento de contestar la demanda señaló lo siguiente: “[…] la marca ROEL es de naturaleza mixta arbitraria, conformada por el elemento verbal ROEL expresión escrita en una tipografía especial, la cual hace referencia a pieza redonda de los escudos de armas, y en tal sentido no guarda relación con los productos que el signo pretende distinguir.

Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección. La marca nominativa de fantasía identifica un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, y no tiene un significado conocido.

Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección. Con base en las descripciones realizadas con anterioridad se puede concluir que las marcas en estudio no generan riesgo de confusión alguno, pues si bien es cierto que los signos comparten semejanza fonética en cuanto la silaba "RO" - "RO", analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación, teniendo en cuenta que la silabas EL/LEX con la cual termina cada uno de los signos produce un impacto fonético que determine la disimilitud entre los extremes comparados, alejando el riesgo de confusión y asociación en el público consumidor al momento de adquirir los productos de sus coberturas […]”. 40.

De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 41.

Esta Sección34, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”35. 34 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 42.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”36. 43.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”37. 44. Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso: “[…] Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate (…) […]”. 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 37 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 45. La Sala, tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación allegada al presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición, esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que conforman los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. […]”. 46.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y unas mixtas y nominativas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 47.

En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta concedida y las marcas mixtas previamente registradas en su conjunto, resulta claro que en cada una prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos y servicios de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 48. Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”38.

(Destacado fuera del texto). 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 49. Esta Sección39, ha considerado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 50.

Asimismo, la Sala, en sentencia de 20 de febrero de 202540, al resolver un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, consideró que: “[…] 72. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta ROEL y las marcas mixtas y nominativas ROLEX no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, comoquiera que, aunque las marcas coinciden en la partícula -RO, este hecho per se no implica que sean confundibles, toda vez que como ya se manifestó, las marcas cotejadas se encuentran acompañadas de partículas y diferente sucesión vocálica que permiten su diferenciación. 73.

En este orden de ideas, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a las marcas cotejadas, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto previsto en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 74. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto semejanzas entre la marca mixta ROEL y las marcas opositoras ROLEX de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos y servicios que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 75.

En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca mixta ROEL no se encuentra incursa en ninguna causal que impida su registro, por lo que el cargo estudiando en este acápite no tiene vocación de prosperidad. […] 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de febrero de 2025, expediente identificado con el número único de radicación 201500468-00M.P. Hernando Sánchez Sánchez. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 Conclusión 81.

La Sala concluye que la parte demandante no demostró que los actos acusados incurrieran en falta de motivación. 82. La Sala considera que en el caso sub examine, la marca mixta ROEL, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con las marcas mixtas y nominativas ROLEX, cuyo titular es la parte demandante. 83.

La Sala considera que la parte demandante no probó la supuesta mala fe en que incurrió la sociedad ROEL S.A.S. al momento de solicitar la inscripción de la marca mixta ROEL. 84. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 53509 de 29 de agosto de 2014 y 12366 de 20 de marzo de 2015 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. […]”.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 51. La Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 así como el antecedente jurisprudencial citado supra. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta ROEL cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas mixtas y nominativas ROLEX previamente registradas por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Comparación Ortográfica 52. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y las marcas previamente registradas, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 53.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA 25 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 R O E L 1 2 3 4 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS R O L E X 1 2 3 4 5 54. Al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que la marca mixta ROEL está compuesta por una (1) palabra, dos consonantes (R-L) y dos vocales (O-E); en tanto que las marcas mixtas y nominativas previamente registradas ROLEX está compuesta por una (1) palabra, tres consonantes (R-L-X) y dos vocales (O-E). 55.

Con base en lo anterior, se evidencia que, si bien las marcas cotejadas comparten la partícula RO, resulta necesario analizar las marcas en su conjunto y tener en cuenta los elementos que poseen una función diferenciadora en estas, toda vez que esto resulta ser determinante en la forma en cómo es percibido el signo en el mercado por el público consumidor. 56.

La Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencian diferencias en su conformación, por el número de consonantes y el orden de las vocales que las componen, lo que les otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las expresiones cotejadas. 57.

En efecto, las consonantes y vocales que conforman las marcas cotejadas permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que genera una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un número de letras, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca registrada la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca exigida por la normatividad andina.

Comparación Fonética 26 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 58. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: ROEL - ROLEX - ROEL - ROLEX ROEL - ROLEX - ROEL - ROLEX ROEL - ROLEX - ROEL - ROLEX 59.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disímiles lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor. 60. La Sala considera que existen diferencias en el componente fonético al comparar ambas marcas. Así, la terminación “EL” en la marca “ROEL” y “LEX” en la marca “ROLEX”, generan una cadencia distinta al ser pronunciadas en voz alta.

Adicionalmente, la sílaba tónica en la marca “ROEL”, se encuentra en la última sílaba, por lo que es una palabra aguda y, por el contrario, la sílaba tónica en la marca “ROLEX” se encuentra en la primera sílaba, por lo que es una palabra grave. 61. En ese sentido, se reitera que, si bien ambas marcas comparten la partícula RO, en la marca concedida, la partícula EL, le dota de un matiz diferenciador al ser pronunciado de viva voz.

Comparación Ideológica 62. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”41, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 63.

Al respecto, la Sala advierte que la marca concedida se encuentra conformada por la expresión ROEL y la marca previamente registrada por la expresión ROLEX, 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 que al ser de fantasía no permite una comparación desde el punto de vista conceptual. 64.

De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta ROEL y las marcas mixtas y nominativas ROLEX no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, comoquiera que, aunque las marcas coinciden en la partícula RO, este hecho per se no implica que sean confundibles, toda vez que como ya se manifestó, las marcas cotejadas se encuentran acompañadas de partículas y diferente sucesión vocálica que permiten su diferenciación. 65.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 66. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto semejanzas entre la marca mixta ROEL y las marcas opositoras ROLEX de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos y servicios que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 67.

La parte demandante sostuvo que los actos acusados vulneran el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a que la marca ROLEX es un signo notorio, respecto del cual la marca ROEL pretende aprovechar su notoriedad, por lo que la solicitud de registro por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso se encuadra dentro de una conducta de mala fe. 69.

La Sala considera, por un lado, que los actos acusados no contradicen la notoriedad de la marca ROLEX, por el contrario, al momento de realizar el examen de registrabilidad concluyen que se trata de una marca ampliamente conocida. Por otro lado, la parte demandante no logró probar en el proceso su afirmación respecto a la mala fe con que presuntamente actuó el tercero con interés directo en el resultado del proceso, al momento de solicitar la inscripción de la marca mixta ROEL. 70.

La Sala destaca que la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha considerado en este punto lo siguiente: “[…] Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. 3.7.

Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo. […] 3.11 De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

En este escenario entra en juego todo esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca, en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros. 3.12.

El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la 29 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo […]”.

(Destacado fuera de texto). 71. La Sala considera, por un lado, que teniendo en cuenta que no se logró acreditar la existencia de riesgo de confusión y/o asociación entre las marcas mixtas ROEL y ROLEX, tampoco puede concluirse que la sociedad ROEL S.A.S. haya actuado de mala fe con el objeto de aprovecharse de manera injusta del esfuerzo empresarial de la parte demandante. 72.

La Sala considera, por otro lado, que en el caso concreto no se probó por la parte demandante la supuesta mala fe en que incurrió el tercero con interés directo en el resultado del proceso. al momento de solicitar la inscripción de la marca mixta ROEL, por lo que al tener la parte demandante la carga de la prueba y no demostrarlo, el cargo estudiado en este acápite no prospera.

Del cargo de violación por falta de aplicación del artículo 29 de la Constitución Política; de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437; y del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 73. La parte demandante aseguró que, con la expedición de los actos acusados, se vulneró el ordenamiento jurídico, toda vez que no se aplicaron los artículos 29 de la Constitución Política; 42 y 80 de la Ley 1437; y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior, al omitir pronunciarse sobre las claras semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales entre los signos en conflicto. Adicionalmente, no tuvo en cuenta que identifican servicios idénticos dentro de la Clase 35 de la Clasificación Internacional. 74. Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda señaló que los actos acusados fueron debidamente motivados y se fundamentaron en la normativa comunitaria sobre la materia. 75.

La Sala destaca que la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, al referirse al artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado lo siguiente: “[…] Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho de que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es 30 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. [6.7] Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado […]”.

(Destacado fuera de texto). 76. La Sala considera que de la lectura de los actos acusados se puede concluir que las resoluciones núms. 53269 de 29 de agosto de 2014 y 9462 de 6 de marzo de 2015 fueron motivadas por las autoridades que las expidieron, en otras palabras, hubo un análisis de fondo respecto de la oposición presentada por la sociedad demandante y se realizó el examen de registrabilidad correspondiente. 77.

La Sala resalta que no se demostró por la parte demandante que los actos acusados vulneraran los los artículos 29 de la Constitución Política; 42 y 80 de la Ley 1437; y 150 de la Decisión 486 de 2000, referidos a la garantía del principio del debido proceso, a la motivación de la decisión, a la motivación en la decisión de los recursos y al examen de registrabilidad que debe hacer la oficina nacional competente, respectivamente. 78.

Por el contrario, la Sala considera que los actos acusados fueron motivados de manera razonada y suficiente, y adicionalmente, realizaron el examen de registrabilidad teniendo en consideración el análisis del supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 79. La Sala destaca que es una situación diferente que la parte demandante no comparta los fundamentos que tuvo en consideración la entidad demandada al momento de expedir los actos acusados; sin embargo, esto no significa que los actos acusados hayan incurrido en falta de motivación, por lo que el cargo estudiado en este acápite no prospera.

Conclusión 31 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 80. La Sala considera que en el caso sub examine, la marca mixta ROEL, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, que identifica productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con las marcas mixtas y nominativas ROLEX, cuyo titular es la parte demandante. 81.

La Sala considera que la parte demandante no probó la supuesta mala fe en que incurrió el tercero con interés directo en el resultado del proceso al momento de solicitar la inscripción de la marca mixta ROEL. 82. La Sala concluye que la parte demandante no demostró que los actos acusados incurrieran en falta de motivación. 83. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 53269 de 29 de agosto de 2014 y 9462 de 6 de marzo de 2015 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas 84. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020150040000 SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta (Ausente con excusa) GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.