CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Número único de radicación: 11001032400020160062100 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Pragma S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Pragma Marketing y Eventos S.A.S. Temas: Conexidad competitiva.

Criterio de razonabilidad. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide1, en única instancia, la demanda presentada por Pragma S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 48616 de 31 de julio de 2015 y 91175 de 24 de noviembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Número único de radicación: 11001032400020160062100 1. Pragma S.A.2, en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada en ejercicio de la acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 48616 de 31 de julio de 2015, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 91175 de 24 de noviembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS, para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Pragma Marketing y Eventos S.A.S., en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 3.1. Que se declare la Nulidad de las Resoluciones No. 48616 de julio 31 de 2015 y 91175 de NOVIEMBRE 24 DE 2015, expedidas por la directora de signos distintivos y por el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO dentro del expediente 14237644, mediante las cuales se ordenó el registrar a favor del tercero interesado de la marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS para identificar los siguientes servicios de la clase 35 del nomenclátor internacional: “Servicios publicitarios para personas naturales y para todo tipo de empresas, campañas publicitarias BTL, marketing digital, activación de marca, servicios de publicidad a partir de presencia en stand y muestras comerciales, servicios de intermediación y logística de eventos publicitarios, servicio de asesoría en mercadeo para la explotación y dirección de las empresas de los clientes, servicios de desarrollo en cualquier sistema de comunicación, servicios de mercadeo en general, alquiler de publicidad, exhibiciones, promoción de productos y servicios de otros; espacios para patrocinadores de servicios relacionados con la publicidad e información”, sin tener en cuenta la preexistencia de 2 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 2 a 3 3 Cfr. Folios 32 a 52 4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 5 Cfr. Folios 32 y 33 3 Número único de radicación: 11001032400020160062100 la marca PRAGMA, certificado No. 249083 que también ampara servicios de publicidad y mercadeo. 3.2.

Que se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO revocar la decisión contenida en las resoluciones en mención, realizar la anotación pertinente y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 27 de octubre de 2014, el registro como marca del signo mixto PRAGMA MARKETING Y EVENTOS para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 28 de enero de 2015, en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 717, la cual fue objeto de oposición la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa PRAGMA, que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 48616 de 31 de julio de 2015, concedió el registro de la marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS, para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 48616 de 31 de julio de 2015. 4.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 91175 de 24 de noviembre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48616 de 31 de julio de 2015. 6 Cfr. Folios 33 a 35 4 Número único de radicación: 11001032400020160062100 Normas violadas 5.

La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, los literales a) y b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer Cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Sostuvo que se desconoció el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que, al compararse las marcas en conflicto, en forma sucesiva y no simultanea, presentan un alto grado de confundibilidad, puesto que las diferencias que presentan son mínimas e insuficientes para que un consumidor, al encontrarlas en momentos diferentes, pueda distinguirlas.

Ello, porque las marcas PRAGMA y PRAGMA MARKETING Y EVENTOS tienen los mismos elementos caracterizantes. 6.2. Aseguró que la marca PRAGMA, con certificado de registro núm. 249083 que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, pero al momento de ser registrada, los servicios de publicidad y mercadeo se incluían en esa clase y no en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que, a pesar de estar en clases diferentes, la marca registrada y la concedida identifican los mismos servicios, es decir, publicidad y mercadeo. 6.3.

Explicó que, en consecuencia, es claro que al haberse concedido la marca PRAGMA MARKETING Y EVENTOS se coloca al consumidor frente a una potencial situación de confundibilidad, que se materializará cuando las marcas se usen simultáneamente, pues el consumidor encontrará en el mercado servicios de igual naturaleza, con idénticos canales de mercadeo identificados con marcas confundiblemente similares, como lo es la marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS frente a la marca nominativa PRAGMA. 5 Número único de radicación: 11001032400020160062100 6.4.

Indicó que, desde el punto de vista ortográfico, se encuentra que la marca cuestionada reproduce la totalidad de los elementos de la marca previamente registrada. 6.5. Señaló que, al pronunciar sucesivamente y alternativamente las marcas confrontadas, se encuentra que ambas tienen identidad fonética, en lo que se refiere al término PRAGMA.

Segundo Cargo: Violación del artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.6. Indicó que la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, vulneró los artículos 134 y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto el elemento PRAGMA es el preponderante dentro del conjunto marcario, por cuanto las palabras marketing y eventos son explicativas, puesto que de ninguna manera le otorgan distintividad a la marca, además las palabras en ambas marcas están escritas con un tipo de letra muy similar y en mayúscula. 6.7.

Explicó que las expresiones marketing y eventos tan solo acompañan la marca y no la hacen distintiva frente a otras marcas, ya que describen el objeto social del titular de la marca. Por esto, dichos elementos adicionales que acompañan la expresión PRAGMA no distinguirán el servicio ofrecido, de modo que el signo distintivo, sobre el cual se pretende la exclusividad que otorga un registro marcario, es PRAGMA.

Agregó que el cotejo se debió realizar entre los términos PRAGMA de las marcas. 6.8. Adujo que la parte demandada vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 por indebida aplicación, el cual prevé que un signo puede ser registrado como marca cuando tenga aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado y, en el caso sub examine, la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, consideró que la marca concedida PRAGMA MARKETING Y EVENTOS era distintiva. 6 Número único de radicación: 11001032400020160062100 7.

La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Sostuvo que no desconoció el artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto la marca concedida goza tanto de distintividad intrínseca, como la distintividad extrínseca, ya que no existe una marca que sea similar a la concedida o que pueda colocar a los consumidores en una situación de confusión al momento de optar por el servicio. 7.2.

Argumentó que el análisis efectuado no solo se centró en determinar si existen o no similitudes entre las marcas confrontadas, sino también en determinar si las clases a las cuales pertenecen presentan conexidad competitiva entre ellas, pues la carencia de alguno de estos requisitos lleva a la registrabilidad de la marca, en la medida en que no existiría riesgo alguno para el consumidor.

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.3. Sostuvo que no se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, aunque las dos marcas sean semejantes, no existe riesgo de confusión, dada la especificidad de los servicios cubiertos por cada, puesto que, a su juicio, una cosa es la prestación de servicios de publicidad y otra la prestación de servicios tecnológicos, de modo que el consumidor se encuentra en la capacidad de diferenciar las cualidades de los servicios de una y otra marca, y las palabras o figuras que distinguen a la empresa que los ofrece. 7.4.

Agregó que, debido a que no existe conexión competitiva entre la cobertura de cada una de las marcas cotejadas capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso realizar el análisis comparativo de estas. Ello, en la 7 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 120 a 123 8 Cfr. Folios 104 a 119 7 Número único de radicación: 11001032400020160062100 medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Indicó que, a su juicio, es innecesario realizar un cotejo marcario como el realizado por la parte demandante en el escrito de la demanda, ya que, a simple vista, se puede corroborar que las dos marcas coinciden en uno de sus elementos ortográficos como es la palabra PRAGMA; sin embargo, los servicios que presta cada una no se confunden, ni se intercambian, ni se asocian, como efectivamente lo encontró la parte demandada al expedir los actos administrativos acusados. 8.2.

Adujo que los servicios de publicidad y mercadeo nunca se han encontrado en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que, en su opinión, los argumentos de la parte demandante no tienen sustento. Agregó que los servicios de investigación y desarrollo de productos y servicios en el campo de los sistemas, el mercadeo y la publicidad no son equivalentes a los servicios de mercadeo y publicidad.. 9.

El Ministerio Público silencio en esta etapa procesal. Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de diciembre de 201811, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 9 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 101 a 102 10 Cfr. Folios 95 a 100 11 Cfr. Folios 141 y 142 8 Número único de radicación: 11001032400020160062100 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 104-IP-2019 de 13 de diciembre de 201912, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a) y b), y el 136 Literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales proceden por ser pertinentes.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión Andina, con el fin de tratar el tema de conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]”13. 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Audiencia Inicial 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de agosto de 201914, convocó y fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 20 de agosto de 201915, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6o del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 201916, prescindió de la audiencia de pruebas y llevó a cabo el respectivo control de legalidad. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 12 Cfr. Folios 248 a 263 13 Cfr. Folios 249 y 250 14 Cfr. Folios 156 a 157 15 Cfr. Folios 176 a 182 16 Cfr. Folios 241 y 242 9 Número único de radicación: 11001032400020160062100 15.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de septiembre de 202217, por un lado, reanudó el proceso y, por otro lado, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 16.

Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones, respectivamente. 17. El Ministerio Público, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, emitió concepto18 así: 17.1.

Indicó que, a su juicio, es evidente el nivel de similitud ortográfica de las marcas cotejadas, ya que ambas tienen identidad en la denominación principal. 17.2. Manifestó, en cuanto a la comparación ideológica entre las marcas cotejadas, que, si bien la palabra “PRAGMA” puede generar confusión para el consumidor, en principio, también es cierto que al juntar esta palabra con las expresiones “MARKETING Y EVENTOS” se crea un conjunto diferente, lo cual es un punto determinante al establecerse la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso no se dedican al mismo segmento de mercado. 17.3.

Afirmó, respecto de la conexión competitiva entre los servicios amparados por las marcas cotejadas, que no son los mismos, pues una de ellas identifica servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, mientras que el otro identifica servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño de estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, lo que impide generar confusión al consumidor. 17 Cfr. Folios 265 y 267 18 Cfr. Folios 291 a 297 10 Número único de radicación: 11001032400020160062100 17.4.

Argumentó que las marcas objeto de cotejo no son complementarias la una de la otra, puesto que la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso se desenvuelven en segmentos de negocios pertenecientes a sectores que son absolutamente diferentes, sin perjuicio del derecho que tiene el comerciante a auto-promocionarse, sin que por este simple hecho se convierta en una empresa de publicidad. 17.5.

Adujo, respecto del criterio derazonabilidad, que no se configura, toda vez que […] si el consumidor aspira a realizar un negocio asociado a productos informáticos y de tecnología acudiría a una empresa de la clase 42 -como la demandante-, mas no lo haría si su deseo es contratar una campaña publicitaria o que se le asesore en estrategias de marketing y eventos promocionales, pues para ello acudiría a una compañía de la Clase 35 […].19 II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 104-IP-2019 de 13 de diciembre de 2019; vii) el marco normativo sobre la distintividad intrínseca como requisito de registrabilidad; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 de 18 de enero de 201120, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19 Cfr. Folio 297 20 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 21 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 11 Número único de radicación: 11001032400020160062100 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 20.1 La Resolución núm. 48616 de 31 de julio de 201522, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 20.2.

La Resolución núm. 91175 de 24 de noviembre de 201523, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48616 de 31 de julio de 2015. El problema jurídico 21. De acuerdo con la demanda, las contestaciones a la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 21.1 Si las resoluciones núm. 48616 de 31 de julio de 2015 y 91175 de 24 de noviembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS a Pragma Marketing y Eventos S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, identificada con el registro marcario 579409, para identificar “Servicios publicitarios para personas naturales y para todo tipo de empresas, campañas publicitarias BTL, marketing digital, activación de marca, servicios de publicidad a partir de presencia en stand y muestras comerciales, servicios de intermediación y logística de eventos publicitarios, servicio de asesoría 22 Cfr. Folios 17 a 24 23 Cfr. Folios 13 a 16 12 Número único de radicación: 11001032400020160062100 en mercadeo para la explotación y dirección de las empresas de los clientes, servicio de desarrollo creativo, promoción de servicios, realización o ubicación de publicidad para otros en cualquier sistema de comunicación, servicios de mercadeo en general, alquiler de publicidad, exhibiciones, promoción de productos y servicios de otros; espacios para patrocinadores de servicios relacionados con la publicidad e información”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 134, los literales a) y b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 21.2 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas nominativas y mixtas PRAGMA, con registros marcarios núms. 249.084, 250.642, 320.634, 249.083, 256.153 y 320.641 que identifican productos y servicios de las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 22.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 134, los literales a) y b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem. 23. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena24, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 24 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Número único de radicación: 11001032400020160062100 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200025 de la Comisión de la Comunidad Andina26.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28. 25 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 26 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 27 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 28 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Número único de radicación: 11001032400020160062100 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros29. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” 29 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 15 Número único de radicación: 11001032400020160062100 Interpretación Prejudicial 104-IP-2019 de 13 de diciembre de 2019 32.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso30: “[…] 1.1. Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo PRAGMA MARKETING Y EVENTOS (mixto) como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. […] 1.4.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 1.5. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se oferta. b) Es indicadora de la procedencia empresarial. c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 1.6.

Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, lo destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. […] 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000; asimismo, deber ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14.

Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 30 Cfr. Folios 230 a 247 16 Número único de radicación: 11001032400020160062100 1.15.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Litera b) del Articulo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, para la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. […] 1.1.7 Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. […] 2.1.

En el proceso se argumenta que no corresponde el registro como marca del signo PRAGMA MARKETING Y EVENTOS (mixto), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b) […]. 2.2 La distintividad se considera como característica esencial que debe reunir todo signo para ser considerado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y; en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causal riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. […] 2.4.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 2.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. […] 2.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. […] 3.1 En vista de que en el proceso interno se discute si el signo PRAGMA MARKETING Y EVENTOS (mixto) y la marca PRAGMA (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) Artículo 136 de la Decisión 486 17 Número único de radicación: 11001032400020160062100 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causa de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] 3.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad con anterioridad, por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 3.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]. 3.4. Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: […] d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de la confundibilidad. […] ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atente que el consumidor medio, y que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. […] iii) Criterio del consumidor especializado: Se base en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. […] […] 4.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 4.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en; sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto o identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 4.3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una 18 Número único de radicación: 11001032400020160062100 idea sobre un signo que permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 4.4, Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 4.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir […]. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debería realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética […]. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la bese y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ótologo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: […]. iii)Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues so ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv))Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v)Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 5.

Conexión competitiva entre los productos y servicios Clasificación Internacional de Niza […] 19 Número único de radicación: 11001032400020160062100 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486 de 2000. 5.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […]” El marco normativo sobre la distintividad intrínseca como requisito de registrabilidad 33.

Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[…] las palabas o combinación de palabras […]”; y “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”. 34.

Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán constituirse como marcas los signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 35.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 20 Número único de radicación: 11001032400020160062100 respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 36.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y al concepto del Ministerio Público; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 37. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: MARCA CONCEDIDA MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS Titular: Pragma Marketing y Eventos S.A.S. Titular: Pragma S.A. Certificado núm. 579409 Certificado núm. 249.084 Clase 35: “Servicios publicitarios para personas naturales y para todo tipo de empresas, campañas publicitarias BTL, marketing digital, activación de marca, servicios de publicidad a partir de presencia en stand y muestras comerciales, servicios de intermediación y logística de eventos publicitarios, servicio de asesoría en mercadeo para la explotación y dirección de las empresas de los clientes, servicio de desarrollo creativo, promoción de servicios, realización o ubicación de publicidad para otros en Clase 9: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pe- sar, de medir, de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido, o de imágenes, equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos); extintores.” 21 Número único de radicación: 11001032400020160062100 cualquier sistema de comunicación, servicios de mercadeo en general, alquiler de publicidad, exhibiciones, promoción de productos y servicios de otros; espacios para patrocinadores de servicios relacionados con la publicidad e información.” PRAGMA Titular: Pragma S.A. Certificado: 250.642 Clase 9: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pe- sar, de medir, de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido, o de imágenes, equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos); extintores.” Titular: Pragma S.A. Certificado: 320.634 Clase 9: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido, o de imágenes, equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos); extintores.” Titular: Pragma S.A. Certificado: 249.083 Clase 42: “La prestación de asesorías en el área de nuevas tecnologías e informática, la compra, venta y exportación de software y hardware; ofrecer capacitación en el área de sistemas; llevar a cabo investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios en el campo de los sistemas, mercadeo y publicidad.” PRAGMA 22 Número único de radicación: 11001032400020160062100 Titular: Pragma S.A. Certificado: 256.153 Clase 42: “La presta de asesorías en el área de nuevas tecnologías e informática, la compra, venta y exportación de software y hardware; ofrecer capacitación en el área de sistemas; llevar a cavo investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios en el campo de los sistemas.” Titular: Pragma S.A. Certificado: 320.641 Clase 42: “Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador ( software )servicios jurídicos.” 38.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos que carecen de distintividad intrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre marcas nominativas y mixtas. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 39.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 23 Número único de radicación: 11001032400020160062100 40.

Esta Sección31, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”32. 41. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”33. 42.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”34. 43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra dentro de los supuestos fácticos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente o no su registro. 44.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 31 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 34 Ibidem. 24 Número único de radicación: 11001032400020160062100 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el pipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”35. 45. La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde distintos ámbitos: 35 Cfr. Folios 256 Y 257 25 Número único de radicación: 11001032400020160062100 “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”36. 46.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca nominativa concedida, y unas marcas nominativas y mixtas previamente registradas, la Sala considera reiterar el concepto de signos nominativos y mixtos. 47. Los signos nominativos son aquellos que se componen de un elemento nominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto.

Los signos mixtos son aquellos que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos apreciados en conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado37. 48. En este sentido, considerando que el caso sub examine requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre la marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas nominativas y mixtas PRAGMA, de la parte demandante, la Sala observará los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad 36 Ibidem 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. 26 Número único de radicación: 11001032400020160062100 Andina para el cotejo entre estos tipos de marcas, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos: “[…] 4.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. […] 4.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 4.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el predominante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color o diseño y otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 4.5.

En consecuencia, si al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. […] b) si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario10. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-logo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es 27 Número único de radicación: 11001032400020160062100 muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”38 Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y las marcas previamente registradas 49.

En relación con la semejanza entre la marca concedida y las marcas previamente registradas, es preciso señalar que no hay controversia sobre este punto, comoquiera que la parte demandada indicó lo siguiente: “[…] de acuerdo a lo anterior, aunque las dos marcas sean semejantes, no existe riesgo de confusión en virtud de la especificidad de los servicios reivindicados por los signos, pues una cosa es la prestación de los servicios de publicidad y otra la prestación de los servicios tecnológicos, de manera que el consumidor se encuentra en capacidad de desconocer plenamente las cualidades de los Servicios de una y otra marca y las palabras o figuras que distinguen a la empresa que los ofrece […]”39 (Destacado de la Sala) 50.

Asimismo, el tercero con interés directo en el resultado del proceso, en su contestación de la demanda señaló lo siguiente: “[…] es innecesario y desgastante realizar un cotejo marcario como el realizado por el demandante en el escrito de la demanda; a simple vista se puede corroborar que las dos marcas coinciden en uno de sus elementos ortográficos como es la palabra PRAGMA.

Pero si los servicios que prestan cada uno no se confunden, ni se intercambian, ni se asocian, como efectivamente lo encontró la Superintendencia tras un análisis detallado, no hay impedimento para que concurran en el mercado […]”40 (Destacado de la Sala) 38 Cfr. Folios 259 a 260 39 Cfr. Folio 118 40 Cfr. Folio 86. 28 Número único de radicación: 11001032400020160062100 51.

La Sala considera que la parte demandante, la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso no discuten la similitud de los signos, puesto que todos parten de la base de que los signos son similares, y su discusión radica en el supuesto de la conexidad competitiva; en tal sentido, la Sala concluye que en el presente caso se cumple con el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre las marcas cotejadas. 52.

Precisado lo anterior, la Sala considera que para considerar que la semejanza y/o la identidad entre el signo solicitado y la marca registrada pueda generar un riesgo de confusión o de asociación, es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva. Segundo supuesto: Conexidad de los productos y servicios que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 53.

Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre las marcas cotejadas, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 54.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 55.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201841, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 29 Número único de radicación: 11001032400020160062100 concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad.

Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 56.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva, los cuales fueron citados en acápites supra. 57. En el caso sub examine, la marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y, por su parte, las marcas registradas de titularidad de la parte demandante identifican productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

La cobertura de los signos es la siguiente: MARCA CONCEDIDA MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS Titular: Pragma Marketing y Eventos S.A.S. Titular: Pragma S.A. Certificado núm. 579409 Certificado núm. 249.084 Clase 35: “Servicios publicitarios para personas naturales y para todo tipo de empresas, campañas publicitarias BTL, marketing digital, activación de marca, servicios de publicidad a partir de presencia en stand y muestras comerciales, servicios de intermediación y logística de eventos Clase 9: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pe- sar, de medir, de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido, o de imágenes, equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos); extintores.” 30 Número único de radicación: 11001032400020160062100 publicitarios, servicio de asesoría en mercadeo para la explotación y dirección de las empresas de los clientes, servicio de desarrollo creativo, promoción de servicios, realización o ubicación de publicidad para otros en cualquier sistema de comunicación, servicios de mercadeo en general, alquiler de publicidad, exhibiciones, promoción de productos y servicios de otros; espacios para patrocinadores de servicios relacionados con la publicidad e información.” PRAGMA Titular: Pragma S.A. Certificado: 250.642 Clase 9: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pe- sar, de medir, de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido, o de imágenes, equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos); extintores.” Titular: Pragma S.A. Certificado: 320.634 Clase 9: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido, o de imágenes, equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos); extintores.” Titular: Pragma S.A. Certificado: 249.083 31 Número único de radicación: 11001032400020160062100 Clase 42: “La prestación de asesorías en el área de nuevas tecnologías e informática, la compra, venta y exportación de software y hardware; ofrecer capacitación en el área de sistemas; llevar a cabo investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios en el campo de los sistemas, mercadeo y publicidad.” (Destacado de la Sala) PRAGMA Titular: Pragma S.A. Certificado: 256.153 Clase 42: “La presta de asesorías en el área de nuevas tecnologías e informática, la compra, venta y exportación de software y hardware; ofrecer capacitación en el área de sistemas; llevar a cavo investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios en el campo de los sistemas.” Titular: Pragma S.A. Certificado: 320.641 Clase 42: “Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador ( software )servicios jurídicos.” Criterio de intercambiabilidad 58.

Esta Sala considera que los servicios comprendidos en la Clase 35 de la cobertura de la marca objeto de debate no son intercambiables con ninguno de los productos o servicios comprendidos en la cobertura de las clases 9 y 42 de las marcas registradas, comoquiera que, como se advierte, los productos y servicios de las cobertura mencionadas no cumplen la misma finalidad y, en consecuencia, un consumidor no podría satisfacer con los productos de la clase 9 y Servicios de la Clase 42 las necesidades que suple con los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 32 Número único de radicación: 11001032400020160062100 Criterio de complementariedad 59.

La Sala considera que, en el caso sub examine, entre los productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42 de la cobertura de las marcas PRAGMA, de titularidad de la parte demandante, no son complementarios con los servicios de la cobertura de las marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, comoquiera que el consumo de los productos o servicios de la cobertura de las marcas de la parte demandante no generan la necesidad de consumir ninguno de los servicios de la cobertura de la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Criterio de razonabilidad 60. La Sala, en el caso sub examine, considera que sí se cumple con el criterio de razonabilidad, en lo que respecta a uno de los servicios de la cobertura de la marca mixta PRAGMA con certificado de registro número 249083. Lo anterior, por cuanto, dentro de la cobertura de dicha marca se encuentra el servicio de “[…] investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios en el campo de los sistemas, mercadeo y publicidad […]”. 61.

Ahora bien, la Sala precisa que existe una relación de las clases 42 y 9 en tanto que la primera se refiere a servicios publicitarios para personas naturales y para todo tipo de empresas y la segunda mercado y publicidad de nuevos productos y servicios en el campo de los sistemas. 62. La Sala considera que, un consumidor medio encontraría razonable que una empresa que venda servicios de publicidad, venda, asimismo, servicios de investigación y desarrollo en este mismo tipo de servicios, como lo son el mercadeo y la publicidad.

Por lo anterior, se concluye que se cumple con el criterio de razonabilidad y, en consecuencia, existe conexidad competitiva entre la cobertura de la marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS, que identifica servicios de la Clase 35 y la marca mixta PRAGMA, que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 33 Número único de radicación: 11001032400020160062100 63.

En consecuencia, la Sala considera, respecto del cotejo entre las marcas PRAGMA MARKETING Y EVENTOS, que identifica servicios de la Clase 35 y la marca mixta PRAGMA, que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS se encuentra incursa en dicha causal de irregistrabilidad.

Del cargo de violación del artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 64. Al respecto, ante la prosperidad del cargo de nulidad por la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es que se declare la nulidad de los actos administrativos acusados, la Sala se abstendrá de pronunciarse en relación con el problema jurídico expresado supra, relacionado con la presunta violación del artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Conclusión 65. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza y conexidad competitiva con la marca mixta PRAGMA con certificado de registro núm. 249.083, que identifican servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 66.

Derivado de lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada vulneró, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 34 Número único de radicación: 11001032400020160062100 67.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y ordenará a la parte demandada cancelar el registro núm. 579409 y a publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad la nulidad de la Resolución núm. 48616 de 31 de julio de 2015, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 91175 de 24 de noviembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro núm. 579409, que corresponde a la marca mixta PRAGMA MARKETING Y EVENTOS, que identifica “Servicios publicitarios para personas naturales y para todo tipo de empresas, campañas publicitarias BTL, marketing digital, activación de marca, servicios de publicidad a partir de presencia en stand y muestras comerciales, servicios de intermediación y logística de eventos publicitarios, servicio de asesoría en mercadeo para la explotación y dirección de las empresas de los clientes, servicio de desarrollo creativo, promoción de servicios, realización o ubicación de publicidad para otros en cualquier sistema de comunicación, servicios de mercadeo en general, alquiler de publicidad, exhibiciones, promoción de productos y servicios de otros; espacios para patrocinadores de servicios relacionados con la publicidad e información.”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 35 Número único de radicación: 11001032400020160062100 TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.