SALVAMENTO DE VOTO Número único de radicación 11001032400020140061900 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ACTORA: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Con el acostumbrado respeto por la opinión mayoritaria de la Sala, expuesta en la decisión de 8 de agosto de 2025, considero que debía declararse la nulidad de las 58457 de 30 de septiembre de 2013, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”; y 25897 de 23 de abril de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se denegó el registro como marca del signo “RAYCO” (mixto), para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora.
En términos generales, los motivos de mi comedido distanciamiento giran en torno a que, en este caso, si bien es cierto que desde los puntos de vista ortográfico y fonético el signo y el nombre comercial enfrentados son idénticos, al reproducirse el término “RAYCO”, también lo es que no existe conexidad competitiva entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir el signo cuestionado y la actividad comercial desarrollada Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 por el nombre comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Ello, por cuanto tienen finalidades disímiles, debido a que los servicios que pretende identificar el signo cuestionado corresponden a servicios de compra, venta y alquiler de aparatos e instrumentos científicos, enseñanza, control, socorro y de enseñanza para la trasmisión de sonidos e imágenes, mientras que los de la actividad comercial del nombre comercial opositor se relacionan con la distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente, electrodomésticos y gasodomésticos; además, no comparten iguales canales de comercialización y medios de publicidad, pues se dirigen a campos diferentes, esto es, comercialización y alquiler de aparatos científicos; y distribución y mercadeo de productos para el hogar.
Tampoco son complementarios ni sustituibles entre sí, debido a que son utilizados o prestados en campos especializados diferentes, toda vez que, como se puso de presente anteriormente, los servicios amparados por el signo solicitado se relacionan con la comercialización y alquiler de aparatos e instrumentos científicos, enseñanza, control, socorro y enseñanza para la trasmisión de sonidos Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 e imágenes y la actividad comercial del nombre comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con la distribución y mercadeo de productos para el hogar, especialmente, electrodomésticos y gasodomésticos.
En efecto, a mi juicio, estimo que los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, amparados por el signo cuestionado y los servicios que distingue el nombre comercial opositor, van dirigidos a consumidores especializados y diferentes, máxime si se tiene en cuenta que los servicios que ofrece el signo cuestionado están orientados, específicamente, a la comercialización y alquiler de aparatos científicos, mientras que los que identifica el nombre comercial están encaminados a la distribución de productos para el hogar, lo que permite diferenciarlos perfectamente.
Adicionalmente, debe precisarse que de conformidad con la naturaleza de los servicios de la Clase 35 de la citada Clasificación, éstos son servicios que son prestados por personas o por organizaciones con la finalidad de prestar asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial o la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 comercial1, en este caso, respecto del reagrupamiento, distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos, por lo que difícilmente éstos podrían ser reemplazados o intercambiados por los servicios de compra, venta y alquiler de aparatos e instrumentos científicos, de enseñanza, de control de socorro y de enseñanza para la trasmisión de sonidos e imágenes.
También advierto que la actividad comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso está totalmente limitada a unos servicios muy particulares relacionados con el reagrupamiento, distribución y comercialización productos para el hogar, pero particularmente limitado a los electrodomésticos y gasodomésticos, los cuales como ya se dijo, difícilmente podrían ser sustituidos, intercambiables o complementarios con los servicios de compra, venta, importación, exportación, promoción de ventas para terceros y alquiler de aparatos e instrumentos científicos, de enseñanza, de control (inspección), de socorro y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos, imágenes, soportes de 1 Criterio fijado por la Sala, en sentencia de 13 de agosto de 2020, de la siguiente manera: “[…] 52.
De lo establecido en las notas explicativas de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala, en sentencia de 1 de junio de 2020, señaló que esta clase comprende servicios prestados por personas o por organizaciones con la finalidad de prestar asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial. […]” (Destacado fuera de texto).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2015-00021-00- Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 registros magnéticos, equipos para el tratamiento de la información, alarmas, radares, radios, repetidores convencionales, radios móviles y portátiles, antenas, telefonía inalámbrica, telefonía rural y urbana y sistema trunking.
Al respecto, si bien es cierto que coinciden en el servicio de ventas, también lo es que los servicios allí ofrecidos, para cada uno de los signos, se encuentran completamente limitados y se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. Ahora, en cuanto a la sustituibilidad, los servicios de la Clase 35 identificados en el signo cuestionado, tales como los servicios de compra, venta, importación, exportación, promoción de ventas para terceros y alquiler de aparatos e instrumentos científicos, de enseñanza, de control (inspección), de socorro y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos, imágenes, soportes de registros magnéticos, equipos para el tratamiento de la información, alarmas, radares, radios, repetidores convencionales, radios móviles y portátiles, antenas, telefonía inalámbrica, telefonía rural y urbana y sistema Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 trunking, se enmarcan en el sector de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos.
Por su parte, la actividad comercial amparada por el nombre comercial protegido está dirigida a la distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, pero particularmente a electrodomésticos y gasodomésticos. En tal virtud, se trata de sectores claramente diferenciados, con fines, destinatarios y dinámicas comerciales distintas, que impiden considerar que exista una relación de sustitución entre los servicios y actividad comercial identificados por cada signo. Al respecto, la Sala ha considerado que a pesar de que existen marcas que identifican servicios en la misma Clase, no se presenta conexidad competitiva cuando sus servicios están totalmente limitados y pertenecen a sectores claramente diferenciados, con fines, destinatarios y dinámicas comerciales distintas, como ocurre en el caso sub examine.
En efecto, en la sentencia de 5 de junio de 20252, se sostuvo lo siguiente: “[…] 68. Al respecto, la Sala estima que entre los productos y servicios amparados por las marcas enfrentadas no existe dicha conexión, por cuanto se encuentran ubicados en clases diferentes del 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 2020-00484-00.
Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 nomenclátor Internacional de Niza; y que si bien coinciden en la clase 42, los servicios allí ofrecidos, para cada una de las marcas, se encuentran completamente limitadas y se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. 69.
Particularmente, en cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos y servicios de las clases 9 y 42 identificados en la marca cuestionada, tales como el diseño, desarrollo y mantenimiento de software, se enmarcan en el sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Por su parte, los servicios amparados por la marca previamente registrada están dirigidos al sector de la energía eléctrica, e incluyen actividades como la comercialización, transporte, instalación y servicios de ingeniería relacionados con dicha industria.
En tal virtud, se trata de sectores claramente diferenciados, con fines, destinatarios y dinámicas comerciales distintas, que impiden considerar que exista una relación de sustitución entre los bienes y servicios identificados por cada marca. 70. En cuanto a la complementariedad, la Sala advierte que tampoco puede predicarse una relación funcional entre los productos y servicios cobijados por las marcas enfrentadas, pues los de la marca cuestionada están orientados a consumidores especializados en soluciones tecnológicas para el área de las comunicaciones, mientras que los de la marca previamente registrada tienen como objetivo atender a usuarios del sistema de distribución y comercialización de energía eléctrica.
Dado que no existe posibilidad de que estos servicios se utilicen conjuntamente para satisfacer una misma necesidad o que se requieran de manera complementaria, no puede afirmarse que haya complementariedad desde el punto de vista del consumidor. […] 74. En virtud de lo expuesto, es evidente que no hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a las diferencias significativas mencionadas anteriormente, lo que no lo llevaría a creer que los productos y servicios de las marcas confrontadas provienen del mismo titular, esto es, de fabricantes relacionados económicamente. […]” (Destacado fuera de texto).
Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Es por ello que no se cumple con el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal b), de la Decisión 486), es decir, que exista conexión competitiva entre los servicios que identifican las expresiones cotejadas, de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor.
Sobre el particular, cabe señalar que a dicha conclusión ya había arribado la Sala en anterior ocasión, esto es, en sentencia de 7 de septiembre de 20233, en la que se concluyó que entre la actividad comercial que se desarrolla en el sector de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos y los servicios de distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente, electrodomésticos y gasodomésticos, no existía conexidad competitiva.
En efecto, en esa oportunidad, se consideró lo siguiente: “[…] En el caso sub lite, la marca nominativa cuestionada “RAYCO” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 35: “[…] servicios de reagrupamiento, distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos […]”. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente núm. 2016-00115-00.
Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Por su parte, las marcas nominativas y mixta previamente registradas "RAYCO” distinguen los siguientes productos:.- Clase 9ª: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores […]”..- Clase 11: “[…] Aparatos de distribución de agua, aparatos para puruficar el agua, el aire, el gas, vávulas para control de flujo, instalaciones para moderadores nucleares y combustibles, aparatos para la desinsectación, purificación de las aguas del alcantarillado, con exclusión de los artículos electrodomesticos y artículos para el hogar y con exclusión de repuestos para automóviles […]”.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala es evidente que no existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica la marca cuestionada en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y los productos que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 9ª y 11, se evidencia que corresponde a diferentes clases del nomenclátor y pertenecen a géneros distintos y tienen finalidades disímiles, pues lo primeros corresponden a servicios de distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos, mientras que los segundos a aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos y de distribución, purificación de agua y desinfección; además, no comparten iguales canales de comercialización, ya que tales productos y servicios suelen expenderse y/u ofrecerse en diferentes establecimientos de comercio; asimismo, tampoco son complementarios o intercambiables, máxime si se tiene en cuenta que en los productos amparados por la marca “RAYCO”, en Clase 11, le fueron excluidos expresamente los artículos electrodomésticos y para el hogar.
Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Adicionalmente, la Sala debe precisar que de conformidad con la naturaleza de los servicios de la Clase 35 de la citada Clasificación, éstos son servicios que son prestados por personas o por organizaciones con la finalidad de prestar asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial, en este caso, particularmente respecto del reagrupamiento, distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos, por lo que difícilmente éstos podrían ser reemplazados o intercambiados por aparatos científicos, o aquellos destinados para la electricidad o aparatos para purificar el agua, el aire o el gas.
Así tampoco se evidencia que exista un uso conjunto o complementario, en la medida en que la finalidad de la prestación del servicio que identifica la marca cuestionada en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza es la de la prestación de un servicio en particular a un tercero, que para su buen funcionamiento de nada requiere de los productos antes citados en las clases 9ª y 11.
Así las cosas, no se cumple con el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que exista conexión competitiva entre los productos y servicios que identifican las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor.
De conformidad con lo anterior, se observa entonces que debe analizarse si el uso de la marca cuestionada podría generar riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial, lo que quiere decir que le corresponde a la Sala determinar si existe identidad o similitud entre los productos distinguidos por la marca “RAYCO” y la actividad empresarial desarrollada por el nombre comercial “RAYCO LTDA”, protegido a favor de la actora.
Al examinar el objeto social de la actora y los productos que distingue la marca solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala advierte que no existe similitud o identidad, habida cuenta que la actividad empresarial del nombre Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 comercial protegido se desarrolla en el sector de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos; mientras que los servicios que identifica la expresión cuestionada pertenecen al sector de los servicios de distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos.
En este sentido, la Sala considera que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen los supuestos allí previsto, por cuanto el uso de la marca cuestionada no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial protegido, en la medida en que no existe una conexidad competitiva entre las actividades desarrolladas bajo dicho nombre comercial y los productos que identifica la marca solicitada “RAYCO”.
Cab señalar que a la misma conclusión arribó la Sala en un asunto similar, esto es, en sentencia de 10 de agosto de 2023, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2008-00188-004, en el que la actora alegaba la confundibilidad de su nombre comercial con la marca mixta “DISTRIBUIDORA RAYCO”, de propiedad del aquí tercero con interés directo en las resultas del proceso.
En dicha oportunidad se dijo: “[…] 86. De conformidad con lo expuesto en precedencia corresponde determinar que actividad se desarrolla bajo el nombre y la enseña comerciales de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, al respecto, esta Sala considera que de conformidad con lo indicado en los actos acusados y que no fue controvertido por la parte demandante, ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, el titular del nombre y la enseña comercial referidos supra ha desarrollado actividades, de comercialización dentro del sector de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos.
Razón por la cual esta Sala considera que para efectos de analizar la conexidad competitiva con el nombre comercial habrá de estudiarse como si el mismo identificara productos de la Clase 9, hecho que se hace aún más evidente en la medida que estos también son los productos identificados con sus marcas previamente registradas según se anotó supra. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de agosto de 2023, expediente núm. 2008-00188-00.
C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 87. Así las cosas, para determinar, si en el caso bajo estudio existe conexidad competitiva entre los productos y servicios, procedería hacer el análisis respecto de los productos de la Clase 9 y los servicios de la Clase 35 que se pretende identificar con el signo solicitado como marca, no obstante, la Sala se atendrá a las consideraciones que sobre este aspecto se desarrollaron al estudiar la conexidad competitiva entre las marcas previamente registradas y el signo solicitado como marca, esto es, que no existe conexidad competitiva comoquiera que la empresa solicitante del registro excluyó de los servicios identificados por su marca, el vender, distribuir importa o exportar, productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 88.
En este sentido, la Sala considera que los actos administrativos acusados violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos de la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto el signo nominativo solicitado como marca no es similarmente confundible con el nombre y la enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, en tanto, que no existe una conexidad competitiva entre las actividades desarrolladas bajo el nombre y la enseña comerciales y los servicios que se pretende identificar con el signos solicitado como marca. 89.
Ahora, respecto del argumento relativo a si la parte demandada debe registrar directamente un signo cuando sea idéntico a un nombre comercial previo del cual sea titular el solicitante del registro marcario, la Sala considera que el nombre comercial tiene como objeto diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado; mientras que la marca tiene por finalidad identificar productos o servicios y, que mientras la protección de la marca se obtiene con el registro del signo ante la oficina nacional competente, la protección sobre un nombre comercial se obtiene por su uso constante e ininterrumpido. 90.
Por lo expuesto la Sala, considera que la marca y el nombre comercial son signos distintivos independientes y autónomos y, en ese sentido, su protección dependerá del cumplimiento de los supuestos fácticos previstos en la norma para cada uno; por lo tanto, el derecho que tiene el titular de un nombre comercial a usarlo y a impedir que terceros usen uno idéntico o similar en el mercado, no implica que proceda el registro de dicho signo como marca.
En tal sentido para que proceda el registro como marca de un signo, aun cuando este coincida con un nombre Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 comercial, se debe realizar por parte de la oficina nacional el examen de registrabilidad a que se refiere el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, con el fin de verificar, por un lado, el cumplimiento de los requisitos del artículo 134 ibidem y, por el otro, que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de los artículos 135 y 136 ibidem. 91.
Respecto de la notoriedad del nombre y la enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala atendiendo a la jurisprudencia de esta Sección5, considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de las marcas RAYCO que identifican productos y servicios de las Clases 9 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza ni del nombre y enseña comercial RAYCO, de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad del signo mixto solicitado como marca DISTRIBUIDORA RAYCO, para identificar servicios de la clase 35 excepto para los productos de la clase 9 y los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza […]”.
Además, debe ponerse de presente que dicho análisis efectuado por la Sala sí es semejante al aquí analizado, toda vez que en ese caso se debatía, precisamente, la conexidad competitiva entre los servicios de distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente, electrodomésticos y 5 “[…] La Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca nominativa OREO que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta ORES TIKAS, con registro núm. 388891 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca OREO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486.
Así las cosas, la denominación ORES TIKAS, al estar constituida por dos (2) palabras, cuenta con aptitud marcaria para distinguir los productos para la cual fue registrada, cumpliendo con el requisito establecido en el literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 habida cuenta que posee la suficiente distintividad, que permite pueda diferenciarse de otras marcas en el mercado.
Y al ser distintiva la referida marca cumple con la función de indicar el origen empresarial del producto sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. […]” Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Sentencia de 8 de octubre de 2020; número único de Radicación: 110001- 03-24-000-2010-00107-00 Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 gasodomésticos y aquellos relacionados con aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; y extintores; para finalmente concluir que, entre éstos, NO existía dicha conexión. En efecto, los servicios de reagrupamiento, distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos, que corresponden a la actividad comercial protegida por el nombre comercial aquí analizado, esto es, “DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.”, en ese caso pertenecían a los mismos servicios de la Clase 35 que amparaba el signo en ese caso, cuestionado, “RAYCO”.
Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 En igual sentido, ocurre con los servicios de importación, exportación, promoción de ventas para terceros y alquiler de aparatos e instrumentos científicos, de enseñanza, de control (inspección), de socorro y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos, imágenes, soportes de registros magnéticos, equipos para el tratamiento de la información, alarmas, radares, radios, repetidores convencionales, radios móviles y portátiles, antenas, telefonía inalámbrica, telefonía rural y urbana y sistema trunking, que pretende identificar el signo aquí cuestionado “RAYCO”, pues en la sentencia atrás relacionada, hacían parte del objeto social o actividad comercial protegido por el nombre comercial “RAYCO LTDA”, frente a los cuales, se insiste, se concluyó que no existía conexidad competitiva.
En efecto, resulta pertinente traer a colación el siguiente cuadro comparativo parar verificar tal situación: Servicios y actividad comercial cotejados en la providencia de 25 de agosto de 2023 Servicios y actividad comercial cotejados en este proceso Servicios de la Clase 35, que amparaba la marca cuestionada “RAYCO”: servicios de reagrupamiento, distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos.
Servicios de la Clase 35, que pretende identificar el signo solicitado “RAYCO”: servicios de compra, venta, importación, exportación, promoción de ventas para terceros y alquiler de aparatos e instrumentos científicos, de enseñanza, de control (inspección), de socorro y de enseñanza, Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Actividad Comercial protegida por el nombre comercial “RAYCO LTDA”: La importación, compra, producción, investigación, desarrollo, fabricación, ensamblaje y distribución de equipos, materiales y elementos, eléctricos y electrónicos, para toda clase de usos, incluyendo pero no limitándose a. equipos de comunicación, radiocomunicaciones y telecomunicaciones, así como también controladores industriales, controladores programables, acondicionadores de energía, equipos y accesorios de computación y ordenadores electrónicos, equipos y transmisión de voz y datos basados en los protocolos de internet, igualmente, equipos, elementos, componentes, suministros y accesorios de uso o aplicación o aplicación en las artes gráficas y la producción, desarrollo, importación, distribución y venta de equipos, repuestos, componentes, elementos, accesorios, y materias primas de uso o aplicación en la biodiversidad y el medio ambiente. b. la promoción, comercialización, ventas, arrendamiento importación, promoción, comercialización, ventas, arrendamiento importación, promoción de importaciones, instalación, mantenimiento servicios de toda clase de bienes, productos elementos equipos accesorios repuestos para la industria, el comercio, los organismos oficiales, semioficiales, la empresa pública privada y toda entidad o persona que lleve a cabo labores de desarrollo en el país. c. la prestación de servicios de manejo de información mediante el uso de equipos de comunicación por medios alámbricos o inalámbricos de una vía o de doble vía, incluyendo todos los servicios dé correspondencia pública y privada por los medios anteriores, tales como radio telefonía, servicio de telefonía troncalizada, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos, imágenes, soportes de registros magnéticos, equipos para el tratamiento de la información, alarmas, radares, radios, repetidores convencionales, radios móviles y portátiles, antenas, telefonía inalámbrica, telefonía rural y urbana y sistema trunking Actividad Comercial protegida por el nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO LTDA”: Servicios de reagrupamiento, distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 servicios de radiotelefonía compartida, servicios de busca personas, servicios de radiotelefonía celular, radiotelefonía de agrupación, servicio de telefonía o radiotelefonía portátil de tipo multipunto, servicio de transmisión de voz y datos basados en los protocolos de internet, y todos los de otras tecnologías que puedan operar legalmente en el país. d. la compra, distribución, importación y utilización de elementos o productos químicos, biológicos y bacterias para el tratamiento, descontaminación o recuperación de toda clase de materiales o sustancias, para la preservación y conservación del medio ambiente. e. la descontaminación de suelos, aguas servidas, residuales, domesticas e industriales que contengan o no desechos derivados del petróleo, pozos sépticos, compostaje, lixiviados y demás soluciones ambientales para la agroindustria. f. recuperación del recurso hídrico y desechos sólidos. g. consultoría para el aprovechamiento y uso de la tierra, del aire de los recursos hídricos y de la infraestructura física y social. h. el estudio, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de todo tipo de sistemas para tratamiento y purificación de aguas, de aguas residuales y del aire. la investigación, análisis, desarrollo, fabricación y distribución de toda clase de materias primas, equipos, elementos, productos, programas y estudios relacionados con el medio ambiente y dirigidos a su recuperación, preservación, conservación y mantenimiento. la recuperación el control el manejo integral de toda clase de basuras, desechos sólidos, todo tipo de desperdicios clínicos tóxicos químicos e industriales. el montaje y construcción de sistemas obras sanitarias. el control saneamiento protección ambiental. la elaboración de estudios y programas de seguridad Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 industrial higiene salud ocupacional.
La fabricación distribución de toda clase de equipos elementos para laboratorio, análisis, monitoreo, control ambiental. el manejo y control de gases y fluidos en general. la fabricación distribución de filtros y purificadores de agua, aire, vapores, gases fluidos en general. el control de la contaminación ambiental, mediante estudios de impacto ambiental y contaminación de todo tipo de plantas industriales o químicas. estudios ecológico e hidrogeológicos el estudio, diseño, desarrollo, fabricación, distribución de tecnologías y equipos para la descontaminación física, material, auditiva y visual de medio ambiente.
La creación, plantación y desarrollo de toda clase de campañas preventivas, correctivas y educativas relacionadas con el medio ambiente. i. él diseño, fabricación, instalación, distribución y venta de todo tipo de estructuras metálicas para torres de telecomunicaciones, energía, edificaciones y puentes vehiculares y peatonales. j. distribución y suministro en cualquier condición de repuestos aeronáuticos, herramientas en general, llantas para aeronaves, equipo terrestre de apoyo aeronáutico, armamento y asociados para aeronaves y seguridad terrestre, dotación de automotores y de personal, combustibles, así como el suministro de servicios en el campo aeronáutico, como son reparaciones de material aeronáutico, transporte aéreo, arriendo aeronaves y chárter incluyendo venta de aeronaves. k. la preparación de programas académicos y la enseñanza de los mismos a través de cursos, seminarios o talleres de capacitación o entrenamiento en las áreas eléctrica, electrónica, telecomunicaciones digitales y análogas, sistemas digitales y análogos, protocolo de internet, voz y datos así como también Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 capacitación en el manejo integral de medio ambiente. l. La representación, distribución, agencia de compañías nacionales o extranjeras que produzcan o comercialicen cualquier clase de equipos, elementos, accesorios, productos o materias primas relacionados con los literales anteriores. ll. la participación en sociedades asociaciones o compañías comerciales que realicen actividades relacionadas con las diferentes ramas de la ingeniería la arquitectura el comercio el medio ambiente. m. la prestación de servicios generales de construcción, contratación de obras civiles, suministros, auditorías, interventoras y en general la celebración de toda, clase de actos y contratos con personas naturales o jurídicas, entidades públicas, de economía mixta o privadas, nacionales o extranjeras y es específicamente con la industria petrolera. n. la presentación de servicios básicos de la comunicación y telecomunicaciones, incluyendo los servicios de valor agregado y telemático que el ministerio de telecomunicaciones haya aprobado o apruebe en el futuro, como también la activación de telefonía móvil (gsm), trunking, celular, (pcs) sistema de comunicación personal, satelital, detcs, ct2 - ct3, así como la telefonía a través de otros productos y plataformas de internet ip) prepagos anticipados de- las operaciones radiomensajería, difusión en radio y televisión satelital móvil marítimo, así como la telefonía a través de otras. plataformas y el cobro de servicios prestados a través de nuestra empresa, la participación en todo lo referente a la telefonía a nivel regional, nacional o internacional; propios y a terceros, con fines industriales, comerciales, domésticos, gubernamentales, científicos, Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 humanitarios, además podrá participar en licitaciones regionales, nacionales e internacionales, podrá prestar oraciones satélites con instrumentos propios o de terceros.
En desarrollo de su objeto la sociedad podrá mudar la forma o naturaleza de sus bienes, constituir hipotecas y aceptarlas, celebrar contratos de arrendamiento, compraventa, usufructo y anticresis, adquirir y utilizar toda clase de bienes muebles o inmuebles, pignorarlos, arrendarlos o venderlos, adquirir acciones o cuotas sociales en otras sociedades, dar y aceptar prendas y fianzas, tomar dinero en mutuo y darlo con interés, celebrar cualquier clase de actos o contratos relacionados directa o indirectamente con el objeto social y todos los demás actos necesarios para el buen desarrollo de la sociedad.
Y respecto de la limitación de servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y su ausencia de conexidad competitiva, la Sala ya había tenido oportunidad de pronunciarse6 en el siguiente sentido: “[…] Inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor 116.2. Las marcas TCC y las marcas TCS no comparten las mismas clases de la Clasificación Internacional de Niza, salvo en la Clase 35, sin embargo, en dicha clase no corresponden a los mismos servicios, por las siguientes razones: 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2010-00027-00.
Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 116.3. Los servicios “[…] negocios de consultoría; recopilación de información en bases de datos de computador; acceso y procesamiento de datos a través de internet; almacenamiento de datos y minería de datos; subcontratar servicios para servicios de computador; servicios de información de negocios […]”. de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, comercializado por las marcas TCS comprenden el manejo de datos informáticos, consultoría relacionada con dichos aspectos. 116.4.
Los servicios “[…] de localización en mercancías y de vagones de mercancías por computador; servicios de transcripción de comunicaciones; servicios de correo publicitario; servicios de distribución de muestras; servicios de difusión de anuncios publicitarios y de material publicitario tales como folletos prospectos impresos; agencias de importación y exportación; agencias de informaciones comerciales; investigaciones y búsqueda de mercados; estudio de mercados; difusión y distribución de muestras; peritaje de negocios; servicios de asesores para la organización y dirección de negocios análisis de producción de costos; ventas de subasta pública; relaciones públicas; servicios prestados por personas u organizaciones cuya finalidad es la explotación y dirección de empresas comerciales y dirección de negocios y las funciones comerciales de dichas empresas, servicios de establecimientos de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o anuncios y por todos los medios de difusión y relación con toda clase de mercancías y servicios.
Servicios por radio y televisión o medios electrónicos en relación con el transporte de mercancías los servicios que entrañan el registro, transcripción, composición, compilación, transmisión o sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o compilación de datos matemáticos y estadísticos; los servicios de agencias de publicidad, así como servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o por correo; y la distribución de muestras.
Servicios prestados por personas y organizaciones cuya finalidad principal es la explotación de empresas industriales, comerciales y el reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad […]”. de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, comercializado con las marcas TCC, no guarda ninguna relación con los que son prestados con la marca TCS, pues no corresponden al sector de la tecnología, sino de la mensajería de paquetes y logística, lo que permite diferenciarlas perfectamente.
Salvamento de voto Número único de radicación: 11001032400020140061900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Relación o vinculación entre los servicios, canales de comercialización y mismos medios de publicidad 116.5. En cuanto la relación, los canales de comercialización y medios de publicidad, no existe ninguna similitud, dado que los servicios comercializados por las marcas TCC corresponden a servicios relativos a la gestión de paquetería y de mensajería, mientras que los servicios y los productos comercializados por las marcas TCS no tienen esta finalidad por lo que se puede inferir que son mercados, formas de comercialización y medios de publicidad diferentes.
Uso conjunto o complementario de los servicios, misma finalidad e intercambiabilidad 116.6. Tampoco son productos ni servicios complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente. […]”.(Destacado fuera de texto). Por consiguiente, considero que aunque existe identidad ortográfica y fonética entre los signos enfrentados no se configura la conexidad competitiva entre los servicios que éstos identifican, lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.
Fecha ut supra, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera