CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2013-00251-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: BASF AKTEINGESELLSCHAFT TESIS: LA INVENCIÓN TITULADA “ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS”, YA SE ENCONTRABA COMPRENDIDA EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA Y RESULTABA OBVIA PARA UNA PERSONA MEDIANAMENTE VERSADA EN EL TEMA A PARTIR DEL ARTE PREEXISTENTE, CARECIENDO, EN ESE SENTIDO, DE NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BASF AKTEINGESELLSCHAFT, mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 19455 de 29 de marzo de 2012, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 71705 de 26 de noviembre de 2012, “Por la cual se resuelve un 2 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 conceder el privilegio de patente a la invención titulada "ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS”. 3ª.

Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 12 de septiembre de 2007 solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC la concesión de la patente de invención titulada “ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS”. 1 En adelante SIC. 3 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se formularon oposiciones por parte de terceros. 3º: Que mediante el Oficio núm. 18550, notificado por fijación en lista el 1o. de diciembre de 2011, el director de División de Nuevas Creaciones de la SIC, le informó que la creación solicitada carecía de claridad y se encontraba afectada en los requisitos de novedad y nivel inventivo respecto del documento D12. 4º: Que el 10 de marzo de 2012, atendió los requerimientos efectuados por el Examinador y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio. 5º: Que a través de la Resolución núm. 19455 de 29 de marzo de 2012 el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente solicitada, con fundamento en que la invención “ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS” carecía de novedad y nivel inventivo, toda vez que los elementos que la componen se encuentran divulgados en el estado de la técnica. 6º: Indicó que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la 2 Anterioridad US6369093, título “PYRAZOLE CARBOXANILIDE FUNGICIDE”, publicado el 9 de abril de 2002. 4 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resolución núm. 71705 de 26 de noviembre de 2012, emanada del mencionado funcionario.

I.2. Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por cuanto la invención solicitada cumple con todos los requisitos de patentabilidad, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Señaló que la creación solicitada tiene por objeto proveer anilidas de ácido pirazolcarboxílico con efecto fungicida mejorado; y que, además, consiste en un procedimiento para la obtención de dichas anilidas de ácido pirazolcarboxílico y productos que contienen las mismas para combatir hongos nocivos, como se describe en la siguiente fórmula: 5 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que con la invención cuestionada sorprendentemente se encontraron los compuestos I definidos por la fórmula arriba mencionada, los cuales presentan, en comparación con los ya conocidos, una mejor eficiencia contra hongos nocivos.

Adujo que al comparar las características esenciales de las pirazolcarboxanilidas de la presente creación con aquellas reivindicadas en el documento D1, se observa que a pesar de que comparten una estructura común, dicha anterioridad no anticipa los compuestos aquí reivindicados, debido a que el radical R1 de los compuestos de fórmula I de la invención corresponde al haloalquilo, mientras que en D1 dicho radical es el metilo.

Que, por lo anterior, para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, éste debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la invención cuestionada, de manera que, a su juicio, es evidente que D1 no afecta la novedad de la reivindicación 9 de la creación. Mencionó que el Examinador también citó la anterioridad D1 para determinar que la solicitud de patente carecía de nivel inventivo, por cuanto ambos se refieren a compuestos de pirazolcarboxanilida; sin embargo, insistió en que existen diferencias estructurales entre sus compuestos, dado que dicha invención permite obtener un efecto 6 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mejorado contra hongos, de manera que no pueden derivarse de manera obvia o evidente a partir de dicho documento.

Anotó que, contrario a lo señalado por el Examinador en los actos acusados, la anterioridad D1 no resuelve el problema planteado en la presente solicitud, el cual es la necesidad de proporcionar anilidas de ácido carboxílico pirazolcarboxílico con una mejor eficiencia contra hongos nocivos, en comparación con compuestos similares ya conocidos.

Este problema es el que soluciona la presente solicitud de patente, toda vez que divulga pirazolcarboxanilidas. Agregó que aunque la creación cuestionada debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre, ello no significa que no puedan usarse procedimientos o etapas generales de métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Concluyó que como consecuencia de la violación del artículo 18 de la Decisión 486, a raíz de su incorrecta interpretación y aplicación, el proceder de la SIC constituye una vulneración del artículo 14 de la citada Decisión, el cual establece que los Países miembros están obligados a otorgar el privilegio de patente a aquellas invenciones que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean industrialmente aplicables.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 7 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.1.- La SIC se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que, como resultado del examen de patentabilidad, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, se encontró que la invención en estudio no cumple con los requisitos de novedad y de nivel inventivo.

Señaló, en cuanto a la novedad, que en el presente caso una vez efectuado el análisis comparativo se estableció que la materia reclamada en la reivindicación 9 de la solicitud fue anticipada por la publicación US 6369093 (D1), titulada “Pyrazole carboxanilide fungicide”, de 9 de abril de 2002, es decir, la materia reclamada en la reivindicación 9 se encontraba en el estado del arte previo al momento de su presentación. Explicó que dicha enseñanza destruye la novedad de lo reclamado en la reivindicación 9 de la solicitud denegada, porque todas y cada una de las características allí definidas fueron divulgadas antes, integralmente, por ese antecedente.

De manera que los compuestos de anilinas de fórmula III no son nuevos, teniendo en cuenta que allí se reclaman anilinas de fórmula III, en donde las variables n, m, X1 y X2 tienen los significados indicados en la reivindicación 1. Aclaró frente al compuesto de la reivindicación 9, que, contrario a lo que aseveró la demandante, ya es conocido en el estado de la técnica, toda vez que el documento D1 (columna 3, líneas 1-12 8 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Compuesto (III) y reivindicación 6) sí hace referencia específica a un compuesto bifenilo, igual al compuesto de fórmula (III).

Que, por consiguiente, respecto a tal revelación expresa de D1, se reitera de manera concluyente que el objeto de la reivindicación 9 carece de novedad frente a lo enseñado en D1. Indicó que, por otra parte, las enseñanzas de la anterioridad D1 destruyen perfectamente el nivel inventivo de la reivindicación 1 de la solicitud, toda vez que la persona del oficio normalmente versada en la materia esperaría que el radical R1 siendo un C1-C4- haloalquilo tenga la misma actividad que cuando es CH3, como está divulgado en el documento D1, de esa manera en la solicitud no se logra evidenciar algún efecto generado por el hecho que el compuesto tenga como radical R1 un C1-C4-haloalquilo, ya que los compuestos revelados en D1 tienen la misma actividad contra hongos revelada en la solicitud denegada, tal y como bien se advirtió y se sustentó en la resolución acusada de denegación. Adicionalmente, las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan características inventivas adicionales que permitan considerarlas inventivas.

Sostuvo que la mejora fungicida, a que hace referencia la actora, está presentada con respecto a un compuesto completamente diferente al indicado en la reivindicación 1, pues hay dos diferencias sustanciales entre la reivindicación 1 y los compuestos que sustentan 9 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la mejora fungicida (Definición Radical R' y m), así, entonces, si los compuestos 9.17, 9.20, 9.1, 9.14 y 9.18 no están comprendidos en la estructura representada por la fórmula I de la reivindicación 1, no existe una mejora fungicida, ya que la comparación no fue correcta, frente a los compuestos conocidos divulgados en D1.

Que, por consiguiente, el objeto de la reivindicación 1 además de que carece de sustento en la descripción, no es posible afirmar que tiene nivel inventivo frente a los compuestos enseñados en D1. De igual manera, las reivindicaciones 2 a 6, al no mencionar características inventivas adicionales. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20113, el 21 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad BASF AKTEINGESELLSCHAFT, en su calidad de actora, así como la SIC, obrando como entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el 3 En adelante CPACA. 10 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 19455 de 29 de marzo de 2012 y 71705 de 26 de noviembre de 2012, mediante las cuales la SIC denegó a la actora el privilegio de patente a la invención titulada “ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS”, vulneran lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, 11 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los documentos aportados por las partes con la demanda y su reforma, y por la entidad demandada con la contestación de la misma.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora reiteró los argumentos de la demanda y solicitó acceder a las pretensiones. Para el efecto, alegó que la invención sí cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, dado que ello quedó debidamente demostrado con las pruebas presentadas; y que no es derivable de forma evidente del documento D1.

Insistió en que la entidad demandada no tuvo en cuenta las características distintivas de la invención, lo cual la llevó a concluir 12 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de manera errónea que la reivindicación 1 de la solicitud denegada no cumple con los requisitos de patentabilidad.

Adujo que las pruebas allegadas al proceso comprueban plenamente que: a) Los compuestos de la reivindicación 1 de la solicitud de invención tienen diferencias estructurales con respecto a aquellos revelados en el documento D1, que no son de ninguna manera sugeridas en dicho documento. b) Los compuestos que son objeto de la reivindicación 1 de la solicitud denegada poseen una mayor actividad fungicida, con respecto a los compuestos del arte previo, actividad que resulta inesperada y que fue comprobada con los datos incluidos dentro de la descripción de la solicitud y los aportados durante el trámite administrativo. c) La persona versada en la materia no podría de ninguna manera encontrar motivación en el arte previo para obtener los compuestos reclamados y mucho menos, podría esperar de manera razonable que si se hicieran la serie de modificaciones necesarias, se obtendría una actividad fungicida mejorada. d) La SIC negó la solicitud de patente, al realizar un análisis en retrospectiva, o “hindsight” del arte previo citado, ya que supone 13 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que los cambios estructurales que ya están incorporados en los compuestos de la Reivindicación 1 serían obvios frente a D1, cuando dicho documento no incluye y ni si quiera sugiere las características estructurales de los compuestos de la solicitud denegada.

IV.2.- Por su parte, la SIC también reiteró los argumentos de la contestación de la demanda, para lo cual adujo que la invención solicitada carece de novedad y nivel inventivo, según las revelaciones del documento D1, que la actora no logró desvirtuar. Respecto de la objeción por novedad a la reivindicación 9, indicó que el intermediario de síntesis reclamado allí no es nuevo, tal y como se verifica al comparar las características esenciales de la materia reclamada y el intermediario de síntesis de fórmula (III), revelado en el antecedente D1.

Anotó que la reivindicación 9 no es dependiente de la reivindicación 1, -al no compartir la totalidad las características técnicas estructurales (puesto que en la estructura tipo Markush de la reivindicación 9 se hace referencia a un grupo amino (NH2) en la posición 2 de anillo bifenilo mientras que en la reivindicación 1 es un grupo carbamoilo (CONH))-.

Y por ello fue estudiada como una reivindicación independiente en la categoría de producto, conforme 14 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo establece el procedimiento de examen de solicitudes de patente, cuando se presenta este tipo de situaciones.

Frente al nivel inventivo, precisó que la solicitud de invención reclama miles de compuestos químicos antifúngicos o no, aproximadamente 20, como lo afirmó la experta ANDREA MOJICA, en la audiencia de pruebas, lo cual es evidente para la persona normalmente versada en la materia, al revisar la reivindicación independiente de producto (1).

Alegó que la anterioridad D1 revela compuestos anti fúngicos derivados de la N-([1,1'-bifenil]-2-il)-1,3-dimetil-5-halo-1H-pirazol- 4-carboxamida, casi idénticos a los compuestos reclamados en la solicitud. Por lo que la materia pretendida en la reivindicación independiente 1, aunque cumple con el requisito de novedad, es obvia respecto de esta anterioridad, al presentar la misma actividad biológica, como agentes anti fúngicos.

Respecto del alcance de la materia revelada en el documento D1, aclaró que este divulga una estructura Markush aún más específica que la definida por la solicitud, -al presentar un número menor de sustituyentes y variables- (Pág. 2, columna 2; líneas 5 a 20; modalidad b), tal y como lo confirmó el testimonio la doctora RUBIELA PACANCHIQUE. 15 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que entre sus modalidades más preferidas el documento D1 revela el compuesto N-(3’,4’ dicloro-6-metilbifenil-2-il)-5-fluoro- 3-(metil)-1-metilpirazol-4-carboxamida; y la N-(3’,5’-dicloro-6- metilbifenil-2-il)-5-fluoro-3-(metil)-1-metilpirazol-4-carboxamida.

Expresó que la única diferencia estructural cierta entre la materia reclamada en la reivindicación 1 y la divulgada en el antecedente se limita a que los compuestos reclamados presentan un grupo haloalquilo en la posición 3 del anillo de pirazol (sustituyente R1 en la solicitud), mientras que en el antecedente es la serie bioisóstera metilo (CH3), toda vez que el patrón de sustitución en el grupo bifenilo definido para el pliego reivindicatorio definitivo se encuentra anticipado en el documento D1.

Precisó respecto a la única diferencia cierta entre la materia reclamada y la divulgada en el antecedente D1, es decir, el sustituyente R1 de la solicitud, que en la descripción presentada para la solicitud de invención se afirma sobre este que “son igualmente preferidos los compuestos I con m=2, especialmente, aquellos, en los que R1 significa metilo, fluorometilo, clorofluorometilo o clorodifluorometilo y/o R2 significa hidrógeno o cloro” (Pág. 105, líneas 20 a 24).

Por lo que, contrario a lo argumentado por la demandante y la experta MOJICA la restricción en los radicales del sustituyente R1, que finalmente caracteriza la materia reclamada, no les confiere un efecto técnico sorprendente frente a los compuestos en los que R1 significa metilo (como los 16 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co revelados en el antecedente D1), de acuerdo con su propia descripción. Advirtió que esto es aún más evidente cuando al menos 70 ejemplos de la solicitud se caracterizan porque R1 significa metilo, y sobre ellos se indica que presentan un efecto técnico equiparable al de los demás compuestos de esta solicitud, incluyendo los reclamados (Ver tabla A;

Compuestos 397 a 462). Manifestó que la limitación no técnica a la materia reclamada, propuesta en la solicitud invención, de ninguna manera está relacionada con un efecto técnico distintivo para los compuestos reclamados, sino que simplemente se utiliza para evitar una objeción por identidad (novedad) de la materia reclamada respecto de la anterioridad D1.

Aseveró que la actora no aportó ensayos que incluyan compuestos como los reclamados, es decir, que presenten tres sustituyentes halógenos en el segundo anillo del grupo bifenilo y que además el radical R1 sea haloalquilo. Por lo que no existe evidencia experimental que corrobore un efecto técnico para la materia finalmente reclamada y, por ello, tampoco es posible concluir que existe un efecto técnico sorprendente para esta serie de compuestos. 17 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que, aunado a ello, los datos técnicos presentados por la sociedad demandante y, específicamente, aquellos incluidos en la tabla 10 de la solicitud inicial (Págs. 149 y 150) solo corroboran que los compuestos ahora reclamados (R1 es haloalquilo) no presentan un efecto técnico distinto al de los compuestos revelados en el antecedente D1 (R1 es metilo o C1-alquilo), puesto que todos son agentes antifúngico.

IV.3.- En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos4: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020130025100, constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 475-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación 4 Proceso 35-IP-2023. 18 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.-CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 19455 de 29 de marzo de 2012 y 71705 de 26 de noviembre de 2012, denegó el privilegio de patente a la invención titulada “ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS”.

Sobre el particular, la actora adujo que la invención solicitada sí cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo, razón por la que no está comprendida en el estado de la técnica y no podía ser considerada como derivada de manera evidente del estado de la técnica ni resultar obvia para una persona del oficio versada en la materia.

Afirmó que es evidente que D1 no afecta la novedad de la reivindicación 9 de la creación, pues al comparar las características esenciales de las pirazolcarboxanilidas de la presente creación con aquellas reivindicadas en el documento D1, se observa que a pesar de que comparten una estructura común, dicha anterioridad no 19 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co anticipa los compuestos aquí reivindicados, debido a que el radical R1 de los compuestos de fórmula I de la invención corresponde al haloalquilo, mientras que en D1 dicho radical es el metilo.

Frente al requisito de nivel inventivo, señaló que el Examinador también citó la anterioridad D1 para determinar que la solicitud de patente carecía de ese requisito, por cuanto ambos se refieren a compuestos de pirazolcarboxanilida; sin embargo, insistió en que existen diferencias estructurales entre sus compuestos, dado que dicha invención permite obtener un efecto mejorado contra hongos, de manera que no pueden derivarse de manera obvia o evidente a partir de dicho documento.

Por su parte, la SIC sostuvo, en cuanto a la novedad, que en el presente caso, una vez efectuado el análisis comparativo, se estableció que la materia reclamada en la reivindicación 9 de la solicitud se encontraba en el estado del arte previo al momento de su presentación, en el documento D1, toda vez que esta anterioridad (columna 3, líneas 1-12 Compuesto (III) y reivindicación 6) hace referencia específica a un compuesto bifenilo, igual al compuesto de fórmula (III).

Indicó que, por otra parte, las enseñanzas de la anterioridad D1 destruyen perfectamente el nivel inventivo de la reivindicación 1 de la solicitud, toda vez que la persona del oficio normalmente versada en 20 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la materia esperaría que el radical R1 siendo un C1-C4- haloalquilo tenga la misma actividad que cuando es CH3, como está divulgado en el documento D1; de esa manera, en la solicitud no se logra evidenciar algún efecto generado por el hecho que el compuesto tenga como radical R1 un C1-C4-haloalquilo, ya que los compuestos revelados en D1 tienen la misma actividad contra hongos, enseñada en la solicitud denegada.

VI.-1. Problema jurídico Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad de las resoluciones núms. 19455 de 29 de marzo de 2012 y 71705 de 26 de noviembre de 2012, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada “ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS” y si estas vulneran o no lo previsto en los artículos 14, 16, y 18 de la Decisión 486.

Adicionalmente, la Sala deberá determinar, si para el 16 de febrero de 2005, que corresponde a la fecha en la cual se invocó la prioridad y para un experto medio, si la mencionada solicitud se 21 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derivaba manera evidente de la divulgación previa contenida en el documento: D1: US6369093, documento titulado “Pyrazole carboxanilide fungicide”, publicado el 9 de abril de 2002.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. VI.2- Los actos acusados La actora solicita, en este proceso, la nulidad de las resoluciones núms. 19455 de 29 de marzo de 2012 y 71705 de 26 de noviembre de 2012, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS”, y resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente, expedidas por la SIC.

V.II.3.- La normativa aplicable Bajo el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era dable remitirse al pronunciamiento comunitario rendido en el proceso núm. 475-IP- 22 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20225, en la que se interpretaron los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: “[…] Decisión 486 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. […] Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. […] Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. […]”.

V.II.4.- Análisis del caso concreto -El requisito de novedad En el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, se considerará que una invención tiene novedad, cuando no está comprendida en el estado de la técnica, es decir, si antes de la 5 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5155 de 12 de abril de 2023. 23 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden, no hayan sido accesibles al público de manera explícita o implícita, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

(Decisión 486, artículo 16). Respecto del requisito de la novedad, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, traída a colación en este proceso, mencionó: “[…] 2.5. Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 2.6.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. 2.7. En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo".

Todo ello, en concordancia con lo determinado en el artículo 16 de la Decisión 486. 2.8. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. 24 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.9.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. […]”. - El requisito de nivel inventivo En el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica (Decisión 486, artículo 18).

Frente al requisito del nivel inventivo, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, traída a colación en este proceso, precisó: “[…] Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica […]”.

En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente de invención argumentando que no cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo, la Sala procederá a 25 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estudiar el cumplimiento de estos requisitos, para lo cual, en primer lugar, hará referencia a los argumentos expuestos por la SIC; en segundo lugar, analizará los argumentos de la actora y, en tercer lugar, procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20126, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda.

En este sentido, es necesario precisar que, de acuerdo con los antecedentes administrativos de los actos acusados7, el problema técnico planteado consiste en proporcionar anilidas de ácido pirazolcarboxílico con una mejor eficiencia contra hongos nocivos, en comparación con los compuestos ya conocidos. Para resolver este problema técnico se presenta anilidas de ácido pirazolcarboxílico de la fórmula I. 6 “Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, en adelante CGP. 7 Obrantes en el índice núm. 57 del expediente digital. 26 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Compuesto de fórmula I. Sobre el particular, la parte demandada señaló que como resultado del examen de patentabilidad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, se encontró que la invención en estudio no cumple con los requisitos de novedad y de nivel inventivo.

Adujo, en cuanto a la novedad, que en el presente caso una vez efectuado el análisis comparativo, se estableció que la materia reclamada en la reivindicación 9 de la solicitud fue anticipada por la publicación US 6369093 (D1), titulada “Pyrazole carboxanilide fungicide”, de 9 de abril de 2002, es decir, la materia reclamada en la reivindicación 9 se encontraba en el estado del arte previo al momento de su presentación. Explicó que dicha enseñanza destruye la novedad de lo reclamado en la reivindicación 9 de la solicitud denegada, porque todas y cada una de las características allí definidas fueron divulgadas antes, integralmente, por ese antecedente.

De manera, que los compuestos de anilinas de fórmula III no son nuevos, teniendo en cuenta que allí se reclaman anilinas de fórmula III, en donde las variables n, m, X1 y X2 tienen los significados indicados en la reivindicación 1. 27 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aclaró frente al compuesto de la reivindicación 9, que, contrario a lo que aseveró la demandante, ya es conocido en el estado de la técnica, toda vez que el documento D1 (columna 3, líneas 1-12 Compuesto (III) y reivindicación 6) sí hace referencia específica a un compuesto bifenilo, igual al compuesto de fórmula (III).

Que, por consiguiente, respecto a tal revelación expresa de D1, se reitera de manera concluyente que el objeto de la reivindicación 9 carece de novedad frente a lo enseñado en D1. Indicó que, por otra parte, las enseñanzas de la anterioridad D1 destruyen perfectamente el nivel inventivo de las reivindicación 1 de la solicitud, toda vez que la persona del oficio normalmente versada en la materia esperaría que el radical R1 siendo un C1-C4- haloalquilo tenga la misma actividad que cuando es CH3, como está divulgado en el documento D1; de esa manera, en la solicitud no se logra evidenciar algún efecto generado por el hecho que el compuesto tenga como radical R1 un C1-C4-haloalquilo, ya que los compuestos revelados en D1 tienen la misma actividad contra hongos revelada en la solicitud denegada, tal y como bien se advirtió y se sustentó en la resolución acusada de denegación. Adicionalmente, las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan características inventivas adicionales que permitan considerarlas inventivas. 28 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la mejora fungicida, a que hace referencia la actora, está presentada con respecto a un compuesto completamente diferente al indicado en la reivindicación 1, pues hay dos diferencias sustanciales entre la reivindicación 1 y los compuestos que sustentan la mejora fungicida (Definición Radical R' y m); así, entonces, si los compuestos 9.17, 9.20, 9.1, 9.14 y 9.18 no están comprendidos en la estructura representada por la fórmula I de la reivindicación 1, no existe una mejora fungicida, ya que la comparación no fue correcta, frente a los compuestos conocidos divulgados en D1.

Que, por lo tanto, por consiguiente, el objeto de la reivindicación 1 además de que carece de sustento en la descripción, no es posible afirmar que tiene nivel inventivo frente a los compuestos enseñados en D1. De igual manera, las reivindicaciones 2 a 6, al no mencionar características inventivas adicionales. Por su parte, la parte actora, en su escrito de demanda, adujo que, a su juicio, la solicitud cumple con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, comoquiera que no estaba comprendida en el estado de la técnica, ni puede ser considerada como derivada de manera evidente del estado del arte ni resultar obvia para una persona del oficio versada en la materia.

En ese sentido, argumentó que: 29 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, por cuanto la invención solicitada cumple con todos los requisitos de patentabilidad, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial;.-Que la creación solicitada tiene por objeto proveer anilidas de ácido pirazolcarboxílico con efecto fungicida mejorado; y que, además, consiste en un procedimiento para la obtención de dichas anilidas de ácido pirazolcarboxílico y productos que contienen las mismas para combatir hongos nocivos, como se describe en la siguiente fórmula:.- Con la invención cuestionada sorprendentemente se encontraron los compuestos I, definidos por la fórmula arriba mencionada, los cuales presentan, en comparación con los ya conocidos, una mejor eficiencia contra hongos nocivos;.- Que al comparar las características esenciales de las pirazolcarboxanilidas de la presente creación con aquellas reivindicadas en el documento D1, se observa que a pesar de que comparten una estructura común, dicha anterioridad no anticipa los compuestos aquí reivindicados, debido a que el radical R1 de los 30 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co compuestos de fórmula I de la invención corresponde al haloalquilo, mientras que en D1 dicho radical es el metilo;.- Que, por lo anterior, para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, éste debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la invención cuestionada, de manera que, a su juicio, es evidente que D1 no afecta la novedad de la reivindicación 9 de la creación;.- Que el Examinador también citó la anterioridad D1 para determinar que la solicitud de patente carecía de nivel inventivo, por cuanto ambos se refieren a compuestos de pirazolcarboxanilida; sin embargo, insistió en que existen diferencias estructurales entre sus compuestos, dado que dicha invención permite obtener un efecto mejorado contra hongos, de manera que no pueden derivarse de manera obvia o evidente a partir de dicho documento;.- Que, contrario a lo señalado por el Examinador en los actos acusados, la anterioridad D1 no resuelve el problema planteado en la presente solicitud, el cual es la necesidad de proporcionar anilidas de ácido carboxílico pirazolcarboxílico con una mejor eficiencia contra hongos nocivos, en comparación con compuestos similares ya conocidos.

Este problema es el que soluciona la presente solicitud de patente, toda vez que divulga pirazolcarboxanilidas; y 31 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Agregó que aunque la creación cuestionada debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre, ello no significa que no puedan usarse procedimientos o etapas generales de métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Precisado lo anterior, entonces, se tiene que el documento D1 divulga una pirazol-carboxanilida de fórmula: En la cual X, Y y n son definidas en la descripción, además se divulga un proceso para preparar estas substancias y su uso para controlar microorganismos indeseables (columna 6, renglones 60- 67; columna 9, renglones 5 - 11 y 65 - 67; columna 10, renglones 1 - 5; columna 26 - 30, reivindicaciones).

Ahora bien, la Sala observa que con el escrito de reforma de la demanda la parte demandante aportó el informe técnico titulado "CONCEPTO TÉCNICO SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE No. 07.094.235 TITULADA "ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS", rendido por la dra. ANDREA DEL PILAR MOJICA CORTÉS, 32 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co química, con maestría en ciencia química, de la Universidad Nacional de Colombia.

La mencionada experta en el referido concepto aportado8, respecto de las resoluciones núms. 19455 de 2012 y 71705 de 2012, expedidas por la SIC, señaló lo siguiente: “[…] Teniendo en cuenta los argumentos establecidos en las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y que afectan la patentabilidad de la solicitud No. 07.094.235 ya que se considera la falta de novedad y nivel inventivo de la misma, es necesario aclarar lo siguiente: Con respecto a la Novedad.

En la Resolución No. 71705 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio se reconoce la novedad de los compuestos de fórmula (I) frente al estado del arte representado en el documento D1. En el artículo tercero de la mencionada Resolución se establece que: "Frente a los argumentos de la recurrente en torno a la novedad de la solicitud, esta Oficina aclara a la recurrente que a lo largo del proceso administrativo se ha reconocido la novedad del compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1 denegada".

De tal manera que en el estado del arte, representado por la anterioridad D1, no se encuentran reveladas las mismas características técnicas de los compuestos de fórmula (1). A manera de ilustración, en la tabla que se presenta a continuación; se realiza una comparación entre las fórmulas estructurales y sus correspondientes radicales sustituyentes, de los compuestos de la solicitud y los compuestos de la anterioridad D1. 8 Folios 76 a 86 del expediente físico 33 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En la tabla anterior se puede observar que, la principal diferencia entre los compuestos de la solicitud y los compuestos revelados en D1, consiste en el significado del radical R1 ya que en la solicitud se considera la función haloalquilo y en los compuestos de la anterioridad D1 el radical R1 corresponde a la función metilo.

Por lo tanto, D1 no enseña todas las características técnicas de los compuestos de fórmula (1) reivindicados, este hecho es una clara evidencia que el documento D1 no afecta la novedad de la presente solicitud. Con respecto a nivel inventivo. La actividad antifúngica de los compuestos de fórmula (I) se encontraba adecuadamente sustentada en el capítulo descriptivo de la solicitud y demostraba el efecto mejorado de los compuestos de fórmula (i), toda vez que en la tabla 9 del capítulo descriptivo se presentan los compuestos 9.5 a 9.13 y 9.22 a 9.61; los cuales presentan a manera del sustituyente R1 una función haloalquilo.

En la mencionada tabla se presenta evidencia de la existencia de los compuestos ya que se reporta el punto de ebullición del compuesto y/o las líneas espectrales características del espectro de resonancia magnética nuclear. Con respecto a la actividad de los compuestos en la descripción de la solicitud No. 07.094.235 se presentan ejemplos de aplicación, particularmente el ejemplo titulado "Eficiencia curativa contra la roya del trigo causada por Puccinia recóndita", en el cual se muestra un ensayo para establecer la actividad de los compuestos 9.5 a 9.21; 9.25 a 9.29 y 9.33 a 9.45; para los cuales se considera el 34 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co significado del radical sustituyente R1, una función haloalquilo.

El ensayo consiste en inocular plantas de trigo de la variedad "Kanzler", las cuales fueron cultivadas en macetas, con una suspensión de esporas de la roya (Puccinia recóndita), las macetas se colocaron durante 24 horas en una cámara con alta humedad del aire (90 a 95%) y temperatura entre 20 a 22°C. El propósito de realizar la inoculación en estas condiciones era asegurar la germinación de esporas y que los tubos germinales penetraran en el tejido de las hojas.

Al finalizar el tiempo de incubación se aplicó una concentración de 250 mg/l del principio activo y se colocaron las plantas en invernadero a temperaturas entre 20 y 22°C y 65 a 70% de humedad relativa del aire y finalmente se determinó la extensión del desarrollo de la roya en las hojas de las plantas. Los resultados del ensayo reportaron una infestación de máximo 20% de las plantas tratadas con el principio activo contra un 90% de plantas infectadas no tratadas.

Por su parte, los ejemplos de uso de la anterioridad D1 presentan ensayos de actividad protectora, en los cuales a las plantas jóvenes se les aplican, por medio de aspersión, los principios activos correspondientes a los compuestos de fórmula I de D1 (en los cuales se tiene el significado del radical R1 como metilo), y posteriormente se realiza la inoculación del hongo.

Al cabo del tiempo se establece que la eficiencia inhibiendo el crecimiento del hongo se encuentra entre el 90 y 100%. A partir de la comparación de los ensayos realizados en la solicitud de la invención No. (sic) Y los ensayos de D1, se puede observar claramente que el hecho de inocular primero las plantas con el hongo y luego aplicar el compuesto y obtener eficiencias de aproximadamente 80%, es de por sí una efecto inesperado ya que para los compuestos de fórmula (I) de la solicitud no sólo se observa un efecto de inhibición en el crecimiento del hongo (efecto de protección), sino que también se observa un efecto en el cual se combate el hongo que había atacado a la planta, por la previa inoculación realizada en el ensayo.

Contrario a la actividad de inhibición del hongo que se presenta en los ensayos realizados para los compuestos de D1, ya que en dichos ensayos primero se realiza la aplicación de los compuestos de fórmula (l) a las plantas, se deja un tiempo para que este actúe y luego si se realiza la inoculación del hongo. Esta forma de realizar el ensayo indica que los compuestos de D1 logran su eficacia a través de mecanismos de protección de la planta en ambientes ausentes del hongo; mientras que los compuestos de fórmula (I) de la invención presentada en la solicitud No 07.094.235 presentan una acción que combate el hongo presente en la planta antes de aplicar el producto, y de 35 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co protección o inhibición de crecimiento del hongo; lo cual representa una ventaja técnica frente a los compuestos del estado del arte más cercano. Cabe anotar que el ensayo presentado en el capítulo descriptivo de la solicitud No. 07.094.235, y que fue descrito anteriormente, también fue realizado para compuestos en los cuales el radical R1 toma el significado de metilo, encontrando las mismas actividades y efectos biológicos sorprendentes.

Teniendo en cuenta que los ensayos descritos presentados en la solicitud No. 07.094.235, fueron efectuados para diferentes compuestos (9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.42, 9.43, 9.44 y 9.4) cuyas estructuras se presentan en la tabla 9 y que al observarse detenidamente, incluyen todos los posibles sustituyentes que se reclaman en el capítulo reivindicatorio, y cuya actividad presentada para todos los compuestos se encontraba alrededor de 80% ( ya que se presentó una infestación máxima de 20% en las plantas tratadas con los compuestos activos), es posible establecer que la solicitud sí presentó sustento técnico que demuestra que los patrones de sustitución reclamados tienen el mismo comportamiento de los compuestos evaluados, contrario a las afirmaciones realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 71705 del 26 de noviembre de 2012.

Con respecto a las sustituciones de los anillos fenilo que conforman la estructura de los compuestos de fórmula (1), es prudente aclarar que no es posible atribuir la actividad solamente a esta parte de la molécula ya que las moléculas de los compuestos de fórmula (1) deben verse como un todo, y no es posible atribuir a una parte u otra de la molécula la actividad y precisamente la actividad inventiva de los compuestos de fórmula I radica en que para los radicales sustituyentes propuestos es posible observar una actividad mejorada.

De tal manera que los compuestos de fórmula (I) de la solicitud son diferentes de los compuestos revelados en D1, debido a los patrones de sustitución que presentan siendo estos: R1= C1-C6 haloalquilo, R2= hidrógeno o halógeno, R3= hidrógeno, W= oxígeno, X1= flúor o cloro y X2= halógeno.; los cuales le confieren una actividad mejorada frente a los compuestos reportados en el estado del arte más cercano. Así entonces, es claro que los compuestos de formula (I) son novedosos e inventivos frente a las enseñanzas de D1, toda vez que D1 no anticipa dichos compuestos y adicionalmente los compuestos acá reivindicados presentan una acción biológica que combate el hongo, presente en la planta antes de aplicar el 36 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ingrediente activo, y de protección o inhibición de crecimiento del hongo; lo cual representa una ventaja técnica frente a los compuestos del estado del arte más cercano. 6.

Conclusiones Los compuestos de fórmula (l) objeto de la solicitud, con sus radicales sustituyentes no es posible derivarlos de manera evidente a partir de los compuestos divulgados en D1, ya que presentan el sustituyente R1 que puede tomar el significado haloalquilo y para el cual no se evidencia sugerencia alguna en el estado del arte.

Tal como el recurrente lo había informado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, los compuestos de fórmula I presentan una actividad antifúngica mejorada respecto a los compuestos presentados en la anterioridad D1, lo que les confiere altura inventiva frente al estado del arte. Adicionalmente, con los ensayos biológicos planteados en la solicitud es posible establecer que los inventores se encontraron frente a un efecto sorprendente ya que fue posible evidenciar para los compuestos de fórmula (I), que no solamente actuaban protegiendo a los cultivos sino que también combatían la enfermedad causada por los hongos presentes en la planta antes de ser tratada con los compuestos de fórmula (1) de la solicitud.

De tal manera que la invención se encuentra solucionando satisfactoriamente el problema planteado inicialmente por la misma que consistía en la necesidad de proporcionar anilidas de ácido carboxilico pirazolcarboxÍlico con una mejor eficiencia contra hongos nocivos, en comparación con compuesto similares ya conocidos. Así como la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció la novedad de los compuestos de fórmula I, debió reconocer el nivel inventivo de los compuestos de fórmula I frente a la anterioridad D1, ya que tanto los compuestos que presentaban como significado del radical R1 la función haloalquilo como los compuestos cuya función R1 toma el significado de metilo; presentan una actividad sorprendente y mejorada frente a lo reportado en el estado del arte.

En consecuencia, desde mi concepto técnico y experticia científica, no hubiera podido llegar de manera obvia y evidente a la invención descrita en la solicitud de la patente Colombia, y menos esperar el efecto sorprendente antifúngico que se logró con los compuestos de fórmula I de la solicitud de patente colombiana No. 07.094.235. […]” (Destacado fuera de texto). 37 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, la parte actora solicitó el testimonio técnico de la señora ANDREA DEL PILAR MOJICA CORTÉS, para que en su calidad de experta en el área técnica de la invención declare sobre los hechos del proceso y sobre el concepto por ella rendido y aportado con la reforma de la demanda, razón por la cual en la audiencia inicial llevada a cabo en el presente proceso el 21 de noviembre de 20229, el Despacho sustanciador decretó la referida prueba.

Aunado a lo anterior, se tiene que con el escrito de contestación de la reforma de la demanda la parte demandada allegó el concepto técnico de la experta de la SIC, RUBIELA PACANCHIQUE VARGAS, y solicitó su testimonio técnico, el cual fue decretado en la referida audiencia inicial, para que compareciera en la audiencia de pruebas a contestar las preguntas que tanto la entidad demandada, como la parte actora, le pudieran hacer en su momento, toda vez que rindió concepto.

La experta en mención en el concepto técnico, aportado por la SIC10, concluyó lo siguiente: “[…] - Argumentos en relación con la novedad de la invención La Dra. Mojica cita lo siguiente de la Resolución 71705: “Frente a los argumentos de la recurrente en torno a la novedad de la solicitud, esta Oficina aclara a la recurrente que a lo largo del proceso administrativo se ha reconocido la novedad del compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1 denegada.” 9 Índice 69 del expediente digital SAMAI. 10 Índice 50 del expediente digital SAMAI. 38 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, indica que en el documento D1 “no se encuentran reveladas las mismas características técnicas de los compuestos de fórmula (I)”, seguidamente, presenta una tabla comparativa de las características del compuesto de fórmula (I) y lo divulgado en D1, de la cual concluye que “la principal diferencia entre los compuestos de la solicitud y los compuestos revelados en D1, consiste en el significado del radical R1 ya que en la solicitud se considera la función haloalquilo y en los compuestos de la anterioridad D1 el radical R1 corresponde a la función metilo”, concluyendo que “D1 no enseña todas las características técnicas de los compuestos de fórmula (I) reivindicados, este hecho es una clara evidencia que el documento D1 no afecta la novedad de la presente solicitud”.

Si bien es cierto, el compuesto de fórmula (I) es nuevo, tal como lo ha reconocido la SIC en los actos administrativos demandados, el compuesto de fórmula (III), reclamado en la reivindicación 9, no lo es. Específicamente, la reivindicación independiente 9 reclama “anilinas de fórmula III (…) en donde las variables n, m, X1 y X2 tienen los significados indicados en la reivindicación 1”, las cuales están anticipadas por el documento D1, tal como se muestra a continuación: Como se puede apreciar, el documento D1 anticipa todas las características del compuesto reclamado en la reivindicación independiente 9, por lo que esta carece de novedad. - Argumentos en relación con el nivel inventivo de la invención La Dra. Mojica refiere que “los compuestos de fórmula (I) de la solicitud son diferentes de los compuestos revelados en D1, debido a los patrones de sustitución que presentan siendo estos: R1= C1-C6 haloalquilo, R2= hidrógeno o halógeno, R3= hidrógeno, W= oxígeno, X1= flúor o cloro y X2= halógeno; los cuales le confieren una actividad mejorada frente a los compuestos reportados en el estado 39 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del arte más cercano”.

Sin embargo, no es cierto que los patrones de sustitución mencionados por la perita sean diferencias; como se demuestra solo hay una diferencia entre la invención y los compuestos divulgados en D1: Como se puede apreciar, la única diferencia entre los compuestos de fórmula (I) de la invención y los compuestos divulgados en D1 consiste en que el sustituyente R1 es C1-C4-haloalquilo, en lugar de metilo (CH3 o C1-alquilo).

Según la Dra. Mojica, “respecto a las sustituciones de los anillos fenilo que conforman la estructura de los compuestos de fórmula (I), es prudente aclarar que no es posible atribuir la actividad solamente a esta parte de la molécula ya que las moléculas de los compuestos de fórmula (I) deben verse como un todo, y no es posible atribuir a una parte u otra de la molécula la actividad y precisamente la actividad inventiva de los compuestos de fórmula I radica en que para los radicales sustituyentes propuestos es posible observar una actividad mejorada”.

Sin embargo, se llama la atención al Honorable Despacho como se advertía previamente, que la perita no conoce la metodología para el análisis de nivel inventivo de solicitudes de patente, toda vez que, en este caso, no solo omite reconocer cuál es la diferencia entre la invención y el arte previo (según ella hay diferencias en todos los sustituyentes), sino que elude hacer la precisión de cuál es el efecto de la única diferencia entre la invención y el arte previo.

Particularmente, en relación con el efecto técnico, la Dra. Mojica indica que “el capítulo descriptivo de la solicitud ya demostraba el efecto mejorado de los compuestos de fórmula (I), toda vez que en la tabla 9 del capítulo descriptivo se presentan los compuestos 9.5 a 9.13 y 9.22 a 40 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9.61” de los cuales se presenta su caracterización (punto de ebullición del compuesto y líneas espectrales características del espectro de resonancia magnética nuclear), así como un ensayo para demostrar su actividad en el ejemplo denominado “Eficiencia curativa contra la roya del trigo causada por Puccinia recóndita", del cual explica cómo se desarrolló y manifiesta que “los resultados del ensayo reportaron una infestación de máximo 20% de las plantas tratadas con el principio activo contra un 90% de plantas infectadas no tratadas”.

Asimismo, concluye que: “A partir de la comparación de los ensayos realizados en la solicitud de la invención No. (sic) Y los ensayos de D1, se puede observar claramente que el hecho de inocular primero las plantas con el hongo y luego aplicar el compuesto y obtener eficiencias de aproximadamente 80%, es de por sí una efecto inesperado ya que para los compuestos de fórmula (I) de la solicitud no sólo se observa un efecto de inhibición en el crecimiento del hongo (efecto de protección), sino que también se observa un efecto en el cual se combate el hongo que había atacado a la planta, por la previa inoculación realizada en el ensayo.

Contrario a la actividad de inhibición del hongo que se presenta en los ensayos realizados para los compuestos de D1, ya que en dichos ensayos primero se realiza la aplicación de los compuestos de fórmula (I) a las plantas, se deja un tiempo para que este actúe y luego si se realiza la inoculación del hongo. Esta forma de realizar el ensayo indica que los compuestos de D1 logran su eficacia a través de mecanismos de protección de la planta en ambientes ausentes del hongo; mientras que los compuestos de fórmula (I) de la invención presentada en la solicitud No 07.094.235 presentan una acción que combate el hongo presente en la planta antes de aplicar el productos, y de protección o inhibición de crecimiento del hongo; lo cual representa una ventaja técnica frente a los compuestos del estado del arte más cercano”.

Sin embargo, lo cierto es que no hay efecto técnico alguno derivado de la única diferencia entre la invención y los compuestos de D1. Como bien señala la perita, los compuestos de D1 tienen actividad en el control de plagas indeseables, como hongos. Aunado a lo anterior, como también reconoce la Dra. Mojica, independientemente de que en los compuestos reclamados R1 sea C1-C4- haloalquilo (lo reclamado) o metilo (lo anticipado por D1), la actividad es la misma, toda vez que, en palabras de la doctora Mojica, “el ensayo presentado en el capítulo descriptivo de la solicitud No. 07.094.235, y que fue descrito anteriormente, también fue realizado para compuestos en los cuales el radical R1 toma el significado de metilo, encontrado las mismas actividades y efectos 41 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co biológicos”.

No obstante, me permito exponer algunas de las estructuras de los compuestos de la invención que presuntamente tienen un efecto técnico, según la Dra. Mojica, correspondiente a los compuestos “9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.42, 9.43, 9.44 y 9.4” -subrayas fuera de texto-, para poner en evidencia que algunos de dichos compuestos tienen metilo como sustituyente en la posición R1 (los compuestos subrayados de la cita son aquellos en los que R1 es CH3): Entonces, los compuestos destacados por la Dra. Mojica, y por la ahora demandante, como evidencia de algún efecto técnico, ni siquiera están comprendidos dentro de la fórmula reivindicada, pues no solo tienen metilo como sustituyente en la posición R1, siendo lo reivindicado C1-C4-haloalquilo, sino que m es 2, en lugar de 3 que es lo reclamado.

De manera que carece de veracidad la afirmación de la 42 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co perita según la cual “es posible establecer que la solicitud si presentó sustento técnico que demuestra que los patrones de sustitución reclamados tienen el mismo comportamiento de los compuestos evaluados”.

Teniendo en cuenta que no hay efecto técnico asociado a la diferencia entre la invención y los compuestos de D1, la persona del oficio normalmente versada en la materia, ante la necesidad de compuestos alternativos a los divulgados en D1, encontraría razonable cambiar el sustituyente metilo divulgado en D1 por el sustituyente C1-C4- haloalquilo, con la expectativa que los compuestos mantengan su la actividad biológica, por lo que la invención es obvia.

Finalmente, la Dra. Mojica concluye que “los compuestos de fórmula (I) objeto de la solicitud, con sus radicales sustituyentes no es posible derivarlos de manera evidente a partir de los compuestos divulgados en D1, ya que presentan el sustituyente R1 que puede tomar el significado haloalquilo y para el cual no se evidencia sugerencia alguna en el estado del arte”.

Sin embargo, omite el hecho que algunos de los compuestos de la invención que tienen el presunto efecto sorprendente (“que los compuestos de fórmula (I), que no solamente actuaban protegiendo a los cultivos sino que también combatían la enfermedad causada por los hongos presentes en la planta antes de ser tratada con los compuestos de fórmula (I) de la solicitud”, en palabras de la perita) comprenden el radical metilo ya divulgado en D1, por lo que no hay tal efecto técnico derivado de la diferencia con el arte previo, de manera que la modificación del radical metilo por C1- C4-haloalquilo resulta razonable para la persona del oficio normalmente versada en la materia, por lo que la invención carece de nivel inventivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda ratificar las Resoluciones 19455 de 29 de marzo de 2012 y 71705 de 26 de noviembre de 2012, donde se niega el privilegio solicitado. […]” (Destacado fuera de texto). En virtud de lo anterior, en la audiencia de pruebas celebrada por el Despacho Sustanciador el 17 de febrero de 202311, se recepcionaron los testimonios de las señoras ANDREA DEL PILAR MOJICA 11 Índice 92 del expediente digital SAMAI. 43 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CORTÉS y RUBIELA PACANCHIQUE VARGAS, de los cuales se transcriben los siguientes apartes relevantes: “[…] APOD.

ACTORA: ¿Usted considera que sería evidente modificar los compuestos del documento D1 reemplazando el grupo de metilo con un grupo haloalquilo en el anillo pirazol e incluyendo tres átomos de halógeno en el segundo anillo del Bifenilo? TESTIGO MOJICA: Aquí no hay. O sea, esta escogencia de estos compuestos particularmente no es tan fácil.

Como lo mostraba en la presentación, si nosotros nos ponemos a hacer el ejercicio de los sustituyentes y los diferentes significados que se están presentando como opciones en la anterioridad D1, pues vamos a tener una gran variedad de compuestos, que no me van a dar ningún indicativo de cómo puedo yo realizar estas sustituciones. O sea, estas enseñanzas dentro de este D1 no me darían lugar a mí a poder lograr estos compuestos, son muchísimas las posibilidades, entonces ahí no lo podría tener; y en D1, ellos como también les había comentado, me van a presentar tres opciones, no una en que voy a tener un halógeno, y otro en donde voy a tener un halógeno y los grupos sustituyentes, y un solo sustituyente sin halógeno. Entonces, ahí van a haber diferentes combinaciones, las cuales no van a ser tan probables de poder tener ese haloalquilo o de que me lleven a mí a pensar, que este haloalquilo que voy a tener dentro del anillo Pirazol vaya a tener una muy buena actividad en conjunto también, con los tres sustituyentes de átomos de cloro que pueda tener dentro del segundo anillo bifenilo.

Entonces, y si vemos dentro de la declaración también del doctor EGON HADEN, ahí se pueden ver como la sola posición del átomo de flúor va a cambiar dentro de esos compuestos. Entonces, sí considero que un gran aporte que se hace dentro de esta solicitud de patente y los estudios que conllevaron a la misma, es que estos tres átomos de halógenos que pueden estar dentro del segundo bifenilo, pues van a tener una o generar un ambiente como de mayor electro negatividad, que en términos de química, es mayor reactividad que puede tener esa molécula frente a otras con respecto a combatir estos hongos específicos, que fueron los que se evaluaron frente a estas condiciones de las plantas.

Aquí también quiero hacer énfasis un poco y recordar que son diferentes los mecanismos por los cuales estos fungicidas pueden actuar dentro de una planta. Porque ellos van a actuar de papeles diferentes. Entonces, también poder saber cómo van a actuar, pues requiere como toda una experimentación para poder llegar a conclusiones. […] APOD.

SIC: ¿Para qué se usan los compuestos de Fórmula I? 44 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TESTIGO MOJICA: Básicamente su principal uso es para combatir las enfermedades que son causadas por hongos en las plantas.

APOD. SIC: ¿Para qué sirven los compuestos divulgados en el documento D1? TESTIGO MOJICA: También están presentando como el mismo efecto. APOD. SIC: Puede dirigirse a la reivindicación 9 de la solicitud. ¿El compuesto reivindicado es el compuesto de Fórmula I o es el compuesto de Fórmula III? TESTIGO MOJICA: Aquí aparece anilinas de Fórmula III.

APOD. SIC: Según se lee en su concepto, la Superintendencia estableció la falta de novedad de las anilinas de Fórmula III, esto lo indica en la página 7 de su concepto. Nos puede explicar por qué en sus comentarios sobre las resoluciones analizadas, que están en la página 9, al referirse a la novedad lo hizo frente al compuesto de la Fórmula I y no frente al compuesto de la Fórmula III, por favor.

TESTIGO MOJICA: Con respecto a la novedad. Sí en estas anilinas de la Fórmula III, entonces, si vemos estos mismos compuestos y los sustituyentes que están presentados dentro de D1, entonces, podemos ver que varios de estos significados pueden estar dentro de lo que está reclamando en la solicitud, están dentro de lo que se presenta en D1.

Entonces, por estos pues básicamente la novedad ahí estaría dada como por este tema, aunque, pues hay también otra cosa a tener en cuenta y es que, digamos que los radicales van a tener unos significados, en la solicitud, más acotados, que lo que se está presentando en D1. APOD. SIC: Podría dirigirse a la reivindicación 6 de D1. ¿El compuesto de Fórmula III de la reivindicación 6 de D1 es el mismo compuesto de la Fórmula III de la reivindicación 9 que se está estudiando, o sea, la de la solicitud? TESTIGO MOJICA: Sí, se está presentando 2 anillos bifenilo, aquí con la mina, en uno de ellos, como sustituyentes; y se están dando entonces que los 2 anillos van a estar sustituidos.

Ya hay que entrar, entonces, a revisar cuales son las sustituciones que se están presentando, tanto para X1 como para X2, que lo que corresponde a XM y YN, dentro de la anterioridad D1. Sí, tenemos la misma estructura base, por decirle de alguna manera, que comprende los mismos anillos, y este grupo amina, ya dentro de los sustituyentes, entonces, ahí es donde (…) es que se tiene que tener en cuenta cuales son. […] 45 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co APOD.

SIC: En su concepto, ¿cuáles son las diferencias entre el compuesto de Fórmula I reclamado y los compuestos divulgados en el documento D1? TESTIGO MOJICA: Las principales diferencias en cuanto a la estructura es que vamos a tener dentro de esta posición R1, vamos a tener un radical haloalquilo y en la anterioridad se dice que es un metilo y también en las sustituciones que se hacen en el segundo anillo bifenilo porque en la anterioridad D1, los dos anillos dicen que ellos tienen la opción de ser sustituidos de tener sustituyentes, mientras que en los compuestos de la solicitud de la reivindicación no tienen esa opción […] la otra diferencia son los tres átomos de halógeno que van a estar en el segundo anillo bifenilo. […] TESTIGO PACANCHIQUE: (…) La única diferencia consiste en que R1 es C1-C4 haloalquilo, mientras que en D1 es metilo.

(…). No hay efecto técnico alguno de la diferencia, o sea, no hay efecto técnico, por el hecho de que R1 sea C1-C4 haloalquilo, en lugar de metilo, porque los compuestos que tienen R1, -C1-C4 haloalquilo-, tienen la misma actividad que los compuestos que tienen metilo en esa misma posición y de hecho esto también lo evidenciaba la doctora MOJICA en su concepto.

Ella evidenciaba este ejemplo, que es el ejemplo de “Eficiencia curativa contra la roya del trigo causada PUCCINIA RECÓNDITA”. Y en este ensayo probaron diferentes compuestos, que aquí están en 9.1, 9.3, y estos compuestos son los que están en la Tabla 9 de la solicitud de patentes. ¿Qué sucede? Que según el solicitante, todos estos compuestos demuestran que la invención tiene un efecto.

¿Pero qué sucede? Estos compuestos tienen, como vemos, aquí vemos los sustituyentes R1, R2, R3, X1, N, X2, M, Y, P. Entonces, lo que observamos acá es que R1, que es la diferencia entre la invención y el arte previo, que en R1 también es metilo. R1 es CH3, metilo, metilo, metilo, metilo, metilo, metilo, metilo, metilo. Aquí vemos uno que sí es C1 o haloalquilo, que es el trifluorometilo. […] Eso por una parte.

Por otra, resulta que los compuestos 9.17 y 9.20 no están reivindicados, no corresponden a los de la reivindicación 1. ¿Por qué? Porque mientras la reivindicación 1 exige que sean tres sustituyentes X2, aquí, como vemos, en este benceno abajo, solo están sustituidos por dos halógenos. ¿Qué quiere decir? Que estos compuestos no pertenecen a la reivindicación 1, no están reivindicados.

Luego, la supuesta actividad o efecto que señalan, que tienen estos compuestos, pues no corresponde a los reivindicados. Y esto mismo lo podemos ver —me devuelvo un poco a esta diapositiva enredada—. Esto mismo sucede acá. Resulta que 46 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la gran mayoría de los compuestos que están aquí en la Tabla 9 no tienen tres halógenos en ese benceno. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que X2 es 3,4-cloro.

¿Qué quiere decir? (…) Empezamos a contar acá: 1, 2, 3, 4. Quiere decir que si está en la posición 3,4, está acá y acá el cloro. Eso es lo que quiere decir: que los números que anteceden el átomo, del que se está hablando, indican en qué posición del benceno está. Entonces, volviendo aquí, solo tenemos 3,4-cloro: o sea, solo 2 cloros. 2,4-cloro: 2 átomos. 3,4-cloro: 2 cloros.

Y así sucesivamente. Aquí vemos 3-cloro, 4-cloro, 3,5-cloro. O sea, solo hay 2 átomos en la gran mayoría de compuestos probados; solo hay 2 átomos aquí en este anillo. Luego, esos compuestos probados no corresponden a los reivindicados. Y bueno, después de ver que no hay un efecto técnico derivado de la diferencia entre los compuestos de la invención y los compuestos divulgados en D1, se encuentra que el problema técnico es suministrar compuestos alternativos a los divulgados en D1.

¿Qué se concluye? Que la persona del oficio normalmente versada en la materia, ante la necesidad de compuestos alternativos a los ya divulgados en el documento D1, encontraría razonable hacer esa modificación del sustituyente metilo, divulgado en D1, por un sustituyente C1–C4 haloalquilo. Como les comentaba, el sustituyente metilo se puede parafrasear, se puede decir en otras palabras, como C1- alquilo.

Entonces, la modificación por un sustituyente similar tipo C1-alquilo o C1–C4-alquilo, entendiendo que C1–C4 es una cadena pequeña de átomos de carbono, pues para la persona versada en la materia esta modificación le genera la suficiente expectativa para que los compuestos que obtenga mantengan la actividad biológica que ya tenían los compuestos citados.

Por lo tanto, la invención se derivó de manera obvia de las enseñanzas del arte previo. APOD. SIC: ¿Cuáles fueron los motivos por los que la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente en estudio? TESTIGO PACANCHIQUE: Como les comentaba, o sea, la Superintendencia no solo negó por falta de novedad y nivel inventivo, sino que el conjunto de nueve reivindicaciones tenía (…) varias causales por las cuales se impedía su concesión. ¿Qué sucedía? Entonces, reivindicaciones 1 a 6 carecían de nivel inventivo, como ya lo expliqué. Reivindicación 7 es la que habla del uso, el uso de esos compuestos.

Entonces, ese uso no está contemplado para protección por patente aquí en Colombia, luego no podía ser patentado. Las semillas, como les digo, tampoco son patentables porque en últimas son planos. Y la última reivindicación, la reivindicación 9, que 47 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co divulga los compuestos de Fórmula III, no podía ser conseguida, pues porque está afectada por novedad, como hacen las enseñanzas del documento de 1.

APOD. SIC: De los compuestos reclamados, ¿cuál está plenamente anticipado por el Estado en la técnica? TESTIGO PACANCHIQUE: Como les comentaba, en la reivindicación 9 reclama un compuesto de Fórmula III. Ese compuesto de Fórmula III estaba plenamente divulgado en el documento D1. APOD. SIC: En relación con el análisis de nivel inventivo, ¿cuál es la diferencia entre los compuestos divulgados en D1 y el compuesto de Fórmula I de la invención? TESTIGO PACANCHIQUE: La única diferencia entre los compuestos de la invención y los que están anticipados en el documento D1 es el sustituyente R1 que está en el anillo de pirazol, que era C pentágono con dos nitrógenos, ese sustituyente.

Y en la invención, ese sustituyente R1 es C1-C4 haloalquilo, mientras que en el documento D1 es metilo. APOD. SIC: ¿Hay algún efecto técnico derivado de esa diferencia? TESTIGO PACANCHIQUE: No, como les comentaba, no hay ningún efecto técnico porque los compuestos que tienen, el sustituyente metilo o el sustituyente C1-C4 haloalquilo tienen la misma actividad.

Luego, no hay ningún efecto asociado a la diferencia. APOD. SIC: En su concepto, hacía referencia a los compuestos 9, 10 y 7, 9, 20 de la invención. ¿Esos compuestos están reivindicados en la solicitud de patente? TESTIGO PACANCHIQUE: No, como les comentaba, esos compuestos 9, 10 y 7, 9, 20, que son los de la tablita, los que mostré, esos en el benceno, o sea, sólo tienen dos sustituyentes, dos halógenos en el benceno, en donde en la invención dice X2, mientras que en la invención exige que sean tres sustituyentes X2, tres halógenos. Luego, esos compuestos 9, 10 y 7, 9, 20 no pertenecen al objeto reclamado, en las reivindicaciones.

APOD. SIC: ¿Cuántos compuestos se derivan de la Fórmula I, reclamar la solicitud de patente? TESTIGO PACANCHIQUE: Miles de compuestos. Si me permiten, yo comparto nuevamente la presentación un momento. (…). Entonces, ¿qué sucede? Que esta es una fórmula Markush, como les comentaba, y pues la cantidad de compuestos depende de la definición de sus variables.

Entonces, pues para calcular el número de compuestos empezamos a multiplicar todas las posibilidades en cada uno 48 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los sustituyentes y, para el caso, en concreto, son miles de compuestos.

APOD. SIC: Bueno, la última pregunta, ¿cuántos de los compuestos reclamados se probó su actividad o efecto? TESTIGO PACANCHIQUE: (…) pero permítanme, yo comparto nuevamente pantalla, y eso se podría ver de los documentos. Permítanme, si yo tengo a la mano la solicitud de patente, pero en la solicitud de patente se puede ver que ellos presentaron unos ejemplos y la gran mayoría de los compuestos probados solo tienen dos átomos de halógeno sobre el benceno, entonces, los compuestos probados no alcanzan a ser cinco. […] APOD.

ACTORA: ¿Podría por favor remitirse a los ejemplos de la Tabla 1? La tabla 1, columnas 16 a 19. (…) Hay unos ejemplos revelados en esa tabla 1. ¿Podría por favor decirnos si alguno de esos ejemplos comprende en su estructura 3 sustituyentes sobre el segundo anillo de bifenilo en cualquiera de estos? Son 24 en total. TESTIGO PACANCHIQUE: Listo del 16 al 19, de los ejemplos no, no hay 3 sustituyentes.

APOD. ACTORA: ¿Podría por favor remitirse en ese mismo documento a la tabla A de las columnas 20 y 21? (…) ¿Podría por favor señalar qué compuestos, están allí reportados como que presentan el 100% de eficacia contra la infección del hongo Podosphaera leucotricha? […] TESTIGO PACANCHIQUE: Compuesto 1, compuesto 9 y los demás reportan una eficacia superior al 94%.

APOD. ACTORA: Haciendo referencia a esos compuestos 1 y 9 y que son los que acaba de identificar en el documento, y que tienen una efectividad del 100%. ¿Nos podría decir cuántos sustituyentes sobre el grupo bifenilo, tienen esos compuestos? TESTIGO PACANCHIQUE: Listo, para ese caso en particular, tienen un sustituyente en ese grupo.

En el compuesto 1. APOD. ACTORA: ¿Y en el compuesto 9? TESTIGO PACANCHIQUE: En el compuesto 9 tiene un haloalquilo. [….] TESTIGO PACANCHIQUE: (…) Básicamente aclarar que el objeto de negación no solo fue falta de novedad, nivel 49 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inventivo, sino que también hay reivindicaciones que definitivamente no pueden ser protegidas como son semillas, pues porque están excluidas de patentabilidad.

Tampoco se pueden proteger los usos y, por otra parte, que la lectura del documento D1 debe ser integral, no solo los ejemplos hacen parte del material divulgado en D1, sino pues las reivindicaciones que es en donde se expresa que lo que el solicitante en su momento quiere proteger, o sea, en el caso del documento D1 es en las reivindicaciones, donde claramente están anticipadas, por una parte, los compuestos de fórmula III, reclamados en la reivindicación 9, y por otra parte, donde da la suficiente orientación para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda llegar al objeto de la presente invención sin necesidad de emplear actividad invencible. […]”.

Asimismo, se debe poner de presente que en la citada audiencia de pruebas, sobre el decreto del testimonio técnico de la experta ANDREA DEL PILAR MOJICA CORTÉS, la actora manifestó lo siguiente: “[…] APOD. ACTORA: De acuerdo con que la prueba esté decretada como un concepto técnico, sin embargo, quisiéramos aclarar que la señora ANDREA DEL PILAR MOJICA no tiene calidad de testigo técnico por cuanto no percibió con ninguno de sus sentidos los hechos materia del proceso.

Es por esto que la prueba quedó decretada como concepto técnico de una experta en la materia objeto de la invención, en el área de la Química, y que es independiente de las partes. […]” (Destacado fuera de texto). Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que el Despacho Sustanciador decretó la declaración de la señora ANDREA DEL PILAR MOJICA CORTÉS como un testimonio técnico, para que en su calidad de experta en el área técnica de la invención la testigo declarara sobre los hechos del proceso y sobre su concepto técnico de la patente en controversia, también lo es que a partir de lo manifestado por la mencionada testigo en la audiencia de pruebas, en especial, al responder sobre sus 50 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co generalidades de ley, así como lo expresado por la apoderada de la actora, en la audiencia de pruebas (antes transcrito), se puede colegir que ella no participó en los hechos materia del proceso, esto es, en el proceso de desarrollo de la presente solicitud de invención. Al respecto, se resalta que, dada la naturaleza técnica de los asuntos relacionados con la propiedad intelectual y que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra consagrado, en el artículo 165 del CGP12, el principio de libertad probatoria, dicha prueba será valorada como un testimonio y no como un testimonio técnico, toda vez que la señora ANDREA DEL PILAR MOJICA CORTÉS no participó en los hechos materia del proceso, requisito exigido para ser considerado como testimonio técnico, como lo ha sostenido esta Sección, en reiteradas oportunidades13.

Al efecto, es del caso precisar que esta Corporación, en sentencia de 13 de julio de 202214, precisó que “[…] los testigos técnicos no concurren al proceso a emitir opiniones sino a relatar hechos que le consten […] por haber participado en los mismos […]”. 12 “[…] Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. […]”. 13 Ver Auto de 13 de marzo de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primer, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2016-00180-00).

En el mismo sentido ver el Auto de 3 de noviembre de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00655-00). 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 13 de julio de 2022, C.P. Martín Bermúdez Muñoz, núm. único de radicación 66001-23- 312-000-2010-00222-01(46467). 51 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, de conformidad con lo anterior, la Sala estima pertinente contrastar el objeto de la anterioridad identificada por la SIC, frente al de la invención cuya patente se solicita, teniendo en cuenta lo acreditado en la actuación administrativa y en el presente proceso, así: RESPECTO A LA NOVEDAD Invención cuya patente se solicitó Núm. 07-094.235 D1 US6369093 Anilinas de fórmula (III) Derivados de anilina n es cero m es 0 o 1 M es 3 N es 2 o 3 X2' es halógeno pudiendo los radicales X2 tener diferentes significados Y representa un halógeno, nitro, ciano, alqui C1-C8, halógenoalquil GC6 y 1-4 átomos de halógenoalcoxi C1-C8, halógenoalcoxy GC6 y 1-5 átomos de halógeno De conformidad con lo anterior, la Sala observa, con respecto al requisito de novedad, que el documento D1 enseña un derivado de anilina de fórmula III, en la columna 29, renglones 28-42, donde m representa 0, n representa 2 o 3, Y representa halógeno, nitro, ciano, hidroxil, alquil C1- C8, 52 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co X representa cloro, bromo, ciano, hidroxil carboxil, alquil C1-C8, como se muestra en la columna 26, renglones 53-67 y en la columna 27, reglones 1-15, 50-6715, y sí hace referencia específica a un compuesto bifenilo, igual al compuesto de la fórmula III de la reivindicación 9 de la solicitud de invención. Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo manifestado por la experta RUBIELA PACHANCHIQUE, en el concepto técnico, aportado por la SIC, en la que precisó lo siguiente frente a la referida anterioridad: “[…] Si bien es cierto, el compuesto de fórmula (I) es nuevo, tal como lo ha reconocido la SIC en los actos administrativos demandados, el compuesto de fórmula (III), reclamado en la reivindicación 9, no lo es.

Específicamente, la reivindicación independiente 9 reclama “anilinas de fórmula III (…) en donde las variables n, m, X1 y X2 tienen los significados indicados en la reivindicación 1”, las cuales están anticipadas por el documento D1, tal como se muestra a continuación: Como se puede apreciar, el documento D1 anticipa todas las características del compuesto reclamado en la reivindicación independiente 9, por lo que esta carece de novedad. […]” (Destacado fuera de texto). 15 Índice 57 del expediente digital SAMAI.. 53 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En igual sentido, se debe poner de presente que la mencionada experta RUBIELA PACANCHIQUE, en su testimonio, manifestó: “[…] la última reivindicación, la reivindicación 9, que divulga los compuestos de Fórmula III, no podía ser conseguida, pues porque está afectada por novedad, como hacen las enseñanzas del documento de 1. […]” (Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, la indicada anterioridad del estado de la técnica ya revelaba los mismos elementos característicos esenciales de la reivindicación 9 (independiente)16 de la invención solicitada, teniendo en cuenta que la misma se fundamenta en anilinas de fórmula III, en la columna 3, líneas 1-12, compuesto (III) y reivindicación 6, en donde las variables n, m, X1 y X2 tienen los significados indicados en la reivindicación 117, lo cual impide evidenciar la novedad de invención solicitada.

Al respecto, cabe mencionar, como lo puntualizó la mencionada experta RUBIELA PACANCHIQUE, en su testimonio, que dicha anterioridad sí divulga los compuestos de la fórmula III, de la reivindicación 9 de la solicitud de invención, razón por la cual está afectada por novedad, por las enseñanzas del documento D1. 16 La reivindicación 9 de la solicitud de invención es independiente, por no compartir la totalidad las características técnicas estructurales de la reivindicación 1 independiente, ya que su estructura hace referencia a un grupo amino (NH2) en la posición 2 de anillo bifenilo, mientras que la reivindicación 1 se refiere a un grupo carbamoilo (CONH).

Al respecto, se advierte que de conformidad con el artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones independientes son las que definen la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. 17 La reivindicación 1 está referida a: "anilidas de ácido pirazolcarboxílico de la fórmula I, en la que las variables tienen los significados siguientes: n es 0, m es 3;

X2 es halógeno, pudiendo los radicales X2 tener diferentes significados; p es cero; R1 C1,-C,4 -haloalquilo; R2 es hidrógeno o halógeno; R3 es hidrógeno; W es oxigeno". 54 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, sin perder de vista, que ello también fue reconocido por la experta ANDREA DEL PILAR MOJICA CORTÉS, en la audiencia de pruebas, en los siguientes términos: “[…] Con respecto a la novedad.

Sí en estas anilinas de la Fórmula III, entonces, sí vemos estos mismos compuestos y los sustituyentes que están presentados dentro de D1, entonces, podemos ver que varios de estos significados pueden estar dentro de lo que está reclamando en la solicitud, están dentro de lo que se presenta en D1. […]”. Asimismo, debe precisarse que la solicitud de invención no se encuentra afectada por novedad, por los compuestos de la fórmula I, de la reivindicación 1, conforme lo señaló la experta ANDREA DEL PILAR MOJICA CORTÉS, en su concepto técnico, sino, se reitera, porque el documento D1 divulga las mismas características de los compuestos de la fórmula III de la reivindicación 9 independiente.

En efecto, en la Resolución núm. 19455 de 2012, acusada, la SIC lo determinó, así: “[…] En el presente caso, los compuestos de anilinas de fórmula IIII no son nuevos, teniendo en cuenta que, la reivindicación 9 está referida a: "Anilinas de fórmula III en donde las variables n, m, X1 y X2 tienen los significados indicados en la reivindicación 1" (FI. 207). […] En consecuencia, la reivindicación 9 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1. […]” (Destacado fuera de texto).

Y en la Resolución núm. 71705 de 2012, demandada, la SIC lo aclaró de la siguiente manera: 55 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] No obstante lo anterior, no le asiste la razón a la solicitante cuando afirma que este Despacho no reconoció la novedad del compuesto de fórmula (I), se aclara a la solicitante que el compuesto que no cumple con el requisito de novedad es el compuesto de fórmula (III) de la reivindicación 9. […]” (Destacado fuera de texto).

Frente al nivel inventivo, la Sala considera que un experto medio en la materia podría derivar de manera evidente del estado de la técnica la formulación objeto de reivindicación 1 de la solicitud de invención, toda vez que el documento previo conduce de manera obvia a la invención propuesta, ya que revela los mismos elementos característicos esenciales de la invención solicitada.

RESPECTO AL NIVEL INVENTIVO Invención cuya patente se solicitó Núm. 07-094.235 D1 US6369093 Anilidas de ácido pirazolcarboxílico de fórmula (I) Nuevas pirazol- carbozanilidas n es cero m es 0 o 1 m es 3 n es 2 o 3 X2 es halógeno pudiendo los radicales X tener diferentes significados Y representa un halgeno, nitro, ciano, alquilo C1-C8, halógenoalquilo C1-C6- 1-4 átomos de halógeno alcoxi C1- C8, halógenoalcoxy C1-C6 y 1-5 átomos de halógeno p es cero 0 R1 C1-C4- haloalquilo CH3 56 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co R2 es hidrógeno o halógeno F R3 es hidrógeno Hidrógeno W es O O De conformidad con lo anterior, la Sala observa que el documento D1 enseña los mismos componentes de la fórmula I de la reivindicación 1 de la solicitud, en tanto que divulga un pirazol carboxilanida con actividad microbicida y que puede ser empleada para combatir microorganismos indeseables, los cuales pueden ser hongos (Plasmodiophoromycetes, Oomycetes, Chytridiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes y Deuteromycetes) y bacterias (columna 26, renglón 53-67).

Donde para los compuestos de fórmula I, m representa 0, n representa 2 o 3, Y representa halógeno, nitro, ciano, hidroxilo, carboxilo, alquilo C1-C8, X representa cloro, bromo, ciano, hidroxilo, carboxilo, alquilo C1-C8 (columna 27 renglones 1-15, 50-67). Pueden estar presentes en formulaciones mezcladas con solventes, tensioactivos, dispersantes, emulsificantes o formadores de espuma, entre otros (columna 9, renglones 5 - 11).

Además, las formulaciones pueden ser empleadas en mezclas con conocidos fungicidas, bactericidas, acaricidas, nematicidas o insecticidas (columna 9, renglones 65 - 67; columna 10, renglones 1 - 5), con la diferencia de que la invención divulga que el radical 57 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co R1 es C1-C4-haloalquilo, mientras que el documento D1 enseña que este radical es CH3, -un metilo-.

Al respecto, cabe mencionar que los compuestos de pirazolcarboxanilidas de la fórmula I, reclamados en la solicitud, en la reivindicación 1, enseñan: “anilidas de ácido pirazolcarboxílico de la fórmula I, en la que las variables tienen los significados siguientes: n es 0, m es 3; X2 es halógeno, pudiendo los radicales X2 tener diferentes significados; p es cero;

R1 C1,- C,4 -haloalquilo; R2 es hidrógeno o halógeno; R3 es hidrógeno; W es oxigeno", haciendo la claridad de que el radical X2 tiene diferentes significados. Ahora, si bien es cierto que la invención divulga que el radical R1 es C1-C4-haloalquilo, mientras que el documento D1 enseña que este radical es CH3, -un metilo-, también lo es que no se logra evidenciar algún efecto mejorado, generado por el hecho de que la invención solicitada tenga como radical R1 un C1-C4-haloalquilo, ya que los compuestos divulgados en la anterioridad D1 tienen la misma actividad contra hongos nocivos, que revela la solicitud, en la citada reivindicación 1, conforme lo indicó en su testimonio, la experta RUBIELA PACANCHIQUE, en la audiencia de pruebas: “[…] no hay ningún efecto técnico porque los compuestos que tienen, el sustituyente metilo o el sustituyente C1-C4 haloalquilo tienen la misma actividad.

Luego, no hay ningún efecto asociado a la diferencia. […]”. 58 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y lo reconoció la experta ANDREA DEL PILAR MOJICA CORTÉS, en su concepto técnico, cuando señaló: “[…] Cabe anotar que el ensayo presentado en el capítulo descriptivo de la solicitud No.07.094.235, y que fue descrito anteriormente, también fue realizado para compuestos en los cuales el radical R1 toma el significado de metilo, encontrando las mismas actividades y efectos biológicos sorprendentes. […]” (Destacado fuera de texto).

Al efecto, se debe reiterar que los compuestos del documento D1 pueden ser empleados para combatir microorganismos indeseables, los cuales pueden ser hongos (Plasmodiophoromycetes, Oomycetes, Chytridiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes y Deuteromycetes) y bacterias (columna 26, renglón 53-67), como se puso de presente anteriormente.

Por lo tanto, para la Sala los componentes de la indicada anterioridad del estado de la técnica ya contemplaban características esenciales similares a la invención cuya patente se solicita y evidenciaban la misma actividad contra hongos nocivos. Ciertamente, como lo precisó la experta RUBIELA PACANCHIQUE, “[…] independientemente de que en los compuestos reclamados R1 sea C1-C4-haloalquilo (lo reclamado) o metilo (lo anticipado por D1), la actividad es la misma, toda vez que, en palabras de la doctora Mojica, “el ensayo presentado en el capítulo descriptivo de la solicitud No. 07.094.235, y que fue descrito anteriormente, también fue realizado para compuestos en los cuales el 59 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co radical R1 toma el significado de metilo, encontrado las mismas actividades y efectos biológicos” […]” (Destacado fuera de texto).

Sobre el particular, no puede perderse de vista, frente al radical R1 de la reivindicación de la solicitud de invención, que en la descripción presentada se señaló, en la pág. 105, líneas 20 a 24, sobre dicho radical, que “son igualmente preferidos los compuestos I con m=2, especialmente, aquellos, en los que R1 significa metilo, fluorometilo, clorofluorometilo o clorodifluorometilo y/o R2 significa hidrógeno o cloro”.

Aunado a lo anterior, se advierte que de la lectura total del concepto técnico rendido por la experta ANDREA DEL PILAR MOJICA CORTÉS no se encuentra algún punto técnico de defensa en cuanto a las ventajas sorprendentes e inesperadas que podría proporcionar la invención cuestionada, por el hecho de que la invención solicitada tenga como radical R1 un C1-C4-haloalquilo, porque como quedó demostrado, los componentes de la invención solicitada también comprenden el radical metilo (como ella lo precisó), el cual ya había sido anticipado por el documento D1, por lo que no hay tal efecto técnico derivado de la diferencia con el arte previo. 60 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, contrario a lo aducido por la parte actora, la modificación del radical metilo por C1-C4-haloalquilo resulta razonable para una persona versada en la materia, pues ella esperaría que cuando el radical R1 corresponda a C1-C4-haloalquilo, este tenga la misma actividad biológica y efectos contra hongos nocivos que cuando el radical R1 sea CH3 (metilo), como ya se encuentra divulgado en la anterioridad D1, razón por la cual la invención solicitada resulta obvia de las enseñanzas previas y carece de nivel inventivo.

Lo anterior guarda relación con lo señalado por la SIC, en la Resolución núm. 19455 de 2012 acusada, cuando sostuvo: “[…] En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia esperaría que el radical R1 siendo un C1-C4-haloalquilo tenga la misma actividad que cuando es CH3 como está divulgado en el documento D1.

Por lo cual se considera obvia. […]”. Adicionalmente, la Sala debe advertir que la mejora fungicida, que adujo la actora y que fue referido por la experta MOJICA CORTÉS, en su concepto técnico, tampoco fue demostrada con el ensayo “Eficiencia curativa contra la roya del trigo causada PUCCINIA RECÓNDITA”, por cuanto dicho efecto fue probado con respecto a un compuesto diferente al señalado en la reivindicación 1 de la solicitud de invención. Sobre el particular, la Sala comparte la conclusión arribada respecto de este aspecto por la experta RUBIELA PACANCHIQUE, en su 61 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concepto técnico, en la cual determinó que los compuestos de dicho ensayo, que evidencian un efecto técnico, son diferentes a los reclamados en la reivindicación 1 de la solicitud de invención, de la siguiente manera: “[ …] Sin embargo, lo cierto es que no hay efecto técnico alguno derivado de la única diferencia entre la invención y los compuestos de D1.

Como bien señala la perita, los compuestos de D1 tienen actividad en el control de plagas indeseables, como hongos. Aunado a lo anterior, como también reconoce la Dra. Mojica, independientemente de que en los compuestos reclamados R1 sea C1-C4- haloalquilo (lo reclamado) o metilo (lo anticipado por D1), la actividad es la misma, toda vez que, en palabras de la doctora Mojica, “el ensayo presentado en el capítulo descriptivo de la solicitud No. 07.094.235, y que fue descrito anteriormente, también fue realizado para compuestos en los cuales el radical R1 toma el significado de metilo, encontrado las mismas actividades y efectos biológicos”.

No obstante, me permito exponer algunas de las estructuras de los compuestos de la invención que presuntamente tienen un efecto técnico, según la Dra. Mojica, correspondiente a los compuestos “9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.42, 9.43, 9.44 y 9.4” -subrayas fuera de texto-, para poner en evidencia que algunos de dichos compuestos tienen metilo como sustituyente en la posición R1 (los compuestos subrayados de la cita son aquellos en los que R1 es CH3) […] Entonces, los compuestos destacados por la Dra. Mojica, y por la ahora demandante, como evidencia de algún efecto técnico, ni siquiera están comprendidos dentro de la fórmula reivindicada, pues no solo tienen metilo como sustituyente en la posición R1, siendo lo reivindicado C1-C4-haloalquilo, sino que m es 2, en lugar de 3 que es lo reclamado.

De manera que carece de veracidad la afirmación de la perita según la cual “es posible establecer que la solicitud si presentó sustento técnico que demuestra que los patrones de sustitución reclamados tienen el mismo comportamiento de los compuestos evaluados” […]” (Destacado fuera de texto). 62 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, se debe mencionar que en similares términos lo expresó la experta en mención, en el testimonio, rendido en la audiencia pública, cuando al efecto, manifestó: “[…] Ella evidenciaba este ejemplo, que es el ejemplo de “Eficiencia curativa contra la roya del trigo causada PUCCINIA RECÓNDITA”.

Y en este ensayo probaron diferentes compuestos, que aquí están en 9.1, 9.3, y estos compuestos son los que están en la Tabla 9 de la solicitud de patentes. ¿Qué sucede? Que según el solicitante, todos estos compuestos demuestran que la invención tiene un efecto. ¿Pero qué sucede? Estos compuestos tienen, como vemos, aquí vemos los sustituyentes R1, R2, R3, X1, N, X2, M, Y, P. Entonces, lo que observamos acá es que R1, que es la diferencia entre la invención y el arte previo, que en R1 también es metilo.

R1 es CH3, metilo, metilo, metilo, metilo, metilo, metilo, metilo, metilo. […] Eso por una parte. Por otra, resulta que los compuestos 9.17 y 9.20 no están reivindicados, no corresponden a los de la reivindicación 1. ¿Por qué? Porque mientras la reivindicación 1 exige que sean tres sustituyentes X2, aquí, como vemos, en este benceno abajo, solo están sustituidos por dos halógenos. ¿Qué quiere decir? Que estos compuestos no pertenecen a la reivindicación 1, no están reivindicados.

Luego, la supuesta actividad o efecto que señalan, que tienen estos compuestos, pues no corresponde a los reivindicados. […]” De manera que el efecto técnico inesperado, de suministrar anilinas con una mejor eficiencia contra hongos nocivos, en comparación con los compuestos ya conocidos, que pretende lograr la invención solicitada, se deriva de forma obvia de la enseñanza del documento D1, sin que se haya probado (con resultados técnicos) una ventaja o una mejora de la invención respecto al arte previo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que los cambios estructurales realizados por la invención, contrario a lo afirmado 63 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por la actora, resultarían totalmente esperados para una persona medianamente versada en la materia, al estar sugeridos en la anterioridad D1.

Además, la Sala estima que en la invención solicitada no representa un aporte al estado de la técnica, pues conforme lo determinó la experta RUBIELA PACANCHIQUE, “no hay ningún efecto técnico porque los compuestos que tiene, el sustituyente metilo o el sustituyente C1-C4 haloalquilo tienen la misma actividad. Luego, no hay ningún efecto asociado a la diferencia”.

Ello, por cuanto no se logró demostrar un resultado o efecto inesperado ni una ventaja significativa frente a los compuestos ya existentes, pues los compuestos que se obtuvieron con la invención cuestionada resultan altamente similares a las que ya mostraba la anterioridad D1. En otras palabras y conforme lo señaló la experta RUBIELA PACANCHIQUE, la persona del oficio normalmente versada en la materia, ante la necesidad de compuestos alternativos a los ya divulgados en el documento D1, encontraría razonable hacer esa modificación del sustituyente metilo, divulgado en D1, por un sustituyente C1–C4 haloalquilo, en tanto que tienen la misma actividad biológica y efectos contra hongos nocivos.

Por lo tanto, la 64 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co invención se derivó de manera obvia de las enseñanzas del arte previo. En ese orden de ideas, la Sala considera que el problema técnico de proporcionar anilinas con una mejor eficiencia contra hongos nocivos, que pretende la invención solicitada, por un lado, se encontraba revelado en el estado de la técnica y, por el otro, no representa un salto cualitativo en relación con la técnica existente, en tanto que resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica.

Visto lo anterior, para la Sala, la solicitud de invención cuestionada partió del estado de la técnica divulgado, lo que impide establecer la novedad de la solicitud de patente solicitada. Y, el efecto, presuntamente sorprendente, que alegó la actora respecto de la misma, es previsible para un técnico medio en la materia y no constituye un esfuerzo científico ni un avance en la regla técnica conocida, por lo que tampoco cumple con el requisito de nivel inventivo.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que la actora también adujo que deben tenerse en cuenta las declaraciones efectuadas por el señor EGON HADEN, Ingeniero Agrónomo de la Universidad Técnica de Stuttgart- Hohenheim, Alemania y con Doctorado del Instituto de 65 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Enfermedades de Plantas de la Universidad de Hohenheim, aportadas al presente proceso en la reforma de la demanda.

En dicha declaración, el doctor EGON HADEN presenta los resultados de las pruebas y experimentos realizados frente al compuesto activo de la invención reclamada, con los que, a juicio de la actora, se demuestra que esta exhibe una considerable actividad cuando se aplica incluso a una tasa muy baja en relación con compuestos conocidos en el estado de la técnica.

Al respecto, la Sala advierte que dicha declaración por sí sola no resulta suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados. En efecto, se trata de un documento que no fue sometido a verificación mediante dictamen pericial, por lo que carece de la fuerza técnica y científica necesaria para demostrar que la valoración realizada por la SIC resultó equivocada.

En ese sentido, la Sala reitera que correspondía a la demandante acreditar, con soporte probatorio suficiente, que las consideraciones técnicas de la SIC respecto de la falta de novedad y nivel inventivo no eran correctas. Al haberse limitado a allegar un documento sin respaldo técnico adicional, la parte demandante incumplió con su carga procesal de desvirtuar la legalidad de los actos demandados. 66 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por consiguiente, la declaración del doctor EGON HADEN, aun cuando ilustra lo expuesto por la parte demandante, no logra acreditar de manera suficiente que la invención cumpliera los requisitos previstos en la Decisión 486.18 Por todo lo anterior, la Sala considera que en el expediente solo obran afirmaciones referidas a la presunta novedad y nivel inventivo de la solicitud de patente y del proceso para llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no está comprendida en el estado de la técnica, y que no se deriva de la divulgación previa citada por la SIC y, en ese sentido, que la solución al problema técnico planteado no es evidente para una persona medianamente versada en la materia. 18 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de septiembre de 2025, en la que se sostuvo: “[…] 82.

Y si bien se allegó como prueba documental la declaración del experto John K. Leypoldt, en la cual explicó que la particularidad de la invención consistía en la utilización de un modelo cinético de un compartimento denominado “falso”, en el cual uno de los volúmenes se supone infinitamente grande y, por tanto, irrelevante para efectos del cálculo, mientras que el otro volumen podía estimarse a partir de los datos cinéticos del fosfato y no de las características fisiológicas del paciente, ello por sí solo no resulta suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados. 83.

En efecto, se trata de un documento que no fue sometido a verificación mediante dictamen pericial, por lo que carece de la fuerza técnica y científica necesaria para demostrar que la valoración realizada por la SIC resultó equivocada. 84. En ese sentido, la Sala reitera que correspondía a la demandante acreditar, con soporte probatorio suficiente, que las consideraciones técnicas de la SIC respecto de la falta de novedad y nivel inventivo no eran correctas.

Al haber desistido de las pruebas decretadas y limitarse a allegar un documento sin respaldo técnico adicional, la parte demandante incumplió con su carga procesal de desvirtuar la legalidad de los actos demandados. Por consiguiente, la declaración del señor Leypoldt, aun cuando ilustra lo expuesto por la parte demandante, no logra acreditar de manera suficiente que la invención cumpliera los requisitos previstos en la Decisión 486 de 2000. […]” (Destacado fuera de texto.) (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 2015-00491-00). 67 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la demandante no logró acreditar que la solicitud de patente de invención bajo estudio tiene novedad y que hubiere desarrollado una mejora cualitativa con base en sus reivindicaciones y que, por tanto, cumplía con el requisito del nivel inventivo.

Por el contrario, de lo probado se concluye que: i) las características principales de la invención cuestionada ya se encontraban divulgadas en el estado del arte; y ii) que un técnico medio en la materia estaba en condiciones de plantearse el problema que se pretendía solucionar con la invención objeto de estudio y que la solución propuesta por el solicitante de la patente, podía derivarse de manera evidente a partir de los conocimientos existentes en el área y el estado de la técnica preexistente.

Así las cosas, la Sala considera que al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso que las razones técnicas de la entidad demandada, fundamento de la negación de la solicitud de patente, fueron incorrectas en el análisis de novedad y nivel inventivo de la invención solicitada, dicha alegación se tendrá como no demostrada y se concluye que la solicitud presentada por la actora no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo establecidos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

De allí que tampoco se advierta vulneración a lo previsto en el artículo 14, ibidem. 68 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, la actora, en la reforma de la demanda, también adujo que debe tenerse en cuenta, como prueba documental, la patente estadounidense núm. 8,008,232 B2 de 30 de agosto de 2011, mediante la cual se otorgó privilegio de patente de invención para "PIRAZOLCARBOXANILIDAS, PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LAS COMPRENDEN PARA CONTROLAR HONGOS DAÑINOS” otorgada a la sociedad actora.

Para el efecto, señaló que esta patente corresponde a la misma invención, cuya protección fue solicitada ante la SIC, en el expediente núm. 07.094.235, y, por lo tanto, la misma debe tenerse como un indicio sobre la patentabilidad de dicha invención en Colombia. Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que otra oficina de patente, como la de Estados Unidos haya otorgado el privilegio de patente a la invención cuestionada, no obsta para que automáticamente en Colombia deba concederse dicho privilegio.

Sobre el particular, vale la pena destacar que, de acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal en la Interpretación Prejudicial 601- IP-2015, el sistema de registro de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.

Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de 69 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de patentes, sino además respecto de sus propias decisiones.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que el estudio de la patentabilidad se rige bajo el principio de independencia de las oficinas de patente, y en ese orden dicho estudio se debe hacer “sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por las Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro”19.

En consecuencia, la existencia de una patente concedida en el exterior no afectaba el análisis efectuado por la SIC en sede administrativa. Y en cuanto al nuevo argumento traído a colación por la parte actora en los alegatos de conclusión, relacionado con que la SIC negó la solicitud de patente, al realizar un análisis en retrospectiva, o “hindsight” del arte previo citado, la Sala considera que no es dable traer a colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito contentivo de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio20.

En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la sociedad demandante, razón 19 Ibidem 20 Dicha posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de agosto de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2015-00207-00. 70 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de diciembre de 2025. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES 71 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00251-00 Actora: BASF ASKTEINGESELLSHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.