11001032400020210005100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: TECNOQUIMICAS S.A. TESIS: ENTRE LA MARCA SOLICITADA CUESTIONADA, “P-FULL”, Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, “Z-FULL DEFENSE”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, AL REPRODUCIR LA EXPRESIÓN PREPONDERANTE “-FULL”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

LA PALABRA “DEFENSE” ES DE USO COMÚN Y, POR LO TANTO, DEBE SER EXCLUIDA DEL COTEJO MARCARIO. FRENTE A LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “Z- FUII MK” NO SE ADVIERTE SIMILITUD SUSCEPTIBLE DE GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 80075 de 14 de diciembre de 2020, 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Por la cual se concede un registro”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 78113 de 3 de diciembre de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 20 de marzo de 2020 la sociedad COMERCIALIZADORA FITOCOL S.A.S., presentó solicitud de registro como marca del signo “P-FULL” (mixto) para identificar productos comprendidos en las clases 5ª y 323 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, formuló oposición contra dicho registro únicamente frente a la Clase 5ª, con base en el riesgo de confundibilidad que se presentaba 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: Clase 5ª: “[…] Alimento funcional para adultos a base de borojó, chontaduro, miel, vitaminas y minerales y complemento alimenticio con borojó, chontaduro, miel, vitaminas y minerales dirigido a adultos. […]”.

Clase 32: “[…] Bebida de chontaduro y borojó, dirigida a adultos. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con sus marcas previamente registradas “Z-FUII MK” y “Z-FULL DEFENSE”. 3º: Que mediante la Resolución núm. 60035 de 28 de septiembre de 2020, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “P-FULL” (mixto), para identificar productos comprendidos en la Clase 5° de la Clasificación Internacional de Niza 4°: Que contra la citada disposición la sociedad COMERCIALIZADORA FITOCOL S.A.S. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 78113 de 3 de diciembre de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión anterior y, en consecuencia, ordenó devolver el expediente a la Dirección de Signos Distintivos para continuar el trámite. 5º- Que mediante la Resolución núm. 80075 de 14 de diciembre de 2020, el director de Signos Distintivos de la SIC, concedió el registro de la marca “P-FULL” (mixto) para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 135 literales a) y b), de la Decisión 486, por aplicación indebida, habida cuenta que el signo cuestionado no tiene aptitud distintiva ni cumple con los requisitos exigidos para haber sido concedido como marca.

Sostuvo que la marca “P-FULL” (mixta) no logra distinguirse de los demás productos existentes en el mercado y que, como lo estableció la SIC, tanto los signos enfrentados como la cobertura de los mismos guardan similitud, lo que daría lugar a que se presente una confusión directa e indirecta para el público consumidor. Mencionó que para que una marca pueda ser registrada, debe cumplir con requisitos intrínsecos y extrínsecos que permitan distinguirla; sin embargo, la marca “P-FULL” no cuenta con esos atributos, pues no tiene capacidad de distinguir los productos que pretende amparar en el mercado.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que la marca cuestionada “P- FULL” es similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “Z-FUII MK” y “Z-FULL DEFENSE”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que si bien es cierto que la entidad demandada estimó que la expresión “FULL” resultaba de uso común para productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que seis marcas que hacían parte de la lista de los signos que contenían dicho vocablo, eran de su propiedad.

La sociedad COMERCIALIZADORA FITOCOL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas. Aseguró que si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula “FULL”, también lo es que ésta es de uso común e inapropiable para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo marcario, de manera que la comparación debe realizarse entre “P-”, “Z-DEFENSE” y “Z-FUII MK”. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. En efecto, sostuvo que para realizar el cotejo entre las marcas enfrentadas “P-FULL”, “Z-FUII MK” y “Z-FULL DEFENSE”, debe tenerse en cuenta que la partícula “FULL” es de uso común e inapropiable para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Que, de esa manera, si se realiza la comparación entre las expresiones “Z-FUII MK”, “P-” y “Z-”, es posible observar que no existe similitud entre éstos y, por lo tanto, se descarta cualquier riesgo de confusión para el consumidor. Sostuvo que aún si se realizara el examen de manera integral, sin descomponer los elementos que conforman a las marcas enfrentadas, desde el punto de vista ortográfico, debe anotarse que la marca cuestionada “P-FULL” está conformada por dos palabras, mientras que las marcas previamente registradas, “Z-FUII MK” y “Z-FULL DEFENSE”, se componen de tres palabras, de manera que las consonantes “P”, “Z” y “MK” y la expresión “DEFENSE”, le imprimen la suficiente distintividad a los registros opositores, distinguiéndose entre sí suficientemente y evitando así cualquier riesgo de confusión o de asociación frente a la marca cuestionada. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que desde el punto de vista fonético debe tenerse en cuenta que la consonante “P”, en la marca cuestionada, representa un fonema consonántico oclusivo bilabial sordo, mientras que la letra “Z” presente en las marcas previamente registradas, forma un fonema fricativo interdental sordo.

Expresó que la marca solicitada “P-FULL”, siendo de naturaleza mixta, goza de distintividad intrínseca, ya que ésta tiene aptitud individualizadora respecto al producto que pretende distinguir; y que, además, es un signo que individualiza o distingue aquel producto gozando así plenamente de distintividad respecto de los demás productos de la misma Clase, es decir, teniendo en cuenta la naturaleza mixta de la marca solicitada apreciada en su conjunto tiene capacidad distintiva, pues dicha marca no reproduce a las previamente registradas, por lo que ostenta la capacidad distintiva requerida para poder ser concedida.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 1o. de agosto de 2022 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistió la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada, la compañía COMERCIALIZADORA FITOCOL S.A.S., 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 78113 de 3 de diciembre de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”; y 80075 de 14 de diciembre de 2020, “Por la cual se concede un registro”, 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vulneran lo establecido en los artículos 134, 135, literales a) y b) y 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que la marca cuestionada “P-FULL” reproduce sus 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas previamente registradas “Z-FUII MK” y “Z-FULL DEFENSE”; y que entre los productos que amparan se presenta conexidad competitiva al coincidir en aquellos que pertenecen a la Clase 5ª.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. En efecto, insistió en que la partícula “FULL” presente en una de las marcas previamente registradas y en la cuestionada es de uso común para la citada Clase 5ª, por lo que es inapropiable de manera exclusiva y no puede ser criterio suficiente para determinar que exista confundibilidad.

IV.-3. La sociedad COMERCIALIZADORA FITOCOL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda y, además, sostuvo que la entidad demandada obró correctamente y conforme a la ley al conceder el registro de la marca “P-FULL”. IV.-4. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 311, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Al respecto, mencionó que la partícula “FULL”, presente en las marcas enfrentadas, es de uso común para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que al comparar ortográficamente las marcas “P-FULL”, “Z- FUII MK” y “Z-FULL DEFENSE”, se advierte que si bien es cierto cuentan con algunas similitudes, también lo es que desde el punto de vista fonético son totalmente diferentes, toda vez que la pronunciación de las consonantes “P” y “Z” generan unos fonemas muy diferentes que no guardan semejanza alguna.

Alegó que al tener las marcas previamente registradas partículas adicionales como “MK” y “DEFENSE”, aumenta las diferencias que se presentan entre las expresiones cotejadas. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 5: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210005100, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las 5 Proceso 396-IP-2022. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023; y 344-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 de 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 80075 de 14 de diciembre de 2020 y 78113 de 3 de diciembre de 2020, concedió el registro de la marca mixta “P-FULL” a la sociedad COMERCIALIZADORA FITOCOL S.A.S., para amparar los siguientes productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Alimento funcional para adultos a base de borojó, chontaduro, miel, vitaminas y minerales y complemento alimenticio con borojó, chontaduro, miel, vitaminas y minerales dirigido a adultos […]”.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada “P-FULL” es similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “Z- FUII MK” y “Z-FULL DEFENSE”. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que si bien es cierto que la entidad demandada estimó que la expresión “FULL” resultaba de uso común para productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que seis marcas que hacían parte de la lista de los signos que contenían dicho vocablo eran de su propiedad.

Manifestó que las marcas previamente registradas contienen expresiones que no pueden ser tenidas en cuenta en el examen comparativo, ya que “DEFENSE” es un vocablo débil y, por tanto, inapropiable; y “MK” es una marca notoria, de manera que el cotejo debe realizarse respecto de “Z-FULL”, “Z-FUII” y “P-FULL”. Por su parte, la SIC arguyó que para realizar el cotejo entre las marcas enfrentadas “P-FULL”, “Z-FUII MK” y “Z-FULL DEFENSE”, debe tenerse en cuenta que la partícula “FULL” es de uso común e inapropiable para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que aún si se realizara el examen de manera integral, sin descomponer los elementos que conforman a las marcas enfrentadas, desde el punto de vista ortográfico, debe anotarse que la marca cuestionada “P-FULL” está conformada por dos palabras, mientras que las marcas previamente registradas “Z-FUII MK” y “Z-FULL 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DEFENSE”, se componen de tres palabras, de manera que las consonantes “P”, “Z” y “MK” y la expresión “DEFENSE”, le imprimen la suficiente distintividad a los registros opositores, distinguiéndose entre sí suficientemente y evitando así cualquier de riesgo de confusión o de asociación frente a la marca cuestionada.

En igual sentido se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, habida cuenta que alegó que si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula “FULL”, también lo es que ésta es de uso común e inapropiable para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo marcario, de manera que la comparación debe realizarse entre “P-”, “Z-DEFENSE” y “Z-FUII MK”.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 396-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20226, 261-IP-20227, 350-IP-20228 y 6 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 7 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 391-IP-20229, en las que se interpretaron los artículos 134, 135, literales a) y b) y 136, literal a), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 134 y 135, literales a) y b), ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso resultaba similarmente confundible con sus marcas “Z-FUII MK” y “Z-FULL DEFENSE”, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem10.

En efecto, la parte demandante argumentó que la expresión “P-FULL” reproduce la expresión “-FULL”, contenida en una de sus marcas previamente registradas. Por lo anterior, el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135, literales a) y b), ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver11, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca ni el cumplimiento del requisito de distintividad intrínseca. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios12, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 12 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que una de las marcas cotejadas protege, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.13 Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); núm. único de radicación 2009-00535-00. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA CUESTIONADA14 Z-FUII MK Z-FULL DEFENSE MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS15 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “P- FULL”, como lo es la cuestionada, con unas marcas nominativas “Z- FUII MK” y “Z-FULL DEFENSE”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así la gráfica que la acompaña, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su 14 Índice 2 del expediente digital. 15 Índice 2 del expediente digital. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

En este orden de ideas, no existe duda de que en la marca solicitada prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico. Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios16 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 16 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.

Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 201117, en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011; expediente identificado con el número único de radicación 2005-00105-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Destacado fuera de texto).

Sin embargo, se debe advertir que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de distintividad de las marcas en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en las interpretaciones prejudiciales, traídas a colación en este proceso, cuando al efecto sostuvo: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegar a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenarios se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”.

Según la actora, la partícula “DEFENSE” es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y de acuerdo con lo alegado por la SIC y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la partícula “FULL” también es de uso común para la citada clase. Al respecto, la Sala verificó en la página web de la entidad demandada18 y se encontró que figuran las siguientes marcas, que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas para la citada Clase 5ª y que contienen las expresiones “DEFENSE” y “FULL”, tal como lo demuestran los siguientes listados: 18 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 11 de julio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- “DEFENSE”: MARCA TITULAR LAMISIL- DEFENSE (NOMINATIVA) NOVARTIS AG BONN DEFENSE (NOMINATIVA) MAGNA TRADE S.A.S. Z-BEC DEFENSE (NOMINATIVA) HALEON US HOLDINGS LLC ENSOY NIÑOS DEFENSE (NOMINATIVA) LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. FORTI DEFENSE (NOMINATIVA) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. DAYAMINERAL BRAIN DEFENSE (NOMINATIVA) ABBOTT LABORATORIES.- “FULL”: MARCA TITULAR VENASFULL (MIXTA) LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S A.S INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO S.A.S GASTROFULL (NOMINATIVA) PATENTES, MARCAS Y REGISTRO PATMAR S.A. ENERFULL (NOMINATIVA) LABORATORIOS PRANA S A S MASTIFULL (NOMINATIVA) LABORATORIOS PHARMEK SAS SIGLA PHARMEK SAS ULTRAFULL (MIXTA) HIGH NUTRITION COMPANY S.A.S. WAFERFULL (MIXTA) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior pone de manifiesto que se trata de expresiones de uso común y débiles respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Y al tratarse de unas partículas de uso común, éstas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que como son unos vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Frente a este asunto, el Tribunal ha precisado lo siguiente19: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo anterior, la Sala considera que la expresión “DEFENSE”, que hace parte de la marca previamente registrada “Z-FULL DEFENSE” debe ser excluida del cotejo marcario. 19 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “FULL”, que forma parte de las marcas enfrentadas “P-FULL” y “Z-FULL DEFENSE”, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común dichas marcas se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además que respecto de esta partícula es que se alega la presunta confusión, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

También debe tenerse en cuenta que tampoco resulta procedente su exclusión, ya que en este caso una de las marcas enfrentadas identifica productos farmacéuticos, razón por la cual, en este caso, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal y esta Corporación. De otro lado, la Sala advierte que la actora también alegó que la partícula “MK”, presente en la marca previamente registrada “Z- FUII MK” debía ser excluida del cotejo marcario, por cuanto era una marca notoria.

Al respecto, la Sala pone de presente que dicho argumento no es razón para proceder con la exclusión del cotejo, por cuanto dicha 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co exclusión procede únicamente cuando se trata de palabras que resultan genéricas, descriptivas o de uso común, debido a que, por ser de esa naturaleza, devienen en débiles e inapropiables de manera exclusiva.

En efecto, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 398-IP-2019, respecto de la procedencia de la exclusión de partículas que resulten descriptivas, genéricas o de uso común, ha sostenido lo siguiente: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.6. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. […] 4.7.

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […] 4.11. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]” (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, la Sala pone de presente que la actora no allegó elementos materiales probatorios tendientes a demostrar que la expresión “MK” fuese notoria en el mercado colombiano, situación que, obligatoriamente, debía ser probada para otorgarle dicho estatus. En efecto, tratándose de las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 12 de mayo de 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 201420, en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para el caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, número único de radicación 11001032400020080005300, C.P. María Elizabeth García González 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]”. (Destacado fuera de texto). Así las cosas, no procede excluir del cotejo la partícula “MK”, ya que la actora no demostró que ésta fuese notoria y porque, además, dicha exclusión, se reitera, únicamente procede cuando se trata de partículas conformadas por denominaciones genéricas, descriptivas o de uso común, características éstas que no ostenta la partícula “MK”.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procederá en primera medida a realizar el cotejo de las marcas “P-FULL” y “Z-FUII MK” y, posteriormente, la comparación entre las marcas “P-FULL” y “Z-FULL”..- Cotejo entre las marcas enfrentadas “P-FULL” y “Z-FUII MK”. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que la marca solicitada “P-FULL” y la marca opositora “Z-FUII MK” cuentan con diferentes números de palabras, raíces y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, “P-FULL”, se conforma por una (1) palabra, dos sílabas (P-FULL), cinco (5) letras (P-F-U-L-L), un (1) guion (-), cuatro (4) consonantes (P-F-L-L) y una (1) vocal (U), mientras que la marca previamente registrada “Z-FUII MK” está compuesta por dos (2) palabras, tres (3) sílabas (Z-FUII-MK), siete (7) letras (Z-F-U-I-I- M-K-), un (1) guion (-), cuatro (4) consonantes (Z-F-M-K) y tres (3) vocales (U-I-I).

En efecto, a diferencia de la marca previamente registrada, la marca solicitada está compuesta en su inicio por la consonante “P” y en su terminación por la partícula “FULL”, por lo que se genera un signo completamente diferente y distintivo, que hace registrable a la marca cuestionada “P-FULL”, frente a la marca previamente registrada “Z- FUII MK”, y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Cabe mencionar que el signo distintivo cuestionado está compuesto por prefijos y sufijos (P- FULL) diferentes a los de la opositora (Z- MK), lo que genera una expresión completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se observa, entonces, que la marca cuestionada al estar acompañada en su inicio y terminación, respectivamente con las partículas “P” y “FULL”, genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquellas le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor21, por lo que la consonante “P”, de la marca cuestionada, “P-FULL” es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. En otras palabras, la consonante “P”, así como la terminación “FULL” de la marca cuestionada, así como la raíz “Z” y la terminación “MK” de la marca opositora, refuerzan las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una 21 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”22. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la consonante “P”, que hace parte de la marca solicitada, y la consonante “Z” y la terminación “MK”, que forman a la marca previamente registrada, le imprimen una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: P-FULL – Z-FUII MK - P-FULL – Z-FUII MK - P-FULL – Z-FUII MK P-FULL – Z-FUII MK - P-FULL – Z-FUII MK - P-FULL – Z-FUII MK P-FULL – Z-FUII MK - P-FULL – Z-FUII MK - P-FULL – Z-FUII MK P-FULL – Z-FUII MK - P-FULL – Z-FUII MK - P-FULL – Z-FUII MK De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces y terminaciones diferentes, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y letras distintas le aportan una fuerza distintiva especial a la marca cuestionada, lo 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que la hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.23 En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que el término “FULL”, presente en la marca cuestionada, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, significa24: “[…] 1. m. En el juego del póquer, reunión de trío y pareja. […]”.

Sin embargo, al estar esta palabra unida a la partícula “P-”, la Sala considera que tanto la marca cuestionada “P-FULL”, como la marca previamente registrada “Z-FUII MK”, deben tenerse como de fantasía, por cuanto éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto25.

Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética 23 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 24 https://dle.rae.es/full?m=form 25 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00055-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “P-FULL”, es lo suficientemente distintivo y diferente de la marca previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas (“P-FULL” y “Z-FUII MK”) de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las expresiones enfrentadas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación..- Cotejo entre las marcas enfrentadas “P-FULL” y “Z-FULL”.

En cuanto a la similitud ortográfica entre la marca solicitada, “P- FULL”, y la marca previamente registrada “Z-FULL”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “-FULL”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la sustitución de la letra “Z” por una “P”, en el 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conjunto cuestionado, sea suficiente para dotarlo de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “Z-FULL”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado cuenta con la consonante “P” en su inicio, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso teniendo en cuenta que el signo distintivo solicitado, “P-FULL”, reproduce por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “Z-FULL”, lo que lleva a que la marca solicitada no sea suficientemente distintiva y diferente a la previamente registrada.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “-FULL”, siendo este el elemento principal de la marca registrada “Z-FULL”. Por ello, cabe mencionar que si bien es cierto que el signo solicitado tiene una consonante diferente (“P”) en su inicio, también lo es que la expresión de mayor fuerza en el conjunto marcario es “-FULL” y la letra distinta, que contiene esa marca, no le quita tal característica. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: P-FULL – Z-FULL – P-FULL – Z-FULL – P-FULL – Z-FULL P-FULL – Z-FULL – P-FULL – Z-FULL – P-FULL – Z-FULL P-FULL – Z-FULL – P-FULL – Z-FULL – P-FULL – Z-FULL P-FULL – Z-FULL – P-FULL – Z-FULL – P-FULL – Z-FULL En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que, como se advirtió en el anterior cotejo, si bien es cierto que la expresión “FULL” cuenta con un significado propio en el lenguaje castellano, también lo es que dicho término al estar unido en las marcas enfrentadas a las expresiones “P-” y “Z-”, éstas deben tenerse como de fantasía, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la expresión “-FULL”, lo que hace que la marca solicitada no posea la suficiente capacidad distintiva. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados.

Adicionalmente, la Sala insiste en que en estos casos el análisis debe ser mucho más riguroso, pues se trata de marcas que distinguen productos farmacéuticos cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas enfrentadas “P-FULL” y “Z-FULL”, existe riesgo de confusión y, por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201826 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “P-FULL” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Alimento funcional para adultos a base de borojó, chontaduro, miel, vitaminas y minerales y complemento alimenticio con borojó, chontaduro, miel, vitaminas y minerales dirigido a adultos […]”. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La marca previamente registrada, “Z-FULL”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 5ª: “[…] Medicamentos de uso humano; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés. […]”.

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una relación debido a que dichas marcas pertenecen a una misma Clase del nomenclátor; tienen igual finalidad, al ser productos destinados para la salud y bienestar del ser humano; comparten los mismos canales de comercialización, pues suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, droguerías y farmacias; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos farmacéuticos en un futuro, con aquellos relacionados con los complementos alimenticios y alimentos funcionales con borojó, vitaminas y minerales, que solicitó proteger la marca cuestionada, en atención a la semejanza de las marcas enfrentadas.

Obsérvese, además, cómo en este caso los medicamentos de uso humano podrían causar daño irreparable a la salud de un consumidor de los productos alimento funcional para adultos a base de borojó, chontaduro, miel, vitaminas y minerales y complemento alimenticio con borojó, chontaduro, miel, vitaminas y minerales, que tienen una 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co finalidad preventiva o curativa, pues un consumidor desprevenido, al notar la clara semejanza entre los signos distintivos confrontados, podría asumir que provienen del mismo empresario y adquirir un producto identificado con la marca “P-FULL”, asumiendo que presenta las mismas características de los productos farmacéuticos que distingue la marca previamente registrada, “Z-FULL”, es decir, que podría considerarlos como intercambiables por error.

De ahí que la similitud de las marcas en conflicto en sí misma conlleve un mayor riesgo27. Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2005, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, expediente identificado con el núm. único de radicación 2001-00270-01. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 28 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registrada, esto es, “Z-FULL”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales29: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas enfrentadas “P- FULL” y “Z-FULL” y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellas, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201630, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran 29 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones núms. 80075 de 14 de diciembre de 2020 y 78113 de 3 de diciembre de 2020, mediante las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro como marca del signo mixto “P- FULL”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 671732, asignado a la marca “P-FULL”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.

TERCERO: Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00051-00 Actora: TECNOQUIMICAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 18 de julio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.