Radicado: 11001-03-24-000-2009-00295-00 Demandante: Meals Mercado dede Colombia S.A. Meals de Colombia S.A. 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2009-00295-00 Demandante: MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A. MEALS DE COLOMBIA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: DÁVILA ARBONA S.A. Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda presentada por la sociedad Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A. – Meals de Colombia S.A.1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho establecida en el artículo 85 del CCA, adecuada a la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 en el auto admisorio de la demanda, en contra de las resoluciones números i) 56059 de 29 de diciembre de 2008, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “FRUTTE”, solicitada por la sociedad DÁVILA ARBONA S.A. para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y dentro del expediente núm. 06-109657, ii) 4434 del 30 de enero de 2009, mediante la cual se resolvió un recurso de 1 En adelante la demandante Radicado: 11001-03-24-000-2009-00295-00 Demandante: Meals Mercado dede Colombia S.A. Meals de Colombia S.A. 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reposición en el sentido de confirmar la anterior resolución, y iii) 10288 del 27 de febrero de 2009 mediante la cual se resolvió un recurso de apelación en el sentido de confirmar las anteriores resoluciones.
I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, luego adecuada a la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.
Pretensiones “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 56059 de 29 de diciembre de 2.008, notificada personalmente a mí representada el 5 de enero de 2.009, en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y concedió el registro de la marca mixta "FRUTEE", para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional, a favor de la sociedad DÁVILA ARBONA S.A., domiciliada en Cali, Valle del Cauca, Colombia.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 04434 de 30 de enero de 2.009, notificada por fijación en lista de 03 de febrero de 2.009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición subsidiario de apelación, previamente interpuesto, confirma la resolución Nº 56059 de 29 de diciembre de 2.008, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y se concedió el registro de la marca mixta "FRUTEE", para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional, a favor de la sociedad DÁVILA ARBONA S.A., domiciliada en Cali, Valle del Cauca, Colombia.
TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 10288 de 27 de febrero de 2.009, notificada personalmente a mi poderdante el 5 de marzo de 2.009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación interpuesto, confirma la resolución Nº 56059 de 29 de diciembre de 2.008, por medio del cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y concedió el registro de la marca mixta "FRUTEE", para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional, a favor de la sociedad DÁVILA ARBONA S.A., domiciliada en Cali, Valle del Cauca, Colombia agotando la vía gubernativa.
Radicado: 11001-03-24-000-2009-00295-00 Demandante: Meals Mercado dede Colombia S.A. Meals de Colombia S.A. 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., y en consecuencia negar el registro de la marca mixta "FRUTEE", para la clase 30 internacional, solicitada por la sociedad DÁVILA ARBONA S.A., domiciliada en Cali, Valle del Cauca, Colombia.
QUINTA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada, cancelar el registro de la marca mixta "FRUTEE", concedida a favor de la sociedad DAVILA ARBONA S.A., cuyo número de registro todavía no ha sido asignado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. SEXTA: Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia.”2 1.2.
Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. La sociedad DAVILA ARBONA S.A. solicitó el registro de la marca “FRUTTE” (MIXTA) para identificar productos en la Clase 30 de la Calificación Internacional de Niza, bajo el radicado número 06-109657. 1.3.2. Dentro del término legal, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. interpuso escrito de oposición al registro de la marca mixta “FRUTTE” solicitada por la sociedad DAVILA ARBONA S.A., fundamentando su petición en las semejanzas existentes frente a las marcas “FRUTI” que tenía registradas en la clase 30 de la Calificación Internacional de Niza. 1.3.3 La SIC, mediante la resolución 56059 de diciembre 29 de 2008, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta “FRUTTE”. 1.3.4.
La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación frente a la anterior resolución. Expediente digital aplicativo SAMAI Radicado: 11001-03-24-000-2009-00295-00 Demandante: Meals Mercado dede Colombia S.A. Meals de Colombia S.A. 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3.5.
La SIC, mediante la resolución 4434 de 30 de enero de 2009, resolvió el recurso de reposición formulado, confirmando la resolución 56059 de 2008. 1.3.6. La SIC, mediante la resolución 10288 de 27 de febrero de 2009, resolvió el recurso de apelación formulado, confirmando la decisión inicial de conceder la marca mixta “FRUTTE” en Clase 30 de la Calificación Internacional de Niza a favor de DAVILA ARBONA S.A., agotándose de esta forma la vía gubernativa. 1.4.
Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 135 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Por una parte, para sustentar la presunta violación del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, señaló que: “La marca mixta ‘FRUTEE’ para la clase 30 Internacional, no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con el signo mixto ‘FRUTI’, previamente registrado.” Y, de otra parte, para sustentar la presunta violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, realizó la comparación de las marcas previamente registradas concluyendo que “(…) en el presente caso las marcas confrontadas resultan semejantemente confundibles, ya que el signo solicitado a registro ‘FRUTEE’ no está provisto de distintividad frente a la marca ‘FRUTI’ previamente registrada a favor de mi representada (…).” II.
TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de 15 de septiembre de 2009, el entonces magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a la sociedad DAVILA ARBONA S.A., y al Ministerio Público.
Radicado: 11001-03-24-000-2009-00295-00 Demandante: Meals Mercado dede Colombia S.A. Meals de Colombia S.A. 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2. De las contestaciones de la demanda La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda el 13 de octubre de 2011, señalando que “En el caso de la marca concedida FRUTEE (mixta), se insiste, la misma se pronuncia y escucha diferente por su terminación "TE", adicionalmente, en su aspecto gráfico, que coadyuva a su distintividad, se observa un ovalo achatado horizontalmente, en color oscuro, donde en su parte inferior se encuentra la expresión FRUTTE en un tipo de letra no convencional y por tanto, diferenciable; además, en el óvalo ya mencionado, hacia el lado superior, observamos otro óvalo más pequeño, también achatado, en tono intermedio y dentro del mismo, la figura de una taza de té humeante en tono claro”.
Como consecuencia de estas diferencias solicitó que se negara las pretensiones de la demanda. El tercero con interés, pese a haber sido notificado en debida forma de la admisión de esta demanda no realizó pronunciamiento alguno. Tampoco el Delegado del Ministerio Público intervino en esta etapa procesal. III. PRUEBAS 3.1. Mediante auto del 27 de julio de 2012 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas, así: 3.1.1.
De la SIC Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 3.1.2. Del tercero con interés Nada se dispuso por cuanto no contestó la demanda. 3.1.3. De la parte demandante Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. Radicado: 11001-03-24-000-2009-00295-00 Demandante: Meals Mercado dede Colombia S.A. Meals de Colombia S.A. 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. Mediante auto del 28 de marzo de 2017 el entonces Magistrado sustanciador ordenó correr traslado para alegar de conclusión. 4.2 La sociedad demandante mediante escrito del 17 de abril de 2017, presentó escrito de alegatos de conclusión reiterando lo planteado en el escrito de la demanda. 4.3. La SIC mediante escrito del 27 de abril de 2017, presentó escrito de alegatos de conclusión reiterando lo planteado en el escrito de la contestación de la demanda. 4.4.
El tercero con interés no presentó alegatos de conclusión de conformidad con la constancia secretarial de fecha 15 de mayo de 2017. 4.5. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 517-IP-20153, en la cual realizó la interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, señalando que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a una marca registrada con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. Indicó que cuando se trata de la confrontación de dos signos mixtos el cotejo deberá atender a la distinción de los elementos gráfico y denominativo, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.Y explicó que, al momento de realizar el cotejo, éste debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto, es decir, cada uno debe analizarse con una visión 213 a 229 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00295-00 Demandante: Meals Mercado dede Colombia S.A. Meals de Colombia S.A. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
VI. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de enero 11 de 2023, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 376512, correspondiente a la marca «FRUTTE», cuyo titular es DÁVILA ARBONA S.A. A partir de ello, se advirtió que dicha marca se encuentra cancelada como consecuencia de la solicitud de cancelación por no uso del registro marcario presentada por la sociedad QUALA S.A., y que fuera concedida por la SIC mediante la resolución 92870 de diciembre 24 de 2018.
De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 2 y el 6 de febrero de 2023, sin que las partes o el tercero con interés realizaran alguna manifestación, de conformidad con la constancia secretarial de fecha 13 de febrero de 2023. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20194, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 6.2.
Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora, aunque la Sala debería pasar a estudiar la causal de irregistrabilidad aducida, para lo cual sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, lo cierto es que la marca mixta «FRUTTE», identificada con el registro marcario 376512, del cual Radicado: 11001-03-24-000-2009-00295-00 Demandante: Meals Mercado dede Colombia S.A. Meals de Colombia S.A. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se está solicitando la nulidad en el caso sub-lite, otorgada a favor de la sociedad DÁVILA ARBONA S.A., quien obra como tercero con interés, se encuentra cancelada por no uso.
En efecto, el mencionado registro fue cancelado por no uso el 24 de diciembre de 2018, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI de la entidad demandada, así: Como atrás se hizo constar, esta circunstancia se puso oportunamente en conocimiento de las partes, a quienes se corrió traslado del reporte correspondiente, sin que hubieran expresado oposición ni hecho ninguna otra manifestación al respecto.
Así pues, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «FRUTTE» (mixta), que motivaron la presentación de esta demanda, por cuanto aquella fue cancelada por falta de uso durante el tiempo previsto en la norma comunitaria andina. En ese orden, la Sala evidencia que la cancelación por no uso de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que establece lo siguiente: Radicado: 11001-03-24-000-2009-00295-00 Demandante: Meals Mercado dede Colombia S.A. Meals de Colombia S.A. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).
Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al caso lo dicho por esta Sección en fallo de febrero 18 de 20215, en el cual se precisó que, cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando esos derechos pierden vigencia, desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja6.
En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo7, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada.
De conformidad con la norma comunitaria transcrita es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 ( Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López), y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés).
Radicado: 11001-03-24-000-2009-00295-00 Demandante: Meals Mercado dede Colombia S.A. Meals de Colombia S.A. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.
Ahora, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia8.
En ese orden para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello; pues, al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó por parte de la Sala que el registro de la marca mixta «FRUTTE» del cual se pretendía la nulidad se encontraba cancelado por falta de uso, situación que conduce a dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 8 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013).
Radicado: 11001-03-24-000-2009-00295-00 Demandante: Meals Mercado dede Colombia S.A. Meals de Colombia S.A. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza su autenticidad.