CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: HDN Development Corporation Tema: Registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 33686 de 30 de mayo de 20121 y 26810 de 3 de mayo de 20132 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Un Solo Proveedor S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de HDN Development Corporation.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Un Solo Proveedor S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 33686 de fecha 30 de mayo de 2012, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concede el registro de la marca mixta KRISPY KREME para distinguir productos (sic) de la clase 43 Internacional.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 26810 de mayo 03 de 2013, proferida por el Superintendente Delegado Para La Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución número 33686 de fecha 30 de mayo de 2012, confirmándola. 1 Folios 12 a 17 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 18 a 25 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 26 a 38 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de marca mixta KRISPY KREME concedida a la sociedad HDN DEVELOPMENT CORPORATION, para distinguir servicios de la clase 43 de la clasificación de marcas.
CUARTA: Que se ordene comunicar la (sic) anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”4 (mayúscula y negrilla del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Adujo que la sociedad Un Solo Proveedor S.A. es titular de la marca nominativa “KROSPY” para distinguir productos de la clase 306 del nomenclátor Internacional de Niza, estos son: “[…] HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, CONFITERIA, HELADOS COMESTIBLES;
MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA, VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO […]”. 4. Aseveró que, el 24 de junio de 2011, la sociedad HDN Development Corporation solicitó el registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME” para distinguir servicios de la clase 437 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE RESTAURANTE ESPECIALIZADO EN EL SUMINISTRO DE DONUTS, PIES, TARTAS, PASTELES, PONQUÉS, PANECILLOS, PANECILLOS EN FORMA DE ROSQUILLAS, CAFÉ, JUGOS, CACAO Y BEBIDAS; SERVICIOS DE VENTA DE DONUT […]”. 5. Indicó que, una vez publicada la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial 635 de 6 de diciembre de 2011, se presentó oposición por parte de la sociedad Un Solo Proveedor S.A., con fundamento en su marca nominativa “KROSPY” que identifica productos de la clase 30. 6.
Manifestó que, a través de la Resolución 33686 de fecha de 30 de mayo de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME” para 4 Folio 27 C pp. 5 Folio 28 C pp. 6 Certificado 422.961. Versión 8. Folio 204 C pp. 7 Certificado 471.100.
Versión 9. Folio 11 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio distinguir servicios de la mencionada clase 43, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de apelación. 7. Señaló que, mediante la Resolución 26810 de 3 de mayo de 2013, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió confirmar la Resolución 33686.
I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamento de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: i) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 literal b) y 136 literal a); y ii) Constitución Política, artículo 29.
I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “KRISPY KREME” en la clase 43 del nomenclátor internacional, sin considerar que la misma era similarmente confundible con su marca nominativa “KROSPY” que ampara productos en la clase 30, lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 10.
Explicó que la marca concedida no cumple con los requisitos para ser registrada, a saber, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad gráfica, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 ibidem. 11. Sostuvo que existe una evidente la similitud fonética, ortográfica y visual entre las palabras KRISPY y KROSPY, ya que el elemento KREME es descriptivo.
Además, a su juicio, evocan el mismo concepto. 12. Argumentó que la palabra KREME, a pesar de no tener un significado en sentido estricto en el diccionario, el consumidor entiende perfectamente que se refiere a CREMA, es decir, a uno de los elementos que integra los alimentos que distingue esta marca, las DONUTS. De allí que la expresión KREME es descriptiva, por lo que la SIC violó el artículo 29 de la Constitución Política. 13.
Advirtió que, a su juicio, los productos amparados por las marcas son idénticos y, en consecuencia, se configuran los dos presupuestos necesarios para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad prevista en el mencionado literal a) del artículo 136. 8 Folios 29 a 36 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 14.
Ello, máxime cuando están ubicados “[…] en la misma clase (sic) […]” del nomenclátor; comparten los mismos canales de comercialización; los medios de publicidad son idénticos, o cuando menos similares, habida cuenta de la naturaleza de los productos; y se trata de un mismo género. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 15.
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable. 16. Señaló que la marca concedida goza de distintividad intrínseca, en la medida en que tiene elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales que la identifican y diferencian.
Asimismo, es distintiva extrínsecamente, ya que no existe otra marca en el mercado que sea similar a ella y que, en ese sentido, coloque a los consumidores en una situación de confusión. 17. Manifestó que, a su juicio, no se debe excluir del cotejo el término KREME. De allí que no existe riesgo de confusión, por lo que las dos marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.
II.2. Contestación de la sociedad HDN Development Corporation10 18. La sociedad HDN Development Corporation contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la marca concedida es mixta, por lo que tiene un elemento denominativo y uno gráfico, el cual consiste en un diseño particular. 19.
Adujo que no existe ninguna semejanza visual, gráfica o fonética con las marcas previamente registradas, por lo que no son confundibles. 20. Explicó que el cotejo debe realizarse sin fraccionar los conjuntos marcarios, es decir, teniendo en cuenta todos sus elementos. 21. Indicó que la marca “KRISPY KREME” evoca en la mente del consumidor una idea clara, esto es una crema crocante, pues la palabra KRISPY sugiere algo que es crujiente.
Por su parte, de la marca previamente registrada “KROSPY” no se desprende ninguna idea lógica o concepto que pueda ser evocado en la mente del consumidor. 9 Folios 160 a 174C pp. 10 Folios 58 a 88 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 22.
Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que KREME no es una palabra descriptiva sino un elemento de fantasía. 23. Concluyó que cada una de las marcas goza de la suficiente fuerza distintiva, por lo que pueden coexistir en el mercado al no resultar confundibles. III. TRÁMITE DEL PROCESO 24. La sociedad Un Solo Proveedor S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 15 de julio de 201311 en contra de las Resoluciones 33686 de 30 de mayo de 2012 y 26810 de 3 de mayo de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 25.
Mediante auto de 27 de octubre de 201512 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad HDN Development Corporation. El 17 de noviembre de 201513 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 26. A través de providencia de 20 de abril de 201614 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 1º de julio de 201615. 27.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por los sujetos procesales y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara un certificado de vigencia y titularidad de una marca, el cual fue aportado16. 28. Mediante auto de 15 de diciembre de 201717 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 29.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 150-IP-2018 de 1 de febrero de 201818 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 135 literal e). Asimismo, no interpretó el artículo 134 literal b). Dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…].
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 11 Folio 1 C pp. 12 Folios 44 a 47 C pp. 13 Folio 47 vto C pp. 14 Folio 180 C pp. 15 Folios 191 a 198 C pp. 16 Folio 204 C pp. 17 Folios 240 a 243 C pp. 18 Folios 272 a 283 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de Ios artículos 134 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Únicamente procede la Interpretación Prejudicial del artículo 136 Literal a) de la Decisión antes mencionada por ser procedente. No procede la interpretación del literal b) del artículo 134 debido a que no es materia controvertida el concepto de marca. De oficio se interpretará el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar temas relacionados con Ios signos conformados por denominaciones descriptivas. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 2.
Comparación entre signos mixtos y de nominativos […] 2.5 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. […] 3. Signos conformados por denominaciones descriptivas […] 3.4.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o Indicaciones descriptivas. Sin 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio embargo, Ios signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. […] 4.Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 4.2 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas […]” (mayúscula y negrilla del original). 30.
Mediante auto de 17 de marzo de 201919 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 31. En el término para alegar de conclusión, la sociedad HDN Development Corporation20 y la SIC21 reiteraron sus argumentos de defensa.
Por su parte la sociedad Un Solo Proveedor S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 32. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 33. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 33686 de 30 de mayo de 2012 y 26810 de 3 de mayo de 2013 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición 19 Folio 284 C pp. 20 Folios 291 a 334 C pp. 21 Folios 335 a 341 C pp. 22 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio presentada por la sociedad Un Solo Proveedor S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de HDN Development Corporation. 34.
La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “KRISPY KREME” concedida para identificar servicios en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HDN Development Corporation y la marca nominativa “KROSPY” que ampara productos de la clase 30, cuyo titular es la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en los artículos 134 literal b) y 135 literal e) ibidem, este último interpretado del oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el 29 de la Constitución Política. 35.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 36. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 33686 de 30 de mayo de 201223 y 26810 de 3 de mayo de 201324 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Un Solo Proveedor S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de HDN Development Corporation.
IV.4. Análisis del caso concreto 37. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME” para distinguir servicios comprendidos en la clase 4325 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE RESTAURANTE ESPECIALIZADO EN EL SUMINISTRO DE DONUTS, PIES, TARTAS, PASTELES, PONQUÉS, PANECILLOS, PANECILLOS EN FORMA DE ROSQUILLAS, CAFÉ, JUGOS, CACAO Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE VENTA DE DONUT […]”. 38. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca mixta concedida y la marca nominativa “KROSPY” de su titularidad, tienen semejanzas que generan riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. Lo anterior, por cuanto, a su juicio, la palabra KREME, si bien no tiene significado en español, el consumidor sabe que se refiere a CREMA, por lo que es 23 Folios 12 a 17 C pp.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 24 Folios 18 a 25 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 25 Certificado 471.100. Versión 9. Folio 11 C pp. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio descriptiva de los servicios reivindicados.
De allí que, al excluirla del cotejo, existe semejanza entre KRISPY y KROSPY. 39. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 150- IP-2018 de 1 de febrero de 201826 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 135 literal e).
Asimismo, no interpretó el artículo 134 literal b) ibidem, comoquiera que no es asunto controvertido el concepto de marca. 40. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 literal b) de la Decisión 486 de 2000, al exponer el concepto de violación adujo que la marca concedida resultaba similarmente confundible con su marca, esto es, alegó que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la mencionada decisión27. 41.
Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración de los artículos 135 literal e), 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y 29 de la Constitución Política 42. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor28: 26 Folios 272 a 283 C pp. 27 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 28 Folio 276 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 43.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada del tercero con interés directo en el resultado del proceso29 (mixta) Registro 471.100 Clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por el demandante30 KROSPY (nominativa) Registro 422.961 Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 44.
Como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta “KRISPY KREME” del tercero con interés en el resultado del proceso, y la marca nominativa “KROSPY” del demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 29 Folio 11 C pp. 30 Folio 204 C pp. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 45.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta objeto de análisis, no así la gráfica que la acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 46. En efecto, de la revisión del signo distintivo mixto se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 47.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 48.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”31. 49.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de la marca en conflicto “KRISPY KREME”, que reivindicó servicios de la clase 43 del nomenclátor internacional, frente a la marca “KROSPY” para la clase 30, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 31 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 50.
En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y las marcas contienen elementos descriptivos o de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 51.
Sobre el particular, la Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata y clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica32. 52.
En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello por lo que el método establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 53.
Sobre lo anterior, se precisa que la parte demandante adujo que la expresión KREME es descriptiva de los servicios amparados, en tanto que, si bien no posee significado, el consumidor entiende que se refiere a crema. 54. Al respecto, la Sala advierte que las expresiones “KRISPY”, “KREME” y “KROSPY”, no tienen un significado en idioma español, por lo que se consideran de fantasía, al ser una creación propia del ingenio humano, tal y como esta Sala lo expuso en la sentencia de 16 de febrero de 201733, la cual se prohíja en el caso sub examine: “[…] las marcas en conflicto son signos de fantasía, ya que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano (ni en inglés).
A lo sumo, la palabra “KREME” puede evocar la idea de algo cremoso. Sin embargo, [es] fantasía […]” (negrilla fuera de texto). 55. En ese contexto, la Sala destaca que, por un lado, las expresiones “KRISPY KREME” y “KROSPY” son de fantasía, comoquiera que no poseen un significado, por lo que no pueden ser descriptivas de los servicios y productos reivindicados respectivamente.
Y por el otro, la expresión “KREME”, si bien podría ser evocativa de 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2017.
Rad.: 2013-00393-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio crema, a saber, “[…] Sustancia grasa contenida en la leche […]”34, también lo es que no describe directamente el tipo de servicio amparado, como es: “[…] SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE RESTAURANTE ESPECIALIZADO EN EL SUMINISTRO DE DONUTS, PIES, TARTAS, PASTELES, PONQUÉS, PANECILLOS, PANECILLOS EN FORMA DE ROSQUILLAS, CAFÉ, JUGOS, CACAO Y BEBIDAS; SERVICIOS DE VENTA DE DONUT […]”. Así pues, la Sala considera que la expresión KREME al ser de fantasía o, a lo sumo, evocativa, no debe ser excluida del cotejo. 56.
Adicionalmente, en cuanto a las expresiones de uso común, la Sala advierte que, las expresiones “KRISPY”, “KREME” y “KROSPY” para las clases 30 y 43 del nomenclátor internacional, luego de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC35, no se encontró que fueran de uso común para el momento en que se expidieron los actos administrativos acusados, por lo que pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario. 57.
Por ello, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada K R I S P Y K R E M E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Marca previamente registrada K R O S P Y 1 2 3 4 5 6 58.
De la revisión de las marcas, la Sala no advierte significativas similitudes, en tanto que las mismas cuentan con diferente extensión y terminación, así como distinta secuencia consonántica y vocálica. Ello, por cuanto la marca concedida está conformada por 2 palabras, 11 letras, 8 consonantes “K-R-S-P-Y-K-R-M” y 3 vocales “I-E-E”, mientras que la marca registrada está compuesta por 1 palabra, 6 letras, 5 consonantes “K-R-S-P-Y” y una vocal “O”. 59.
Por tanto, la Sala estima que, aunque la marca “KRISPY KREME” incorpora la secuencia de letras “KR-SPY” contenida en la marca “KROSPY”, presenta diferencias ortográficas y estructurales relevantes que permiten distinguirla claramente. En efecto, 34 Consultado en https://dle.rae.es/crema. 35 Consulta realizada el 4 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la sustitución de la vocal “O” por la vocal “I” en “KRISPY”, así como la adición de la palabra “KREME”, que introduce nuevas letras y modifica la longitud y composición del signo, refuerzan su carácter distintivo. 60.
Es así como, esta Sala considera que la marca cuestionada “KRISPY KREME” cuenta con elementos adicionales que la dotan de una carga semántica particularizadora, diferenciándola de la marca previamente registrada “KROSPY”. 61. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones disímiles, comoquiera la marca concedida cambia la letra “O” por una “I” en la primera palabra e introduce una palabra adicional que la hace evidentemente distinta, esta es, “KREME”. 62.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: KRISPY KREME – KROSPY – KRISPY KREME – KROSPY – KRISPY KREME – KROSPY KRISPY KREME – KROSPY – KRISPY KREME – KROSPY – KRISPY KREME – KROSPY KRISPY KREME – KROSPY – KRISPY KREME – KROSPY – KRISPY KREME – KROSPY KRISPY KREME – KROSPY – KRISPY KREME – KROSPY – KRISPY KREME – KROSPY 63.
Por ello, la inclusión de la palabra “KREME” en la marca “KRISPY KREME” introduce una modificación sustancial en su estructura fonética, al ampliar la extensión de la marca, alterar su ritmo e incorporar una sonoridad más prolongada. Además, la “KRISPY” contiene la vocal “I”, lo cual la diferencia fonéticamente de “KROSPY”, cuyo cambio en la “O” genera una impresión sonora disímil.
Estas diferencias, en la composición en el conjunto marcario, afectan de manera significativa la percepción auditiva del consumidor y permiten distinguirlos con claridad. 64. Es así como, esta Sala, en la sentencia 16 de febrero de 201736, la cual se prohíja, consideró que: “[…] En primer lugar, que el signo cuestionado “KRISPY KREME” es una marca compuesta, en la cual la expresión “KREME” es la que contiene la fuerza distintiva necesaria y que contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada de la actora.
Al ser el vocablo “KREME” el de mayor relevancia y distintividad dentro de la denominación compuesta, es el que dota al signo “de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En otras palabras, la expresión “KREME” de la marca cuestionada refuerza las diferencias entre los signos en disputa y permite vincularla con un origen empresarial determinado. 36 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Rad.: 2013-00393-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio En segundo lugar, la extensión de los signos en conflicto es diferente, pues la marca cuestionada solicitada “KRISPY KREME” cuenta con 2 palabras, 4 sílabas, mientras que el signo previamente registrados (sic) “KROSPY” está conformado de una sola palabra y 2 sílabas; aunado al hecho de que existen diferencias en las vocales presentes en cada signo. Además, la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, dado que la expresión “KREME” le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, no encuentra la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “KRISPY KREME” (mixta) es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca opositora, al contener la expresión “KREME”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, que le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial […]” (negrilla fuera de texto). 65.
En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que, como se expuso supra, las palabras “KRISPY”, “KREME” y “KROSPY”, no tienen significado en idioma español. Por ello, corresponden a una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, por lo que son de fantasía. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque37. 66.
En ese sentido, si bien se alegó que la marca “KRISPY KREME” podría evocar en la mente del consumidor una idea como “crema crocante”, tal apreciación parte de una interpretación subjetiva no sustentada en un significado real y reconocido en el idioma español. Como se indicó, los términos “KRISPY”, “KREME” y “KROSPY” no tienen traducción literal ni significado directo en dicha lengua, por lo que corresponden a expresiones de fantasía creadas por sus autores. 67.
En ese contexto, la Sala concluye que, la marca “KRISPY KREME”, considerada en su conjunto, presenta diferencias suficientes frente a la marca previamente registrada “KROSPY”. En efecto, además de tratarse de una marca que incorpora la palabra adicional “KREME”, la cual introduce una composición más extensa y prolongada, se advierte una diferencia ortográfica significativa en la secuencia consonántica y vocálica del término “KRISPY” respecto de “KROSPY”, concretamente por la sustitución de la vocal “O” por la vocal “I”.
Por tanto, no se configura riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas. 68. Por ello, no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión. De modo que, resulta innecesario entrar a analizar el 37 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor. 69.
Finalmente, la Sala advierte que, con la expedición de los actos acusados, no se vulneró el derecho al debido proceso de la parte demandante, toda vez que el examen de registrabilidad fue realizado de manera adecuada, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales aplicables. 70. En consecuencia, la Sala considera que la decisión de la SIC de conceder el registro de la marca “KRISPY KREME” para los servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente y que no se vulneró lo dispuesto en los artículos 135 literal e) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 71.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00 Demandante: Un Solo Proveedor S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.