CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00463-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN, POR NO USO, DEL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 307147 DE LA MARCA MIXTA “PANDA EXPRESS”, PARA DISTINGUIR SERVICIOS DE LA CLASE 43 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, ORDENADA POR LA SIC, DADO QUE LA PARTE ACTORA NO PROBÓ SU USO REAL Y EFECTIVO DEL CITADO SIGNO, EN LA CANTIDAD Y MODO REQUERIDOS DURANTE EL PERÍODO RELEVANTE.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A. Y OTROS1, mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1 JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”. 2 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 86155 de 26 de noviembre de 2018, “Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario”, expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 36047 de 7 de julio de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se niegue la cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 307147 de la marca mixta “PANDA EXPRESS”, para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Los actores en la demanda señalaron como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 2 En adelante SIC. 3 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1º: Que el 18 de junio de 2018 la sociedad PANDA RESTAURANT GROUP, INC presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca mixta “PANDA EXPRESS”, que distinguía servicios comprendidos en la Clase 433 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4, de los cuales eran titulares el señor JAVIER DAVID PÉREZ y la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S. 2°: Agregaron que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la solicitud de cancelación, argumentando que la marca “PANDA EXPRESS” (mixta) había sido comercializada durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso. 3°: Que mediante la Resolución núm. 86155 de 2018, el director de Signos Distintivos de la SIC canceló totalmente, por no uso, el registro de la marca mixta “PANDA EXPRESS”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada disposición interpusieron recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la 3 La marca fue concedida para distinguir los siguientes servicios: “[…] servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resolución núm. 36047 de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC. I.2.- Fundamentaron, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por interpretación errónea, por cuanto no se tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas aportadas que demostraban el uso de la marca cuestionada “PANDA EXPRESS” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujeron que la citada disposición establece una lista, a su juicio, eminentemente enunciativa y no taxativa, de manera que los elementos que allí se señalan son simples ejemplificaciones, que no configuran una lista única y excluyente de otro tipo de medios probatorios. Señalaron que los actos acusados infringen e interpretan erróneamente la normativa comunitaria, habida cuenta que le dan a los medios probatorios enunciados en el artículo 167 de la 5 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486 un carácter taxativo, cuando éstos son meramente enunciativos. Insistieron en que la SIC no valoró la totalidad de las pruebas que fueron allegadas al proceso, tales como las constancias, certificaciones y demás documentos que sí demostraban el uso de la marca “PANDA EXPRESS” para servicios de restaurante.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política; 165 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20125; y 9º del Decreto 019 de 10 de enero de 2012, habida cuenta que hubo una indebida valoración de las pruebas allegadas en el trámite administrativo que daban cuenta del uso de la marca objeto de controversia “PANDA EXPRESS”.

Sostuvieron que no se tuvieron en cuenta todos los actos administrativos, registros, constancias, certificaciones y documentos respecto de la marca cuestionada y su uso, que la propia entidad demandada tenía en sus registros, por lo que existe una trasgresión del artículo 9º del Decreto 019. Explicaron que cancelar una marca implica privar a la persona del ejercicio legítimo de derechos constitucionalmente protegidos, por 5 En adelante Código General del Proceso. 6 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo que la carga argumentativa debe ser poderosa y sólida, so pena de rozar en la arbitrariedad; y que en el presente caso hubo falsa motivación, pues afirmar que la marca objeto de controversia no fue utilizada es ir en contra, a su juicio, de la realidad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para su prosperidad. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria y la doctrina sobre ese asunto.

Expresó que la única prueba allegada para demostrar el uso de la marca “PANDA EXPRESS” fue una cesión parcial de derechos de la misma, la cual, a su juicio, no constituye ni siquiera someramente un indicio del uso efectivo de la marca, pues es deber de su propietario probar su colocación efectiva en el mercado, acercándola así al consumidor para que alcance su función distintiva, por cuanto no basta un actuar preparatorio o simplemente privado, como lo es, en este caso, la cesión parcial de la marca. 7 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Advirtió que, a través de los actos acusados, concluyó que los actores no certificaron ingreso alguno por el concepto de los servicios prestados con la marca “PANDA EXPRESS”, de manera que no puede alegarse una indebida valoración probatoria, cuando la única prueba allegada fue debidamente valorada y hallada como insuficiente para demostrar su uso.

Insistió en que el único medio probatorio allegado por el entonces titular de la marca cuestionada no permitía concluir o desvirtuar el desuso en el que había caído la marca “PANDA EXPRESS”, ni evidenciar una omisión en la valoración probatoria, como lo pretenden hacer ver los actores, sino que, por el contrario, demuestra cómo la valoración del elemento arroja como resultado la falta de conducencia probatoria de éste, para cumplir con los criterios de valoración del uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Manifestó que los demandantes no presentaron suficientes elementos de prueba al proceso para desvirtuar la falta de uso de la marca “PANDA EXPRESS”, puesto que el único elemento aportado al proceso no resultaba idóneo para demostrar un uso real y efectivo en el mercado, conforme lo ha señalado la normatividad y la jurisprudencia que rigen la materia; y que, 8 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asimismo, los elementos adicionales aportados por los actores con la demanda nunca le fueron puestos en conocimiento. II.-2. La sociedad PANDA RESTAURANT GROUP, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, carecen de fundamento legal.

Alegó que el titular de una marca tiene la obligación de usarla en el comercio, conforme a los criterios establecidos anteriormente, so pena de exponerse a una sanción administrativa, la cual tiene como consecuencia una sanción económica, como lo es la cancelación del registro de su marca; y que lejos de ser esta una figura violatoria de los presupuestos constitucionales que protegen el derecho a la propiedad privada y la propiedad intelectual, la acción de cancelación es un mecanismo mediante el cual se sanciona la negligencia o falta de cumplimiento de la obligación de uso de la marca, por parte del titular de la misma.

Explicó que era obligación de los actores demostrar el uso de la marca cuestionada “PANDA EXPRESS” y, en ese sentido, respecto de ellos era que recaía la carga de la prueba. 9 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expresó que la parte demandante únicamente allegó como prueba de uso el contrato de cesión parcial de la marca objeto de controversia, mediante el cual se dejaba como titulares al señor JAVIER DAVID PÉREZ y a la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., prueba ésta frente a la cual la entidad demandada se pronunció de manera adecuada en los actos demandados.

Anotó que la SIC sí valoró la única prueba de uso aportada por su titular, conforme a los estándares de la sana crítica y proporcionó una debida argumentación de las razones por las cuales dicho medio probatorio no bastó para demostrar el uso serio, real y efectivo de la marca “PANDA EXPRESS”, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 10 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, su reforma, las contestaciones de las mismas y el memorial allegado por la parte actora que descorrió el traslado a las excepciones propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, consiste en determinar si las resoluciones núms. 86155 de 26 de noviembre de 2018 y 36047 de 7 de julio de 2020, mediante las cuales la SIC canceló totalmente el registro de la marca “PANDA EXPRESS” (mixta) a nombre de la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A. Y OTROS, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 167 de la Decisión 486, por interpretación errónea; 165 11 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del Código General del Proceso; 29, 58 y 61 de la Constitución Política; y 9º del Decreto 19 de 10 de enero de 2012. Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda, su reforma, las contestaciones de las mismas y el memorial allegado por la parte actora que descorrió el traslado a las excepciones propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La parte actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que no resulta acertado afirmar, como lo hizo la SIC, en los actos administrativos acusados, que no se aportó ningún elemento que demostrara el uso de la marca 12 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionada, “PANDA EXPRESS”, dado que sí se allegó un documento que demostraba el uso de dicho registro. IV.2- La SIC, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual sostuvo que las pruebas aportadas por la actora no fueron suficientes para acreditar el uso de la marca, de acuerdo con la naturaleza de los servicios que la misma pretendía identificar y con las modalidades en que se efectuaba su comercialización. Asimismo, adujo que la cesión parcial de la marca mixta “PANDA EXPRESS”, como única prueba aportada al procedimiento de cancelación por no uso de ésta, no constituye ni siquiera someramente un indicio de uso efectivo de la marca; e insistió en que es deber de su titular probar su colocación efectiva en el mercado, acercándola al consumidor para que alcance su función distintiva, por cuanto no basta un actuar preparatorio o simplemente privado, como lo es, en este caso, una transferencia parcial de la marca.

IV.3- El tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró que los servicios identificados con la marca cuestionada no fueron puestos en el comercio ni se encontraban disponibles en el 13 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mercado, de conformidad con su naturaleza dentro del período relevante. IV.4- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23-275, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que estimó que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados.

Sostuvo que la parte actora únicamente aportó en sede administrativa, ante la SIC, la cesión parcial realizada sobre la marca mixta “PANDA EXPRESS”, mediante la cual transfería el 43% de dicho registro, el 9 de agosto de 2018. Indicó que, por lo anterior, los actores no probaron ante la entidad demandada, en el trámite de cancelación por no uso de la marca mixta “PANDA EXPRESS”, el uso real, efectivo y continuo de la marca, para los servicios enlistados en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de 14 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la norma comunitaria, invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200046300 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 426-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 86155 de 26 de noviembre de 2018 y 36047 de 7 de julio de 2020, canceló totalmente por no uso el registro de la marca mixta “PANDA EXPRESS”, con certificado núm. 307147, de titularidad de los actores, al estimar que la misma no había sido utilizada para distinguir servicios de la Clase 7 Proceso 470-IP-2022. 15 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 43 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera real, efectiva y continua, durante el período relevante, esto es, entre el 18 de junio de 2015 y el 18 de junio de 2018. A juicio de la parte actora, no se tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas aportadas que demostraban el uso de la marca cuestionada “PANDA EXPRESS” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Insistieron en que la SIC no valoró la totalidad de las pruebas que fueron allegadas al proceso, tales como las constancias, certificaciones y demás documentos, que sí demostraban el uso de la marca “PANDA EXPRESS” para servicios de restaurante. Por su parte, la SIC sostuvo que la única prueba allegada para demostrar el uso de la marca “PANDA EXPRESS” fue una cesión parcial de derechos de la misma, la cual, a su juicio, no constituye ni siquiera someramente un indicio del uso efectivo de la marca, pues es deber de su propietario probar su colocación efectiva en el mercado, acercándola así al consumidor para que alcance su función distintiva, por cuanto no basta un actuar preparatorio o simplemente privado, como lo es, en este caso, la cesión parcial de la marca. 16 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Advirtió que, a través de los actos acusados, concluyó que los actores no certificaron ingreso alguno por el concepto de los servicios prestados con la marca “PANDA EXPRESS”, de manera que no puede alegarse una indebida valoración probatoria, cuando la única prueba allegada fue debidamente valorada y hallada como insuficiente para demostrar su uso.

En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas de proceso, ya que manifestó que la parte demandante únicamente allegó como prueba de uso el contrato de cesión parcial de la marca objeto de controversia, mediante el cual se dejaba como titulares al señor JAVIER DAVID PÉREZ y a la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., prueba ésta frente a la cual la entidad demandada se pronunció de manera adecuada en los actos demandados.

Anotó que la SIC sí valoró la única prueba de uso aportada por su titular, conforme a los estándares de la sana crítica y proporcionó una debida argumentación de las razones por las cuales dicho medio probatorio no bastó para demostrar el uso serio, real y efectivo de la marca “PANDA EXPRESS” para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 17 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 470-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse al criterio contenido en la Interpretación Prejudicial núm. 426-IP-20228, en la que se interpretó el artículo 167 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […]”.

Ahora, el debate esencial gira en torno a establecer si la parte actora ha usado o no la marca “PANDA EXPRESS” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación9, para lo cual se procederá a establecer el alcance 8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5155 del 12 de abril de 2023. 9 La solicitud de cancelación de la marca “PANDA EXPRES” fue presentada el 18 de junio de 2018 por la sociedad PANDA RESTAURANT GROUP, INC. 18 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486. Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial traída a colación por el Tribunal, se precisó lo siguiente: “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5.

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 2.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. […]”(Las negrillas y subrayas fuera de texto). 19 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. Y para probar el uso real y efectivo de una marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa denominación, en la cantidad y modo pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En relación con la cantidad de los productos o servicios comercializados, es del caso traer a colación la sentencia de 15 de diciembre de 201710, en la que esta Sección señaló lo siguiente: “[…] Y con relación a la cantidad de los servicios y productos comercializados, el Tribunal señaló: “2.6.1 La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00. 20 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.6.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. […] 2.8.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. 2.9.

En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.” […] Al respecto, vale la pena precisar que, en el presente caso, al tratarse de una marca que protege servicios de la Clase 43 Internacional, como son los de “bar, restaurante, cafetería y taberna”, la demostración de que en un mes o un período muy corto se prestaron los mismos, no resulta ser suficiente para acreditar su uso, pues la naturaleza de estos servicios conlleva que se comercialicen con frecuencia y no esporádicamente […]”.

Por consiguiente, para verificar el uso real de una marca es fundamental determinar la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la 21 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co naturaleza del producto o servicio, ya que pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. Precisamente, en la Interpretación Prejudicial traída a colación en este proceso, el Tribunal frente a la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, señaló: “[…] 2.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 2.3. Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales, se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 2.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere – o quiso referirse – la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 22 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 2.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre en alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 2.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 2.8.

Debe tenerse en cuenta que el sentido de los establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 2.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer parágrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. […] 2.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la 23 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cantidad y del modo que normalmente corresponde y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […]” (Destacado fuera de texto).

Precisado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca mixta “PANDA EXPRESS”, para distinguir los servicios para los cuales fue concedido el signo, esto es “[…] servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. […]”, de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, en el período comprendido entre el 18 de junio de 2015 y 18 de junio de 2018, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486. 24 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De las pruebas allegadas, para demostrar el uso de la marca nominativa “PANDA EXPRESS”, para servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se destacan las siguientes: - Solicitud de registro de la marca mixta “PANDA EXPRESS” para identificar servicios de restaurante comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. - Certificado de registro de la marca mixta “PANDA EXPRESS” para identificar servicios de restaurante comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. - Certificado de depósito del nombre comercial mixto “PANDA EXPRESS” para identificar servicios de restaurante comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. - Escrito de oposición presentado en contra de la solicitud de registro como marca del signo “PANDA BAMBOO”. 25 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Escrito de oposición presentado en contra de la solicitud de registro como marca del signo “PANDA EXPRESS”, con expediente núm. 13056132. - Escrito de oposición presentado en contra de la solicitud de registro como marca del signo “PANDA EXPRESS”, con expediente núm. 13094460. - Escrito de oposición presentado en contra de la solicitud de registro como marca del signo “PANDAPAN”. - Escrito de aceptación a la renovación del signo distintivo “PANDA EXPRESS”. - Escrito de oposición y recurso de apelación interpuesto dentro del trámite de registro de la marca “PANDAMONIUM”. - Contrato de cesión suscrito entre el señor JAVIER DAVID PÉREZ, fungiendo como cedente, y el señor JOHN JAIME RESTREPO BUILES, representante legal de la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., quien actuaba como cesionaria, de fecha 18 de diciembre de 2015, mediante el cual el citado señor PÉREZ le cedió a la cesionaria el 43% de los derechos 26 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que tenía sobre el registro de la marca “PANDA EXPRESS”, objeto de controversia. - Certificado de registro mercantil del establecimiento de comercio PANDA EXPRESS RIONEGRO, con fecha de matrícula 7 de diciembre de 2010, en la que consta que su propietaria es la señora ORFA INÉS OSORIO VALENCIA. - Certificado de registro mercantil del establecimiento de comercio PANDA EXPRESS HOMECENTER, con fecha de matrícula 9 de agosto de 2011, en la que consta que su propietario es la sociedad REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. "EN LIQUIDACION". - Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., de la que se advierte que su objeto social, es el siguiente: “[…] La sociedad tendrá como objeto social principal: la producción, transformación, comercialización, distribución, importación y exportación de toda clase de objetos o artículos, insumos, empaques, para la industria alimenticia, cosmética, farmacéutica, de licores, de bebidas, de aseo, similar o afín. para la realización del objeto, la compañía podrá: a) adquirir todos los activos fijos de carácter mueble o inmueble que sean necesarios para el desarrollo de los negocios sociales; gravar o limitar el dominio de sus activos fijos, sean muebles o inmuebles y enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable su disposición. 27 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) adquirir y usar nombres comerciales, logotipos, marcas y demás derechos de propiedad industrial relacionados con las actividades desarrolladas por la sociedad y con los servicios a los que se extiende su giro; si se trata de derechos de terceros, celebrar los respectivos contratos de uso o concesión de propiedad industrial. c) concurrir a la constitución de otras empresas o sociedades, con o sin carácter de finales, o vincularse a empresas o sociedades ya existentes, mediante aportes en dinero, en bienes o en servicios, o mediante la celebración de contratos de colaboración empresarial o incorporarlas o incorporarse a ellas; siempre que aquellas empresas o sociedades tengan por objeto la explotación de actividades similares o conexas a las que constituyen el objeto societario o que de algún modo se relacionen directamente con sus servicios, bienes o actividades. d) comercializar o distribuir productos de otras compañías por cuenta propia o como agente o representante de otros comerciantes o personas, naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras o multinacionales, sin importar la forma como se pacte la remuneración y a través de cualquier tipo de contrato autorizado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. e) tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones financieras, por activa o por pasiva, que le permitan obtener los fondos necesarios para el desarrollo de sus negocios […]”. - Comunicación suscrita por el entonces apoderado de la sociedad PANDA RESTAURANT GROUP, INC., de fecha 14 de abril de 2016, en la que informan su interés a los actores en adquirir los derechos del registro de la marca “PANDA EXPRESS”, así como del nombre comercial “PANDA EXPRESS”, en la que, además, ponen de presente que: “[…] 3.

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que las propuestas pasadas de nuestro cliente han sido rechazadas, nos gustaría conocer cuál es el valor que le otorgaría a su marca para que el cliente considere nuevamente la 28 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posibilidad de llegar a un acuerdo respecto a sus marcas PANDA EXPRESS en Colombia, y las cuales actualmente se encuentran registradas a su nombre. 4. Le informamos que el cliente ha realizado una búsqueda exhaustiva del estado de sus bienes y estados financieros, así como del estado actual de sus restaurantes Panda Express y que algunos de ellos han sido cerrados.

Por lo tanto, esperamos que el monto propuesto sea razonable y se encuentre debidamente justificado. […]”. - Comunicación de fecha 1o. de agosto de 2016, suscrita por el señor JAVIER DAVID PÉREZ, dirigida al doctor CAMILO VILLA, en la que se informa lo siguiente: “[…] Por medio de la presente me dirijo a ud con el fin de Concretar alguna posibilidad de Negociación con los abogados representantes de La Marca Panda Express Restaurant inc En Colombia Ya que al día de hoy después de nuestra última propuesta no se han manifestado para una Negociación por parte de ellos.

Por lo tanto, Después de Nuestra unión con Ingredientes y productos Funcionales Hemos decidido Ampliar la Cobertura de Puntos de Venta de Panda Express a través de Implementación de Franquicias en todo el territorio Nacional Aprovechando que tenemos un modelo de franquicias ya implementado con Manuales y Contratos y asociarnos a los (sic) múltiples plataformas que ofrecen Servicio y Colocaquicion de Franquicias en todo el territorio Nacional.

Por lo tanto le pido a ud el favor de comunicarles a Triana Uribe & Michelsen nuestra decisión esto con el fin de aclarar que una vez implementado este proceso el precio inicialmente ofrecido por Nosotros variara debido a que nuestro interés es ampliar los puntos de Venta en todo el territorio Nacional con las Consecuencias que esto implica. […]”. 29 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Certificación suscrita por la señora MARGARITA TRUJILLO, obrando como gerente del Centro Comercial San Nicolás P.H., de fecha 14 de octubre de 2020, en la cual certifica que la marca “PANDA EXPRESS” viene comercializando sus productos de comida en el local 2381 desde el 19 de noviembre de 2010. -Dieciséis (16) folios consistentes en imágenes de menús, fachadas de establecimientos y documentos publicitarios de la marca “PANDA EXPRESS”; sin embargo, éstos se encuentran sin fecha. - Manual de imagen corporativa de la marca “PANDA EXPRESS”. - Certificación expedida por la señora SANDRA MILENA AGUDELO, obrando como contadora de la sociedad REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S., de fecha 20 de octubre de 2020 en la que certifica que: “[…] Como contadora de la sociedad Representaciones Dalí S.A.S. con nit 900.708.479- 9, certifico que posee un local comercial denominado Panda Express, el cual desarrolla como actividad principal el expendio de comidas por autoservicio, de tipo “comida oriental”.

Esta actividad la desarrolla desde 2014 a la fecha; los ingresos por ventas ascendieron a: AÑO INGRESOS 2014 132.062.665 2015 172.882.407 2016 204.212.100 2017 207.300.186 30 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2018 194.403.872 […]”. - Certificación expedida por la señora BLANCA LILIA CASTAÑO, en su calidad de contadora de la señora ORFA INÉS OSORIO VALENCIA, de fecha 23 de octubre de 2020, en la cual informa que: “[…] Que el establecimiento de comercio PANDA EXPRESS RIONGRO (sic) A NOMBRE DE LA SEÑORA ORFA INÉS OSORIO VALENCIA, identificada con la cédula de ciudadanía 25.109.145, obtuvo los siguientes ingresos por año en el desarrollo de la actividad de servicio de expendio por autoservicio de comidas preparadas: AÑO INGRESOS 2015 110.589.600 2016 103.394.600. 2017 101.129.000 2018 102.387.250 […]”. - Certificación suscrita por la señora SANDRA ESCOBAR, obrando como gerente del Jefe de concesiones de la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., de fecha 30 de octubre de 2020, en la cual certifica que actualmente posee relaciones comerciales con la sociedad REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”, bajo un contrato de concesión número CM005-2015-230 desde el año 2015, dando cumplimiento estricto a sus obligaciones de contraprestación, Administración y Servicios Públicos sin presentar ningún tipo de incumplimiento. 31 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Copia de documento suscrito, en copia simple, sin fecha, por el señor JAVIER DAVID PÉREZ, en la que afirma que: “[…] Desde el mes de enero de 2014 ha mantenido relaciones comerciales con la sociedad REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. (…) y con la señora ORFA INÉS OSORIO VALENCIA, (…).

La antedicha relación comercial consiste en un trabajo conjunto para el desarrollo, creación y ejecución de la marca y nombre comercial PANDA EXPRESS en el territorio colombiano. En razón de lo anterior, la sociedad comercial REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. ha colaborado en la promoción del nombre comercial y marca PANDA EXPRESS a través del establecimiento de comercio PANDA EXPRESS HOME CENTER y la señora ORFA INÉS OSORIO VALENCIA ha asistido la promoción de los antedichos signos distintivos mediante el establecimiento PANDA EXPRESS RIONEGRO.

Las obligaciones contraídas de mi parte con respecto a la relación comercial con REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S y ORFA INÉS OSORIO VALENCIA consistían en la permisión del uso de la marca y nombre comercial PANDA EXPRESS en sus establecimientos de comercio. A cambio del permiso de uso de los signos distintivos REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. y ORFA INÉS VALENCIA me retribuyeron la suma de $10.000.000 pesos colombianos (…), cada uno, para un total de $20.000.0000 […]”.

De las pruebas antes relacionadas, la Sala estima que los actores no demostraron el uso de la marca “PANDA EXPRESS” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el período relevante, por las siguientes razones: En primer lugar, se advierte que las diferentes imágenes publicitarias y fotografías de los establecimientos de comercio identificados con la 32 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca “PANDA EXPRESS” no tienen fecha, es decir, que no prueban que durante el período relevante, esto es, entre el 18 de junio de 2015 y el 18 de junio de 2018 la marca objeto de controversia haya sido usada, teniendo en cuenta que como lo indicó el Tribunal en el Interpretación Prejudicial traída a colación en este proceso: “[…] para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción […]”.

Adicionalmente, los referidos medios probatorios no indican, por ejemplo, el significativo volumen de ventas respecto de productos identificados con la marca “PANDA EXPRESS” o la inversión en publicidad que la parte demandante hubiere realizado para promocionar productos distinguidos con la señalada marca, aspectos necesarios para entender demostrado el uso real y efectivo de esta última.

En segundo lugar, se observa que la declaración en copia simple que, además se encuentra sin fecha, suscrita por el señor JAVIER DAVID PÉREZ, se trata de una exposición que por sí sola no constituye prueba de su dicho, habida cuenta que sus afirmaciones 33 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requerían de pruebas adicionales que las soportaran, como lo serían, por ejemplo, contratos de licencia o autorización de uso de marca entre el citado señor y la sociedad REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. "EN LIQUIDACION" y la señora ORFA INÉS VALENCIA. En efecto, aunque en dicho documento el señor JAVIER DAVID PÉREZ afirma que éstos se encuentran autorizados para hacer uso de la marca, no allegaron prueba del contrato de licencia (con su registro) suscrito entre el citado señor y la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S. con la sociedad REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. "EN LIQUIDACION" y la señora ORFA INÉS VALENCIA, ni prueba que indicara una relación o vínculo económico de las personas autorizadas con los titulares del signo para usarlo, lo cual era necesario para demostrar el uso de una marca licenciada y la autorización para la utilización de la marca usada.

Sobre este asunto, conviene traer a colación la sentencia de esta Sección de 29 de octubre de 202011en la que se expresó, lo siguiente: 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2013-00200-00. 34 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 60. La Sala considera que la declaración extrajudicial presentada por James McCormick, consiste en un documento que, por sí solo, no constituye una prueba idónea para demostrar lo afirmado en ella, es decir, no es suficiente para demostrar la existencia del contrato de licencia entre la parte demandante y Harbor Wholesale Ltd., ni la comercialización que esta última hizo de la marca BASS en el periodo relevante, de manera que requiere de pruebas adicionales que soporten las afirmaciones contenidas en la declaración. Sin embargo, si bien el señor James McCormick aportó una serie de documentos con el fin de soportar lo afirmado en su declaración, la Sala considera que los mismos no son suficientes para demostrar el uso de la marca BASS en el mercado andino. […] 67.

En relación a esta declaración extrajudicial, la Sala observa que se trata de una declaración hecha por un empleado de la parte demandante, específicamente, el presidente de BASS Retail Group, una división de la parte demandante. En este sentido, ocurre lo mismo que con la declaración de James McCormick, comoquiera que la declaración de Scott H. Orenstein consiste en afirmaciones que por sí solas no constituyen prueba de su dicho, de manera que requieren estar sustentadas por material probatorio adicional […]” (Destacado fuera de texto).

Al respecto, la Sala advierte que si bien es cierto que el mencionado señor allegó, junto con su declaración, varios documentos, esto es, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. "EN LIQUIDACION" y el certificado de matrícula mercantil de la señora ORFA INÉS VALENCIA OSORIO, también lo es que los mismos no son suficientes para demostrar la existencia de algún contrato de licencia o autorización de uso de marca entre el señor JAVIER DAVID PÉREZ y la sociedad REPRESENTACIONES DALÍS S.A.S. 35 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co "EN LIQUIDACION" y la señora ORFA INÉS OSORIO VALENCIA, de manera que se requería de pruebas adicionales que soporten las afirmaciones contenidas en la declaración. Lo anterior, lleva a que tampoco puedan ser valoradas las certificaciones expedidas por los contadores de la sociedad REPRESENTACIONES DALÍS S.A.S. "EN LIQUIDACION" y la señora ORFA INÉS OSORIO VALENCIA, comoquiera que no obra en el expediente prueba que demostrara que éstos se encontraban autorizados o eran licenciatarios de los titulares de la marca “PANDA EXPRESS”, esto es, el señor JAVIER DAVID PÉREZ y la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., para hacer uso de la marca objeto de controversia.

En otras palabras, ni la declaración del señor JAVIER DAVID PÉREZ ni las certificaciones expedidas por los contadores de la sociedad REPRESENTACIONES DALÍS S.A.S. "EN LIQUIDACION" y la señora ORFA INÉS OSORIO VALENCIA, sirven para demostrar el uso real y efectivo de la marca cuestionada por otra persona autorizada por el citado señor y la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S. pues, se insiste, no se allegó prueba alguna que indicara una relación o vínculo económico de las personas autorizadas por los titulares de la 36 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca para usarla, esto es, de la sociedad REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. "EN LIQUIDACION" y la señora ORFA INÉS OSORIO VALENCIA con el señor JAVIER DAVID PÉREZ y la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S. Al efecto, es importante señalar que en el trámite de una acción de cancelación el uso de la marca se puede acreditar a través de actos ejecutados por su titular, o por un licenciatario, o por otra persona autorizada12, pero para ello se debe allegar prueba del contrato de licencia (con su registro) o que indique una relación o vínculo económico de la persona autorizada con la sociedad titular del signo para usarlo.

Frente a la prueba del uso por un licenciatario y la autorización para la utilización de una marca, en el trámite de cancelación por no uso de una marca, la Sala en sentencia de 22 de febrero de 201813, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para el caso, puntualizó lo siguiente: “[…] En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo por parte del licenciatario; pero además, si fuese obligatorio el 12 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de febrero de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2009-00015-00. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000- 2010-00351-00. 37 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de la marca, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia, ya que es la única manera, tal y como se plasmó anteriormente, para que dicho contrato surta efectos frente a terceros, incluida la propia oficina de registro marcario; sólo así la sociedad en general puede tener la certeza de que el uso de la marca se está practicando por un tercero autorizado para ello; esto es de gran importancia, ya que está en juego la transparencia y la lealtad con que se desenvuelve el comercio de bienes y servicios.

No es lógico pensar, que ante el público consumidor el usuario de la marca sea uno y ante la administración otro. […] • La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. […] Sobre el particular, la Sala estima que los documentos antes enunciados no demuestran el uso de la marca “ETEK” por su titular, la sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION, o por un licenciatario de ésta, ni por otra persona autorizada por ella, pues no se allegó prueba alguna de un contrato de licencia, o que indicara una relación o vínculo económico de la persona autorizada con la sociedad titular del signo para usarlo, esto es, de la sociedad ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP.

SUCURSAL COLOMBIA con la sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION. En otras palabras, dichas facturas no están llamadas a demostrar el uso real y efectivo de la referida marca, habida cuenta que no fueron expedidas por el titular del signo y no está probado que la sociedad ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP. SUCURSAL COLOMBIA, quien las expidió, haya sido autorizada por la sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION para usar la marca “ETEK”, conforme lo exigen las normas comunitarias, cuyo alcance precisó el Tribunal […]”. 38 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En tercer lugar, la Sala estima que los diferentes documentos, tales como la solicitud de registro de la marca cuestionada ante la entidad demandada, así como su escrito de renovación y los correspondientes certificados de registro de ésta y del nombre comercial “PANDA EXPRESS”, los memoriales de oposición a otros signos y los documentos referentes a la acción de cancelación interpuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la respuesta a ésta no son prueba de la comercialización de la marca “PANDA EXPRESS” en los Estados Miembros de la Comunidad Andina, en tanto no informan sobre las ventas de los servicios bajo esa marca.

Tampoco constituyen prueba de una actividad publicitaria de la marca efectuada por la parte demandante en la Comunidad Andina ni una puesta a disposición de los servicios bajo la marca en esta región. En efecto, los citados documentos no dan cuenta de la cantidad del servicio, identificado con la marca “PANDA EXPRESS”, que fue puesto en el comercio o que estuvo disponible en el mercado, elemento que resulta fundamental para determinar el uso real, conforme lo exige la norma comunitaria.

Cabe precisar que no basta con la mera intención de usar la marca para que su uso sea considerado real y efectivo, sino que este debe 39 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Así lo precisó el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso 276-IP-2016: “[…] Sobre el principio del uso de la marca, éste deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio […]” (Destacado fuera de texto). En cuarto lugar, las certificaciones suscritas por las señoras SANDRA ESCOBAR y MARGARITA TRUJILLO, en los cuales certifican, respectivamente, que mantienen relaciones con la sociedad REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN” y con el señor JAVIER DAVID PÉREZ, por un lado, como ya se dijo, no se demostró que dicha sociedad estuviese autorizada por los titulares de la marca para hacer uso de ésta; y, por el otro, esta última certificación no se encuentra apoyada en documentos contables o soportes financieros ni documentación que evidencie de manera certera la venta o comercialización de los servicios bajo la marca “PANDA EXPRESS”. 40 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este sentido, la certificación en comento no es prueba suficiente para demostrar el uso de la marca “PANDA EXPRESS” en el mercado y, particularmente, en alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina. En quinto lugar, la comunicación enviada por los entonces apoderados del tercero con interés directo en las resultas del proceso, únicamente evidencian la intención por parte de la sociedad PANDA RESTAURANT GROUP, INC en adquirir los derechos del registro de la marca cuestionada “PANDA EXPRESS”, sin que ello implique que estuviese reconociendo que dicha marca estuviera siendo utilizada por los actores.

Por el contrario, en dicha comunicación les ponen de presente que: “[…] 3. En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que las propuestas pasadas de nuestro cliente han sido rechazadas, nos gustaría conocer cuál es el valor que le otorgaría a su marca para que el cliente considere nuevamente la posibilidad de llegar a un acuerdo respecto a sus marcas PANDA EXPRESS en Colombia, y las cuales actualmente se encuentran registradas a su nombre. 4.

Le informamos que el cliente ha realizado una búsqueda exhaustiva del estado de sus bienes y estados financieros, así como del estado actual de sus restaurantes Panda Express y que algunos de ellos han sido cerrados. Por lo tanto, esperamos que el monto propuesto sea razonable y se encuentre debidamente justificado. […]”. (Destacado fuera de texto) 41 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y, a su vez, el señor JAVIER DAVID PÉREZ, al contestar dicha comunicación, puso de presente lo siguiente: “[…] Por medio de la presente me dirijo a ud con el fin de Concretar alguna posibilidad de Negociación con los abogados representantes de La Marca Panda Express Restaurant inc En Colombia Ya que al día de hoy después de nuestra última propuesta no se han manifestado para una Negociación por parte de ellos.

Por lo tanto Después de Nuestra unión con Ingredientes y productos Funcionales Hemos decidido Ampliar la Cobertura de Puntos de Venta de Panda Express a través de Implementación de Franquicias en todo el territorio Nacional Aprovechando que tenemos un modelo de franquicias ya implementado con Manuales y Contratos y asociarnos a los (sic) múltiples plataformas que ofrecen Servicio y Colocaquicion de Franquicias en todo el territorio Nacional.

Por lo tanto le pido a ud el favor de comunicarles a Triana Uribe & Michelsen nuestra decisión esto con el fin de aclarar que una vez implementado este proceso el precio inicialmente ofrecido por Nosotros variara (sic) debido a que nuestro interés es ampliar los puntos de Venta en todo el territorio Nacional con las Consecuencias que esto implica. […]”.

De lo anterior, no se advierte que el citado documento sirva para demostrar el uso real y efectivo de la marca cuestionada, dado que se trata de una declaración que por sí sola no constituye prueba de su dicho, de manera que requiere estar sustentada por material probatorio adicional. En ese orden de ideas, las afirmaciones contenidas en las citadas comunicaciones no conducen a probar el uso real y efectivo de la 42 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca mixta “PANDA EXPRESS” para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. En sexto lugar, el contrato de cesión de derechos de la marca suscrito entre el señor JAVIER DAVID PÉREZ y la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., mediante el cual el primero le cedió a esta última sociedad el 43% de los derechos que tiene respecto del registro de la marca “PANDA EXPRESS”, tampoco demuestran el uso real y efectivo de la misma, toda vez que no prueba que los servicios que identifica, específicamente de restauración y hospedaje temporal, estén siendo ofrecidos en el mercado bajo la marca mixta “PANDA EXPRESS”, particularmente en la Comunidad Andina.

Por lo tanto, las pruebas aportadas resultan insuficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca “PANDA EXPRESS” (mixta), que distinguía servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto no demuestran que dichos servicios se encontraban puestos en el comercio o disponibles en el mercado bajo esa denominación, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 43 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, los actores también alegaron que la SIC debió allegar, en el trámite administrativo, todos los documentos que obraran en sus archivos. Al respecto, la Sala pone de presente que, como lo conceptuó el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 243-IP-2020: “[…] La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca […]”.

(Destacado fuera de texto). Lo anterior quiere decir que era respecto de la parte actora sobre quien recaía la carga de la prueba y, por lo tanto, era su deber, en el momento procesal oportuno, allegar los documentos y pruebas que estimara pertinentes para demostrar el uso de la marca “PANDA EXPRESS”, durante el período relevante, situación que no ocurrió en el caso sub examine.

De allí que no se evidencie vulneración alguna del artículo del artículo 9º del Decreto 019, el cual dispone lo siguiente: “[…]

ARTÍCULO 9. Prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad. Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, 44 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación. […]”. En otras palabras, la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca, por no uso, le corresponde a la actora, en su condición de titular del registro; y como tal estaba obligada a demostrar “[…] de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella […]”, por lo menos en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación14, a través de los medios de prueba enunciados en el artículo 167 de la Decisión 486, o con cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación15.

Y lo anterior lleva también a precisar que, como lo afirmó la parte actora, los medios de prueba listados en el artículo 167 de la Decisión 486 sí son enunciativos y no taxativos; sin embargo, ello no quiere decir que la entidad demandada, a través de los actos acusados, no le haya dado valor probatorio al documento allegado 14 Esta Sección en la sentencia de 26 de abril de 2013 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C. P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2004- 00285-01) consideró que “[…] para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar: […] que el uso de la marca registrada se ha dado por lo menos en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación […]”. 15 Así lo ha sostenido la Sala, entre otras, en sentencia de 15 de diciembre de 2017 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00). 45 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para demostrar el uso de la marca cuestionada durante el trámite administrativo. Por el contrario, lo que en este caso ocurrió fue que la parte actora no aportó suficientes pruebas que evidenciaran que sí había dado un uso real y efectivo a la marca “PANDA EXPRESS” para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

En efecto, la entidad demandada, mediante la Resolución acusada núm. 86155 de 2018, sostuvo lo siguiente: “[…] De conformidad con ello, y analizando en conjunto el material probatorio, encuentra la Dirección que ni JAVIER DAVID PEREZ ni INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S, demostró un uso serio, efectivo y razonable de la Marca PANDA EXPRESS (Mixta) para distinguir los servicios amparados por el certificado de registro marcario No. 307147.

En efecto, esta Dirección considera que la única prueba que aducen y que hace referencia a la transferencia/cesión parcial realizada sobre la Marca PANDA EXPRESS (Mixta), cesión consignada debidamente ante esta Dirección, no es prueba suficiente para demostrar el uso de la marca, pues como bien el artículo 167 de la Decisión 486 afirma: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

(Subrayados fuera de texto)[…]”. (Destacado fuera de texto). Y, posteriormente, a través de la Resolución núm. 36047 de 2020, al resolver el recurso de apelación, precisó lo siguiente: 46 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Ahora bien, con todo lo anterior en mente, en el caso bajo estudio, no se certificó ingreso alguno por el concepto de los servicios prestados con la marca PANDA EXPRESS pues la prueba aportada dentro del expediente versa únicamente sobre un uso privado al informar sobre una cesión de la marca en su 50% (sic), sin que eso le represente comercialización de los servicios identificados con el signo distintivo registrado.

Por lo tanto, esta Delegatura no cuenta con ningún medio probatorio para determinar que se ha realizado un uso adecuado de la marca PANDA EXPRESS, pudiendo afirmar que esta no ha ingresado a los canales comerciales en los que se suele ofrecer servicios como los que corresponden a la clase 43 de Niza. Se procede entonces a confirmar la decisión de la Dirección en el sentido de cancelar totalmente el signo objeto de la acción de cancelación […]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, en lo relativo a la presunta violación de los artículos 165 del Código General del Proceso; y 29, 58 y 61 de la Constitución Política debido a que, a juicio de la parte actora, los actos administrativos acusados fueron expedidos con falsa motivación, al haber una indebida valoración probatoria, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 201616, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 200917 para la configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente: “[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000- 1997-00374-01(15797) 47 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión […]” (Resaltado fuera de texto). En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que dichos actos contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la SIC, al haber cancelado totalmente el registro de la marca mixta “PANDA EXPRESS”, dado que sus titulares no demostraron haberla utilizado de manera seria, real y efectiva durante el período relevante, esto es, del 18 de junio de 2015 al 18 de junio de 2018.

Adicionalmente, como ya se puso de presente, la única prueba allegada en el trámite administrativo, esto es, el contrato de cesión suscrito entre el señor JAVIER DAVID PÉREZ y la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., que no demostraba, de ninguna manera, el uso real y efectivo de la marca objeto de controversia para los servicios que fue concedida, en la medida en que no probaba que ésta fuese ofrecida, comercializada y puesta a disposición en el mercado. 48 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la parte actora, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar la marca “PANDA EXPRESS” (MIXTA), identificada con el certificado de registro núm. 307147, bajo la titularidad de la sociedad INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S. y el señor JAVIER DAVID PÉREZ, para amparar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: 49 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00463-00 Actores: INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S., JAVIER DAVID PÉREZ, ORFA INÉS OSORIO VALENCIA y REPRESENTACIONES DALÍ S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de julio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.