11001032400020160060100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO SOLICITADO “ALULA” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “LULA”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA REFERIDA EXPRESIÓN CUESTIONADA REPRODUCE LA TOTALIDAD DE LETRAS CONTENIDAS EN LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “LULA”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LAS CLASES 5ª Y 29 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ASPEN GLOBAL INCORPORATED, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 85476 de 30 de octubre de 2015, "Por la cual se niega un registro", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 31197 de 25 de mayo de 2016, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC; 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “ALULA”, para amparar productos de las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1°- Que el 6 de abril de 2015 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “ALULA”, para identificar productos comprendidos en las clases 5ª2 y 293 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°- Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3°- Que mediante la Resolución núm. 85476 de 2015, la Directora de Signos Distintivos de la SIC estimó, de oficio, que el signo solicitado era similarmente confundible con la marca “LULA”, previamente registrada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE DOS PINOS R.L. y, en consecuencia, denegó el registro como marca de la expresión “ALULA”, para distinguir productos en las clases 5ª y 29. 5°- Que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 2 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos dietéticos para la alimentación humana; harinas lacteadas para bebés. […]”. 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Leche y productos lácteos. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31197 de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, el signo solicitado “ALULA”, para distinguir productos en las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos previstos en la normatividad andina para ser registrado como marca, toda vez que consiste en una combinación de una expresión novedosa y un tipo especial de grafías, que le dan una connotación especial y distintiva y, por ende, susceptible de representación gráfica.

Manifestó que la SIC violó la normatividad andina, por cuanto no realizó en conjunto el estudio minucioso del signo solicitado, toda vez que lo fraccionó y omitió el correcto análisis de los elementos que lo conforman desconociendo las reglas que deben aplicarse cuando se examina la distintividad. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), ibidem, por indebida aplicación. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que la coincidencia en algunas letras de la parte denominativa del signo solicitado a registro con la marca previamente registrada no implica, necesariamente, la existencia de un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, toda vez que la expresión “ALULA” está escrita con un tipo de letra minúscula seguida, diferente a la existente “LULA”, escrita en mayúscula sostenida y despegada.

Adujo que la SIC se equivocó al realizar el estudio de confundibilidad, toda vez que no aplicó la técnica jurídica que dispone que la comparación debe hacerse en conjunto sin escindir los elementos que componen cada una las expresiones cotejadas. Sostuvo que no existen semejanzas entre el signo y marca en conflicto capaces de inducir en confusión al público consumidor, por cuanto al realizarse el estudio de confundibilidad, desde una visión en conjunto y analizando más las semejanzas que las diferencias, se evidencia que las expresiones denominativas que hacen parte de cada uno de ellos, no presentan similitudes desde los puntos de vista gráfico, ortográfico y conceptual; y que, además, cuentan con elementos diferenciadores que los hacen únicos en el mercado.

Manifestó que de coexistir en el mercado las expresiones enfrentadas, no se generaría riesgo de confusión o asociación, toda vez que desde el 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co punto de vista conceptual no presentan semejanzas, por cuanto la expresión “LULA” es un diminutivo de nombres de mujeres, tales como Louisa o Tallalah, entre otros y, por su parte, el vocablo “ALULA” carece de significado, dado que es una palabra creada por el fabricante lo que la hace única e irrepetible.

Indicó que no se presenta conexión competitiva entre los productos que amparan las marcas en conflicto, toda vez que la marca previamente registrada, “LULA”, distingue en el mercado una gama de productos lácteos de consumo en general, tales como leche, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche y se comercializan en almacenes de cadena y tiendas, mientras que los que pretende amparar el signo cuestionado, “ALULA”, en las clases 5ª y 29, corresponde a alimentos para bebés y sustancias dietéticas para uso médico que se expenden en droguerías y almacenes especializados para infantes.

Manifestó que la negativa de conceder el registro del signo solicitado rompe con el principio de especialidad, base fundamental del derecho marcario, toda vez que los productos que amparan las expresiones cotejadas, aunque se encuentran en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, amparan productos diferentes y, además, no tienen los mismos canales de comercialización, los medios de publicidad son distintos, no son complementarios y su finalidad es diferente. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Advirtió que no necesariamente debe denegarse el registro de una marca porque otra similar ya se encuentre registrada para productos o servicios de la misma Clase.

Concluyó que los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que fueron expedidos con falsa motivación, dado que al realizarse el estudio de confundibilidad del signo solicitado se interpretaron inadecuadamente las disposiciones legales vigentes, ocasionando un daño que debe ser reparado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que entre el signo solicitado y la marca previamente registrada se presentan semejanzas desde los puntos de vista ortográfico y fonético, por cuanto existe una reproducción casi total, sin que la adición de la letra “A” en la expresión cuestionada sea suficiente para diferenciarla e individualizarla.

Sostuvo que se reproduce toda la expresión preponderante de la marca previamente registrada “LULA”, en la que recae toda la fuerza distintiva de la expresión, situación que no le otorgaría al consumidor la posibilidad de diferenciar las marcas en el mercado. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que entre los productos que distingue el signo solicitado “ALULA”, en las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y aquellos que ampara la marca previamente registrada, “LULA”, en la Clase 5ª existe conexidad competitiva, habida cuenta que comparten la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y todos coinciden en ser alimentos lácteos o sus derivados.

Que los productos de la Clase 5ª son usados complementariamente con los artículos de la Clase 29, en la medida en que el consumidor hace uso de ellos para satisfacer necesidades alimenticias y nutricionales, ya que, en la actualidad, se busca armonía entre los alimentos consumidos y los suplementos nutricionales para elevar la calidad beneficiosa de aquellos en el organismo.

II.-2. La COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS RL, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de octubre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del 5 Folios 72 y 77 del cuaderno físico principal. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda e insistió en que el signo solicitado cumple con los requisitos para ser registrado como marca.

Lo anterior, por cuanto el signo cuestionado “ALULA” está conformado en su parte gráfica por un tipo de letra novedosa integrado por un tipo especial de grafías, que se encuentra provisto de suficiente fuerza distintiva, sin encontrarse afectado por la existencia previa de la marca nominativa “LULA”, la cual se está formada únicamente por su denominación plana sin ningún tipo de accesorio creativo que acompañe a la expresión y, por consiguiente, se trata de dos signos distintivos propios y originales, que no obstante coincidir en la mayoría de letras, son signos que presentan suficiente diferencia para coexistir en el mercado.

IV.2.- La parte demandada ratificó lo expuesto en el escrito de contestación de la demanda, para lo cual alegó que el signo solicitado “ALULA” puede generar confusión con la marca previamente registrada, “LULA”, pues existen similitudes de orden fonético y ortográfico que no le permitirían al consumidor hacer una 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferenciación de los mismos al encontrarlos en el mercado, máxime cuando comparten los mismos canales de comercialización. Manifestó que la única diferencia entre el signo y la marca enfrentados es la adición de la vocal “A”, por lo que la secuencia vocálica es la misma dejando en el consumidor la impresión de que está frente a la marca previamente registrada o que provienen del mismo origen empresarial.

IV.3. - En esta etapa procesal tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 228-IP-2020. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos y nominativos 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre las marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrá lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Se en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 85476 de 30 de octubre de 2015 y 31197 de 25 de mayo de 2016, le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto solicitado, “ALULA”, para distinguir los siguientes productos de las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos dietéticos para la alimentación humana; harinas lacteadas para bebés. […]” y “[…] Leche y productos lácteos […]”, al estimar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada, “LULA”, que ampara productos de la citada Clase 29.

A juicio de la actora, el signo solicitado “ALULA”, para distinguir productos en las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos previstos en la normatividad Andina para ser 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrado como marca, toda vez que consiste en una combinación de una expresión novedosa y un tipo especial de grafías, que le dan una connotación especial y distintiva y, por ende, susceptible de representación gráfica.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 15110 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la del artículo 134, ibidem, 11 por cuanto “[…] no es un tema controvertido el concepto de marca ni los requisitos para su registro […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 10 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal, para tratar el tema de la conexidad competitiva. 11 Comoquiera que dichos artículos no fueron interpretados por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y marca en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marca en conflicto, así: 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNO MIXTO CUESTIONADO12 LULA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA13 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “ALULA”, como lo es el cuestionado, con otra marca nominativa, “LULA”, de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto, no así las gráficas que lo acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los 12 Folio 50 del cuaderno físico principal. 13 Folio 51 del cuaderno físico principal. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos amparados bajo el mismo son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquel.

Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas mixtas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado, “ALULA”, reproduce la totalidad de letras contenidas en la marca previamente registrada, “LULA”; y que la única diferencia radica en la inclusión de la letra “A” en la expresión solicitada, sin que dicha adición sea suficiente para diferenciarlos.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado cuenta con una letra adicional, esto es, la letra “A”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, número de palabras, secuencia consonántica (L-L) e idéntica terminación (“LA”), 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo que lleva a que el signo solicitado “ALULA” no sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente registrada “LULA”.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón a la semejanza de las partículas que integran las expresiones enfrentadas; y aunque el signo solicitado tiene una vocal adicional en su conjunto frente a la marca previamente registrada, esto es, la vocal “A”, no resulta ser una variación determinante por cuanto generan el mismo impacto sonoro al contar con idénticas terminaciones y reproducirse la partícula “LULA”, que conforma la totalidad del signo distintivo registrado con anterioridad.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: LULA – ALULA – LULA – ALULA – LULA – ALULA - LULA – ALULA LULA – ALULA – LULA – ALULA – LULA – ALULA - LULA – ALULA LULA – ALULA – LULA – ALULA – LULA – ALULA - LULA – ALULA LULA – ALULA – LULA – ALULA – LULA – ALULA - LULA – ALULA Y en cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la marca y el signo objeto de controversia son de fantasía, porque las palabras “ALULA” y “LULA” no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto14.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia del signo y la marca objeto de controversia podría generar riesgo de confusión en el consumidor. Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra “LULA”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos distintivos enfrentados. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas tanto ortográficas como fonéticas entre el signo 14 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00055- 00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 28 de noviembre de 201815 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “ALULA” fue solicitada para amparar los siguientes productos de las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos dietéticos para la alimentación humana; harinas lacteadas para bebés. […]” y “[…] Leche y productos lácteos. […]”.

La marca previamente registrada, “LULA”, distingue los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche. […]”. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 29, además de que pertenecen a la misma Clase 29 del nomenclátor y ser productos coincidentes, tales como la leche y sus derivados, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios); tienen la misma finalidad, es decir, alimentar a los seres vivos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marca enfrentada.

Adicionalmente, la Sala evidencia un uso conjunto entre los productos de la Clase 5ª que pretende identificar el signo cuestionado y aquellos que ampara la marca registrada en la Clase 29, habida cuenta que las harinas lacteadas para bebés (que distingue la expresión solicitada) se componen, precisamente, de productos lácteos (que protege la marca previamente registrada). 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen en las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, debe concluirse que dicho signo y marca, en comento, no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 16 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “LULA”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales17: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 17 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, en lo que respecta al argumento de la actora consistente en que los actos administrativos acusados fueron expedidos con falsa motivación, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 201618, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 200919 para la configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente: “[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión […]” (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra la configuración de los presupuestos de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que dichos actos contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la determinación adoptada por la SIC al denegar el sigo cuestionado “ALULA” y estimar 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997-00374- 01(15797) 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que éste resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada,“LULA”, conforme se puso de presente en párrafos anteriores.

Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo “ALULA”, para amparar productos de las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00601-00 Actora: ASPEN GLOBAL INCORPORATED. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de noviembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.