11001032400020130038600 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00. Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: STANTON S.A.S. TESIS: NO ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO DEL REGISTRO DE LA MARCA NOMINATIVA “BAXTER”, EN EL SENTIDO DE DISTINGUIR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS: “[…] CALZADO […]”, DE LA CLASE 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE ENTRE ESTOS PRODUCTOS Y LOS NO USADOS, EXISTE CONEXIÓN COMPETITIVA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad STANTON S.A.S., mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª. Es nula, parcialmente, la Resolución núm. 00009744 de 13 de marzo de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.1. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se niegue la cancelación parcial, por no uso, del certificado de registro núm. 65655 de la marca nominativa “BAXTER”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, se mantenga la cobertura inicial para los citados productos. 3ª. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La parte actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00. Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1°- Que el 22 de agosto de 1967 obtuvo ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro de la marca “BAXTER” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 del Decreto 1707 de 1931, esto es "calzados y accesorios para los mismos” (Clasificación antigua).

En el año 1977, en virtud de la entrada en vigor de la Clasificación de Niza, el registro se reclasificó, amparando la totalidad de los productos de la Clase 25 Internacional del Decreto 755 de 1972. En consecuencia, se le otorgó el certificado de registro núm. 65655, tal como consta en el expediente 93-3799830. 2°- Que el 3 de mayo de 2010 el señor LIBARDO RIVERA RIVERA presentó solicitud de cancelación por no uso de la marca “BAXTER” (nominativa); y que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, la sociedad STANTON S.A.S. dio respuesta a la acción de cancelación por no uso, argumentando que dicha marca había sido comercializada durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso. 3º- Que el 28 de febrero de 2012, mediante la Resolución núm. 10721, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó la solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca “BAXTER” (nominativa). 4º- Que contra la citada Resolución el señor LIBARDO RIVERA RIVERA interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5º- Que a través de la Resolución núm. 34641 de 31 de mayo de 2012 se inadmitió el recurso de reposición presentado y se ordenó remitir el expediente al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, para que resolviera el recurso de apelación. 6º- Que mediante la Resolución núm. 00009744 de 13 de marzo de 2013 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó parcialmente la decisión contenida en la Resolución núm. 10721 de 28 de febrero de 2012 y, en consecuencia, canceló parcialmente la marca “BAXTER”, al excluir de la cobertura de la misma el vestuario y la sombrería. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir el acto acusado violó los artículos 156 y 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina2; y 29, 58 y 61 de la Constitución Política, por cuanto, a su juicio, si bien es cierto que dicha disposición prevé la cancelación parcial del registro de una marca o la limitación de su cobertura “cuando la falta de uso solo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los 2 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuales estuviese registrada la marca”, también lo es que ésta no opera ipso facto, sino que requiere de una adecuada valoración en cuanto a la identidad o similitud entre los productos para los cuales se mantiene la marca.

Que la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la cancelación parcial de una marca ha establecido, reiteradamente, que: “[…] dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiere registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. […]”.

Por lo anterior, adujo que la entidad demandada, al momento de valorar la posibilidad de cancelar parcialmente la cobertura de la marca “BAXTER”, debió establecer si los productos para los cuales eliminaría la protección eran similares a los que quedaron vigentes, por cuanto su titular demostró ampliamente el uso en el comercio. Afirmó que la entidad demandada no aplicó los criterios trazados en el artículo 165 de la Decisión 486, por cuanto no tuvo en cuenta que si la similitud de los productos se refiere a la naturaleza o finalidad el calzado, 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los vestidos y la sombrería son entonces similares y, por ende, no procedía la cancelación parcial por no uso. Anotó que la Clasificación Internacional de Niza agrupa los servicios y productos por clases; que en su Décima Edición se encuentra una totalidad de 45 clases, 11 de las cuales corresponden a servicios y 34 a productos; que si dentro de dicha Clasificación se recopilan más de 10.000 productos agrupados en 34 clases, es necesario la existencia de criterios que faciliten la labor de concentrar los diferentes productos dentro de una misma clase; y que aunque dos productos se encuentren dentro de una misma clase no implica per se una conexidad o, para este caso, una similitud de los productos, sí conlleva que los mismos debieron confluir en alguno de los criterios de clasificación previstos para su agrupación. Explicó que si una serie de productos están dentro de una misma Clase, es porque tienen en común bien sea su función o el material con que fueron elaborados, existiendo entre ellos una conexidad no solo en función del factor que los agrupó sino también porque entre los productos que se encuentran en una misma Clase por lo general existen los mismos medios de comercialización, publicidad y se enfocan al mismo tipo de consumidor.

En consecuencia, los artículos que se encuentran en 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00. Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una misma clase generalmente son conexos, pero en el caso concreto, no solamente son conexos sino similares.

Señaló que una de las clases de la Clasificación Internacional que posee mayor homogeneidad entre los productos incluidos, es la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto la mayoría comparten las mismas finalidades y naturaleza. Que, por lo anterior, los vestidos, el calzado y la sombrería poseen una misma finalidad, debido a que los vestidos como nombre genérico o amplio para denominar las prendas de vestir, también denominada ropa o indumentaria incluyen desde los guantes, blusas hasta zapatos, y tienen por finalidad cubrir la piel de los humanos, la protegen del frío, de los rayos ultravioleta, del excesivo calor, de la lluvia, y de los objetos que le podrían hacer daño como las piedras, ramas.

Mencionó que la estrecha similitud existente entre los citados productos se ve reforzada con el hecho de que el 99% de las marcas legalmente registradas en el mundo comercializan conjuntamente calzado, vestuario y sombrería, como por ejemplo Nike y Adidas. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00. Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que utiliza la marca “BAXTER” para producir y comercializar calzado y prendas de vestir a través de una licencia de uso, como efectivamente lo comprobó la SIC.

Que el 1o. de julio de 2009 otorgó licencia de uso de su marca “BAXTER” a las empresas TIENDAS BAXTER LTDA. y SHAPEL Y JEANS E.U. para que produzcan, usen y comercialicen en el mercado cualquier prenda de vestir distinta al calzado. Adujo que el 3 de mayo de 2010, fecha última del período en el cual se debía probar el uso de la marca “BAXTER”, de acuerdo con el término legal dispuesto para tal fin, la licencia de uso se encontraba vigente.

Agregó que, como consecuencia de lo anterior, cobraba a las tiendas BAXTER LTDA. y SHAPEL Y JEANS E.U. por las anotadas actividades, concepto por el cual recibió $144.000.000 en el período en que debía demostrar el uso de la marca, facturas y documentos que aportó ante la Administración de manera oportuna. Arguyó que la SIC no tuvo en cuenta que constituyen uso de un signo en el comercio, por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o servicios con ese signo; emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas y orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen empleadas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal del acto demandado se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que no encontró prueba alguna que demostrara que el titular de la marca objeto de cancelación “BAXTER” la haya utilizado para vestidos y sombrería, por lo que lo procedente era cancelarla parcialmente, en el sentido de excluir dichos productos de su cobertura inicial.

Adujo que lo que sí encontró plenamente probado fue la comercialización directa y efectiva de calzado, el cual es un producto perteneciente a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que éste sí debía mantenerse en su cobertura. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00. Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.2.

El señor LIBARDO RIVERA RIVERA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Propuso la excepción que denominó “inexistencia del derecho reclamado”, respecto de la cual sostuvo que la actora no puede pretender a través de la presente demanda ampliar la cobertura inicial de la marca cuestionada “BAXTER”, toda vez que, a su juicio, la marca objeto de cancelación únicamente fue solicitada y concedida para identificar calzado, de manera que no es procedente, a través del presente medio de control, que logre obtener una cobertura adicional para prendas de vestir y sombrería. Mencionó que la actora está obrando de mala fe al instaurar una acción temeraria pues, insistió, la marca “BAXTER” fue solicitada únicamente para calzados y accesorios para los mismos, lo que evidencia, a su juicio, que era una marca totalmente restringida y que no podía pretender, a través de la presente demanda, obtener una cobertura nueva consistente en vestuario y sombrería. Que, por lo anterior, debe compulsarse copias al Consejo Superior de la Judicatura, para lo pertinente en cuestión disciplinaria, respecto de 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co todos los involucrados, esto es, tanto el apoderado de la parte actora como los funcionarios de la SIC. Adujo que lo que sucedió en realidad fue que la Clase 16 del Decreto 1707 de 1931 para el cual había sido inicialmente solicitada la marca cuestionada, se reclasificó en la Clase 25 del Decreto 755 de 1972, sin que ello implicara que se ampliaría la cobertura del registro “BAXTER”, para amparar, adicionalmente, vestuario y sombrería. Explicó que también hubo un error por parte de la entidad demandada al ordenar la cancelación parcial de la marca objeto de controversia, a través del acto administrativo acusado, toda vez que no podía cancelar un producto que ni siquiera hacía parte de la cobertura inicial de la marca “BAXTER”.

Puso de presente que los funcionarios de la entidad demandada facilitaron que la actora, a su juicio, engañara al Examinador, pues en las certificaciones allegadas obraba información que no era real, pues en ella se había consignado que la cobertura de la marca “BAXTER” comprendía vestidos, calzados, sombrería, artículos de zapatería, tales como calzados de toda clase y accesorios para los mismos, tacones, 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co punteras, suelas, capelladas y similares, cuando en realidad ello no es así. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20113, el 10 de noviembre de 2014 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad STANTON S.A.S., en su calidad de actora, así como el apoderado de parte demandada, el señor LIBARDO RIVERA RIVERA, como tercero con interés directo en las resultas del proceso y el agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. 3 En adelante CPACA. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Posteriormente, el Despacho Sustanciador determinó que la excepción propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso envuelve la defensa del acto acusado, lo cual significaba que no constituía una excepción propiamente dicha, por lo que debía ser desestimada.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 00009744 de 13 de marzo de 2014, mediante las cuales la SIC negó la cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 65655, correspondiente a la marca nominativa “BAXTER”, registrada a nombre de la sociedad STANTON S.A.S., para distinguir productos de la Clase 25 Clasificación Internacional de Niza, y, en su lugar, canceló parcialmente el registro de la marca en mención en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “vestidos y sombrería” y como consecuencia de la anterior limitación, la marca “BAXTER” distinguirá productos de “calzado”, comprendidos en dicha Clase, vulneran lo dispuesto en los artículos 156 y 165 de la Decisión 486; 40 del CPACA; y 29, 58 y 61 de la Constitución Política. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La actora insistió en que se accediera a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que la similitud que se presenta entre el calzado y las prendas de vestir es tan evidente que, a su juicio, un consumidor desprevenido, al encontrarse con dos marcas 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “BAXTER”, que identifiquen calzado y prendas de vestir, las asociará directamente a un mismo origen empresarial, cuando en realidad no sería así. Que, por lo anterior, se debió mantener la cobertura total de la marca “BAXTER” y, en ese sentido, negar su cancelación. IV.2- La SIC reiteró los argumentos expuestos en su escrito de contestación. Al respecto, mencionó que la actora no demostró el uso de la marca “BAXTER” para prendas de vestir y sombrería, por lo que lo procedente era cancelarla parcialmente y, en sentido, excluir de su cobertura los citados artículos.

IV.3- El señor LIBARDO RIVERA RIVERA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, se ratificó en lo expuesto en su escrito de intervención. En efecto, alegó que la entidad demandada, mediante el acto acusado, no infringió ninguna disposición de la Decisión 486. Insistió en que la actora está obrando de mala fe y temerariamente ante un derecho que no existe, pues la marca “BAXTER” no fue otorgada, inicialmente, para identificar prendas de vestir y sombrería; y, además, aseguró que las pruebas que obran en el proceso son falsas 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y pretenden inducir a error al funcionario judicial, por lo que también se ha configurado un delito. IV.4- En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: “[…] 1.

Cancelación parcial por no uso de una marca por falta de uso. La prueba del uso de la marca. […] 1.2. La figura de la cancelación parcial del registro de una marca por falta de uso se encuentra consagrada en el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuyo texto es el siguiente: […] Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(…)” […] 4 Proceso 649-IP-2015. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00. Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1.4.1.

Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 1.4.2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registrara un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. 1.4.3.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se está buscando es proteger la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal. La norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, para que se cumpla la finalidad para la cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. […] Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso. 1.5.

Conforme a lo antes manifestado, es necesario que la Sala consultante al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentado por Stanton S.A.S. en contra de la resolución 9744, verifique si realizar el análisis comparativo se tuvo en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos pertenecientes a la misma Clase del nomenclátor. 1.6.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.8. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos y servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. […] b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de éstos, entre otros indicios o criterios. […] c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de productos. 1.9.

Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distingue el signo cuya cancelación se ha solicitado. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de “inexistencia del derecho reclamado”, propuesta por el señor 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00. Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co LIBARDO RIVERA RIVERA, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En efecto, sostuvo que la actora no puede pretender a través de la presente demanda ampliar la cobertura inicial de la marca cuestionada “BAXTER”, toda vez que, a su juicio, la marca objeto de cancelación únicamente fue solicitada y concedida para identificar calzado, por lo que no es procedente, a través del presente medio de control, lograr obtener una cobertura adicional para prendas de vestir y sombrería. Al respecto, la Sala advierte que no le asiste razón puesto que de la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que si bien es cierto que la marca “BAXTER” inicialmente se registró en 1967, y en ese momento se encontraba vigente la Clasificación de Productos y servicios prevista en el Decreto 1707 de 1931, también lo es que la SIC, mediante la Resolución núm. 06941 de 8 de octubre de 19845, determinó que dicho registro amparaba productos de la Clase 25 del Decreto 755 de 1972, como se advierte a continuación: 5 Folio 11 del anexo núm. 1. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, para la Sala, dicho acto goza de presunción de legalidad y, en ese sentido, debe atenerse a lo allí dispuesto. Además, también consta una certificación6 expedida por la Oficina de Registro, con anterioridad a dicha Resolución, de fecha 18 de marzo de 1983, en la que también consta que la marca “BAXTER”, con certificado de registro núm. 65655, amparaba productos de la Clase 25 del Decreto 755 de 1972: 6 Folio 10 del anexo núm. 1. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, de conformidad con el Decreto 755 de 1972, los productos cobijados bajo la Clase 25 son los siguientes: “[…] vestidos, con inclusión de botas, zapatos, zapatillas, sombrería […]”. Por lo tanto, la Sala considera que no le asiste razón al tercero con interés directo en las resultas del proceso y, en ese sentido, la cobertura que debía tenerse en cuenta para la expedición de los actos acusados era la anteriormente mencionada, como en efecto lo realizó la entidad demandada.

Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00009744 de 13 de marzo de 2014, canceló parcialmente el registro, por no uso, 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00. Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la marca nominativa “BAXTER”, con el certificado núm. 65655, cuyo titular es la sociedad STANTON S.A.S, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Vestidos, sombrería […]”.

En consecuencia, la entidad demandada estableció que dicha marca, distinguirá los siguientes productos de la citada Clase 25: “[…] calzado […]”. En efecto, dicha marca fue registrada en la Clase 25 de la del Decreto 755 de 1972, como quedó aclarado en líneas anteriores, para amparar los siguientes productos “[…] vestidos, con inclusión de botas, zapatos, zapatillas, sombrería […]”, pero a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que demostró exclusivamente el uso de la marca para los productos “[…] calzado […]”.

Al respecto, la actora alegó que la SIC al expedir la resolución demandada violó el artículo 165 de la Decisión 486, dado que al momento de valorar la posibilidad de cancelar parcialmente la cobertura de la marca “BAXTER” debió establecer si los productos para los cuales 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co eliminaría la protección eran similares a los que quedaron vigentes, por cuanto su titular demostró ampliamente el uso en el comercio. Afirmó que la entidad demandada no aplicó los criterios trazados alrededor del artículo 165 de la Decisión 486, por cuanto no tuvo en cuenta si la similitud de los productos se refiere a la naturaleza o finalidad, de manera que, a su juicio, el calzado, los vestidos y la sombrería son entonces similares y, por ende, no procedía la cancelación parcial por no uso.

Por su parte, la SIC, en la contestación de la demanda, adujo que no encontró prueba alguna que demostrara que el titular de la marca objeto de cancelación “BAXTER” la haya utilizado para vestidos y sombrería, por lo que lo procedente era cancelarla parcialmente, en el sentido de excluir dichos productos de su cobertura inicial. Adujo que lo que sí encontró plenamente probado fue la comercialización directa y efectiva de calzado, el cual es un producto perteneciente a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que éste sí debía mantenerse en su cobertura.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00. Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretación del artículo 165, 166 y 1677 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que 7 Este artículo y el 166 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.[…]”. Como ya se indicó, el debate esencial gira en torno a establecer si por el hecho de haberse probado el uso de la marca “BAXTER” (nominativa) para los productos “[…] calzado […]”, se debieron hacer extensivos los efectos probatorios del uso de esa marca a los productos excluidos por ser conexos.

Ello, habida cuenta que la sociedad actora cuestiona que la SIC, en los actos adminsitrativos acusados, no estudió la posible similitud y la conexión competitiva existente entre los productos que fueron restringidos y los excluidos del certificado de registro núm. 65655 y, de esta forma, sean nuevamente incluidos en el mismo. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] 1.2. La figura de la cancelación parcial del registro de una marca por falta de uso se encuentra consagrada en el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuyo texto es el siguiente: […] Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(…)” […] 1.4. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1.4.1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 1.4.2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registrara un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. 1.4.3. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se está buscando es proteger la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal.

La norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00. Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios, para que se cumpla la finalidad para la cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. […] Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso. 1.5.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […]”. (Destacado fuera de texto). De los apartes transcritos de la Interpretación Prejudicial, se colige que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que, sobre esta materia, la Sala en sentencia 12 de noviembre de 20208, precisó que para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados.

Así discurrió la Sala: “[…] El Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 141-IP-2013, traída a colación tanto en la sentencia de 22 de enero de 2015 como en la reciente providencia de 24 de septiembre de 2020, señaló que para que los productos o servicios sean similares deben tener la misma naturaleza o finalidad, pero que igualmente se puede ampliar dicho concepto en este caso a que sean conexos o relacionados.

Para tal efecto, adujo: “[…] Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para la cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.9 La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación. 11001-03-24-000-2008-00397- 00. 9 Dicha posición también había sido señalada, con anterioridad, por el Tribunal en las interpretaciones prejudiciales rendidas dentro de los procesos 180-IP-2006 y 79-Ip-2012, entre otros. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.”10 (Las negrillas y subrayas fuera de texto) De acuerdo con lo anterior, queda claro “que si lo demostrado por la parte actora, no tiene diferencia sustancial con los artículos no usados, la cancelación parcial no cabría en este caso, como tampoco daría lugar a tal cancelación, cuando se pruebe el uso de los productos conexos y relacionados”11.

Dicho criterio ha sido reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en otras, en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso núm. 207-IP-2014, traída a colación en la sentencia de 12 de julio de 201812, en la que se precisó: “[…] Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Por lo tanto, se debe 10 Proceso 141-IP-2013. 11 Sentencia de 7 de junio de 2012 de la Sección Primera, Actor: S.T. DUPONT, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090055400. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso […]”.

Por consiguiente, para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados. […]”. (Destacado fuera de texto). De conformidad con lo anterior, vale la pena traer a colación los criterios fijados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, rendida en el presente proceso, para determinar si entre los productos examinados existe conexidad competitiva o no: “[…] 1.8.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos y servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. […] b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de éstos, entre otros indicios o criterios. […] c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de productos. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.9. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distingue el signo cuya cancelación se ha solicitado. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Así las cosas, para la Sala, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar el calzado con las prendas de vestir y la sombrería, además de que pertenecen a la misma Clase del nomenclátor, comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, en tiendas o almacenes; son empleados para uso humano en general y se utilizan de manera conjunta, sustituta o complementaria; tienen la misma finalidad, esto es, configurar una imagen personal y estética del ser humano; y pertenecen al mismo género, esto es, prendas de vestir.

Para la Sala, “[…] al tener los productos el mismo género, existe una relación entre ellos porque, como se explicó, la comercialización de 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00. Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los productos por los mismos canales y los mismos medios de publicidad influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial […]”.

Así lo señaló esta Sección en la sentencia de 24 de septiembre de 2020, que ahora se prohíja.13 Además, se observa que son productos complementarios, puesto que las personas normalmente utilizan de manera conjunta las prendas de vestir, los zapatos y los sombreros, para configurar su imagen personal. También se advierte que dichos productos son complementarios, porque las prendas de vestir, los zapatos y los sombreros son productos que, aunque poseen funciones específicas individuales, se integran al vestuario diario de los consumidores.

Además, su conexión no solo radica en la estética, sino también en la funcionalidad, dado que son productos diseñados para ser utilizados en conjunto. Por lo tanto, la Sala observa que entre los productos no usados y los que se demostró su uso, existe conexión competitiva y, por consiguiente, no era procedente la cancelación parcial por no uso del 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 1001032400020130045100. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de la marca denominativa “BAXTER”, cuyo titular es la sociedad STANTON S.A.S., para distinguir productos de la Clase 25 del Decreto 755, ordenada por la SIC, pues el mencionado titular probó, además del uso del calzado, que eran similares y conexos a los productos no usados, esto es, prendas de vestir y sombrería. Cabe señalar que la Sala al fallar un asunto similar, esto es, en sentencia 24 de septiembre de 202014, también consideró que no era procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca allí cuestionada, en el sentido de excluir los productos sobre los cuales no se logró demostrar el uso para esa marca, habida cuenta que existía una relación de conexidad competitiva con los productos respecto de los cuales sí se demostró el uso.

Asimismo, advirtió que si se accediera a la solicitud de cancelación del registro de esa marca nominativa, en relación con los productos sobre los cuales no se demostró su uso, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dichos productos, lo que permitiría que este se beneficiara del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara los productos 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 1001032400020130045100. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto de los que se probó el uso, y llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial. Así discurrió la Sala: “[…] 101. En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca nominativa MARYLAND que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” porque, aunque su titular no logró probar el uso de los referidos productos, se determina que los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”, en este caso, tienen una relación de conexidad competitiva cercana y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor. 102.

En ese orden de ideas, si la Sala accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca nominativa MARYLAND en relación con “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dichos productos, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “galletas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las “galletas” y los “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos. 103.

Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no es procedente la cancelación parcial por no uso del 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00. Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de la marca nominativa MARYLAND con registro núm. 175573, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, debido a que, a pesar de no haber sido probado el uso real y efectivo de los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” para dicha marca, existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso sustituible entre los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”. […]” (Destacado fuera de texto).

Además de lo anterior, la Sala debe puntualizar que, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, si el titular de una marca prueba el uso, -no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una Clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos-, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

El Tribunal en las interpretaciones prejudiciales rendidas tanto en el proceso 141-IP-2013, traída a colación en la sentencia de 22 de enero de 2015, así como la de este proceso, señaló que para que los productos o servicios sean similares deben tener la misma naturaleza o finalidad, pero que igualmente se puede ampliar dicho concepto en este caso a que sean conexos o relacionados. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para tal efecto, adujo: “[…] 1.4.3. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se está buscando es proteger la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal.

La norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, para que se cumpla la finalidad para la cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. […]”.

(Destacado fuera de texto). Por consiguiente, para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados. Precisamente, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, la Sala ha sostenido que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, es decir 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.15 Así las cosas, la Sala considera que con la expedición del acto acusado se vulneró el artículo 165 de la Decisión 486, al cancelar parcialmente el registro de la marca “BAXTER” para prendas de vestir y sombrería, sin haber tenido en cuenta que éstos eran conexos frente al producto que sí demostró su uso, esto es, calzado.

Por lo tanto, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201616, en la que se precisó: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 2º del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos […]”.

(Destacado fuera de texto). 15 Así lo ha sostenido la Sala en varias oportunidades, entre ellas, en sentencia de 8 de octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2010-00175-00. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00457-00. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, en cuanto al argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso relativo a que el actuar de la parte demandante resulta temerario y de mala fe, la Sala no lo advierte, pues no se probó que ésta hubiera actuado de manera contraria a los postulados constitucionales de la buena fe, previstos en el artículo 83 de la Constitución Política, que como bien lo señaló esta Sección, en sentencia proferida el 11 de febrero de 201017, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso sub lite.

Así lo expresó la Sala en la precitada sentencia: “[…] Sobre la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

Así mismo, ha manifestado que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo” (folio 307).

El subrayado es ajeno al texto. Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca “TEXTURATTO”, para la clase 2ª Internacional, a favor de BASF S.A., 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 1101032400020010029901. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co así como las evidencias aportadas por la actora que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite […]”.

(Destacado fuera de texto.) Además, como quedó visto en párrafos anteriores, todos los documentos, resoluciones y demás elementos probatorios obrantes en el expediente gozan de presunción de legalidad y respecto de éstos no obra prueba alguna que demuestre que sean falsos o que hayan sido alterados por parte de la sociedad STANTON S.A.S. Por el contrario, lo que demuestran es el registro y los productos bajo los cuales quedó cobijada la marca objeto de controversia “BAXTER” en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre el particular, la Sala debe llamar la atención que en el escrito de intervención presentado por el señor LIBARDO RIVERA RIVERA únicamente obran afirmaciones que no se encuentran soportados en documentos adicionales que demuestren el supuesto acto de mala fe y temerario por parte de STANTON S.A.S., ni que los documentos o actos expedidos por la SIC, que obran en el expediente, hayan sido expedidos de manera ilegal. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y en caso tal de que el tercero con interés directo en las resultas del proceso así lo estime, la Sala considera que éstos debieron ser demandados directamente por él, ya que dichos actos expedidos por la SIC no hacen parte del objeto del presente litigio, pues lo que se debatía era la legalidad de la Resolución núm. 00009744 de 13 de marzo de 2013, mediante la cual se canceló parcialmente el registro de la marca “BAXTER” con registro núm. 65655.

Por lo tanto, la Sala no accede a la petición especial propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso concerniente en compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura por el supuesto actuar de mala fe y temerario por parte del apoderado de la parte actora y de los funcionarios de la SIC, ya que es el señor RIVERA RIVERA quien tiene mayor conocimiento y elementos de juicio, por lo que debe hacerlas directamente.

En este orden de ideas y ante la prosperidad del cargo alegado por la actora, la Sala considera que debe declararse la nulidad del acto acusado y, a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la SIC, denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro núm. 65655, correspondiente a la marca “BAXTER”, cuyo titular es la 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sociedad STANTON S.A.S., como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00009744 de 13 de marzo de 2013, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro núm. 65655, correspondiente a la marca “BAXTER”, cuyo titular es la sociedad STANTON S.A.S.; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00386-00.

Actora: STANTON S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de noviembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.