CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001032400020160033800 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Pintubler de Colombia S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Behr Process Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 52259 de 26 de agosto de 2015 y 95127 de 4 de diciembre de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve, que se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Behr Process Corporation, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante 1 Cfr. Folios 423 a 434. La Sala mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 52259 de 26 de agosto de 2015 y 95127 de 4 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto BEHR PREMIUM, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones3: “[…] 2.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1. Resolución No. 52259 del 26 de agosto de 2015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA SA, y decidió negar el registro de la marca BEHR PREMIUM (mixta) a la sociedad BEHR PROCESS CORPORATION, para distinguir productos de la clase 2 internacional. 2.1.2.

Resolución No. 95127 de 04 de diciembre de 2015, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 52259 del 26 de agosto de 2015, confirmándola en su integridad, corroborando la negación de la marca BEHR PREMIUM (mixta) para distinguir productos de la clase dos internacional. […]” 4. A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 2.2.

Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a título de restablecimiento del derecho a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca BEHR PREMIUM (mixta) en la clase 2 internacional de acuerdo con la solicitud No. 14-55738 en favor de mi representada. 2.3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia” […]”. 2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 3 Cfr. Folios 86 a 89. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 Presupuestos fácticos 5.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Que solicitó el registro como marca del signo mixto BEHR PREMIUM, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. Que la referida solicitud se publicó el 31 de marzo de 2014 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 691, siendo objeto de oposición por parte de la sociedad Pintubler de Colombia S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en sus marcas “BLER”. 5.3.

Que la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 52259 del 26 de agosto de 2015, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y negó el registro como marca del signo BEHR PREMIUM (mixto) para distinguir productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4.

Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 52259 de 26 de agosto de 2015. 5.5. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la Resolución núm. 95127 del 4 de diciembre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 52259 de 26 de agosto de 2015.

Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulnerados los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 Concepto de violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto violación, así: Aplicación indebida del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 7.1.

Indicó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por aplicación indebida, toda vez que el signo solicitado no incurre en la citada causal de irregistrabilidad, pues su registro no genera un riesgo de confusión o asociación en el mercado sobre la procedencia empresarial de los mismos. 7.2.

Señaló que los signos distintivos BEHR y BLER han coexistido en el mercado colombiano por más de 12 años, identificando productos de la Clase 2ª de la Clasificación Intencional de Niza, sin que el tercero con interés directo en el resultado del proceso hubiera reclamado algún tipo de confusión y sin que dicha coexistencia hubiese afectado a los consumidores. 7.3.

Añadió que los signos distintivos BEHR y BLER han coexistido aún con el consentimiento de la parte demandada, siendo en este sentido dable afirmar que el examen comparativo de los signos distintivos BEHR / BLER ya ha sido realizado varias veces en el plano práctico, dando como resultado la ausencia de riesgo de confusión o de asociación. 7.4.

Explicó que los signos distintivos BEHR y BLER son ortográfica y fonéticamente diferentes, comoquiera que mientras que el signo solicitado se integra por el sufijo “EHR”, las marcas previamente registradas están integradas por el sufijo “LER”. 7.5. Agregó que, desde el punto de vista fonético, los signos distintivos cotejados se diferencian, pues la expresión BEHR, del signo solicitado a registro, no se pronuncia ni suena igual a la expresión BLER. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 7.6.

Finalmente, sostuvo que tampoco hay lugar a la confusión conceptual, porque el signo “BEHR” es evocativo y sugestivo de la palabra inglesa “BEAR”, en tanto la expresión “BLER” es una palabra de fantasía que no tiene significado conocido en ningún idioma. Contestaciones de la demanda Parte demandada 8. La parte demandada4 contestó la demanda5 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 8.1.

Sostuvo que, desde el punto de vista fonético, los signos en comparación coinciden en el uso de las mismas vocales y consonantes; y que la marca solicitada para registro simplemente se limita a quitar la letra "L" y a colocar la letra "H"; de tal manera, que al ser pronunciada genera un impacto sonoro igual a la marca registrada “BLER”. 8.2.

Encontró que el signo de la demandante es una reproducción marcaria parcial de las marcas previamente registradas; y que los demás elementos nominativos y gráficos que hacen parte del signo solicitado no son suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado. 8.3. Manifestó que, frente a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en manifestar que el cotejo marcario deberá hacerse con mayor énfasis en las similitudes, en lugar de las diferencias, pues en estas son en las que se percibe el riesgo de confusión. 8.4.

En cuanto a la relación de los productos a distinguir, concluyó que son de la misma naturaleza y pertenecen a la misma Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 414. 5 Cfr. Folios 389 a 413. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 8.5. Señaló que la marca “BLER” ha sido declarada marca notoria en el mercado colombiano para referirse a pinturas, de modo que cualquier signo que sea similar y que pretenda evocar en la mente del consumidor los mismos productos de la marca registrada, no podrá ser registrado, so pena de violar los derechos de un tercero y de los consumidores. 8.6.

En este sentido, llegó a la conclusión de que el signo solicitado para registro estaba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que reproduce la expresión distintiva del signo notorio BLER. 8.7. Mencionó, en cuanto a la coexistencia de las marcas alegada por la demandante, que si bien es cierto que en el año 2006, cuando se concedió el registro de la marca “BLER”, la sociedad demandante tenía vigentes los registros para la marca “BEHR”, es pertinente manifestar que la sociedad BEHR PROCESS CORPORATION no presentó oposición al registro de la marca “BLER” y que dichos registros fueron cancelados por no uso, a solicitud del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 8.8.

Concluyó que la supuesta coexistencia de marcas no se ha dado en los términos manifestados por el accionante, es decir, no ha existido una coexistencia pacífica de ambas marcas, pues la actitud activa del titular de la marca “BLER” ha demostrado que el corto periodo de tiempo en que la marca “BEHR” coexistió en el mercado con su marca, vulneró sus derechos.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas con base en los siguientes argumentos: 9.1. Sostuvo que la parte demandada no vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues el signo “BEHR” no goza de plena distintividad en el 6 Actuando por intermedio de apoderado.

Crf. Folio 259. 7 Cfr. Folios 180 a 255. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 mercado, por asemejarse a las marcas “BLER” que previamente le concedieron, pudiendo causar un riesgo de confusión entre el público consumidor. 9.2. Indicó que el signo mixto “BEHR PREMIUM” no logra tener fuerza distintiva y capacidad individualizadora, ya que no se diferencia en los aspectos auditivo, gráfico y fonético con las marcas de su propiedad previamente registradas. 9.3.

Mencionó que al comparar los signos “BLER” y “BEHR”, se encuentra que: i) sus elementos distintivos coinciden en su inicio y final; ii) tres de las cuatro letras de la marca previamente registrada son integralmente reproducidas en la marca solicitada; y iii) están compuestos de una única palabra de longitud idéntica. 9.4. Expresó que, en cuanto a la similitud fonética, el signo “BEHR” es similarmente confundible con la marca previamente registrada “BLER”, puesto que: i) tienen el mismo número de sílabas; ii) tienen la silaba tónica altamente similar; iii) tienen una secuencia vocálica idéntica; y iv) los signos empiezan y terminan con los mismos sonidos (B y R). 9.5.

Anotó que los signos “BEHR” y “BLER” resultan similarmente confundibles, y teniendo en cuenta el status de marca notoria de la segunda y la identidad de los productos identificados, son capaces de crear confusión en la mente del consumidor. 9.6. Indicó que las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo acreditan que marca previamente registrada, de la cual es titular, era notoria cuando se solicitó el registro del signo mixto “BEHR PREMIUM”. 9.7.

Sostuvo que unido a la notoriedad de la marca “BLER”, existe una semejanza entre ésta y el signo “BEHR PREMIUM”, que daría lugar a la cancelación del registro de esta última, tal como lo prevé el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000. 9.8. Señaló que por concurrir los tres requisitos para cancelar una marca por la notoriedad de otra, la decisión de la parte demandada de negar el registro de la marca mixta “BEHR PREMIUM” fue acertada. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 9.9.

Arguyó que la expresión PREMIUM es descriptiva, por lo que carece de fuerza distintiva y no debe ser tomada en cuenta al realizar el análisis de confundibilidad de las marcas. 9.10. Afirmó, en cuanto al argumento relacionado con la coexistencia pacífica entre los signos cotejados, que no se observa que se haya suscrito algún tipo de acuerdo sobre este asunto para la comercialización de los productos identificados por los signos “BLER” y “BEHR”, y menos que hayan adoptado algún tipo de previsión para evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor, razón por la cual no es de recibo la afirmación de la parte demandante, ya que los signos no han coexistido en el mercado, o al menos, no con su consentimiento. 9.11.

Precisó, igualmente, que las marcas “BLER” y “BEHR” no han coexistido en el mercado por un periodo de 12 años, pues los signos concedidos a la parte demandante fueron cancelados con fundamento en la marca notoria “BLER”, de tal manera que no coexistieron, sino que permanecieron en el mercado mientras se tramitaron las solicitudes de cancelación. 9.12.

Indicó que la calidad de la marca notoria “BLER” ya fue reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución núm. 46037 de 31 de julio de 2012, dentro del expediente administrativo núm. 08-62846. 9.13. Expresó, en cuanto a la dilución de la fuerza distintiva de sus marcas registradas, que ha invertido tiempo y dinero en el desarrollo de sus marcas “BLER”, tanto al nivel publicitario como en el patrocinio de varios eventos públicos y en el perfeccionamiento de sus productos a lo largo de los años, para llegar a convertirse en una de las empresas con mayor prestigio en el ámbito de las pinturas en Colombia.

Audiencia Inicial 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 15 de julio de 20198: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 22 de julio de 20199 declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, negando las solicitadas por la parte demandada y por el tercero con interés en el resultado del proceso y aceptando el desistimiento de la práctica de algunas pruebas solicitadas por este último; realizó el respectivo control de legalidad.

Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 17 de enero de 202510: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial11 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 451-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 208-IP- 2020, 496-IP-2019, 203-IP-2020, 391-IP-2022, 344-IP-2022, 509-IP-2019 y 49-IP- 2018 proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; y iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 8 Cfr. Folios 437 a 438. 9 Cfr. Folios 448 a 466. 10 Cfr. Índice 76 del aplicativo Samai. 11 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 12.

La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda12. 13. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda13. 14. El tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la demanda14. Concepto del Ministerio Público 15. El agente del Ministerio Público15 consideró que el signo solicitado para registro no tenía elementos suficientes para conferirle distintividad y evitar el posible riesgo de confusión en el consumidor.

En consecuencia, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 Cfr. Índice 85 del aplicativo Samai. 13 Cfr. Índice 82 del aplicativo Samai. 14 Cfr. Índice 84 del aplicativo Samai. 15 Cfr. Índice 81 del aplicativo Samai. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 12 de marzo de 201916, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 19. Los actos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 52259 de 26 de agosto de 2015, mediante la cual la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo mixto “BEHR PREMIUM”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de Clasificación Internacional de Niza. 19.2.

La Resolución núm. 95127 de 4 de diciembre de 2015, mediante la cual el superintendente delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 52259 de 26 de agosto de 2015. El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, determinar 20.1.

Si las resoluciones núms. 52259 de 26 de agosto de 2015 y 95127 de 4 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro como marca del signo mixto BEHR PREMIUM, para identificar "pinturas y pinturas de imprimación", productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 136, literales a) y h), de la 16 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 20.2.

En este sentido, se analizará: a) Si la parte demandada vulneró o no el artículo 136, literal a), al negar el registro del signo mixto “BEHR PREMIUM”, solicitado para identificar productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el riesgo de confusión o de asociación con las siguientes marcas, cuyo titular es Pintubler de Colombia S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso: • Las marcas nominativas “BLER” con registro núm. 317528, “ANTIOXIDOBLER” con registro núm. 353631 y “EPOXIAGUABLER” con registro núm. 353632, para identificar productos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza; • Las marcas mixtas “DECORAR BLER” con registro núm. 317527, “ACUARELA BLER” con registro núm. 317526, “VINILBLER” con registro núm. 349296,” ACORAZADO BLER” con registro núm. 335355, “BLER” con registro núm. 317524, “EPOXIAGUABLER” con registro núm. 353629, “ANTIOXIDOBLER” con registro núm. 351952 y “PINTUBLER” con registro núm. 137913, para identificar productos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza; • La marca mixta “PUNTOBLER” con registro núm. 317.302, рага identificar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; b) Si las marcas nominativas y mixtas “BLER”, que identifican productos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional interés de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, son marcas notorias y, en con consecuencia, si el signo mixto “BLEHR PREMIUM” afecta los derechos exclusivos sobre las mismas. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 21.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena17, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200018 de la Comisión de la Comunidad Andina19.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina20 17 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 18 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 19 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 20 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 23.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina21. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, 21 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretaciones Prejudiciales 208-IP-202022, 496-IP-201923, 509-IP-2019 de 202024, 203-IP-202025, 391-IP-202226, 344-IP-202227 y 49-IP-201828. 30. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, norma invocada como violada por la parte demandante. 31.

Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200029: “[…] 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: (…) […] 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 22 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 23 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 24 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 4 de marzo de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 26 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 27 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 28 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3388 de 3 de octubre de 2018 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 29 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 […] 3.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].” 32.

Respecto del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de la Comunidad ha dicho lo siguiente30: “[…] 5.3. En efecto, el Articulo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." 5.4 De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 5.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del 30 Interpretación prejudicial 509-IP-2019. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. 5.6. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente. La marca notoria regulada en la Decisión 488, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. 5.7. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. […] 5.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva; b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y, b) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 5.10.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio".

Y es que los "hechos notorios" se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba. […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado 5.13. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 5.13.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.13.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 5.13.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 5.13.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 5.14. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33.

Conforme al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 34.

El literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 de 2000 conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 34.1. Según el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 34.2.

De acuerdo con el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 34.3. Y de conformidad con el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, para determinar la notoriedad de un signo distintivo la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. Análisis del caso concreto 35.

Con base en las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo y sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 36.

El signo mixto solicitado, y las marcas mixtas y nominativas previamente registrados son los siguientes: SIGNO MIXTO SOLICITADO31 Solicitante: Behr Process Corporation Clase 2ª: “pinturas y pinturas de imprimación”. MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS BLER (nominativa) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado núm. 317528 Clase 2ª: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores”.

ANTIOXIDOBLER (nominativa) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 353631 Clase 2ª: “colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbe y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”.

EPOXIAGUABLER 31 El registro del presente signo nominativo fue negado. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 (nominativa) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 353632 Clase 2ª: “colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbe y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”.

DECORAR BLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado núm. 317527 Clase 2ª: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” ACUARELA BLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 317526 Clase 2ª: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” VINILBLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 349296 Clase 2ª: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” ACORAZADO BLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 335355 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 Clase 2ª: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” BLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 317524 Clase 2ª: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” EPOXIAGUABLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 353629 Clase 2ª: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 ANTIOXIDOBLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 351952 Clase 2: “Colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” PINTUBLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 137913 Clase 2ª: “construcción y reparaciones.” PUNTOBLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 317302 Clase 35: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de comercialización, importación, exportación, alquiler, compra y venta de mercancías, especialmente de pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores” 37.

La Sala procederá a determinar si el signo mixto BEHR PREMIUM, solicitado por la parte demandante, para identificar productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 38. Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos que carecen de distintividad extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas y marcas mixtas.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 39. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 contiene los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) debe identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.

Esta Sección32, ha seguido los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del riesgo de confusión y asociación33. 41. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto “BEHR PREMIUM”, solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los 32 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 y Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 42.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina34: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos y figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretender distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, 34 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 conoce los detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad […]”.

(Destacado de la Sala) 43. La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la similitud entre el signo y las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual35: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan […]”. 44.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y unas marcas nominativas y mixtas previamente registradas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de las marcas mixtas para, después, proceder al 35 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 45.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y las marcas mixtas en su conjunto prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 46. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos distintivos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber36: “[…] a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor- ólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifican su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 36 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación e.) Debe determinarse cuál es el elemento genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o capada la marca en el mercado […]” (Destacado de la Sala). 47.

En este sentido, la Sala considera que, observando las marcas mixtas DECORAR BLER, ACUARELA BLER, VINILBLER, ACORAZADO BLER, BLER, EPOXIAGUABLER, ANTIOXIDOBLER, PINTUBLER y PUNTOBLER, en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que el signo van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el servicio de que se trate.

Además, es el conjunto de palabras que componen las marcas relacionadas supra, las que se fijan en la mente del consumidor y el elemento gráfico que las acompaña, no le añade al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 48. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo. 49.

La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen las marcas nominativas y mixtas antes de proceder al cotejo37, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”38. 50.

Para tal efecto, la Sala procederá a analizar si las marcas nominativas y mixtas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir. 51. Por un lado, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario. 52. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica39.

Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”40. 53. Y por el otro, respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 54.

Sobre las expresiones de uso común, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015. 39 Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 y Proceso 07-IP-2019. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 cotejo. En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”41. 55. Adicionalmente, en el caso concreto, es necesario determinar si la expresión PREMIUM es de uso de uso común para la Clase 2a de la Clasificación Internacional de Niza y si la expresión PUNTO es de uso de uso común para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y, por ende, inapropiables de manera exclusiva.

Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos distintivos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 56. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen42. 57. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201443, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas. 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que, al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 58.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202144, consideró: «[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]». 59.

En ese sentido, la Sala advierte que en signo mixto “BEHR PREMIUM”, la expresión PREMIUM es de uso común para identificar productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada45. 60. En efecto, las marcas que contenían dichas expresiones, que se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados, son: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE MAXIMO PREMIUM TECNIDECOR S.A.S. 331685 2ª PREMIUM LINE VINILO PLUS PINTURAS TITO PABON PINTURAS TITO PABON 351395 2ª 44 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 45 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas el 14 de mayo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 COLOR PLUS PREMIUM CÁROL LILIANA NEIRA LUENGAS 407494 2ª SUVINIL ACRILICO PREMIUM BASF S.A. 182495 2ª BAÑOS Y COCINAS PREMIUM PLUS TECNIDECOR S.A.S. 374339 2ª 61.

La Sala concluye, conforme a lo anterior, que la expresión PREMIUM es de uso común en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. 62. Sumado a lo anterior, en la marca mixta PUNTOBLER, la expresión “PUNTO”, es de uso común para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada46.

En efecto, las marcas que contenían dicha expresión y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, son: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE PUNTO AGRARIO ANDIAGRO S.A. 275154 35 SUPERALMACENES E- SE Y PUNTO NICOLÁS FERNANDO RUIZ CÁRDENAS 14579 35 PUNTO AMARILLO VICTOR MANUEL LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 289994 35 PUNTO DULCE FABCO CAPITAL GROUP LIMITED 308133 35 63.

La Sala concluye, conforme a lo anterior, que la partícula PUNTO es de uso común en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. 64. Adicionalmente, la Sala considera que las partículas y expresiones ANTIOXIDO, EPOXIAGUA, DECORAR, ACUARELA, VINI, ACORAZADO y PINTU son genéricas respecto de los productos que identifican las marcas toda vez que dentro de su cobertura se encuentran dichos productos: pinturas, vinilos, colores, 46 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 14 de mayo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 33 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 barnices, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas mordientes, resinas, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores.

De esta forma, dichos términos incluidos en las marcas se utilizan para señalar o identificar los productos que dichas marcas identifican, por lo que es claro que se tratan de expresiones genéricas. 65. Así las cosas, por un lado, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, respecto del signo mixto BEHR PREMIUM y las marcas mixtas y nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “DECORAR BLER”, “ACUARELA BLER”, “VINILBLER”, “ACORAZADO BLER, “PINTUBLER” y “PUNTOBLER”, previamente registradas, deben excluirse las expresiones PREMIUM, ANTIOXIDO, EPOXIAGUA, DECORAR, ACUARELA, VINIL, ACORAZADO y PINTU, comoquiera que: i) se tratan de palabras genéricas; y ii) su exclusión no reduce las marcas de manera tal que imposibilite hacer su cotejo.

De otro lado, deben excluirse las expresiones PREMIUM y PUNTO, por ser expresiones de uso común para las clases 2 y 35 respectivamente. 66. Sobre el particular, cabe señalar que la Sala ya había tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la genericidad de dichos términos y del uso común de la partícula “PUNTO”, en un asunto de similares supuestos de hecho y de derecho, con identidad de partes y que ahora se prohíja. 67.

En efecto, en dicha oportunidad47, esta Sección sostuvo lo siguiente: “[…] En ese sentido, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. Al respecto, la Sala observa que las marcas opositoras poseen partículas genéricas, estas son, “ANTIOXIDO”, “EPOXIAGUA”, “DECORAR”, “ACUARELA”, “VINIL”, “ACORAZADO” y “PINTU”, respecto de los productos que identifican en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que las mismas señalan directamente el producto que se pretende ofrecer y que hacen parte de su cobertura, tales como, entre otros: pinturas, vinilos, colores, barnices, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la 47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2016-00126-00. 34 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 madera, materias tintóreas mordientes, resinas, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores.48 Ahora, en cuanto a la partícula “PUNTO”, presente en la marca previamente registrada “PUNTOBLER”, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la Clase 35 las siguientes marcas, que contienen tal expresión: […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, las expresiones “ANTIOXIDO”, “EPOXIAGUA”, “DECORAR”, “ACUARELA”, “VINIL”, “ACORAZADO” y “PINTU”; y “PUNTO”, que hacen parte de las marcas previamente registradas, son expresiones, respectivamente, genéricas y de uso común, así como también la partícula “SPECIALTY”, por ser descriptiva, que deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial traída a colación sugiere que el Juez Consultante no las debe tener en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas. […]”.

(Destacado fuera de texto). 68. En consecuencia, la Sala el cotejo marcario debe hacerse, entre el signo “BEHR”, solicitado por la parte demandante, y las marcas “BLER”, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos 69. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. en los apartados supra.

Comparación Ortográfica 70. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado para registro y las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 48 A dicha conclusión arribó la Sala en anterior ocasión, esto es, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2023 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2016-00102-00). 35 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 71.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: SIGNO SOLICITADO B E H R 1 2 3 4 MARCAS REGISTRADAS B L E R 1 2 3 4 72. Dicho lo anterior, encontramos que el signo mixto solicitado está compuesto de una (1) palabra, tiene una (1) sílaba (BEHR), una (1) vocal (E) y tres (3) consonantes (B-H-R); mientras que la marca previamente registrada está compuesta de una palabra, posee (1) una sílaba (BLER), una (1) vocal (E) y tres (3) consonantes (B- L-R). 73.

La Sala considera que los signos en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos tienen la misma extensión y están conformados por igual número de sílabas. Asimismo, poseen la misma secuencia vocálica. Ahora bien, la Sala precisa que la introducción de la letra H, a modo de sustitución de la consonante L en la composición ortográfica del signo solicitado, no provee suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada. 74.

Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas, considerando la fuerte semejanza ortográfica entre ambas, comoquiera que lo único que los diferencia es la sustitución de la consonante L por la H. Comparación Fonética 36 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 75.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER 76.

Comoquiera que al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que se escuchan de forma similar y, por la coincidencia vocálica, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas. Así pues, el remplazo de la letra “L” por la “H”, no resulta ser una diferencia suficiente que permita superar la similitud y, por lo tanto, no dota de distintividad al signo solicitado. 77.

La Sala considera que las marcas enfrentadas al cambiar las consonantes L por H, no hace que el impacto visual y fonético sea distinto, teniendo en cuenta que comparten la misma extensión y composición vocálica, que al ser pronunciadas resaltan evidentes las semejanzas, por ello, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre las marcas enfrentadas.

Comparación Ideológica 78. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 79. Al respecto, la Sala observa que no es dable comparar el signo y las marcas enfrentadas, “BEHR” y “BLER”, desde este aspecto, en la medida en que corresponden a expresiones de fantasía las que carecen de significado propio en el lenguaje castellano. 80.

En este sentido, la Sala considera que entre el signo solicitado y las marcas registradas sí existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas. 37 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 81. Sobre el particular, cabe señalar que a esta misma conclusión llegó la Sala en la sentencia de 20 de octubre de 202349, proceso con identidad de partes y, en el cual, se efectuó el cotejo respecto del signo nominativo BEHR PREMIUM PLUS ULTRA y las marcas del tercero con interés directo en las resultas del proceso. 82.

Asimismo, se destaca que dicho criterio fue reiterado en la sentencia de 15 de febrero de 202450, que tuvo las mismas partes y en el cual se efectuó el cotejo del signo nominativo “BEHR SPECIALTY” y las marcas del tercero con interés directo en las resultas del proceso. 83. Así las cosas y, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados y, teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes, la Sala concluye que el signo solicitado es semejante a las marcas registradas, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de las marcas registradas, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 84. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo nominativo y las marcas nominativas y mixtas, es necesario que los productos y servicios que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 20 de octubre de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón núm. único de radicación 11001-03-24-000-2015-00228-00. 50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón núm. único de radicación 11001-03-24-000-2016-00126-00. 38 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 85.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos y servicios identificados por el signo y las marcas en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión51: “[…] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grapo de similitud de los signos objeto de análisis y cualquier de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.” b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o provienen del mismo empresario (razonabilidad) 51 Interpretación Prejudicial 471-IP-2018. 39 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […]”. (Destacado de la Sala). 86.

La Sala considera pertinente precisar que en virtud de la regla de especialidad la protección que otorga el registro de una marca recae específicamente sobre una clase de la Clasificación Internacional de Niza o sobre alguno de los productos o servicios incluidos dentro de ella, delimitando de esta forma el amparo registral. 87. La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201852, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo.

La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada.

De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. (Destacado fuera del texto) 88. En este sentido, para hacer el análisis del segundo criterio del literal a) del artículo 136 entre el signo y las marcas cotejadas y determinar si existe conexidad competitiva, es necesario partir del análisis de los productos y servicios que el signo solicitado y la marca previamente registrada identifican, ambos en el marco de la Clasificación Internacional de Niza, y dentro de la clase específica. 89.

Como se expuso supra, en el caso sub examine, el signo mixto “BEHR PREMIUM” fue solicitado por la actora, para distinguir “pinturas y pinturas de imprimación”, productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018;

C.P. María Elizabeth García González; núm. único de radicación 11001032400020090041700. 40 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 90. Por su parte, las marcas nominativas y mixtas “BLER”, previamente registradas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, identifican productos y servicios, respectivamente, de las clases 2ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbe y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas […]” y “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de comercialización, importación, exportación, alquiler, compra y venta de mercancías, especialmente de pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores […]”. 91.

Al considerar las reglas citadas supra, la Sala estima que entre los productos y servicios de las clases 2ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, identificados por las marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y los de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, que pretenden ser reivindicados por la parte demandante, se presenta una evidente complementariedad, y en ese sentido una conexión competitiva, en la medida en que el uso de uno de los productos y servicios puede implicar necesariamente el uso del otro. 92.

En este sentido, se observa que son productos y servicios complementarios, en la medida en que para la construcción y los materiales que para ello se requiere, su comercialización y publicidad, se demanda necesariamente de los elementos que distingue la marca cuestionada, tales como: pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales y metales en hojas y en polvo para pintores o decoradores. 93.

Asimismo, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al sector de la construcción, entre este, la mampostería, acabados, obra blanca y comercialización y/o publicidad de pinturas y servicios de decoración de interiores y exteriores; pertenecen al mismo género; esto es, materiales y servicios para la construcción; dichos productos y servicios comparten los mismos canales 41 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales y suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, tiendas, supermercados y ferreterías; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marcas enfrentadas. 94.

Igualmente, considerando el análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 95. Así las cosas, en consideración al criterio de razonabilidad, entre los productos de la Clase 2ª, que busca identificar el signo mixto solicitado, y los productos y servicios de las clases 2 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que identifican las marcas previamente registradas “BLER”, se presenta una conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 96.

De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. De la notoriedad de la marca BLER de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso y sobre la coexistencia pacífica de marcas alegada por la actora 97.

La actora en la demanda manifestó que algunos registros marcarios que contienen la partícula “BEHR”, de su propiedad, han coexistido de manera pacífica e ininterrumpida en el mercado por más de 10 años, por lo que ha creado una familia de marcas a partir de tal expresión “BEHR”, la cual no se encuentra solo en las clases 1ª, 3ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, sino también en la Clase 2ª ibidem, que, posteriormente, estas últimas fueron objeto de cancelación. 42 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 98.

Así también, el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que es titular de una familia de marcas que contienen la partícula “BLER”, la cual es notoriamente conocida en el mercado. 99. Sobre el particular, la Sala considera pertinente traer a colación los apartes expuestos en la sentencia de 15 de diciembre de 202353, que ahora se prohíjan, en el que se resolvieron los mencionados cargos, así: “[…] De la notoriedad de la marca BLER de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso 95.

Atendiendo a que: i) el tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestó que la marca BLER fue y es reconocida en el correspondiente sector comercial como notoria; y ii) en el cargo estudiado supra se determinó que existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo nominativo solicitado BEHR y las marcas nominativas y mixtas registradas previamente, y el nombre comercial, que contienen la expresión BLER. 96.

Esta Sección, considera que, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, resulta irrelevante estudiar el argumento propuesto por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, relacionado con la notoriedad de una marca cuando está determinado que el signo solicitado por la parte demandante no cumple con el requisito de distintividad y, en consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda. 97.

En este orden de ideas, la Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca BLER, presentados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; comoquiera que no se encuentra establecida la distintividad del signo nominativo BEHR, así como la existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre los signos distintivos cotejados, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca BLER, no se debe conceder el registro como marca del signo nominativo solicitado.

Argumento sobre la coexistencia pacífica de marcas 98. La parte demandante, en su escrito de demanda, manifestó que el signo y las marcas BEHR y BLER han coexistido en el mercado colombiano identificando productos de la Clase 2ª de la Clasificación Intencional de Niza, sin que el tercero con interés directo en el resultado del proceso hubiera reclamado algún tipo de confusión y, sin que dicha coexistencia, hubiese afectado a los consumidores. 53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2016-00102-00 43 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 99.

Sobre el asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida para el presente proceso, se indicó lo siguiente: “[…] 8.2. El fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 8.3 Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. […] 8.5 La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). […] 8.7 En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: […] 100.

De lo expuesto, la Sala considera que el concepto de la coexistencia pacífica entre marcas se resume en lo siguiente: i) ocurre cuando signos idénticos o similares, que identifican productos también idénticos o similares, están presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, de forma pacífica, y sin que hubiere problemas de confusión entre ellos, y ii) su ocurrencia no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes. 101.

Ateniendo a que: i) las marcas nominativas BEHR para distinguir productos de las clases 1, 3 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, con registros marcarios núms. 385948, 406542, 369865, 381373, 408083 y 369867, cuyo titular es la parte demandante, no identifican productos idénticos o similares a los reivindicados por las marcas nominativas y mixtas BLER; y que ii) tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, los registros marcarios concedidos a la parte demandante, respecto del signo BEHR para identificar productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentran cancelados, como se evidencia a continuación: […] 102.

Y, atendiendo, tal como se expuso supra, que el signo nominativo BEHR está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista visto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, carece de distintividad extrínseca por existir riesgo de asociación respecto de las marcas nominativas y mixtas, y el nombre comercial, que contienen la partícula BLER, la Sala considera que no es posible concluir que exista una 44 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 coexistencia pacífica entre estos, pues puede derivar en un riesgo de asociación […]”.

Autonomía de las oficinas de propiedad industrial 100. Finalmente, la Sala se debe referir al argumento presentado por la parte demandante, en el que señaló que la parte demandada debió conceder el registro como marca del signo nominativo “BEHR”, toda vez que “[…] el examen comparativo de los signos BEHR/ BLER, ya ha sido realizado varias veces en el plano practico, dando como resultado, la ausencia de riesgo de confusión o de asociación […]”54. 101.

Sobre el particular, la Sala se remite a lo indicado por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina55, en el que precisa que el sistema que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de registro de marcas en cada país miembro. Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones.

En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante. Conclusión 102. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto “BEHR PREMIUM”, solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza con las marcas nominativa y mixtas que contienen la expresión “BLER”, con certificados de registro núms. 317528, 353631, 353632, 317527, 317526, 349296, 335355, 317524, 353629, 351952, 137913 y 317302, que identifican productos y servicios de las clases 2ª y 35 de la Clasificación 54 Cfr. Folios 102 y 103 55 Ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 de14 de octubre de 2915. 45 Núm. único de radicación: 11001032400020160033800 Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 103.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 52259 de 26 de agosto de 2015 y 95127 de 4 de diciembre de 2015. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.