CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co. Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Daimler AG Tema: Registro como marca de un signo figurativo, para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda nulidad y restablecimiento del derecho, promovida contra de la Resolución 86862 de 26 de diciembre de 20131 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 44786 de 30 de julio de 2012, se declaró fundada la oposición presentada por Daimler AG y se negó el registro como marca de un signo figurativo para identificar productos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada Sany Group Co.
Ltd. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La sociedad Sany Group Co. Ltd. a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…]
1. QUE SE DECLARE LA NULIDAD del Acto Administrativo contenido en la Resolución No. 86862 del 26 de diciembre de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.Que como consecuencia de lo anterior se ordene el restablecimiento del derecho en el sentido de confirmar lo contenido en la Resolución 44786 del 30 de julio de 2012, a efectos de conceder el registro de la marca en mención. 3.
Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que es nula la Resolución No. 86862 del 26 de diciembre de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad 1 Folios 10 a 18 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 2 Folios 22 a 38 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co.
Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […].”3 I.1.1.
Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante indicó que, Sany Group Co. Ltd. solicitó el registro como marca de un signo figurativo para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] carretillas elevadoras; autobuses; buses; busetas; camiones; chasis para automóviles; remolques [vehículos]; chasis para vehículos; furgones (vehículos); motores para vehículos terrestres; deportivos (coches —); carros (coches); carros a motor; carrocerías de automóviles; barcos; botes; pontones; locomotoras; hormigoneras [vehículos]; transportadores aéreos; circuitos hidráulicos vehículos: vehículos para transferencia de material de asfalto […]”. 4.
Añadió que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Daimler AG presentó oposición con fundamento en sus marcas figurativas previamente registradas en las clases 7ª y 125 del nomenclátor internacional, estos son: Clase 7ª “[…] productos comprendidos en el decreto 755 de 1972. Máquinas y máquinas-herramientas; motores excepto para vehículos terrestres; acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres); grandes instrumentos para la agricultura; incubadoras […]”.
Clase 7ª “[…] máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos […]”. Clase 12 “[…] Llantas, tubos para llantas y demás artículos que tengan cualquier relación con vehículos automotores […]”. 5.
Sostuvo que, mediante Resolución 44786 del 30 de julio de 2016, la directora de signos distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Daimler AG y concedió el registro de la marca figurativa para identificar productos de la clase 12 del mencionado nomenclátor. Puso de presente que, contra dicha decisión, el tercero con interés en el resultado del proceso presentó recurso de apelación. 3 Folio 23 C pp. 4 Folios 23 y 24 C pp. 5 Certificados 61705, 69344.1 y 8532. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co.
Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 6. Manifestó que, mediante la Resolución 86862 del 26 de diciembre de 2013, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 44786, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Daimler AG y negó el registro del signo figurativo para identificar productos de la clase 12.
I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 7. La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literal a) y 154.
I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo figurativo para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Sany Group Co.
Ltd. al considerar que era similarmente confundible con las marcas figurativas previamente registradas en la misma clase por la sociedad Daimler AG, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literal a) y 154. 9. Explicó que, la parte demandada, al realizar el estudio de registrabilidad describió la marca solicitada figurativa de una forma que no es clara ni precisa, pues está conformada por tres números uno (1), entrelazados entre sí, formando una hélice en el centro, y con tres puntas por fuera del círculo. 10.
Afirmó que el titular de las marcas previamente registradas no puede extender su derecho a las diferentes variaciones que las nuevas marcas figurativas puedan tener. Particularmente, en este caso, los signos distintivos cotejados cuentan con los suficientes elementos gráficos y conceptuales que los diferencian. 11. Señaló que no existe confundibilidad entre las marcas cotejadas, por lo que no es necesario estudiar la conexidad competitiva entre los productos amparados por estas. 12.
Argumentó que el consumidor que compra los productos identificados por las marcas estudiadas es especializado, por lo que al momento de adquirirlos presta un nivel de atención alto. 6 Folios 25 y 26 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co. Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 13.
Adujo que tiene derecho a que se le registre como marca el signo solicitado figurativo, por cuanto es titular de la marca “SANY” (mixta) que está compuesta por el mismo elemento gráfico. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que, con la expedición de la resolución acusada, no se incurrió en desconocimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables. 15.
Manifestó que, en el caso sub examine, se negó el registro de la marca figurativa, en tanto que carece de la distintividad pues “[…] consiste en dos figuras o imágenes, las cuales suscitan en la mente del público no solo dichas figuras, sino tres puntas, formada por trazos perpendiculares […] de tal suerte que no representa ninguna particularidad o característica adicional que le imprima ante el consumidor una impresión sugestiva […]” que permita identificar el origen empresarial de los productos.
II.2. Contestación de la sociedad Daimler AG8 16. El apoderado de la sociedad Daimler AG, en el escrito de contestación de la demanda, se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante, para lo cual argumentó que el acto acusado se expidió de acuerdo con lo previsto en la Decisión 486 de 2000. 17. Aseveró que el signo figurativo solicitado presenta un grado de semejanza alto con las marcas previamente registradas por lo que es susceptible de inducir en riesgo de confusión al público consumidor.
Ello, comoquiera que, de una visión en conjunto de los distintos trazos que componen la marca denegada, se puede observar que presenta una clara identidad con las marcas cotejadas. 18. Explicó, respecto de las diferencias entre el signo y las marcas cotejadas, que estas son carácter secundario, por lo que en nada cambian la gran semejanza existente. 19.
Reiteró que, a su juicio, es tan grande la semejanza visual que se presenta en este cotejo, que cualquier consumidor podría suponer que el signo figurativo solicitado es una nueva derivación de las marcas de las cuales es titular. 20. Precisó que cualquier signo que esté conformado por las formas características de la estrella de tres puntas, esto es, una figura circular de fondo con una figura central 7 Folios 131 a 140 C pp. 8 Folios 55 a 71 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co.
Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de 3 puntas, con trazos perpendiculares que poseen volumen en similares posiciones, será relacionado por los consumidores con sus marcas que identifican vehículos automotores de alta gama. 21. Manifestó que, si la expresión “SANY” se suprime del conjunto marcario de la marca, el elemento figurativo que se busca registrar, por sí solo, no cuenta con capacidad distintiva suficiente para distinguir productos en la clase 12 del nomenclátor internacional.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 22. La sociedad Sany Group Co. Ltd. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 20 de junio de 20149 contra de la Resolución 86862 de 26 de diciembre de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 23. Mediante auto de 13 de noviembre de 201510 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Daimler AG.
El 23 de noviembre de 201511 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 24. A través de providencia de 25 de mayo de 201612 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la cual se realizó el 11 de noviembre de 201613. 25.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes. 26. Mediante auto de 15 de diciembre de 201714 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 27.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 148-IP-2018 de 7 de septiembre de 201815, dentro de la cual interpretó el alcance del literal a) del artículo 136 la Decisión 486 de 2000. Asimismo, no interpretó el artículo 154 ibidem. Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMA A SER INTERPRETADA 9 Folio 1 C pp. 10 Folios 41 a 43 C pp. 11 Folio 43 vto.
C pp. 12 Folio 147 C pp. 13 Folios 153 a 162 C pp. 14 Folios 173 a 176 C pp. 15 Folios 204 a 208 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co. Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y el Artículo 154 de la Decisión 486. 2.
Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 por ser pertinente al caso. 3. No procede la interpretación del Artículo 154 de la Decisión 486 pues no es tema controvertido el derecho al uso exclusivo de una marca con el que cuenta el titular de un registro marcario. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2.Marca derivada. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 2.
Marca derivada En el procedimiento interno, Sany Group Co. Ltd. alegó ser titular de la marca SANY (mixta) y que el signo Figurativo solicitado a registro sería una marca derivada de esta, por Io que corresponde abordar el tema propuesto. […] 2.4. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente debe establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. […] 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co.
Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas. Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente […]” (mayúscula y negrilla del original). 28.
Mediante auto de 2 de noviembre de 201816 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 29.
En el término para alegar de conclusión, las sociedades Sany Group Co. Ltd.17 y Daimler AG18, así como la SIC19, reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 30. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 31. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 86862 de 26 de diciembre de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de por medio de la cual se revocó la Resolución 44786 de 30 de julio de 2012, se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Daimler AG y se negó el registro como marca del signo figurativo para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 32.
La Sala deberá analizar si entre el signo figurativo para identificar productos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por Sany 16 Folio 209 C pp. 17 Folios 215 a 225 C pp. 18 Folios 234 a 248 C pp. 19 Folios 230 a 233 C pp. 20 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co. Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Group Co. Ltd. y las marcas figurativas que reivindican productos de las clases 7ª y 12, cuyo titular es la sociedad Daimler AG, se configuran la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 154 ibidem. 33.
Asimismo, la Sala debe estudiar si el signo figurativo solicitado es una marca derivada de la marca “SANY” (mixta), previamente concedida a la parte demandante y, en consecuencia, corresponde acceder a su registro. 34. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto.
IV.3. La identificación del acto demandado 35. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 86862 de 26 de diciembre de 201321 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 44786 de 30 de julio de 2012, se declaró fundada la oposición presentada por Daimler AG y se negó el registro como marca de un signo figurativo para identificar productos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada Sany Group Co.
Ltd. IV.4. Análisis del caso concreto 36. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, negó el registro como marca del signo figurativo para identificar productos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] carretillas elevadoras; autobuses; buses; busetas; camiones; chasis para automóviles; remolques [vehículos]; chasis para vehículos; furgones (vehículos); motores para vehículos terrestres; deportivos (coches —); carros (coches); carros a motor; carrocerías de automóviles; barcos; botes; pontones; locomotoras; hormigoneras [vehículos]; transportadores aéreos; circuitos hidráulicos vehículos: vehículos para transferencia de material de asfalto. […]”. 37.
A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto el signo figurativo solicitado y las marcas figurativas previamente registradas, cuyo titular es la sociedad Daimler AG, no tienen semejanzas que generen riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 148- IP-2018 de 7 de septiembre de 2018, dentro de la cual interpretó el alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
Asimismo, no interpretó el artículo 154 ibidem, comoquiera que no es tema controvertido el derecho al uso exclusivo de una marca con el que cuenta el titular de un registro marcario. 21 Folios 10 a 18 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co.
Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 39. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 154 ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo que el signo figurativo solicitado no resultaba similarmente confundible con las marcas figurativas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, esto es, alegó que no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem22. 40.
Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 154 de la Decisión 486 de 2000. 41. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 42. En ese sentido, con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor23: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 22 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co.
Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 43. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos distintivos en conflicto, así: Signo solicitado por la sociedad Sany Group Co. Ltd.24 (figurativo) Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por el demandante25 Marca Figurativa Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro y depósito 7ª 61705 12 69344.1 24 Folio 19 C pp. 25 Folios 14 C pp y 17 y 37 C Anexos.
Consulta realizada el 30 de abril de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co.
Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 7ª 8532 44. Teniendo en cuenta las imágenes anteriores y siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala hará una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
Respecto de la marca figurativa con certificado 61705 45. En cuanto al análisis gráfico la Sala estima que existen diferencias gráficas notables en su diseño, a saber: 46. En primer lugar, el signo presenta una composición más elaborada, conformada por tres flechas gruesas que forman un triángulo interconectado dentro de un círculo, mientras que la marca previamente registrada exhibe un diseño más sencillo, con una figura que asemeja una única flecha de tres puntas, con relieve central, sin elementos conectados ni un círculo que la enmarque. 47.
En segundo lugar, las flechas del signo están dispuestas de manera que sugieren un movimiento cíclico y continuo, a diferencia de la marca, cuya figura transmite una sensación más estática y con formas cortantes o punzantes. 48. Y, en tercer lugar, en cuanto al concepto que evocan, el signo proyecta ideas de dinamismo y repetición, mientras que la marca carece de elementos circulares que sugieran movimiento, lo que le confiere una imagen más rígida.
Respecto de la marca figurativa con certificado 69344.1 49. Sobre el cotejo del signo solicitado con la marca con certificado 69344.1 la Sala considera que existen diferencias gráficas relevantes en su diseño, como lo son: 50. Primero, en relación con la imagen central, el signo presenta tres flechas gruesas interconectadas que forman un triángulo con apariencia dinámica, mientras que la marca muestra una figura más sencilla, compuesta por tres brazos delgados unidos en el centro, con una disposición estática. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co.
Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51. Segundo, aunque ambos diseños incluyen un círculo, en el signo este se integra con las puntas del triángulo, generando una unidad visual, mientras que en la marca el círculo simplemente enmarca la figura central sin conectarse visualmente con ella. 52. Y tercero, en cuanto al concepto que evocan, el signo sugiere movimiento y repetición, mientras que la marca transmite una sensación de estabilidad.
Respecto de la marca figurativa con certificado 8532 53. Finalmente, en relación con la marca registrada bajo el certificado 8532, la Sala observa diferencias gráficas significativas en su diseño. Lo anterior, por las siguientes razones: 54. Por un lado, respecto de la figura central, el signo, como se destacó supra, presenta tres flechas gruesas dispuestas en forma de un triángulo dinámico, que transmiten la sensación de rotación continua.
En contraste, la marca exhibe una estrella de tres puntas delgadas y definidas, con apariencia de relieve y una percepción visual estática. 55. Y, por el otro lado, en el signo, la figura central se encuentra contenida dentro de un círculo grueso, que es interrumpido por las puntas del triángulo, mientras que en la marca el círculo es más delgado, continuo y con efecto de relieve, sin cortes. 56.
En conclusión, si bien el signo y las marcas previamente registradas comparten ciertos elementos estructurales, como lo es una figura central de tres puntas enmarcada por un círculo, es claro que sus diseños difieren de manera sustancial. 57. Lo anterior, por cuanto el signo presenta un trazo grueso, interconectado y dinámico, evocando una sensación de movimiento continuo, mientras que la marca se caracteriza por un diseño más simple, estático y equilibrado, con líneas definidas y un círculo que actúa como marco sin interacción con la figura central. 58.
En este mismo sentido, esta Sala en la sentencia de 3 de abril de 202526, al cotejar el signo figurativo solicitado, el cual está compuesto por idéntico diseño gráfico al que se estudia en este caso, con las mismas marcas previamente registradas, consideró que: “[…] respecto de la marca registrada con certificado núm. 61705, la sala considera que se advierten diferencias gráficas en su diseño, saber: i) el signo contiene un diseño más complejo, con tres flechas gruesas que forman un triángulo interconectado dentro de un círculo, mientras que la marca está compuesta por un diseño más simple, con una figura que parece una única flecha de tres puntas, con relieve en el centro, sin conexión entre elementos, ni un círculo envolvente; ii) en el signo las flechas están dispuestas de manera que parecen rotar en un ciclo perpetuo, mientras que en la marca la figura tiene 26 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de abril de 2025. Rad.: 2013-00459-00. MP.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co. Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio una apariencia más estática y cortante o punzante; y iii) en cuanto al concepto que evoca, el signo transmite movimiento y repetición, mientras que la marca es rígida, pues no contiene elementos circularse que simulen un movimiento.
Ahora bien, respecto de la marca registrada con certificado núm. 69344.1, la sala considera que se advierten diferencias gráficas en su diseño, saber: i) en cuanto a la imagen central, el signo tiene tres flechas gruesas interconectadas en forma de un triángulo dinámico, mientras que la marca contiene una figura más simple, con tres brazos delgados que se unen en el centro, los cuales están estáticos; ii) en cuanto al círculo, si bien ambos diseños lo contienen, en el signo, este está integrado con las puntas del triángulo, mientras que en la marca, el círculo enmarca la figura central sin conectar visualmente con esta; y iii) en cuanto al concepto que evoca, el signo transmite movimiento y repetición, mientras que la marca da la sensación de estabilidad.
Finalmente, respecto de la marca registrada con certificado núm. 8532A, la sala considera que se advierten diferencias gráficas en su diseño, saber: i) respecto de la figura del centro, en el signo se advierte, como se indicó supra, tres flechas gruesas, formando un triángulo dinámico, las cuales dan la sensación de estar rotando de forma continua mientras que, en la marca, se evidencia una estrella de tres puntas delgadas y limpias, la cual da la sensación de tener relieve y estar estática; y ii) en el signo, la figura central está dentro de un círculo más grueso el cual está cortado por las puntas de esta, mientras que, en la marca, el círculo se ve más delgado, con relieve, y es continuo.
En suma, la Sala considera que, sin bien el signo y las marcas comparten algunas similitudes estructurales, a saber, una figura central que tiene tres puntas, la cual está enmarcada en un círculo, sus diseños son diferentes comoquiera que: i) en el signo, este es parece estar interconectado, es dinámico y con trazos gruesos, el cual evoca la sensación de estas en rotación continúa, mientras que: ii) en la marca es más simple y estático, con trazos más definidos y equilibrados, con un círculo como marco […]” (negrilla fuera de texto). 59.
En este orden de ideas, la Sala prohíja las consideraciones expuestas supra, en las que se considera que el signo solicitado tiene características suficientemente diferentes a las de las marcas previamente registradas, por lo que cuenta con la distintividad extrínseca necesaria que permite al consumidor promedio diferenciarlo en el mercado, sin que su registro genere un riesgo de confusión o asociación. 60.
Ahora bien, la Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida en el caso sub examine, adujo que: “[…] Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir. Lo que debe ser tenido en cuenta por la autoridad nacional 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co. Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”27 (negrilla fuera de texto). 61.
Sobre el particular, esta Sala considera que el consumidor al cual están destinados los productos identificados con el signo y las marcas cotejados, a saber, de las clases 7ª y 12 del nomenclátor internacional, son consumidores especializados y, en consecuencia, al adquirirlos poseen un alto grado de conocimiento técnico que le otorga la facultad de diferenciar claramente los productos en el mercado. 62.
En igual sentido, esta Sección, en la sentencia citada líneas atrás28, argumentó que: “[…] Adicionalmente, la Sala considera29 que, en el caso sub examine, el consumidor de productos de las clases 7 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza y, particularmente el de vehículos automotores y maquinaria pesada, se considera especializado, pues es esta informado y atento a las características técnicas y funcionales de los productos que desea adquirir, así como de los empresarios que ofrecen los mencionados productos. […] En ese sentido, la Sala considera que, los consumidores de los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, son especializados, por lo que, son absolutamente informados y atentos a las características de los productos que adquiere y, en ese sentido, tienen claro sobre el origen empresarial de los productos ofrecidos por la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Por lo expuesto, para la Sala existen diferencias significativas entre las marcas registradas y el signo sub examine, en relación con la posición, la orientación, la inclinación y el concepto que evocan. Por lo que, para la Sala el signo y las marcas distan significativamente de la impresión de conjunto distintiva, lo que permite concluir que el signo sub examine no cumple con el primer requisito para estar incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al no existir semejanza o identidad con las marcas previamente registradas […]” (negrilla del original). 63.
En ese contexto, la Sala concluye que el signo figurativo solicitado, en su conjunto, se diferencia de las marcas previamente registradas, motivo por el cual no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada en el artículo 136, literal a), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión. De modo que, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor. 27 Folios 206 vto y 207 C pp. 28 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de abril de 2025 Rad.: 2013-00459-00. MP.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 29Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 6 de febrero de 2025.. Rad.: 2019-00360-00. MP.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co.
Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 64. Finalmente, la Sala advierte que la parte demandante argumentó, en el escrito de demanda, que tiene un derecho a que se le conceda el registro del signo figurativo solicitado, en tanto que es titular de la marca “SANY” (mixta), la cual está compuesta por un elemento gráfico idéntico al presentado en la solicitud que se estudia en el caso sub examine. 65.
Al respecto, esta Sección, prohíja lo expuesto en la sentencia de 3 de abril de 202530 y considera que “[…] ante la prosperidad del cargo de nulidad del acto acusado por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es la declaración de nulidad y el restablecimiento del derecho solicitado, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos, […] esto es, el argumento de conceder el registro del signo por alegar ser una marca derivada […]”31.
IV.5. Conclusión 66. En ese contexto, el acto acusado violó lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En particular, la resolución no evaluó correctamente las diferencias gráficas y conceptuales entre las marcas en conflicto ni el impacto de estas en la percepción del público consumidor especializado. 67.
Por lo anterior, la Sala considera que la SIC debió conceder el registro de la marca figurativa para amparar productos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Sany Group Co. Ltd. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 86862 de 26 de diciembre de 2013, expedida por la SIC y acceder al restablecimiento del derecho solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 68.
Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 86862 de 26 de diciembre de 2013, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de abril de 2025. Rad.: 2013-00459-00. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 31 Ibidem. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00372-00 Demandante: Sany Group Co.
Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo figurativo solicitado para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Sany Group Co.
Ltd., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.