CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Pronalci S.A.S. Tema: Examen de registrabilidad de marcas mixtas. Se niegan las pretensiones de la demanda porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo acusado. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 37093 de 9 de julio de 2020. I.

ANTECEDENTES 1. La sociedad China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd., en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y 1 Por intermedio de apoderado judicial. Cfr. Índice 2 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 2 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. Comercio en ejercicio del medio de control de nulidad2, que se interpreta como acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 37093 de 9 de julio de 20204, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio a través del Director de Signos Distintivos. 2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a la parte demandada la cancelación del registro de la marca mixta MARSHAL, que identifica productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, concedida a favor de la sociedad Pronalci S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 1.1 Que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución No. 37093 del 9 de julio de 2020, mediante la cual el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca MARSHAL (mixta) en Clase 34, a favor de la sociedad PRONALCI S.A.S. 1.2 Que, como consecuencia de la declaración anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro de la marca MARSHAL (Mixta) en Clase 34, concedida a favor de PRONALCI S.A.S., en el expediente administrativo SD2018/0099836. 1.3 Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con la Normatividad Andina. 1.4 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la Sentencia, tal como se establece en el Artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 3 De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]”. 4 “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 3 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. 1.5 Que se condene en costas a la demandada […]”. (Negrilla del texto original). Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que el 10 de diciembre de 2018 la sociedad Pronalci S.A.S. presentó solicitud de registro del signo distintivo mixto MARSHAL, para identificar “[…] cigarrillos, cigarros y tabaco […]”, productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 862 del 11 de junio de 2019, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 4.3. Que por medio de la Resolución 37093 del 9 de julio de 2020 el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta MARSHAL para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Pronalci S.A.S. Normas violadas 5.

La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 136, literal a), 137 y 150 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación con los siguientes argumentos: Violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 4 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. 6.1. Que la Superintendencia de Industria y Comercio, con la expedición del acto demandado, actuó de forma contraria al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que debió citar como antecedente marcario para la oposición del registro del signo mixto MARSHAL la marca mixta FURONGWANG de su titularidad, concedida para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto la concesión de la marca MARSHAL tiene la potencialidad de crear falsas asociaciones en la mente de los consumidores de tabaco y cigarrillos, por tratarse de una reproducción de todos los elementos presentes en la etiqueta de su signo anteriormente registrado. 6.2.

Que el signo concedido MARSHAL pretende identificar los mismos productos que se identifican con su marca previamente registrada FURONGWANG, por lo que es probable que el consumidor que ha venido adquiriendo desde hace tiempo productos ofrecidos por China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. erróneamente empiece a adquirir los productos identificados con el signo MARSHAL, mixto, creyendo que existe algún tipo de asociación o vínculo comercial entre las dos sociedades, generándose, en consecuencia, un riesgo de asociación y/o confusión entre los consumidores respecto del origen empresarial de los productos identificados con una y otra marca. 6.3.

Que existe intercambiabilidad entre los productos que amparan las marcas en conflicto, por cuanto se tratan de productos de tabaco y cigarrillos, los cuales, por sus precios, sus características y su finalidad resultan sustitutos razonables, pues el consumidor podría decidir adquirir unos u otros sin dificultad. 6.4. Que existe la posibilidad de considerar que los productos amparados por las marcas en conflicto provienen del mismo empresario, porque, desde la óptica del consumidor, es presumible que pueda asumir que los productos que identifica la marca mixta MARSHAL presentan un mismo origen empresarial o son el resultado de alguna alianza comercial, dada la reproducción minuciosa de todos los elementos constitutivos de la etiqueta de la marca previamente registrada. 5 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. 6.5. Que, adicionalmente, se configuran los criterios adicionales de conexidad, es decir, mismos canales de aprovisionamiento, distribución o comercialización; mismos medios de publicidad empleados (medios masivos como radio, prensa y televisión); misma finalidad; y, mismo género o naturaleza. Violación del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 6.6.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la resolución demandada actuó en contravía del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, por falta de aplicación, toda vez que existían indicios razonables que le permitían inferir a la autoridad que con la solicitud de registro de la marca cuestionada MARSHAL se estaba consolidando un acto de competencia desleal. 6.7.

Que la solicitud de registro de la marca MARSHAL, por parte del tercero interesado en el resultado del proceso, fue realizada de mala fe para perpetrar actos de competencia desleal, en la medida en que la marca MARSHAL es ampliamente conocida en el extranjero y asociada de manera exclusiva a la sociedad China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. 6.8. Que era evidente, a su juicio, que la sociedad Pronalci S.A.S., al ser una empresa productora y comercializadora de productos derivados del tabaco, tenía conocimiento de la existencia de productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza identificados con la marca MARSHAL, los cuales la sociedad China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. ha comercializado en el segmento de los cigarrillos desde hace más de 20 años en el extranjero. 6.9. Que la sociedad China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. solicitó el registro de la marca nominativa MARSHAL en Colombia, con expediente número SD2017/0067305, el 10 de marzo de 2017, es decir, de manera previa a la solicitud de registro hecha por Pronalci S.A.S. del signo en controversia. 6 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. 6.10. Que la composición general de la cajetilla de cigarrillos de la marca concedida MARSHAL, es decir, el componente figurativo, es exactamente la misma de la etiqueta de la marca FURONGWANG registrada por China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. 6.11. Que en el año 2021 incursionó en el mercado latinoamericano mediante exportaciones a Panamá, como se puede evidenciar, en su criterio, en las facturas y “packing list” del 21 de noviembre de 2001 y del 29 de marzo de 2016, y en los contratos de exportación de cigarrillos, con fechas de 3 de enero, 7 de marzo, 29 de mayo y 3 de septiembre de 2018, aportados con la demanda; por lo que se logra concluir que el actuar desleal del tercero interesado tiene como propósito impedir que China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. inicie operaciones de manera directa en el mercado colombiano. 6.12. Que la sociedad China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. es titular de la marca MARSHAL en países como Afganistán, Arabia Saudita, Australia, Chile, China, Palestina, Estados Unidos, Etiopía, Haití, India, Islandia, Israel, Laos, Mongolia, Omán, Sudán y Yemen. Violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 6.13.

Que se vulneró el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo mixto MARSHAL sin analizar el elemento figurativo, es decir la etiqueta, basándose, en consecuencia, la concesión del signo únicamente por su componente nominativo. Contestaciones de la demanda Parte demandada 7 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. 7. La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Que con la expedición del acto administrativo demandado no se violó norma alguna de la Decisión 486 de 2000, pues se expidió por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites establecidos por la ley y con el único fin de mantener el orden jurídico que exige el régimen de propiedad industrial. 7.2.

Que la palabra MARSHAL ha sido usada no solo para productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, “[…] sino para distinguir otro tipo de productos de otras clasificaciones […]”, lo que conlleva a demostrar que dicha palabra no solo lleva a pensar en cigarrillos o productos a base de tabaco o derivados. 7.3. Que no existió violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 al no existir riesgo de confusión respecto de los productos comercializados por Pronalci S.A.S. y aquellos comercializados por la sociedad demandante.

Esto, porque la empresa China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. no tiene una representación real en el mercado colombiano, pues dicha marca se comercializa en otros países y no se encuentra registrada en Colombia a nombre del demandante. 7.4. Que la parte demandante actuó de manera contraria a lo previsto en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que sí se hizo el respetivo análisis sobre la posible existencia de actos de competencia desleal, y se concluyó que no existían vicios que permitieran establecer, o inferir, que la marca MARSHAL se había solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar algún acto desleal. 5 Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Índice 20 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 6 Cfr. Índice 20 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 8 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. 7.5. Que no existió vulneración al artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 por cuanto sí se hizo un análisis juicioso en la resolución demandada con base en las reglas jurisprudenciales en materia marcaria.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso - Sociedad Pronalci S.A.S. 8. El tercero con interés en el resultado del proceso7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 8.1. Que no existió violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, puesto que la palabra MARSHAL también es usada en el mercado por otros empresarios para identificar otro tipo de productos, tales como dispositivos de audio; y porque la parte demandante no tiene una marca en Colombia que pueda ser objeto de protección. 8.2.

Que no existió vulneración al artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que se actuó conforme a derecho y a la buena fe comercial. Esto, porque si bien estuvo registrada la marca nominativa MARSHAL, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cierto es que la sociedad Pronalci S.A.S. primero solicitó su cancelación por no uso, lo que ocurrió mediante la resolución núm. 74608 de 4 de octubre de 2018, y luego sí solicitó el registro de la marca MARSHAL, para identificar productos de la clase 34 ibidem; lo que demuestra un actuar legal, legítimo y de buena fe. 8.3.

Que no es cierto que la sociedad Pronalci S.A.S. haya intentado impedir operaciones económicas de la parte demandante en Colombia, toda vez que la sociedad China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. “[…] no ha tenido una producción real o un posicionamiento en nuestro mercado […]”, por lo que no 7 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Índice 18 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 8 Cfr. Índice 18 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 9 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. puede generarse una competencia al no existir concurrencia en el mismo mercado. 8.4. Que no existió vulneración del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la parte demandante no explicó con suficiencia las razones por las cuales considera que la expedición del acto demandado ha sido irregular, y, por el contrario, se limitó a realizar un “[…] compilado normativo con someras conclusiones, para nada encaminadas a evidenciar un quebrantamiento de la legalidad y del sistema jurídico […]”.

Procedencia de la sentencia anticipada 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1° de agosto de 20259: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias inicial y de pruebas; ii) fijó el objeto del litigio; y iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias.

Interpretación prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de enero de 202610, atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial11 391-IP-2022, 350- IP-2022, 261-IP-2022 y 145-IP-2022, pronunciamientos de la Comunidad Andina proferidos a través del Tribunal de Justicia y aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, para proferir la sentencia en el proceso de la referencia, adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 350- IP-2022, 391-IP-2022, 267-IP-2022 y 344-IP-2022, dictadas por el Tribunal de 9 Cfr. Índice 31 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 10 Cfr. Índice 44 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 11 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 10 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. Justicia de la Comunidad Andina; ii) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; iii) corrió traslado para alegar; e iv) informó al Ministerio Público que podía presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 11. La parte demandante no se pronunció en esta oportunidad procesal. 11.1. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda12. 11.2.

La sociedad Pronalci S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, reiteró los argumentos de la contestación de la demanda13. Concepto del Ministerio Público 11.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) las interpretaciones prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 13. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8° de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 201914 expedido por la Sala Plena de 12 Cfr. Índices núms. 49 y 50 del expediente digital en “SAMAI”. 13 Cfr. Índice núm. 51 del expediente digital en “SAMAI”. 14 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024. 11 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. esta Corporación sobre la distribución de negocios entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

El acto acusado 15. El acto acusado es la Resolución núm. 37093 de 9 de julio de 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio a través del Director de Signos Distintivos, por medio de la cual se concedió el signo distintivo mixto MARSHAL, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Pronalci S.A.S. El problema jurídico 16.

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, en las contestaciones de esta y en las interpretaciones prejudiciales aplicables al caso, el problema jurídico consiste en determinar si la Resolución núm. 37093 de 9 de julio de 2020, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta MARSHAL para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera o no lo previsto en los artículos 136 literal a), 137 y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

Interpretaciones prejudiciales núms. 350-IP-2022, 391-IP-2022, 267-IP- 2022 y 344-IP-2022 17. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación de los artículos 136 literal a), 137 y 150 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como vulneradas por la parte demandante: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud 12 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo.

Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre los signos puede ser: a) Ortográfica […]. b) Fonética […]. c) Conceptual o ideológica […]. d) Gráfica o figurativa […]. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método de cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor 13 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) En análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al analizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio […].

(ii) Criterio del consumidor selectivo […]. (iii) Criterio del consumidor especializado […]. […] 2. Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza […] Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.).

La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 2.6. En el análisis de los signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos -denominativo o gráfico- genera mayor influencia en la mente del consumidor.

Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinantes; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y se además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto. […] 3.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de 14 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […]. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […]. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]. 3.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios […]”15. (Negrillas y subrayas del texto original). “[…] 1. Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y nulidad del registro si existió mala fe en la realización de dicho acto […] 1.2.

De conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486, cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Esta denegación procede de oficio y a pedido de parte. 1.3.

Si la solicitud de registro de una marca puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el registro ya otorgado en tales circunstancias puede constituir el vehículo de ejecución del acto de competencia desleal o el instrumento destinado para la perpetración, facilitación o consolidación del acto de competencia desleal, lo que en cualquier caso es algo que se debe evitar. 1.4.

Los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión 486 no solo son los tipificados en esta ley andina, sino también los tipificados como tales en la legislación nacional correspondiente. 1.5. Es importante precisar que, si el acto de competencia desleal ha sido desarrollado con mala fe (dolo o malicia), o existe mala fe en la conducta destinada a perpetrar, facilitar o consolidar el acto de competencia desleal, ello es causal de nulidad del registro en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486. 1.6.

Dicho en otros términos, el propósito de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal es razón suficiente para denegar la solicitud de registro del signo distintivo, y la existencia de mala 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales 350-IP-2022 y 391-IP- 2022. 15 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. fe en dicho propósito es causal suficiente para anular el registro ya otorgado, de ser el caso […]”16. (Negrillas del texto original). “[…] 5. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos [5.2] La oficina nacional competente es el órgano administrativo encargado de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo de oficio en todos los casos, inclusive cuando no se hubiesen presentado oposiciones.

La entidad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro solicitado. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486, comprende el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos previos en el artículo 134 y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los artículos 135 y 136 de la referida decisión. [5.3] El acto por el cual se concede o se deniega el registro de una marca debe estar respaldado en un estudio técnico, prolijo y pormenorizado de todos los elementos y reglas que sirvieron de base a la oficina nacional competente para tomar su decisión. El funcionario que realice el examen de registrabilidad debe aplicar las reglas que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina jurídica que va en armonía con esta jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación de dichas reglas en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto. [5.4] La oficina nacional competente debe realizar un examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la misma oficia. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso en concreto, con independencia de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ella tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. [5.5] La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos de hechos y de derecho que la sustentan.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registro de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para asegurar su validez, ya que la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si, por falta de motivación (de hecho o de derecho), se lesiona el derecho de defensa o la garantía del debido proceso de los administrados. […]”17.

(Negrillas del texto original). 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 267-IP-2022. 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 344-IP-2022. 16 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. Análisis del caso concreto 18.

De conformidad con los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 19. La marca concedida y la marca previamente registrada son como se muestran a continuación: MARCA CONCEDIDA (MIXTA) MARSHAL Titular: Pronalci S.A.S. Certificado núm. 660396.

Clase 34: “[…] Cigarrillos, Cigarros y Tabacos […]”. MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA) FURONGWANG Certificado núm. 309462. Clase 34: “[…] Cigarrillos, cigarros, tabaco, tabaco de mascar, estuches de cigarrillos (no de metal precioso), filtros para cigarrillo, pipas para cigarrillo, cigarrillos con sustitutos de tabaco (no para fines médicos), piedras para fuego, hierbas para fumar, encendedores para fumadores, tabaco en polvo, pipas para tabaco, limpiadores de pipa, boquillas para soportes de cigarrillo, jarras para tabaco (no de metal precioso) […]”. 17 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. 20. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas. Del cargo de la violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 21.

La Sala pone de presente que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, determina unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que contempla los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 22.

Esta Sección18, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”19. 23.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta 18 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de noviembre de 2016; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24- 000-2009-00343-00. 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 18 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”20. 24. El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”21. 25.

Ahora, como en el presente caso se van a cotejar unas marcas mixtas, es necesario establecer el elemento que predomina en éstas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación. 26. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo, y no el gráfico, es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 27.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 28.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 21 Ibidem. 19 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”22. 29. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas mixtas el componente que predomina es el nominativo, dado que es éste el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 30.

Lo anterior, como lo ha reiterado la Sala23 en procesos con identidad fáctica al cotejar marcas donde el componente figurativo es específicamente una cajetilla de cigarrillos: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala observa que el elemento denominativo es el predominante entre la marca solicitada “PREMIER FULL FLAVOR” (mixta) y las marcas “MARLBORO” (mixta) y “MARLBORO LIGHTS” (mixta), previamente registradas, de la demandante, no así las gráficas que las acompañan debido a que su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas cuando son solicitados a su expendedor, se hace por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica […]”24.

(Negrillas del texto original). 31. Ahora bien, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas contienen elementos de uso común, descriptivos o genéricos para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 22 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Número único de radicación: 2010 – 00471. C.P.: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de octubre de 2019. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00008-00.

C.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de abril de 2016. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00267-00. C.P.: Dra. María Elizabeth García González. 24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de octubre de 2019.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00008-00. C.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 20 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. 32. Respecto de los signos enfrentados, al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada25 se encuentra que las palabras MARSHAL y FURONGWANG no eran de uso común en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza al momento de la expedición del acto administrativo acusado26. 33.

Aunado a lo anterior, y siguiendo el criterio reiterado de la Sala en materia de cotejo entre signos, la marca mixta previamente registrada se encuentra acompañada de otras expresiones denominativas que, aunque no fueron reivindicadas por la parte demandante dentro del concepto de violación, en principio deberían integrar el análisis comparativo dada la coherencia de lo solicitado y lo que perciben los consumidores.

No obstante, de la revisión de la imagen obrante en el expediente y de la consulta efectuada en el sistema SIPI no es posible identificar con claridad dichas expresiones adicionales, razón por la cual no se deben tener en cuenta para efectos del cotejo marcario. 34. En consecuencia, la Sala realizará el cotejo entre la marca mixta MARSHAL y la marca mixta FURONGWANG, desde sus componentes nominativos, y, en ese orden de ideas, se procederá a determinar si el signo mixto MARSHAL, concedido para identificar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra.

Primer supuesto: identidad o semejanza entre los signos distintivos 35. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso así: “[…] 25 www.sipi.gov.co. Consulta realizada el 7 de mayo de 2026, de conformidad con el Memorando de Intención suscrito entre el Consejo de Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de agosto de 2020, prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 26 El 10 de diciembre de 2018. 21 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al analizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate […]”27. 36.

Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo entre el signo mixto MARSHAL y la marca FURONGWANG, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas, que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial 391-IP-2022: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

(Negrilla del texto original). Comparación Ortográfica 27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 391-IP-2022. 22 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. 37. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca previamente registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 38.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas, en su componente nominativo, es como sigue: MARCA CONCEDIDA M A R S H A L 1 2 3 4 5 6 7 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA F U R O N G W A N G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 39. Al respecto, se advierte que el signo mixto MARSHAL concedido está compuesto por una (1) palabra, dos (2) vocales (A-A) y cinco (5) consonantes (M-R-S-H-L). 40.

Por su parte, la marca mixta FURONGWANG previamente registrada se conforma de una (1) palabra, tres (3) vocales (U-O-A) y siete (7) consonantes (F-R-N-G-W-N-G). 41. De la comparación de los elementos nominativos, la Sala advierte que las expresiones que conforman el signo solicitado son sustancialmente diferentes. Esto, porque si bien ambos signos se conforman por una sola palabra, lo cierto es que la secuencia vocálica y consonántica de ambas es bastante disímil, no coincidiendo en ninguna letra. 23 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. 42. Además, se advierte que son palabras que difieren en longitud, 7 letras una y 10 letras la otra, tienen distintas sílabas, la concedida tiene 2 y la previamente registrada tiene 3, y no comparten alguna raíz o terminación común. Lo que permite concluir que son ortográficamente disimiles. 43. De acuerdo con lo expuesto, y atendiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme con el cual “[…] el análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación […]”28, la Sala considera que no existen similitudes ortográficas susceptibles de generar riesgo de confusión. Comparación Fonética 44.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos de las marcas objeto de cotejo, para lo cual debe tenerse en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo dispone el Tribunal Andino: MARSHAL - FURONGWANG - MARSHAL - FURONGWANG MARSHAL - FURONGWANG - MARSHAL - FURONGWANG MARSHAL - FURONGWANG - MARSHAL - FURONGWANG MARSHAL - FURONGWANG - MARSHAL - FURONGWANG 45.

De lo anterior, esta Sala considera que, dado que las marcas no son ortográficamente similares, es claro que al ser pronunciadas en voz alta en forma sucesiva tampoco tienen semejanzas significativas en este aspecto. 46. En ese contexto, la Sala colige que no existe un riesgo de confusión entre el signo distintivo concedido y la marca previamente registrada.

Comparación Ideológica 47. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 391-IP-2022. 24 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”29, tal comparación resulta relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 48. En el caso sub examine, la Sala encuentra que según la Real Academia Española la expresión “MARSHAL”, presente en la marca concedida, no tiene significado en el idioma castellano, no obstante, corresponde a un nombre propio.

Sobre el particular, para la Sala resulta pertinente traer a colación lo que ha precisado al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30: “[…] 4.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo.

Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4.

Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]”. (Negrilla fuera de texto original). 49.

En tratándose de nombres propios la Sala en la sentencia de 12 de febrero 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 519-IP-2015. 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 232-IP-2022. 25 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. de 201531 precisó lo siguiente: “[…] 7.3. Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss). […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero de 2015.

Número único de radicación 110010324000 2010 00150 00. C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 26 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. […] La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso […]”.

(Negrillas fuera de texto original). 50. Por otro lado, se observa que la expresión “FURONGWANG”, presente en la marca previamente registrada, no tiene un significado en castellano. Razón por la cual constituye un elemento de fantasía, por lo que, al carecer de un significado conceptual, no es posible realizar una comparación desde este aspecto32. 51.

En este sentido, y atendiendo a que no existe similitud ortográfica ni fonética entre las marcas, como se explicó en apartados anteriores, la Sala concluye que el signo solicitado a registro posee distintividad extrínseca suficiente, por lo cual no se vulnera ningún derecho marcario del demandante, como lo ha concluido esta Sección en otras oportunidades33. 52.

De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta MARSHAL y la marca mixta FURONGWANG”, no se configura identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión para el 32 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Números únicos de radicación: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. C.P.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 11 de diciembre de 2025. Número único de radicación: 2014-00649-00.

C.P: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 27 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. consumidor y, por ende, no se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 53.

La Sala evidencia que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, porque no existen, en una visión global, semejanzas entre la marca concedida MARSHAL y la marca previamente registrada FURONGWANG, de las que pueda derivarse un riesgo de confusión para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo requisito relativo a la conexidad competitiva de los productos que identifican, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 54.

En suma, la Sala estima, respecto del cotejo entre la marca mixta MARSHAL y la marca mixta previamente concedida FURONGWANG, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 55. Precisado lo anterior, y respecto del hecho de que la sociedad China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. es titular de la marca MARSHAL en países como Afganistán, Arabia Saudita, Australia, Chile, China, Palestina, Estados Unidos, Etiopía, Haití, India, Islandia, Israel, Laos, Mongolia, Omán, Sudán y Yemen, es importante precisar que esta Sala ha considerado que el examen de registrabilidad es integral, motivado y autónomo34 respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 56.

Se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con 34 Interpretación Prejudicial 39-IP-2020 de 25 de agosto 2021. 28 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 57. Lo anterior, como lo ha manifestado esta Sección, por ejemplo, en la reciente sentencia de 30 de abril de 202635, con número único de radicación 110010324000 2021 00016 00: “[…] 93. Así, el estudio de registrabilidad de la marca demandada en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 94.

Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular […]”36.

(Negrillas fuera del texto original). 58. Por consiguiente, en aplicación de los principios de autonomía y territorialidad, la Sala también prescindirá de analizar los reparos vinculados a los registros marcarios concedidos en otros países, toda vez que el examen de registrabilidad es un trámite independiente y exclusivo de la oficina nacional competente, por lo que las concesiones otorgadas por autoridades extranjeras, ya sean de Países Miembros de la Comunidad Andina o de terceros Estados, no resultan oponibles ni determinantes para la resolución del presente asunto37.

Del cargo de la violación del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 59. La parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que la solicitud de registro de la marca mixta MARSHAL, por parte de la sociedad Pronalci S.A.S., tiene el propósito de ejecutar actos de competencia desleal. 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 30 de abril de 2026. Número único de radicación: 110010324000 2021 00016 00. C.P: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 36 Ibidem. 37 Ver también: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de abril de 2026. Número único de radicación: 110010324000 2016 00496 00.

C.P: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta. 29 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. 60. Al respecto de lo anterior, la Sala advierte que, para que se perfeccione la causal de irregistrabilidad prevista del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, se requiere que existan indicios razonables38 que permitan concluir que la solicitud de registro de la marca mixta MARSHAL se realizó con el fin de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Sobre esta figura, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “[…] Definición de competencia desleal [1.1] Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. [1.2] Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.

Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. [1.3] El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.

El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela -lo que supone la pérdida de clientes de otro y otros empresarios- debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores. [1.4] Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares […]”39.

(Negrilla fuera del texto original). 38 Interpretación Prejudicial 267-IP-2022 de 27 de julio de 2023. 39 Interpretación Prejudicial 387-IP-2022 de 11 de julio de 2022. 30 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. 61. Así las cosas, corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, el tercero con interés directo en el resultado del proceso incurrió en mala fe y en actos de competencia desleal, al solicitar el registro como marca del signo MARSHAL. 62.

Es preciso advertir que la buena fe, como principio general del derecho, se presume y la mala fe debe probarse por quien la alega, de conformidad con lo expuesto por esta Sección en sentencia de 17 de octubre de 202440: “[ ] Cabe destacar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que por las razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo: 'La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal41. También ha manifestado lo siguiente: “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo' […]”.

(Negrillas y subrayas del texto original). 63. En virtud de lo anterior, se debe establecer si la solicitud de registro de la marca cuestionada MARSHAL, para distinguir productos de la clase 34 de la 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de octubre de 2024. C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 110010324000 2021 00259 00.

Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de 2023. C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 110010324000 2009 00341 00. 41 Proceso 3-IP-99, mara LELLI publicado en la Gaceta Oficial núm. 461 de 2 de julio de 1999. 31 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la prohibición contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, para lo cual la Sala habrá que determinar: i) si de los elementos materiales probatorios obrantes en el expediente existen indicios de que dicha solicitud se efectuó con la intención de perpetuar actos de competencia desleal; y, ii) si existió mala fe por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 64.

Con relación a la referida prohibición de registro, es preciso traer a colación lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 267-IP-2022 aplicable en este proceso, a saber: “[…] 1.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486, cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Esta denegación procede de oficio y a pedido de parte. […] 1.4. Los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión 486 no solo son los tipificados en esta ley andina, sino también los tipificados como tales en la legislación nacional correspondiente. 1.5. Es importante precisar que, si el acto de competencia desleal ha sido desarrollado con mala fe (dolo o malicia), o existe mala fe en la conducta destinada a perpetrar, facilitar o consolidar el acto de competencia desleal, ello es causal de nulidad del registro en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 […]”.

(Negrilla fuera del texto original). 65. En ese orden de ideas, de los documentos allegados al expediente, la Sala destaca los siguientes42: a) Copia de los certificados de registro de las marcas MARSHAL núms. 1531167 y 1559555 expedidos por la “[…] Oficina de Marcas de la Administración de Industria y Comercio […]” de la República Popular China, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 42 Cfr. Índice 2 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 32 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. b) Copia del certificado de registro de la marca MARSHAL núm. 139498-C expedido por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de la República de Bolivia, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. c) Copia del certificado de registro de la marca MARSHAL núm. 2036943 expedido por la Oficina de Marcas de India, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. d) Copia de los certificados de registro de las marcas MARSHAL núms. 1434915 y 1289516 expedidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de México para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. e) Copia del certificado de registro de la marca MARSHAL núm. 034035, expedido por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. f) Copia de 33 documentos comerciales emitidos por la demandante, sociedad China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd., por concepto de venta de cigarrillos a clientes de países como Colombia, Panamá y Belice en 2019, los cuales se relacionan a continuación43: 43 Cfr. Índice 2 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. Págs. 27 y 28 del escrito de demanda. 33 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. 66. Sea lo primero advertir que los documentos expedidos con destino a Colombia y a Belice se encuentran escritos en inglés y contienen apartes en mandarín, y, en el expediente no reposa una traducción al castellano de éstos. 34 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. Así, se observa que los únicos documentos que se encuentran en idioma castellano son las declaraciones de movimiento comercial expedidas en la República de Panamá. 67. Ahora bien, es menester advertir que los documentos comerciales escritos en inglés, mandarín, u otro idioma distinto al castellano, que no cuenten con su debida traducción oficial al castellano no serán valorados por la Sala.

Principalmente, porque el artículo 151 del Código General del Proceso prevé que los documentos en idioma distinto del castellano se podrán apreciar como prueba, siempre y cuando sean acompañados de la correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. 68.

Por su parte, el artículo 8° de la Decisión 486 de 2000 dispone que los documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina nacional competente tiene la facultad de relevar de tal traducción cuando estime que puede analizarlos sin la traducción al idioma castellano. 69.

Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respectiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 de noviembre de 202044, al sostener: “[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respectiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículo 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal […]”.

(Negrillas fuera del texto original). 44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 6 de noviembre de 2020. Núm. único de radicación: 110010324000 2011 00028 00. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 35 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. 70. Ahora, del análisis de los documentos debidamente aportados al expediente, la Sala no logra concluir razonablemente que el comportamiento del tercero con interés directo en el resultado del proceso, al solicitar el registro de la marca cuestionada, constituya un acto comercial contrario a la buena fe, a los usos y prácticas honestas en el mercado, o que estuviese encaminado a producir daño o a crear confusión, engaño o desviación de la clientela, habida cuenta que de las pruebas aportadas no se observa que alguna demuestre la configuración de una conducta desleal. 71.

En efecto, la mayoría de los documentos aportados por la parte actora demuestran la titularidad del registro de la marca MARSHAL en países como Bolivia, China y Nicaragua, entre otros, sin embargo, no existe prueba alguna que demuestre que el tercero interesado en el resultado del proceso, sociedad Pronalci S.A.S., tuviese la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 72.

Además, se observa que la titularidad en otras jurisdicciones, junto con las pruebas de actividades comerciales en Panama, no prueba que el registro de la marca MARSHAL por parte del tercero se haya realizado con el propósito de incurrir en un acto de competencia desleal. Principalmente, porque no existe prueba en el expediente de que efectivamente la sociedad China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. comercializó en Colombia cajetillas de cigarrillos identificados con la expresión “MARSHAL”. 73. Es de resaltar que esta Sección en la sentencia proferida el 27 de octubre de 201745, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, fue enfática en señalar, frente a dicho aspecto, lo siguiente: “[…] Quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidad un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida […]”. 45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00405-00. 36 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. 74. También, la Sala llama la atención sobre el hecho relativo a que la marca MARSHAL, que se encontraba registrada en Colombia para productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza46, no era propiedad de la parte actora, sino del señor Tai Kwong Stephen Chan; y que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, presentó una acción de cancelación por no uso en contra de dicho registro, el cual fue cancelado totalmente a través de la Resolución núm. 74608 de 4 de octubre de 2018, razón por la cual se le habilitó el uso del derecho preferente para solicitar el registro como marca de un signo idéntico al que fue cancelado. 75.

En efecto, una vez consultado el Sistema de Propiedad Intelectual - SIPI de la Superintendencia de la Industria y Comercio, la Sala advierte que la sociedad Pronalci S.A.S. obtuvo el registro de la marca mixta MARSHAL mediante la Resolución núm. 37093 de 9 de julio de 2020. La cual, se obtuvo en ejercicio del derecho preferente, como se observa: (Captura de pantalla de la página web https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638756607760540919, realizada el 12 de mayo de 2026). 76.

Adicionalmente, respecto del argumento de la parte demandante relativo a que solicitó el registro de la marca nominativa MARSHAL en Colombia, con expediente número SD2017/0067305, el 10 de marzo de 2017, es decir, de manera previa a la solicitud de registro hecha por Pronalci S.A.S. del signo en 46 Con certificado de registro núm. 493579. 37 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. controversia en el año 2018, la Sala observa de la revisión del SIPI que dicha solicitud fue negada por ser similarmente confundible con la citada marca MARSHAL de titularidad del señor Tai Kwong Stephen Chan. Así, se observa un actuar legítimo de la sociedad Pronalci S.A.S. al solicitar, en primer lugar, la cancelación por no uso de la marca de titularidad del señor Chan y luego sí solicitar en ejercicio del derecho preferente el registro de la marca MARSHAL. 77.

Es por ello que, contrario a lo afirmado por la actora, la sociedad Pronalci S.A.S. al momento de solicitar la marca cuestionada MARSHAL no incurrió en conductas desleales, sino que, por el contrario, actuó de buena fe al solicitar un signo distintivo idéntico a uno previamente registrado en el mercado, después de solicitar su respectiva cancelación por no uso, y después de que la Superintendencia de Industria y Comercio realizara la cancelación correspondiente. 78.

De igual manera ocurre con la presunta mala fe alegada por la actora, pues la Sala considera que la parte actora tampoco probó que la sociedad Pronalci S.A.S. haya obrado con actos contrarios a la buena fe, pues como ya se dijo, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso sub examine. 79. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio se ciñó a los postulados constitucionales de la buena fe, establecidos en dicha disposición, por cuanto no se probó que el tercero con interés directo en el resultado del proceso hubiera actuado de manera contraria, esto es, de mala fe, que como bien lo señaló esta Sección, en sentencia proferida el 17 de octubre de 202447, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el presente caso. 80.

Así lo expresó la Sala en la precitada sentencia de 17 de octubre de 202448: 47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de octubre de 2024. C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 110010324000 2021 00259 00. 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de octubre de 2024.

C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 110010324000 38 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. «[…] “Sobre la ‘mala fe', este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

Así mismo, ha manifestado que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo” (folio 307).

El subrayado es ajeno al texto. Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca “TEXTURATTO”, para la clase 2ª Internacional, a favor de BASF S.A., así como las evidencias aportadas por la actora que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en la resultad del proceso, pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite».

(Negrillas y subrayas del texto original). 81. Así las cosas, la Sala concluye que el acto administrativo acusado goza de legalidad, por no encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, principalmente porque la parte demandante no aportó pruebas suficientes que permitan concluir un actuar de mala fe por parte del tercero interesado en el resultado del proceso, o la existencia de algún indicio razonable de que con el registro de la marca mixta MARSHAL se buscara perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Específicamente, porque las pruebas aportadas únicamente permiten concluir la existencia de una marca MARSHAL en el extranjero, la cual ha sido utilizada en el comercio de países distintos a Colombia. 82. Lo anterior, como también concluyó la Sala en reciente sentencia de 17 de octubre de 2024, número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259- 00, con ponencia de la magistrada Dra. Nubia Margoth Peña Garzón: 2021 00259 00.

Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010. C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. Número único de radicación 110010324000 2001 00299 01. 39 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. “[…] Así las cosas, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca “MARSHALL”, para la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de PRONALCI S.A.S., por no estar incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486, así como las evidencias aportadas por la actora, que únicamente demuestran una titularidad de registro de la marca “MARSHAL” en otros países, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla […]”.

(Negrillas del texto original). Del cargo de la violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 83. La Sala advierte que la parte demandante argumentó, en el escrito de demanda, que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 al realizar el análisis de registrabilidad sin estudiar el componente figurativo del signo mixto, y por únicamente basar la concesión del signo MARSHAL por su parte nominativa. 84.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 344-IP-2022 aplicable al caso sub examine, consideró, respecto del examen de registrabilidad y la debida motivación de los actos que: “[…] 5. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos [5.2] La oficina nacional competente es el órgano administrativo encargado de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo de oficio en todos los casos, inclusive cuando no se hubiesen presentado oposiciones.

La entidad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro solicitado. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486, comprende el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos previos en el artículo 134 y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los artículos 135 y 136 de la referida decisión. […] [5.5] La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos de hechos y de derecho que la sustentan.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registro de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para asegurar su validez, ya que la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad 40 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co.

Ltd. absoluta si, por falta de motivación (de hecho o de derecho), se lesiona el derecho de defensa o la garantía del debido proceso de los administrados. […]”49. (Negrillas del texto original). 85. Sobre el particular, la Sala advierte que la decisión de la parte demandada de conceder el registro de la marca mixta MARSHAL se ajustó a los lineamientos previstos en los artículos 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de 2000, pues, como se estableció en los acápites previos, entre las marcas en conflicto no se configura un riesgo de confusión y con la solicitud de registro de la marca concedida no se observa algún indicio razonable que permita inferir que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 86.

Por lo anterior, la Sala considera que en el caso sub judice no se transgredió el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio obró conforme a las precitadas normas, pues al tenor de las facultades que detenta como autoridad marcaria, en el procedimiento de registro de marcas, y dentro de su autonomía, efectuó el examen de registrabilidad respecto del signo objeto de controversia. 87.

En virtud de lo expuesto, la Sala colige que este cargo no tiene vocación de prosperidad. Conclusión 88. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto MARSHAL concedido a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de 2000.

Asimismo, se concluye que no existió vulneración alguna al artículo 150 ibidem. 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 344-IP-2022. 41 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. 89. Así las cosas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados, se mantiene la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de nulidad contenidas en la demanda.

Condena en costas 90. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 42 Número único de radicación: 110010324000 2021 00228 00 Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado Presidente CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.