1 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00208 00 Demandante: Industria de Alimentos Rojas Medina LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., primero (1) de julio de dos mil veintidós (2022) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2010 00208 00 Demandante: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ROJAS MEDINA LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: JULIO CESAR CAMPUZANO – ALIMENTOS EL JARDÍN S.A. Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS SALVAMENTO DE VOTO Me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 1° de julio de 2022, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad Industria de Alimentos Rojas Medina LTDA. Sobre el particular, la Sala señaló lo siguiente: 1.- La sociedad en mención, por intermedio de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con miras a obtener la nulidad de las resoluciones números 9298 de 26 de febrero de 2009, 37777 de 28 de julio de 2009 y 3049 de 26 de enero de 2010, por medio de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “LA JARDINERITA” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la aquí demandante.

A juicio de la actora, los actos acusados resultan transgresores del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Consideró que la administración ignoró que el signo solicitado “LA JARDINERITA” (mixto) posee distintividad, es susceptible de representación gráfica, es igualmente perceptible, y posee suficiente distintividad frente a las marcas “PRODUCTOS JARDIN” (mixta y nominativa) y “EL JARDIN” (nominativa). 2 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00208 00 Demandante: Industria de Alimentos Rojas Medina LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría desestimó los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

Al respecto, la Sala mayoritaria, previo cotejo de las marcas en disputa, señaló lo siguiente: “[…] 66. Por lo anterior, la Sala considera que entre los signos LA JARDINERITA, JARDIN y EL JARDIN sí existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual e ideológico que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que podrían determinar la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. […] 78.

En este orden de ideas, la Sala encuentra que existe conexidad competitiva entre los productos y servicios antes mencionados, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado dado que ello también generaría asociación en el mercado, especialmente en cuanto a su origen empresarial. […] 80. En relación con lo anterior, la Sala considera que puede afirmarse que un consumidor medio relacione el origen empresarial de los productos y servicios que se protegen, pudiéndose generar confusión al momento de adquirirlos o en la producción o comercialización.” En la sentencia se concluyó que entre las marcas objeto de cotejo existen similitudes sustanciales que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión, conexidad competitiva y asociación en el mercado, lo cual determina su imposibilidad para coexistir pacíficamente en el mercado.

En consecuencia, la Sala negó la pretensión de nulidad de los actos administrativos acusados. 3.- Disiento de lo decidido por la mayoría, pues, en mi criterio, sí había lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, en tanto no concurría la causal de irregistrabilidad que la autoridad accionada invocó, pues entre el signo “La Jardinerita” (mixto) solicitado por la sociedad Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda., y las marcas previamente registradas, no existe riesgo de confusión, ya que entre ellas no es posible advertir semejanza ortográfica ni fonética y ni siquiera conceptual.

A mi juicio, las expresiones que conforman las marcas en conflicto, en cuanto a su aspecto ortográfico, no resultan similares, pues, mientras el 3 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00208 00 Demandante: Industria de Alimentos Rojas Medina LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo solicitado “La Jardinerita” contiene 11 letras (6 consonantes - 5 vocales) 5 silabas en total, las marcas “Jardin” y “El Jardin” comprenden 6 letras (4 consonantes - 2 vocales) 2 silabas en total.

A lo anterior valga agregar que las 6 primeras letras de cada expresión se encuentran en idéntica posición, mientras que el signo solicitado alberga 5 letras más que permiten su distinción ortográfica en relación con los opositores. Además, la terminación “erita”, individualmente considerada, no es susceptible de análisis en cuanto al nivel distintivo que puede o no otorgarle al signo solicitado, como lo propone la Sala mayoritaria, pues de procederse en ese sentido, se estaría desintegrando la unidad ortográfica de la expresión. Sobre lo dicho, resulta relevante el estudio de la marca negada, así: Signo solicitado L A J A R D I N E R I T A partícula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Marcas registradas previamente J A R D I N 1 2 3 4 5 6 En relación con el aspecto fonético de las expresiones que conforman tanto el signo solicitado como las marcas previamente registradas, tampoco hay lugar a concluir que exista semejanza alguna entre ellas, particularmente porque la palabra “jardín”, por cierto mucho más corta que aquella cuyo registro pretendía el demandante, lleva entonación en la vocal “i”, lo cual E L J A R D I N Partícula 1 2 3 4 5 6 4 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00208 00 Demandante: Industria de Alimentos Rojas Medina LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co imprime fuerza en su pronunciación, a diferencia de “jardinerita” en la que no existe una modulación evidente.

Lo anterior puede confirmarse llevando a cabo el análisis sucesivo que corresponde, de la siguiente manera: LA JARDINERITA – JARDIN – LA JARDINERITA – JARDIN LA JARDINERITA – JARDIN – LA JARDINERITA – JARDIN LA JARDINERITA – JARDIN – LA JARDINERITA – JARDIN LA JARDINERITA – EL JARDIN – LA JARDINERITA – EL JARDIN LA JARDINERITA – EL JARDIN – LA JARDINERITA – EL JARDIN LA JARDINERITA – EL JARDIN – LA JARDINERITA – EL JARDIN Ahora bien, como quiera que entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas no existe la señalada similitud ortográfica ni fonética, no hay lugar a considerar el examen relativo a la conexidad competitiva de los productos.

Tampoco existe identidad conceptual, pues la expresión La Jardinerita hace referencia a una persona que ejerce un oficio, mientras que las expresiones jardín y el jardín describe un lugar. 4.- Por todo lo dicho, la Sala ha debido declarar la nulidad de las resoluciones que negaron la concesión de la marca “La Jardinerita” (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Industria de Alimentos Rojas Medina LTDA, puesto que el signo cuyo registro se buscaba no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad señalada por la mayoría de la Sala.

En estos términos me permito dejar sentado mi salvamento de voto, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: Este salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.