Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Demandante: British American Tobacco Colombia S.A.S.1 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. Temas: Confundibilidad entre un signo mixto, y unas marcas mixta y figurativa.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Productora Tabacalera de Colombia S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 26018 de 27 de mayo de 2009, 31197 de 25 de junio de 2009, 36523 de 21 de julio de 2009 y 19861 de 14 de abril de 2011 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Productora Tabacalera de Colombia S.A.2 (hoy British American Tobacco Colombia S.A.S.), en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 1 Conforme al auto de 18 de noviembre de 2014 que aceptó la sucesión procesal a British American Tobacco Colombia S.A.S. como sucesor procesal de Productora Tabacalera de Colombia S.A.S. Cfr. Folio 205. 2 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 3. 3 Cfr. Folios 96-111. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19844, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 26018 de 27 de mayo de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 31197 de 25 de junio de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, 36523 de 21 de julio de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedidas por la Directora de Signos Distintivos y 19861 de 14 de abril de 2011 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada, conceder el registro como marca del signo mixto APACHE, en favor de la parte demandante, para identificar productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1. Que es nula Resolución No. 26018 de fecha 27 de mayo de 2009 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se negó de oficio el registro de la marca APACHE (mixta) para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

Que es nula la Resolución No. 31197 de fecha 25 de junio de 2009 emanada de la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió del Recurso de Reposición presentado oportunamente por Protabaco contra la resolución anteriormente mencionada, confirmándose la decisión inicialmente proferida y por tanto manteniéndose el rechazo de oficio de la solicitud de registro de la marca APACHE (mixta) en la clase 34. 2.3.

Que es nula la Resolución No. 36253 de fecha 21 de julio de 2009 proferida por la Jefe de la Dirección de Signos Distintivos por medio de la cual se resolvió del Recurso de Reposición presentado por Coltabaco contra la resolución No. 26018 mencionada en el aparte No. 2.1 anterior confirmándose la decisión inicialmente proferida y por tanto manteniéndose el rechazo de oficio de la solicitud de registro de la marca APACHE (mixta) en la clase 34. 2.4.

Que es nula la Resolución No. 019861 de fecha 14 de abril de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el Recurso de Apelación presentado subsidiariamente contra la Resolución No. 26018, y que confirmó la decisión anteriormente proferida. 2.4.

Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 26018 de fecha 27 de mayo de 2009, 31197 de fecha 25 de junio de 2009, 36253 de fecha 21 de julio de 2009 y No. 019861 de fecha 14 de abril de 2011 4 “Por la cual se reforma el Código de lo Contencioso Administrativo.”. 5 Cfr. Folios 97-98. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co antes identificadas, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de Restablecimiento del derecho: 2.4.1.

Que se reconozca que Protabaco tiene derecho a que se le conceda el registro de la marca APACHE (mixta) en la Clase 34. 2.4.2. Que como consecuencia del reconocimiento del derecho de Protabaco a obtener el registro de la marca APACHE en la clase 34 se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio anotar el registro en los libros de la propiedad industrial y expedir el certificado de registro respectivo, y 2.4.3.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se profiera en este proceso. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Productora Tabacalera de Colombia S.A. solicitó, el 14 de diciembre de 2006, el registro como marca del signo mixto APACHE, para identificar productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 28 de febrero de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 573, la cual fue objeto de oposición por el Compañía Colombiana de Tabaco S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, con fundamento de sus marcas gráficas y mixtas PIELROJA, para identificar productos de la Clase 34. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 26018 de 27 de mayo de 2009, declaró infundada la oposición y negó de oficio el registro, con base en la solicitud de registro presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, del signo mixto APACHE para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante y el tercero con interés directo en las resultas del proceso presentaron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 26018 de 27 de mayo de 2009. 4.5. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones núms. 31197 de 25 de junio de 2009 y 36253 de 21 de julio de 2009, decidió los recursos de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26018 de 27 de mayo de 2009, y concedió los recursos de apelación. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm.19861 de 14 de abril de 2011, decidió los recursos de apelación en el sentido de: i) reconocer la notoriedad de la marca PIELROJA; ii) revocar el artículo 1.° de la Resolución núm. 26018 de 27 de mayo de 2009; iii) declarar fundada la oposición presentada por Compañía Colombiana de Tabaco S.A.; y iv) confirmar en sus demás apartes la Resolución núm. 26018 de 27 de mayo de 2009.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 84, 85, 128, 135, 137 del Decreto 01 de 1984, y de los artículos 134, 136, 146 y 276 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Cargo: Violación del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. 6.1.

Indicó que había una falta de congruencia en la resolución que resolvió el recurso de apelación. Lo anterior, comoquiera, que en un primer momento se consideraba que no existía riesgo de confusión entre el signo mixto APACHE y la marca mixta PIELROJA7, y que era solo en virtud de la declaratoria de notoriedad que se establecía la existencia de un riesgo de confusión8. 6.2.

En este sentido, afirmó que: i) la sola notoriedad de la marca PIELROJA, no era suficiente para considerar que había riesgo de confusión entre dicha marca y el signo solicitado pues la notoriedad, en nada cambia la ausencia de similitud entre las marcas; y ii) que aun cuando el signo y la marca se parecieran, no se debió desconocer la convivencia pacífica de las marcas por más de diez años9.

Cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 6.3. Indicó que: “[…] La marca APACHE es un signo de propiedad de Protabaco, registrado en Colombia desde el año de 1997, y registrado en varias jurisdicciones en 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Cfr. Folio 101. 8 Cfr. Folio 102. 9 Cfr. Folio 102. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el exterior en los años 2006 y 2007.

Es entonces claro que APACHE es una marca distintiva, cuyo registro en forma mixta se solicitó desde el 14 de diciembre de 2006, es decir, en la misma época en que Protabaco estaba registrando esta marca en el exterior. Es entonces indudable que la marca APACHE solicitada por Protabaco en el expediente 06-125271 es una marca distintiva, pues había sido creada y registrada por dicha sociedad, y sigue estando registrada a favor de Protabaco en varios otros países. […]”.10 Cargo: Violación del artículo 146 de la Decisión 486 6.4.

Señaló que Compañía Colombiana de Tabaco S.A. carece de un interés legítimo respecto del signo mixto APACHE11 y, en tal sentido, no estaba facultado para presentar la oposición12. Para sustentar dicha posición, adujo: i) la existencia de una convivencia pacífica entre las marcas y el signo solicitado que data de 1997; ii) que la presentación de esta oposición tiene por única finalidad sacar del comercio a un consumidor13; y iii) Compañía Colombiana de Tabaco S.A. no puede tener el monopolio de las figuras indígenas, en tanto existen otros registros marcarios en clase 34 que utilizan imágenes de indígenas14. 6.5.

En este sentido, concluyó indicando que, quien presentó la oposición no cumplía las condiciones para ello al carecer de un interés legítimo, de tal suerte que, al haber acogido las pretensiones de la oposición, se vulneró lo previsto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 200015. Cargo: Violación del artículo 276 de la Decisión 486 6.6.

Indicó que, comoquiera que uno de los argumentos que sustentaron la negación, se refería al derecho de prioridad derivado de la cancelación del registro marcario núm. 138.320. la parte demandada debió haber accedido a la suspensión de la Decisión, solicitada por la parte demandante, hasta tanto no se resolviera el proceso judicial en que se debatían los actos que decretaron la referida cancelación16. 6.7.

Adujo que el hecho que la parte demandada se hubiera negado a suspender la toma de la decisión respecto del registro17, vulneró lo previsto en el artículo 276 de la 10 Cfr. Folio 103. 11 Cfr. Folio 104. 12 Cfr. Folio 105. 13 Ibidem. 14 Cfr. Folio 105. 15 Cfr. Folios 105-106. 16 Cfr. Folio 106. 17 Cfr. Folio 107. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486 de 2000, comoquiera que la decisión se tomó respecto de un derecho que aún estaba siendo debatido ante el Consejo de Estado18. 7.

Por último, dentro del concepto de violación no se desarrolló lo relativo a las presuntas vulneraciones de los artículos 85, 128, 135, 137 del Decreto 01 de 1984 ni del 136 de la Decisión 486 de 2000. Contestaciones de la demanda Parte demandada 8. La parte demandada contestó la demanda19 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Sobre la caducidad de la acción 8.1.

Señaló que había operado la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento, toda vez que la resolución que resolvió el recurso de apelación había sido notificada el 11 de mayo de 2011, con lo cual, el término para presentar la acción de nulidad y restablecimiento inició el día 12 de mayo de 2011 y finalizó el día 12 de septiembre de 2011.

No obstante lo anterior, indicó que la demanda se presentó el 21 de septiembre de 201120, esto es, con posterioridad al vencimiento de los cuatros meses referidos en la norma. Sobre la legalidad de los actos administrativos 8.2. Indicó que los actos acusados, fueron expedidos legalmente21. Adicionalmente, señaló que la decisión adoptada, en los actos acusados, y especialmente en el que resolvió la apelación, obedeció a la notoriedad de la marca PIELROJA, lo que implicó un estudio más estricto en cuanto al riesgo de confusión o de asociación, más específicamente una revisión desde el aspecto conceptual, relacionado con la presencia de indígenas de origen americano, máxime, si se utilizaban para identificar los mismos productos.22 8.3.

Concluyó manifestando que, si bien conforme al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no se cumplían los supuestos de la causal de irregistrabilidad, 18 Cfr. Folio 107. 19 Cfr. Folios 131-143. 20 Cfr. Folio 136. 21 Cfr. Folio 137. 22 Cfr. Folio 142. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo cierto es que esto si ocurría respecto al literal h) del artículo 136 ibidem, comoquiera que existían semejanzas conceptuales entre el signo solicitado para registro y la marca mixta PIELROJA, que fue reconocida como notoria, con lo cual su decisión se ajustaba a derecho23.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 9. El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda24 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Frente al cargo de violación del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo 9.1. Adujo que no existe incongruencia alguna, toda vez que la declaratoria de notoriedad se sustentó en las pruebas obrantes en el expediente administrativo25.

En efecto, señaló que, como consecuencia de la declaración de notoriedad, se requería un análisis de confundibilidad más riguroso, lo cual implicó que se evidenciara una semejanza conceptual respecto de los elementos gráficos del signo solicitado y las marcas previamente registradas26. Frente al cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 9.2.

Adujo que los argumentos propuestos por la parte demandante no se relacionaban con la norma que se alegaba como vulnerada, comoquiera, que la existencia de un mejor derecho al registro de APACHE, en cabeza de Compañía Colombiana del Tabaco S.A., no desconocía que el signo solicitado tuviera carácter de signo distintivo27. 9.3. Igualmente, señaló que, si bien la parte demandante alegaba un mejor derecho en virtud de su titularidad de la marca mixta APACHE de la que había sido titular, lo cierto es que esta había sido cancelada y, en ese sentido, no le era posible alegar la titularidad de dicho registro marcario28. 23 Cfr. Folio 142. 24 Cfr. Folios 148-168. 25 Cfr. Folio 153. 26 Cfr. Folio 155. 27 Cfr. Folio 157. 28 Cfr. Folio 158. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9.4.

Indicó adicionalmente, que el signo solicitado reproducía íntegramente la marca concedida en su favor, la cual se había sustentado en el derecho de preferencia fruto de la cancelación de la marca APACHE de que era titular la parte demandante. 9.5. Junto con lo expuesto manifestó, que el argumento propuesto por la parte demandante respecto del uso internacional de la marca APACHE, no era un argumento que pudiera tenerse en cuenta, por cuanto no se había alegado y probado dentro de la oportunidad correspondiente29. 9.6.

De conformidad con lo expuesto, concluyó que la decisión adoptada no había vulnerado lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por el contrario, había respetado las disposiciones legales y los criterios jurisprudenciales esbozados por las autoridades competentes30. Frente al cargo de violación del artículo 146 de la Decisión 486 9.7.

Señaló que la oposición se había presentado en razón a los derechos de propiedad industrial previamente adquiridos, así como al carácter notorio de su marca31. En este sentido concluyó indicando que no se vulneró el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 y que la parte demandada actúo con pleno sometimiento a la ley y a sus propios parámetros como autoridad competente en Colombia en materia marcaria32.

Frente al cargo de violación del artículo 276 de la Decisión 486 9.8. Adujo que, en virtud de la presunción de legalidad de los actos administrativos, las resoluciones que cancelaron el registro marcario 138.320, eran de obligatorio cumplimiento, razón por la cual, no era procedente la suspensión del trámite del procedimiento administrativo, máxime, cuando la prejudicialidad es una figura propia del ámbito judicial, no aplicable a los procedimientos administrativos33.

Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de junio de 201534, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 aplicables al caso concreto. 29 Cfr. Folio 159. 30 Cfr. Folio 159. 31 Cfr. Folio 160. 32 Cfr. Folio 162. 33 Cfr. Folio 164. 34 Cfr. Folio 212. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11.

Asimismo, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación de los artículos 134, 136, 146 y 276 de la Decisión 486. 12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 62-IP-201635, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que interpretó los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 y se abstuvo de interpretar, los artículos 134, 146 y 276. 13.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Auto de pruebas 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de junio de 201536, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión 15. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 19 de noviembre de 201837, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión, y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 16.

La parte demandante y la parte demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación. 17. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. Reanudación del proceso 18. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 23 de octubre de 202038, reanudó el proceso. 35 Cfr. Folios 226-249. 36Cfr. Folios 210-211. 37 Cfr. Folio304-305. 38 Cfr. Índice 48 SAMAI. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) la excepción de caducidad iii) los actos administrativos acusados; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 62-IP-2016 proferida el 5 de septiembre de 2016; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; ix) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 20. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo39, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201140, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201941, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 21.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Sobre la excepción de caducidad 22. Visto el numeral 2.° del artículo 136 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, sobre la caducidad de las acciones, en especial, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 23.

De conformidad con la norma citada supra, la Sala considera que la demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debe ser presentada dentro del término de cuatro (4) meses contados desde el día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo acusado, según sea el caso, so pena, de operar la caducidad de la acción. 39 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 40 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 41 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24.

Atendiendo a que: i) la Resolución 19861 de 14 de abril de 2011, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación se notificó el 11 de mayo de 2011, como consta en la certificación expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio visible a folio 57 del expediente; ii) el término de 4 meses vencía el 12 de septiembre de 2011; y iii) la demanda se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el día 12 de septiembre de 2011: Esta Sala considera que, en el presente asunto, no se encuentra probada la excepción de caducidad, propuesta por la parte demandada.

Actos administrativos acusados 25. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 25.1. La Resolución núm. 26018 de 27 de mayo de 200942, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición propuesta por Compañía Colombiana de Tabaco S.A, y negó el registro como marca del signo mixto APACHE, en razón a la marca APACHE encontrada de oficio. 25.2.

Las resoluciones núm. 31197 de 25 de junio de 200943 y 36253 de 21 de julio de 200944, mediante las cuales la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió los recursos de reposición interpuestos por la parte demandante y el tercero con interés directo en las resultas del proceso en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26018 de 27 de marzo de 2009 y conceder el recurso de apelación, esto es, declaró infundada la oposición y negó el registro en virtud de una marca encontrada de oficio. 25.3.

La Resolución núm. 19861 de 14 de abril de 201145, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación en el sentido de: i) reconocer la notoriedad de la marca PIELROJA; ii) revocar el artículo 1 de la Resolución 26018 de 27 de mayo de 2009; iii) declarar fundada la oposición presentada por Compañía Colombiana de Tabaco S.A.; y iv) confirmar en sus demás apartes la Resolución núm. 26018 de 27 de mayo de 2009. 42 Cfr. Folios 9-19. 43 Cfr. Folios 20-25. 44 Cfr. Folios 26-36. 45 Cfr. Folios 37-56. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Problema jurídico 26.

De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 26.1. Si las resoluciones núms. 26018 de 27 de mayo de 2009, 31197 de 25 de junio de 2009, 36523 de 21 de julio de 2009 y 19861 de 14 de abril de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto APACHE para identificar “cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores; cerillas”, productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran o no el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, y los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 26.2.

En este sentido, se analizará: i) si el signo APACHE y las marcas mixta PIELROJA y una figurativa son similarmente confundibles; ii) si los productos que se pretenden identificar tienen conexidad competitiva con aquellos cobijados por la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso; iii) si la marca PIELROJA era notoriamente conocida; y iv) de ser así, si la misma causaba riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva del signo notorio. 27.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 62-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016, en la cual interpretó los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 28. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 29. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena46, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 46 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200047 de la Comisión de la Comunidad Andina48.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina49 30. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.50 31.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 47 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 48 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 49 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 50 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 33.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 34.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 35.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 36. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 62-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016 37.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso51: “[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136, 146 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

No procede la interpretación del Artículo 134 de la citada Decisión, en virtud de que la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado a registro no fue materia controvertida en el proceso interno. No procede la interpretación del Artículo 276 51 Cfr. Folios 225-249. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la referida normativa, toda vez que la controversia discutida ante el Tribunal consultante no versa sobre un asunto no comprendido en la Decisión 486. 3.

No procede la interpretación del Artículo 146 de la citada Decisión, por cuanto, si bien en el escrito de la demanda se aduce falta de interés legítimo para presentar oposición al registro del signo solicitado sobre la base de registros previos en el extranjero, ello no resulta suficiente para desvirtuar un interés legítimo basado en la posibilidad de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto y menos aún para calificar la oposición de temeraria.

Adicionalmente, el cumplimiento de los plazos contemplados en el referido artículo no son objeto de controversia. 4. En consecuencia, procede únicamente la interpretación del Articulo 136 de la Decisión 486, restringiéndose la misma a sus literales a) y h). […] D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos […] 1.4. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: […] Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. […] 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran 16 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.

Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. 1.7.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.8.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus (sic) identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir.

De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca APACHE (mixta), solicitada por PROTABACO S.A., como la marca PIELROJA (mixta), registrada a favor de COLTABACO S.A., sobre la base de la cual se denegó de oficio el registro de la primera, son mixtas. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 17 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.5.

En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la de supremacía del elemento predominante. En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento -denominativo o gráfico- de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto. 2.6.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el nesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca APACHE (mixta), solicitada por PROTEBACO S.A. (sic), y la marca PIELROJA (mixta), registrada a favor de COLTABACO S.A. […] 4.

La marca notoriamente conocida 4.1. El signo solicitado a registro APACHE (mixto) fue denegado sobre la base de la notoriedad de la marca PIELROJA (mixta) y la confundibilidad con la misma. Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida. […] 4.5. De lo dispuesto por los referidos artículos, se desprenden ciertas características de los signos notoriamente conocidos: a) Debe ser notoriamente conocido por el sector pertinente; b) Debe ser reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros; c) Puede haber adquirido la notoriedad por cualquier medio. 4.6.

Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. […] 4.8.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es 18 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado. 4.9.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 4.10.

La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación, con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia. […] 4.14. En relación con los diferentes riesgos en el mercado, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486.

Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.15.

En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar si la marca PIELROJA (mixta) era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo APACHE (mixto), de conformidad con los medios probatorios presentados y los criterios anteriormente expuestos, para posteriormente determinar si el signo solicitado registro es susceptible de generar alguno de los riesgos señalados en la presente providencia. 5.

La coexistencia de hecho 5.1. En virtud de que PROTABACO S.A. alega la coexistencia de hecho entre los signos en conflicto durante casi 10 (diez) años, hasta el 2006, se abordará el tema propuesto. 5.2. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. […] 5.6.

En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros 19 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión. 5.7.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 5.7.1. Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 5.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 5.7.3.

Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. 5.7.4.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 5.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 6. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones 6.1.

En el caso concreto, PROTABACO S.A. aduce que los argumentos esgrimidos en la oposición en Colombia fueron aceptados, cosa que no sucedió por ejemplo en el Perú, donde la oposición presentada por COLTABACO S.A., sustentada básicamente en los mismos argumentos que en Colombia, fue declarada infundada y se concedió el registro a favor de PROTABACO S.A. Adicionalmente, alega que la marca APACHE (denominativa) se encuentra registrada en Ecuador, en la Comunidad Europea, en Algeria(sic), en Japón, en la OAPI, en Rusia y en Perú; mientras que la marca APACHE (mixta) está registrada en Japón, en Rusia y, como se mencionó, en Perú. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente concluir abordando el presente tema. […] 6.5.

En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros. 6.6.

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro. 6.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al 20 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 6.8. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 6.9.

Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares. 6.10.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. […]” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 38.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 39.

Vistos el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 de 2000 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 40. Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede 21 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Análisis del caso concreto 41. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 42. En este sentido, el signo y las marcas sujetas a estudio son como se muestran a continuación: Signo Solicitado Marcas 52 Expediente: 06-125271 Solicitante: Productora tabacalera de Colombia S.A.S. Productos: “Cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores; cerillas” Clase 34 53 Registro núm.: 80744.2 Titular: Compañía Colombiana de Trabajo S.A.S. Productos: “Cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores; cerillas” Clase 34 54 Registro núm.: 126101 Titular: Compañía Colombiana de Trabajo S.A.S. Productos: “Cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores; cerillas” Clase 34 52 Cfr. Folio 2 del cuaderno de antecedentes administrativos. 53 Cfr. Folio 13 del cuaderno de antecedentes administrativos. 54 Cfr. Folio 14 del cuaderno de antecedentes administrativos. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 43.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas y marcas figurativas; y en lo relacionado con la protección de signos distintivos notoriamente conocidos.

Respecto de los artículos 134, 146, 276 de la Decisión 486 de 2000 44. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los artículos 134, 136, 146, 276 de la Decisión 486 de 2000; ii) los artículos 134, 136, 146, 276, ibidem no fueron desarrollados por la parte demandante al exponer el concepto de violación; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solo consideró pertinente interpretar, los literales a) y h) del artículo 136 ibidem. 45.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134, 146, y 276 ibidem, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar que el signo y las marcas confrontados no son confundibles y que el signo solicitado cuenta con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 34 de la Clasificación de Niza.

Respecto de la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 46. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 47.

Esta Sección55, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta 55 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”56. 48.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”57. 49.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”58. 50. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto APACHE, solicitado por la parte demandante, se subsumía dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente o no su registro. 51.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 58 Ibidem. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.

Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. 1.7.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.8.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus (sic) identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir.

De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables. […]”59.

(Destacado de la Sala) 52. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde distintos ámbitos: “[…] 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca APACHE (mixta), solicitada por PROTABACO S.A., como la marca PIELROJA (mixta), registrada a favor de COLTABACO S.A., sobre la base de la cual se denegó de oficio el registro de la primera, son mixtas. 2.2.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […]”60.

(Destacado de la Sala) 53. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre un signo mixto y una marca figurativa y una mixta previamente registradas, la Sala considera pertinente reiterar los conceptos de cada una. 54. Por un lado, la marca figurativa es aquella conformada por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como 59 Cfr. Folios 234-236.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 62-IP-2016. 60 Cfr. Folios 236 Ibidem. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co emblemas, logotipos o íconos, entre otros, pudiendo evocar o no un concepto61.

En este sentido, esta Sección, en sentencia de 19 de julio de 201862 explicó que “[…] las marcas figurativas se estructuran a partir de una gráfica o imagen visual que puede o no evocar un concepto, en donde se distinguen dos conceptos: “– El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. – El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa […]” 55.

Por otro lado, los signos mixtos son aquellos que se componen, por un lado, de un elemento nominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado63. 56.

En este sentido, considerando que el caso sub examine requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre el signo mixto APACHE solicitado por la parte demandante y las marcas mixta PIELROJA, y una figurativa de titularidad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala observará los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre estos tipos de signos, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos: “[…] 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer 61 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. 62 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 19 de julio de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020090042700. 63 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”64. 57.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto APACHE solicitado por la parte demandante y las marcas figurativa y mixta PIELROJA de las cuales es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas 58. Al encontrarnos frente a un cotejo entre un signo mixto, y una marca mixta y una figurativa, es necesario determinar cuál es el elemento dominante en los signos mixtos, si la parte nominativa o la parte gráfica, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con ese elemento predominante y, finalmente, definir si hay semejanza o identidad entre las marcas comparadas. 59.

En primer lugar, respecto del signo mixto solicitado por la parte demandante, la Sala observa que consiste en una figura humana de un busto semiperfilado hacia el lado izquierdo, con líneas y rasgos bien definidos, no abstractos, adornado en su cabeza con un penacho y en el fondo una pradera acompañada de unos tipis y la 64 Cfr. Folios 236-237.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 62-IP-2016. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co silueta lejana casi invisible de unas montañas, todo esto enmarcado en un semicírculo formado con triángulos intercalados y donde adicionalmente se encuentra la palabra APACHE. 60.

En segundo lugar, respecto de la marca figurativa del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala observa que está compuesta por una figura humana de una cabeza perfilada hacia el lado izquierdo, con líneas y rasgos bien definidos, no abstractos, curvos y realistas, adornada con pequeños detalles y pormenores visibles fácilmente; y que se complementa con un penacho formado por diez (10) plumas alargadas y con una terminación en punta, bastante particular, el cual conjura un arco de un poco más de noventa grados (90°) hacia la parte posterior de dicha cabeza.

La marca mixta, replica íntegramente la marca figurativa descrita e incorpora adicionalmente la expresión (“CIGARRILLOS PIELROJA”). 61. Ahora bien, observando el signo mixto solicitado APACHE en su conjunto, la Sala considera que el elemento predominante del mismo es el figurativo, por cuanto es el que genera mayor impacto y recordación en el público consumidor, mientras que las palabras solo refuerzan el concepto de dicho gráfico, determinando la impresión general que la marca va a suscitar en la mente del consumidor.

En contraste con lo anterior, el elemento nominativo es accesorio o secundario en el conjunto marcario, y no le añade un concepto adicional, por el contrario, como se refirió previamente refuerza el concepto que se extrae de la visión en conjunto del componente figurativo, por lo que no le otorga distintividad adicional al conjunto marcario. 62.

De igual forma, en la marca mixta PIELROJA, el elemento preponderante es el componente gráfico, comoquiera que al igual que en el caso anterior, el componente nominativo, tiene como único efecto reforzar el concepto esbozado por el elemento figurativo, sin dotar a la marca de una mayor fuerza distintiva. Sobre este aspecto, valga traer a colación la sentencia de 27 de noviembre de 200365, reiterada en providencia del 23 de febrero de 202366, en que se indicó que: “[…] En cuanto al punto de la similitud se tiene que ambas marcas están conformadas por la cabeza de un INDIO PIELROJA, de modo que la impugnada se encuentra encerrada en un círculo del cual se desprende la letra “A”, figura que se asemeja bastante al indio que caracteriza la marca “PIELROJA” de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A., sin que la letra “A” marque una diferencia relevante, pues colocándose esta Corporación en el lugar del público consumidor, la parte gráfica tiene una mayor fuerza de recordación, por ser aquélla predominante, de allí que deba seguirse el derrotero jurisprudencial señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad, en cuanto en la tercera conclusión, in fine, de su sentencia interpretativa proferida para el 65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2003, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola, número único de radicación 11001-03-24-000-1995-03286-01. 66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de febrero de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-0324-000-2007-00157-00. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co plenario manifiesta que: “(…) En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser decisivo (…)”, de donde es evidente que la coexistencia de las mismas pueden generar confusión desde los puntos gráficos, conceptuales y por ende del origen o productor de la clase de productos que con ellas se distinguen […]”. 63.

Comoquiera, que el elemento predominante, tanto en el signo solicitado como en las marcas, es el figurativo, esta Sala considera que corresponde realizar el análisis de confundibilidad, atendiendo a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por lo cual se procederá a analizar tanto las posibles similitudes en cuanto: i) al trazado; y ii) conceptual.

Similitud respecto del trazado del aspecto gráfico 64. De conformidad con lo indicado supra, el aspecto figurativo del signo solicitado comparte con las marcas la imagen estereotípica de un nativo americano, dentro de cuyos elementos resalta la presencia de un penacho, y una indumentaria propia de las tribus indígenas del norte. Identidad que se ve reforzada en el signo mixto APACHE, por la presencia de tipis y la planicie en el fondo del conjunto, y en las marcas por los adornos tribales en la cara del Nativo Americano representado. 65.

Por otra parte, encontramos que algunas de las diferencias entre el signo solicitado, y las marcas, son la posición del Nativo Americano, y la posición del penacho, así como la existencia del fondo de planicie y montañas que está en el signo solicitado, que no se encuentra en las marcas. 66. En este sentido y atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación proferida dentro del caso sub examine, señaló que: “[…]1.6.

En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. […]”67 67.

Igualmente, es preciso señalar, en este punto, que, si bien la parte demandante adujo que las marcas contenían elementos de uso común, lo cierto es que en el expediente no obra material probatorio que acredite dicha afirmación. 67 Cfr. Folio 235. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 68.

De conformidad con lo expuesto, esta Sala de Sección, considera que las diferencias entre uno y otro signo son secundarias, y en ese sentido, como lo ha manifestado la Sala en reiterada jurisprudencia68, no aportan una mayor fuerza distintiva al signo, máxime, cuando los detalles en las marcas solo ayudan a reforzar la idea de un nativo americano que es aquella que quedaría en la mente del consumidor.

Similitud conceptual e ideológica 69. Por lo expuesto anteriormente, tanto el signo solicitado como las marcas que sirvieron de sustento para la negación del registro como marca tienen su mayor impacto o fuerza distintiva en la imagen de un indio, el cual, por los elementos adicionales que acompañan la marca, permite relacionarlo con un nativo americano. 70.

La idea de que las imágenes, que se muestran tanto en el signo cuyo registro se pretende como en las marcas previamente registradas, se corresponde con la de un nativo americano, nace de la imagen estereotipada que se ha presentado de estas tribus tanto en el cine como en la televisión, la cual, incluye ese tipo específico de penachos, así como la pintura facial, la indumentaria o los tipis, y demás elementos que se encuentran en los conjuntos cotejados. 71.

De igual manera, las expresiones, nominativas, que hace parte de los conjuntos marcarios, lejos de ayudar a diferenciar las marcas, refuerzan la idea de que estamos ante dos signos similarmente confundibles, pues tanto una como la otra traen a la mente la idea de nativos americanos. PIELROJA, por referirse a una forma despectiva con la que se dirigían a estos pueblos originarios, y que ha sido extendida en el cine y en la televisión; y apache, por referirse a una de las tribus más representativas de dichas comunidades indígenas. 72.

Atendiendo a lo expuesto en precedencia y comoquiera que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación, proferida dentro de este proceso señaló que: “[…] Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejarse los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos APACHE (mixto) y PIEL ROJA (mixto), asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético. […]”69 68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejera Ponente.

María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00022-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Consejera Ponente María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24- 000- 2008-00342-00; reiteradas por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Hernando Sánchez, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00240-00. 69 Cfr. Folio 234. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 73.

Esta Sala considera, que el signo solicitado por la parte demandante es similar en su concepto al de las marcas del tercero con interés directo en las resultas del proceso. 74. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer el signo y las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que el signo cuyo registro como marca fue negado es semejante a las marcas registradas, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de las marcas registradas, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el signo solicitado y los cobijados por las marcas previamente registradas 75. Atendiendo a que existe similitud entre el signo y las marcas enfrentadas y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado por la parte demandante, y aquellos cobijados por las marcas de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 76.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión de los productos en la misma clase del nomenclátor; ii) los canales de comercialización; iii) mismos medios de publicidad; iv) relación o vinculación entre los productos; v) uso conjunto o complementario de productos; vi) mismo género de los productos; viii) misma finalidad; y ix) intercambiabilidad de los productos. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 77.

Esta Sección, mediante sentencia de 26 de noviembre de 201870, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. […]”. 78.

La Sala considera, por un lado, que el signo solicitado pretende amparar “cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores; cerillas", productos de la clase 34 Internacional. Y, por otro lado, las marcas propiedad de la parte demandante identifican "cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores; cerillas", productos de la clase 34 Internacional. 79.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que: i) entre los productos que cada una de las marcas cotejadas pretenden identificar, se presenta una evidente conexión competitiva, pues corresponden a los mismos productos; y ii) es razonable 70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314- 00. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pensar que el consumidor de los productos pueda adquirir un producto pensando que es el otro, o asumir que dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 80.

Así las cosas, en consideración al criterio de razonabilidad, entre los productos que identifican el signo y las marcas cotejadas, se presenta una conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 81. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 82.

La Sala considera, preciso señalar en este punto, que, si bien la parte demandante alegó la existencia de una coexistencia pacífica, lo cierto es que no probó dicha afirmación, por el contrario, de lo manifestado por las partes, es posible afirmar que la marca mixta APACHE, de la que fue titular la parte demandante, no estaba siendo usada en el comercio y fue cancelada por no uso, mediante la Resolución núm. 2882 de 31 de enero de 200871, confirmada por las resoluciones núms. 16509 de 29 de mayo de 200872 y 26591 de 29 de julio de 200873, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Respecto de la violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 83. De conformidad con el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, para la configuración de esta causal de irregistrabilidad será necesario que se cumplan los siguientes supuestos: i) que la marca PIELROJA ostente la calidad de notoria; ii) que la marca APACHE reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba la marca notoriamente conocida; y iii) que el uso de la marca APACHE, cualesquiera productos que identifique, pueda causar cualquiera de los riesgos frente a los cuales se protegen las marcas notorias: confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria y dilución de su fuerza distintiva o valor comercial. 84.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se refiere a los cuatros riesgos frente a los cuales se protege la marca notoria así74: “[…] 4.14.En relación con los diferentes riesgos en el mercado, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les 71 Cfr. Folios278-286. 72 Cf.

Folios 287-294. 73 Cfr. Folios 295-302. 74 Cfr. Folio 244. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. […]” Análisis de los supuestos normativos del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 Primer supuesto del literal h): notoriedad de la marca 85.

De conformidad con los artículos 224 y 225 de la Decisión 486 de 2000, la Sala precisa que la notoriedad fue prevista principalmente para proteger la marca ampliamente difundida y posicionada por su titular y prevenir el registro de signos que puedan constituir una reproducción o imitación, parcial o total, de la marca notoria, para evitar así que se configuren los riesgos de confusión, asociación, dilución de la fuerza distintiva y, en especial, del uso parasitario que eventualmente podría surgir o presentarse en el mercado, entendido este como el aprovechamiento ilegítimo por parte de un tercero, del prestigio que la marca notoriamente conocida ha alcanzado en un mercado determinado. 86.

De conformidad con los artículos 228 y siguientes de la Decisión 486 de 2000, se entiende por marca notoriamente conocida la que fuese reconocida como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocida y su reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente; en la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio identificado por razón de su uso intensivo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara. 34 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 87.

Así las cosas, comoquiera que la resolución que resolvió el recurso de apelación declaró el carácter de notoria de la marca PIELROJA, y esta declaración que no ha sido sujeta a discusión dentro del proceso sub examine, la Sala se abstendrá de estudiar dicha declaración. 88. En suma, la Sala considera que la marca PIELROJA era notoria para el momento en que se solicitó la marca APACHE por parte de la parte demandante, al haber sido declarada como tal por la Superintendencia de Industria y Comercio y no encontrarse en debate dicha afirmación. En consecuencia, se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de 2000 por cuanto se demostró la notoriedad de la marca PIELROJA.

Segundo supuesto del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000: reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de la marca notoria 89. En los apartes anteriores, la Sala precisó que de conformidad con el análisis realizado supra existen semejanzas tanto en el trazado del aspecto gráfico como en el concepto entre el signo mixto APACHE, y las marcas mixtas PIELROJA y la figurativa de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso y, en esa medida, se considera que se cumple con el segundo supuesto del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Tercer supuesto del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000: riesgo frente a los cuales se protege la marca notoria 90. La Sala considera que existen semejanzas desde el trazado del aspecto gráfico y el concepto del signo y las marcas cotejadas. De igual forma, se consideró que existe conexidad competitiva entre los productos que se pretenden amparar por el signo y de aquellos amparados por las marcas, concluyendo que en el caso concreto hay riesgo de confusión. 91.

Atendiendo a que: i) se probó que para el momento en que se solicitó el registro del signo APACHE, la marca PIELROJA era notoriamente conocida; ii) el signo solicitado es similar a las marcas notoriamente conocidas del tercero con interés directo en las resultas del proceso; y iii) se evidenció que existe riesgo conexidad competitiva entre los productos que se pretendía proteger con el signo solicitado y aquellos protegidos por las marcas: Esta Sala considera que el signo solicitado se 35 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. 92.

Por último, la Sala considera que la parte demandada no vulneró el artículo 84 del Decreto 01 de 1984, debido a que entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas existía riesgo de confusión y de asociación y, así las cosas, la negación del registro como marca del signo solicitado por la parte demandante se encuentra conforme a las normas pertinentes sobre la materia y comoquiera que la obligación de la parte demandada consiste en realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis que se hubiere efectuado previamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15075 de la Decisión 486 de 2000.

Conclusiones 93. Esta Sala considera que el signo APACHE es similarmente confundible con las marcas previamente registradas comoquiera que: i) las diferencias en el trazado entre uno y otro signo son secundarias; ii) el signo solicitado por la parte demandante es similar en su concepto al de las marcas del tercero con interés directo en las resultas del proceso; y iii) entre los productos que cada una de las marcas cotejadas pretenden identificar, se presenta una evidente conexión competitiva, pues corresponden a los mismos productos. 94.

Dentro del expediente se encuentra probado que: i) para el momento en que se solicitó el registro del signo APACHE, la marca PIELROJA era notoriamente conocida; ii) el signo solicitado es similar a las marcas notoriamente conocidas del tercero con interés directo en las resultas del proceso; y iii) existe riesgo de confusión, en razón a la identidad entre los productos que se pretendía proteger con el signo solicitado y aquellos protegidos por las marcas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 75 “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución[…]”. 36 Núm. único de radicación: 11001032400020110036100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de| conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente Con salvamento de voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co