Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: Recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda AUTO – RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 29 de septiembre de 2023, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, rechazó la demanda de la referencia. I.

ANTECEDENTES 1.1. La sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. (LEC S.A.), por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y formuló las siguientes pretensiones1: “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 51246 de fecha 13 de agosto de 2021, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la 1 El expediente se encuentra digitalizado en el índice 2 del proceso en el sistema SAMAI, documento PROCESO DESCARGADO APLICATIVO SAMAI(.zip) NroActua 2.

Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se niega el registro de la marca LEC LEE para distinguir productos de la clase 25. SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 69683 de octubre 27 de 2021, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 51246 de fecha 13 de agosto de 2021, negando definitivamente el registro de la marca LEC LEE para distinguir productos de la clase 25.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se conceda el registro de marca LEC LEE para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de marcas. TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 y concordantes del C.P.C.A CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial”. 1.2.

La demanda fue radicada inicialmente ante esta corporación el 24 de febrero de 2022, y se le asignó el radicado 11001 03 24 000 2022 00147 00. Sin embargo, mediante auto del 17 de enero de 20232, el magistrado Oswaldo Giraldo López ordenó remitirla por competencia a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 del CPACA, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. 1.3.

El proceso fue repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, autoridad que, bajo el radicado de la referencia, inadmitió la demanda mediante auto del 14 de marzo de 20233, para que: (i) se acreditara el agotamiento de la conciliación extrajudicial, conforme con lo previsto en el numeral 1º del artículo 161 del CPACA y en el artículo 89 de la Ley 2220 de 2022, y (ii) se fundamentara el concepto de la violación. 2 Índice 5 del proceso con radicado 11001 03 24 000 2022 00147 00 en el sistema SAMAI. 3 Índice 2 del proceso del asunto en el sistema SAMAI.

Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 1.4. La parte actora interpuso recurso de reposición contra la anterior providencia y, por auto del 28 de agosto de 2023, el Tribunal decidió no reponerla4. 1.5.

Mediante auto del 29 de septiembre de 2023, el Tribunal rechazó la demanda por no haber sido subsanada conforme con lo ordenado. 1.6. El 6 de octubre de 2023 la parte actora interpuso recurso de apelación contra el auto de rechazo. II. EL AUTO APELADO 2.1. Mediante providencia de 29 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B rechazó la demanda de la referencia, con fundamento en el numeral 2º del artículo 162 del CPACA, al advertir que el término concedido en el auto del 14 de marzo de 2023 había vencido el 13 de septiembre de 2023, sin que la parte actora hubiera presentado la subsanación. III.

EL RECURSO DE APELACIÓN 3.1. El 6 de octubre de 2023, mediante correo electrónico dirigido a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la parte actora interpuso recurso de apelación contra el auto de rechazo y expuso los siguientes argumentos: “Tal como se indicó en el recurso de reposición en contra del auto inadmisorio, conforme lo indica el numeral primero del artículo 161 de la ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 34 de la ley 2028 de 2021, el requisito de procedibilidad en tratándose de acción de nulidad en contra de actos administrativos, solo procede cuando estos actos son de contenido económico.

En este caso el fin de la conciliación hubiese sido que la Superintendencia de Industria y Comercio revocara sus propios actos, lo cual habría sido una acción ilegitima, toda vez que afectaría los derechos de un tercero, por lo cual necesariamente se tendría que contar con el consentimiento de dicho tercero. La Superintendencia por lógica jurídica no puede conciliar sobre los derechos de un tercero, pues estaría disponiendo sobre los mismos.

Es una carga imposible de cumplir. 4 Ibidem. Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 En reiterada Jurisprudencia el Consejo de Estado – Sección Primera, entidad que conoció en única instancia de los procesos relativos a la Propiedad Industrial, hasta el 25 de enero del 2022, ha sido enfático en aclarar que dentro de los requisitos para la aprobación de la conciliación prejudicial están: 1.- Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.

(…). En ese sentido y como quiera que las pretensiones buscan exclusivamente que se declare la ilegalidad de las Resoluciones que llevaron la negación de la marca LEE RIDERS, ante la vulneración de normas de carácter supranacional como lo es la Decisión 486/00, se deja de lado el requisito exigido por su despacho, ya que, para la aprobación de la audiencia de conciliación prejudicial, dentro de los requisitos esta que verse sobre asuntos derechos económicos.

Si observamos las pretensiones de la demanda encontramos que, en efecto, no refieren a pretensiones de carácter económico, ya que lo que se cuestiona exclusivamente es la ilegalidad del acto administrativo y consecuentemente el restablecimiento del derecho que consiste en la concesión de la marca”. (Negrillas de la Sala). 3.2. Por otro lado, transcribió el concepto de violación planteado en la demanda y alegó que en este se explicaron con suficiencia las razones por las cuales las normas invocadas fueron vulneradas por las resoluciones controvertidas.

IV. TRÁMITE DEL RECURSO 4.1. Mediante correo electrónico enviado a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de octubre de 2023, la sociedad The H.D. Lee Company Inc., por intermedio de apoderado, manifestó “descorrer el traslado del recurso de apelación” interpuesto por la demandante contra el auto del 29 de septiembre de 2023. 4.2.

Mediante auto del 23 de octubre de 2023, el Tribunal concedió el recurso de apelación ante el Consejo de Estado. V. CONSIDERACIONES 5.1. Competencia y oportunidad En virtud de lo previsto en el literal g del numeral 2° del artículo 125 del CPACA y en el numeral 1° del artículo 243 ibidem, esta Sala es competente para resolver el recurso de apelación incoado por la Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 demandante contra el proveído del 29 de septiembre de 2023, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B rechazó la demanda del asunto.

El auto que rechazó la demanda fue notificado por estado el 3 de octubre de 20235 y el recurso de apelación fue interpuesto el 6 de octubre de 20236. Entonces, fue radicado oportunamente y en consecuencia fue concedido por el Tribunal, mediante auto del 23 de octubre de 2023. 5.2. Análisis del asunto 5.2.1. Como primer aspecto, la Sala debe precisar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2447 del CPACA, modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021, no hay lugar al traslado del recurso de apelación que se interpone contra el auto que rechaza la demanda.

Por lo tanto, ningún pronunciamiento se hará en relación con el memorial presentado por la sociedad The H.D. Lee Company Inc. el 10 de octubre de 2023. 5.2.2. Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes reseñados, los problemas jurídicos que la Sala deberá resolver consisten en determinar si la providencia apelada se ajustó a derecho al rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho a través de la cual se controvierten actos administrativos mediante los cuales se deniega el registro de una marca por no haber sido subsanada en el sentido de: (i) acreditar el agotamiento de la conciliación extrajudicial, si el libelo se radicó antes del 30 de diciembre de 2022, y (ii) plantear en debida forma el concepto de la violación. 5 Índice 18 del sitio del proceso en proceso en primera instancia en el sistema SAMAI. 6 Índice 19 ibidem. 7 “Artículo 244.

Modificado por el art. 64, Ley 2080 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas: (…) De la sustentación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene.

Los términos serán comunes si ambas partes apelaron. Este traslado no procederá cuando se apele el auto que rechaza la demanda o niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo”. (Subrayas de la Sala). Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 5.2.3.

Frente al primer problema propuesto, conviene recordar que el a quo, mediante auto del 14 de marzo de 2023, inadmitió la demanda para que se acreditara el agotamiento de la conciliación extrajudicial, conforme con lo previsto en el numeral 1º del artículo 161 del CPACA y en el artículo 89 de la Ley 2220 de 2022, “por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones”.

En ese sentido, frente a la aplicabilidad de la Ley 2220 de 2022 al caso concreto, debe tenerse en cuenta que en el artículo 145 se estableció que su entrada en vigor se produciría 6 meses después de su promulgación, la cual se efectuó el 30 de junio de 2022. Con todo, la Sala advierte que la demanda objeto del presente estudio fue radicada ante esta corporación el 24 de febrero de 2022.

Sin embargo, mediante auto del 17 de enero de 20238 el despacho sustanciador ordenó remitirla por competencia a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 del CPACA modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Por lo tanto, es claro para esta Sala que la demanda se presentó antes de la entrada en vigor de la Ley 2220 de 2022 y, por ende, que no le eran aplicables las modificaciones introducidas por esta normativa frente a la procedencia del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, incluso a pesar de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, hubiere recibido la actuación cuando la nueva regulación ya se encontraba surtiendo efectos.

Dilucidado lo anterior, conviene recordar que el numeral 1 del artículo 162 del CPACA, modificado por el artículo 34 de la Ley 2080, establece que cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en 8 Índice 5 del proceso con radicado 11001 03 24 000 2022 00147 00 en el sistema SAMAI.

Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho. La norma en cita dispone: “[…] Artículo 161. Requisitos previos para demandar.

La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos. 1. Numeral modificado por el artículo 34 de la Ley 2080. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales […]”.

(Destacado fuera de texto). Por otra parte, la Sala advierte que, de acuerdo con las consideraciones precedentes sobre fecha de la presentación de la demanda, al asunto le era aplicable el artículo 70 de la Ley 446 de 7 de julio de 19989,- que modificó el artículo 59 de la Ley 23 del 21 de marzo de 199110-, y el artículo 2° del Decreto 1716 de 14 de mayo de 200911, en lo relacionado con el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación en asuntos contenciosos administrativos, los cuales señalaron que aquellos que sean de carácter particular y de contenido económico son susceptibles de dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos.

En ese orden, según la normatividad aplicable al caso, esto es, la vigente antes de las modificaciones introducidas en la materia por la Ley 2220 de 202212, la conciliación extrajudicial constituía requisito de procedibilidad para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre que los asuntos fuesen susceptibles de dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos, esto es, que se tratara de controversias de carácter particular y de contenido económico. 9 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia” 10 “Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones”. 11 “Por el cual se reglamenta el artículo13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”. 12 La Ley 2220 rige desde el 30 de diciembre de 2022.

Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Al respecto esta Sección en sentencia de 17 de marzo de 201613, señaló: “[…] la conciliación administrativa es requisito de procedibilidad con el artículo 2º del Decreto 1716 de 2009, en concordancia con el artículo 161 del CPACA, la conciliación administrativa es requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando las pretensiones de la demanda persigan el restablecimiento de un derecho de tipo económico o cuando se advierta que de la posible declaratoria de nulidad de los actos acusados se pueda restablecer automáticamente un derecho de contenido económico[…] (…) En el presente caso, la única pretensión de la actora consiste en que se cancele el registro de la marca “FLURINEX” (nominativa) en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, asunto que no es conciliable; no tiene la actora pretensiones económicas, luego no requería el agotamiento del requisito de procedibilidad […]”.

(Negrilla fuera de texto). Así, con relación a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas en contra de actos administrativos que deciden asuntos marcarios, la Sección Primera del Consejo de Estado ha sostenido que la conciliación prejudicial, conforme la normatividad vigente antes de las modificaciones introducidas en la materia por la Ley 2220 de 2022, no constituye requisito de procedibilidad por cuanto era indispensable que se conciliara sobre los efectos económicos de los actos administrativos y en este tipo de controversias, aquellos resultan imposibles de cuantificar ya que, aunque el daño es cierto en demanda que tiene vocación de prosperidad, el perjuicio es eventual e incuantificable de antemano, lo que impedía acuerdo al respecto.

Por ejemplo, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 28 de febrero de 202014, declaró no probada la excepción denominada “[…] improcedencia de la acción por no haber agotado el actor el requisito de procedibilidad previo de conciliación prejudicial […]”, por considerar que le era aplicable el artículo 2° del Decreto 1716 de 14 de mayo de 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009- 00021-00. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 28 de febrero de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2018-00258-00 Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 2009, en concordancia con el artículo 161 del CPACA15 y, por ende, no resultaba obligatorio el agotamiento de dicho requisito.

Por lo anterior, en atención a la norma aplicable a la fecha de presentación de la demanda, la Sala considera que en el caso bajo estudio no le era exigible a la parte demandante el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad y, en consecuencia, no se ajustó a derecho la providencia apelada, al rechazar la demanda de la referencia por no haberse acreditado el agotamiento de dicho trámite. 5.2.5.

En cuanto al segundo problema propuesto, conviene señalar que, mediante el auto del 14 de marzo de 2023, el a quo inadmitió la demanda al considerar que no se había expuesto en debida forma los fundamentos de derecho, por las siguientes razones: “V.) Los fundamentos de Derecho; el actor enunció las normas que, a su juicio, se encuentran vulneradas, sin embargo, no justifica de forma clara por qué los actos administrativos transgreden dichas normativas.

En este orden, el actor deberá justificar los argumentos de derecho que exhibe la ilegalidad de los actos administrativos demandados, teniendo en cuenta los cargos de nulidad consagrados en el artículo 137 del C.P.A.C.A.; esto es, si fueron expedidos con infracción a las normas en que debían fundarse, de forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”.

(Subrayas de la Sala). Ahora, de acuerdo con lo ordenado por el numeral 4º del artículo 16216 del CPACA, la demanda deberá contener los fundamentos de derecho de las pretensiones y, cuando se pida la nulidad de un acto administrativo, deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. En el caso concreto se observa que la sociedad LEC S.A. pidió la nulidad 15 Antes de la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021 16 “Artículo 162.

Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: (…) 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. (…)”. Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 de las Resoluciones 51246 de fecha 13 de agosto de 2021 y 69683 de octubre 27 de 2021, por medio de las cuales la SIC le denegó el registro del signo “LEC LEE” para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Como fundamento de las pretensiones, la actora formuló el concepto de la violación en los siguientes términos: “V. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. PRIMERA NORMA VIOLADA El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dice lo siguiente: Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Bien, la Superintendencia de Industria, sin más, hizo caso omiso de la norma citada, pues negó el registro solicitado por marcas contentivas de la palabra LEE a nombre de la sociedad opositora, sin tener en cuenta que la misma no podía ser la base de la negación, toda vez que es de uso común, como dan cuenta los siguientes registros: Expediente Certificado Denominación Vigencia Estado Titular Clase(s) 09054852 392048 MORI LEE BRIDAL 30 nov. 2029 Registrada MORI LEE LLC 25 15202448 564950 NL NICOLE LEE HOLLYWOOD SINCE 2004 11 nov. 2026 Registrada NICOLE, INC 3, 14, 18, 25 9237176025 216637 LEE COOPER 12 ene. 2029 Registrada Re Diamond Holdings SárI 25 SD2018/0067 594 614601 NIKKY BY NICOLE LEE 18 feb. 2029 Registrada NICOLE, INC 3, 14, 18, 25, 35 SD2019/0004 437 628535 Troy Lee Designs 30 sept. 2029 Registrada TROY LEE DESIGNS, LLC 25 SD2019/0007 038 628575 STAN LEE 18 jun. 2028 Registrada POW! ENTERT AINME NT LLC 9, 14, 16, 25, 41 Sobre el tema, el Tribunal Andino de Justicia en su Interpretación Prejudicial número 72 de 2012 dijo lo siguiente: “Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.17” Sobre marcas débiles el Tribunal Andino de Justicia en su Interpretación Prejudicial número 72 de 2012 dijo lo siguiente: En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. En este caso, la comparación entre los signos en conflicto entonces, no se podía hacer sobre la base de LEE pues es inapropiable con exclusividad por el tercero interesado.

SEGUNDA NORMA VIOLADA El artículo 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que dice: Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. La Superintendencia sin más, pasó por alto que mi mandante es titular del nombre comercial LEC LEE desde hace más de 40 años, y por ende tenía y tiene el pleno derecho de registrarlo como marca.

Es preciso volver sobre los siguientes hechos: LEC S.A. es titular por primer uso de la enseña comercial LEC LEE, desde el año 1975. 17 Cita original: “Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005. Marca: “U.S. ROBOTICS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA”.

Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Este derecho por primer uso, sin solución de continuidad, impide que jurídicamente LEE COMPANY pueda atacar los signos LEC o LEE o LEC LEE, o LEC LEC, para cualquier actividad relacionada, tanto con prendas de vestir como con productos de la misma naturaleza.

A la presente demanda acompaño la certificación de Revisor Fiscal de la sociedad LEC S.A, que así lo hace constar, prueba que será ratificada en la correspondiente respuesta a la demanda. No podemos olvidar que cuando entran en conflicto jurídico derechos sobre enseñas comerciales y derechos sobre marcas, teniendo en cuanta que la forma de adquisición de tales derechos tienen vías diferentes, la conclusión de quién tiene mejor derecho solo se puede determinar, mediante sentencia a través de la respectiva demanda ya sea de protección de marca o ya sea de protección de nombre comercial.

En el presente caso, existe una coexistencia plena entre los signos LEC LEE, por parte de LEC S.A., y LEE, por parte de LEE COMPANY (tercero interesado), coexistencia expresa y plenamente consentida durante toda la vigencia del contrato, por cada parte, en favor de la otra. Sobre este derecho es preciso advertir lo siguiente: El derecho al uso exclusivo se adquiere por su primer uso, de conformidad con dispuesto por el artículo 603 del Código de Comercio, el cual señala: “Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro.

No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de marcas se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará” De la norma transcrita es importante señalar que no es necesario obtener registro para adquirir el derecho sobre el nombre comercial sino que tal norma establece expresamente que “los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso…” y que no obstante “puede solicitarse su depósito” para lo cual lo único que se exige es que la solicitud de depósito reúna los requisitos establecidos para las solicitudes de marcas, para ordenarse inmediatamente la concesión del certificado de depósito, pero sin someterse tal solicitud de depósito a controversia jurídica para efectos de oposiciones por parte de terceros o para efectos de oposiciones por parte de la propia administración: Por otro lado, el artículo 191 de la Decisión 486 (norma andina vigente y aplicable) establece: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa” Podemos establecer sin lugar a duda que el sistema de adquirir el derecho sobre un nombre comercial o sobre una enseña comercial en Colombia es el sistema distributivo, que otorga la titularidad automática para ejercer derecho de exclusividad a quien haya puesto en uso por primera vez en el territorio colombiano, tal nombre comercial o tal enseña comercial y que por tanto al no existir registro el llamado depósito es una ritualidad sin efectos jurídicos.

Por el contrario los artículos 607 a 609 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 192, facultan al titular de un nombre comercial (adquirido por primer uso) a ejercer las acciones legales y jurídicas contra cualquier tercero que sin su autorización lo esté usando en el comercio, Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 cuando con ello causa confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o con sus servicios.

TERCERA NORMA VIOLADA: EL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DICE: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (negrita fuera de texto) Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso Las decisiones administrativas deben gozar de seguridad jurídica y deben ser motivadas materialmente, cosa que no sucede con las resoluciones cuya nulidad se solicita, pues la Superintendencia de Industria y Comercio sin más desechó pruebas que sí resultaban útiles para el expediente administrativo en el cual se tramitaba la solicitud de LEC LEE, pues mi mandante contaba con un usufructo legítimo sobre el signo LEE, y además es el legítimo titular del nombre comercial LEC LEE en Colombia, tal como se explicó en el punto anterior. - Las sociedades THE H.D. LEE COMPANY, en adelante LEE COMPANY y LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. LEC S.A., en adelante LEC S.A., firmaron contrato de usufructo de la marca LEE en favor de LEC S.A., el cual estuvo vigente por más de 35 años. - El contrato de usufructo en favor de LEC S.A., le otorgó los beneficios jurídicos y económicos del uso de la marca LEE en la República de Colombia. - La sociedad LEC S.A., creó la enseña comercial LEC LEE para distinguir sus establecimientos de comercio en desarrollo de su actividad comercial. - La titularidad sobre la enseña comercial LEC LEE le otorga el derecho a explotar toda su actividad comercial bajo dicho signo distintivo.

Es así, que al pasar por alto la historia anterior, se conculcó el derecho sobre el nombre comercial LEC LEE, y sobre el derecho a registrar la marca LEE por parte de mi mandante, luego si tenían relevancia las pruebas aportadas a los procesos administrativos”. (Subrayas de la Sala). De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la sociedad LEC S.A. considera que las Resoluciones 51246 de fecha 13 de agosto de 2021 y 69683 de octubre 27 de 2021 son nulas porque, al denegar el registro del signo “LEC LEE” para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, infringieron el literal g del artículo 135 de la Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, porque desconocieron que la palabra LEE es de uso común. De igual manera, la demandante estima que los actos infringen el artículo 192 ibidem porque pasan por alto que ella ha sido la titular del nombre comercial LEC LEE por más de 40 años, razón por la cual tiene el pleno derecho de registrarlo como marca.

Finalmente, la demandante alega que los actos acusados desconocen el artículo 29 de la Constitución Política porque carecen de la motivación necesaria al no haber tenido en cuenta las pruebas que demostraban que ella contaba con el usufructo legítimo sobre el signo LEE, y que es la legítima titular del nombre comercial LEC LEE en Colombia.

De acuerdo con lo expuesto, contra las conclusiones del a quo, la Sala considera que los argumentos del concepto de la violación expuesto en la demanda por LEC S.A. van dirigidos a controvertir los fundamentos expuestos por la SIC al denegar el registro de la marca solicitada, y resultan suficientes para abordar el análisis del fondo del asunto. 5.3.

Conclusión En consecuencia, la Sala revocará el auto apelado por medio del cual se rechazó la demanda y, en su lugar, se le ordenará al Tribunal proveer sobre la admisibilidad del medio de control de la referencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto de 29 de septiembre de 2023, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Radicado: 25000 23 41 000 2023 00165 01 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Subsección B, rechazó la demanda de la referencia. En su lugar, ORDENAR a dicha autoridad que provea sobre su admisibilidad, previa verificación del cumplimiento de los demás requisitos legales.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. Notifíquese y Cúmplase. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.