1 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD ABSOLUTA Radicación: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: No son nulos los actos administrativos que concedieron el registro de la marca nominativa «STICK PACK KIDS», en tanto el signo no corresponde a una expresión genérica ni descriptiva y no es de uso común respecto de los productos que pertenecen a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y por ende, sí goza de aptitud para individualizar y distinguir productos en ese mercado.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la Sociedad Ingenio del Cauca S.A. – INCAUCA S.A. en ejercicio de la acción de nulidad absoluta contra las resoluciones núm. 42208 de 29 de octubre de 2008 y 56475 de 30 de octubre de 2009, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio1 concedió el registro de la marca nominativa «STICK PACK KIDS» a favor de la sociedad Riopalia Castilla S.A., para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 En adelante, SIC. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. I.- ANTECEDENTES I.1.
La demanda La sociedad Ingenio del Cauca S.A. a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “1. Que es nula la resolución 42208 del 29 de octubre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por Ingenio del Cauca S.A. y se concedió el registro de la marca STICK PACK KIDS para identificar "café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo", productos comprendidos en la clase 30 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad Ingenio Riopaila S.A. 2.
Que es nula la resolución núm. 56475 del 30 de octubre de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual confirmó la Resolución núm. 42208 del 29 de octubre de 2008, modificándola únicamente en el sentido de conceder el registro de marca a nombre de Riopaila Castilla S.A. 3.
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro N° 390.494 correspondiente a la mencionada marca. 4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. 5.
Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo. 6. Que se condene en costas a la parte demandada.”2 I.1.2.
Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 2 Página 384 del expediente digitalizado. 3 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. I.1.2.1. La sociedad Ingenio Riopaila S.A. solicitó el registro de la marca nominativa «STICK PACK KIDS», para identificar “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”, comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional.
La solicitud se tramitó bajo el expediente núm. 07-038.879 y un extracto de ella fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 576 de 31 de mayo de 2007. I.1.2.2. La sociedad Ingenio del Cauca S.A., en adelante INCAUCA S.A., presentó oposición con fundamento en los literales a), b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, aduciendo que la expresión ‘STICK PACK’ que integra la marca solicitada es de uso común y genérico en la industria alimentaria.
Igualmente, la señora Liliana Caro Duque presentó oposición a la solicitud de registro. I.1.2.3. En el curso de la actuación administrativa, la sociedad Ingenio del Cauca S.A. informó a la División de Signos Distintivos de la SIC de la presentación de la acción de nulidad contra el registro de la marca «STICK PACK» (certificado núm. 311.378), concedido a favor de Ingenio Riopaila S.A. para identificar productos de la clase 30. 1.2.4.
Mediante resolución 42208 de octubre 29 de 2008, la SIC declaró infundadas las oposiciones formuladas y concedió el registro de la marca nominativa «STICK PACK KIDS» solicitado por la sociedad Ingenio Riopaila S.A. I.1.2.5. Los opositores interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de dicha decisión. I.1.2.6.
A través de la resolución 27499 de 29 de mayo de 2009 la División de Signos distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición en el sentido de revocar la decisión adoptada y negar el registro de la marca solicitado. 4 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. Inconforme con esta determinación, la sociedad Ingenio Riopaila S.A. formuló recurso de apelación en su contra e igualmente radicó inscripción de cambio de nombre de la solicitante, por el de Riopaila Castilla S.A. I.2.1.7.
Finalmente, mediante resolución 56475 de 30 de octubre de 2009 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por Ingenio Riopaila S.A. y dispuso revocar la resolución 27499 de 29 de mayo de 2009, y confirmar la resolución 42208 de 29 de octubre de 2008, modificándola únicamente en el sentido de que el registro de la marca «STICK PACK KIDS» quedaría concedido a favor de la sociedad Riopaila Castilla S.A. En consecuencia, se expidió el certificado de registro núm. 390.494.
I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró los literales a), b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Como razones de la alegada vulneración señaló: I.1.3.1. En primer lugar, puso de presente que en la actuación administrativa se demostró que la expresión ‘STICK PACK’ es de uso común y técnico, y se emplea para referirse a un sistema de empacado de alimentos, frecuentemente utilizado en esa industria.
Por ende, la concesión de derechos exclusivos sobre el término privaría a ese sector industrial de la posibilidad de usar una expresión técnica necesaria para referirse a un empaque, lo cual generaría una restricción indebida a la competencia, en tanto otorga un monopolio indebido a favor de Riopaila Castilla S.A. En ese sentido, afirmó que los actos acusados incurrieron en violación por falta de aplicación de los literales f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486, puesto que la expresión ‘STICK PACK’ es genérica, de uso común y es necesaria en el mercado de la industria alimenticia. Destacó que las palabras 5 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. corresponden al nombre genérico del formato usado en el empaque de productos alimenticios, particularmente aquellos de uso instantáneo, que contienen una porción personal, tienen una apariencia tubular o de barra y están fabricados en un material o película flexible.
De otra parte, afirmó que la SIC no dio aplicación a los criterios señalados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conforme a los cuales un signo genérico es aquel que responde a la pregunta ¿qué es? Así, planteó que si se le presenta a alguien una imagen del producto y se le hace la pregunta ¿qué es?, la respuesta sería: “un stick pack de azúcar”.
Igualmente, trajo a colación el argumento de los actos acusados conforme el cual la marca «STICK PACK KIDS», es una marca derivada de «STICK PACK», registrada en la clase 30. Llamó la atención sobre el hecho de que esta última es objeto de una acción de nulidad y que la prosperidad de esta representaría la desaparición absoluta del fundamento invocado por la SIC.
Asimismo, destacó que la SIC reconoció que el elemento ‘KIDS’ es una expresión de uso común y genérico, secundario e irrelevante respecto de la marca solicitada en registro, y se refiere a productos dirigidos a niños. De lo anterior se desprende, en su criterio, que a través de los actos acusados se concedió el registro de un signo genérico y “carente de distintividad para designar un origen empresarial determinado”.
I.1.3.2. De otra parte, reprochó que los actos demandados incurrieron en violación directa por falta de aplicación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que la expresión ‘STICK PACK KIDS’ es descriptiva de los productos de la clase 30. Ello, por cuanto ‘stick pack’ es el nombre común y técnico de un empaque para productos alimenticios y la forma de empaque resulta ser una de las características mas importantes de un alimento.
En ese orden, destacó que los empaques ocupan parte importante de las estrategias de mercadeo en la industria de alimentos, al punto que la 6 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. publicidad resalta sus propiedades prácticas con el fin de influenciar su compra.
En ese sentido, afirmó que la SIC desconoció las pruebas que demostraban la importancia del desarrollo en empaques y envases de alimentos, así como que en la industria, numerosas compañías deben utilizar el término ‘stick pack’ para describir e indicar en sus estrategias comerciales el tipo de empacado de sus productos. Igualmente, dijo que el elemento ‘KIDS’ también es descriptivo, al referirse a productos para niños, de manera que carece de entidad suficiente para otorgar distintividad al conjunto solicitado en registro.
I.1.3.3. Conforme a las razones anotadas, afirmó que la expresión ‘STICK PACK KIDS’ no tiene carácter distintivo, en tanto no tiene capacidad intrínseca para denotar el origen empresarial de los productos que ampara, y en cambio proporciona información al público sobre un componente del producto – su empaque-, o una característica –su presentación comercial-, así como su destinación –uso para niños-.
A su juicio, de ello se desprende que con los actos administrativos demandados la SIC violó por falta de aplicación los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. Mediante auto de 26 de octubre de 2010 se admitió la demanda y se ordenó la notificación y el traslado correspondientes a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas.
Igualmente, se ordenó la notificación a la sociedad Riopaila Castilla S.A. y a la señora Liliana Caro Duque, como terceros interesados en el resultado del proceso, y al Ministerio Público. II.2. La sociedad Riopaila Castilla S.A. solicitó denegar las pretensiones de la demanda, aduciendo que los actos acusados no violaron del artículo 135 de la Decisión 486 alegado. 7 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. Manifestó que la expresión ‘STICK PACK KIDS’ es distintiva y corresponde a un término de fantasía respecto de los productos de la Clase 30 Internacional, ya que no responde a la pregunta ¿cómo es el producto?, ni describe u ofrece a los consumidores información sobre su calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, fecha de producción ni otras características o informaciones relevantes del producto.
Tampoco se trata de una marca figurativa o tridimensional que consista en la forma usual del producto. Por el contrario, se trata de una marca nominativa, que consiste en una expresión desconocida en el idioma castellano. Por lo mismo, no puede considerarse descriptivo ni genérico, al no ser de uso común ni difundido entre los consumidores.
Allegó un documento denominado “Desempeño de la industria azucarera”, que da cuenta del volumen de ventas del producto ‘STICK PACK’ por parte de Riopaila Agrícola S.A., empresa que hace parte del mismo grupo Riopaila Castilla S.A. y cedente de la marca «STICK PACK KIDS», entre los años 2001 a 2008. Igualmente, adujo que el estudio indica que la marca se consolidó como líder en el segmento de presentaciones personales de 5gms gracias a sus esfuerzos publicitarios, lo que le ha permitido gozar del 44% de la participación en el mercado.
También se refirió a las inversiones en publicidad realizadas respecto de la marca «STICK PACK» durante los años 2005 a 2007. Resaltó que Riopaila Agrícola S.A. fue la primera compañía en lanzar al mercado su producto azúcar en empaques de 5gms, bajo la marca «STICK PACK» y que la compañía decidió ampliar la marca a «STICK PACK KIDS», derivándola de sus derechos marcarios anteriores.
A partir de lo anterior, advirtió que gracias a los esfuerzos efectuados por Riopaila Castilla S.A. para generar un empaque original frente a los existentes de azúcar y a la amplia publicidad que se le hizo, “la marca STICK PACK KIDS ha adquirido gran distintividad frente a los 8 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. consumidores de este tipo de productos”3.
Por ello, adujo que en este caso se verifica la figura de la distintividad adquirida de la marca «STICK PACK KIDS». Finalmente, resaltó que la marca concedida corresponde a una denominación en idioma extranjero, respecto de los que se presume que su significado no forma parte del conocimiento común y, por lo mismo, se considera un signo de fantasía que es registrable como marca.
Así, es claro que no se trata de una marca descriptiva ni genérica frente a los productos de la Clase 30 Internacional, particularmente el azúcar. II.3. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, señalando que no se configuró la violación de las normas superiores invocadas en la demanda.
En primer lugar, destacó que la marca concedida a favor de Riopaila Castilla S.A. se deriva directamente de la marca nominativa «STICK PACK», cuyo registro fue previamente concedido a la misma empresa, se encuentra vigente y sobre el cual la referida empresa ostenta derechos adquiridos. Resaltó entonces que a la marca existente se le agregó un elemento complementario que, si bien es una palabra en idioma inglés de común utilización en el lenguaje colombiano, no reivindica exclusividad y por ende podría ser adicionada como una expresión que no implica un cambio sustancial de la marca registrada, sino una nueva versión de ésta.
Igualmente, explicó que de las pruebas recaudadas en la actuación administrativa se pudo concluir que la marca solicitada no estaba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto las palabras ‘STICK PACK KIDS’ no describen la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica ni ninguna otra información propia del producto que se identifica.
Mucho menos si se tiene en cuenta que el signo se estructura en un idioma extranjero, que 3 Página 452 del expediente digitalizado. 9 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. no es de conocimiento extensivo dentro de la población, y por lo tanto no es fácilmente entendible o asociable con algo particular del producto, al punto en el que ni siquiera su traducción envuelve elementos propios de los bienes distinguidos.
Así, señaló que, si bien de la información allegada al expediente se entiende que dentro del argot técnico y especializado la expresión que conforma la marca concedida corresponde a una forma de empaque, evidentemente ello no describe ningún elemento ni característica esencial de los productos de la Clase 30. En efecto, si se le pregunta a un consumidor medio “¿cómo es?” y para su respuesta se le expone la denominación ‘STICK PACK KIDS’, aquel no sabrá su significado ni relacionará esas palabras con una característica esencial de cualquiera de los productos comprendidos en la Clase 30.
De otra parte, manifestó que el signo tampoco se encuentra incurso en la casual de irregistrabilidad del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, pues la denominación ‘STICK PACK KIDS’ no consiste en el nombre genérico ni técnico de ninguno de los productos de la clase 30. Del mismo modo, señaló que respecto de esa marca no se configura la causal del literal g), pues las palabras no tienen uso generalizado en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta los niveles de conocimiento y uso del idioma inglés en el país y que se trata de palabras que no tienen gran trascendencia ni significado del saber público.
Así, su utilización se restringe a quienes tengan conocimientos técnicos sobre las formas de empacar producto, ya que ni siquiera quienes tienen dominio del idioma inglés podrían establecer un significado generalizado de las palabras analizadas. Insistió entonces en que se trata de una expresión estructurada en idioma extranjero y que además corresponde a una acepción técnica.
En cuanto a la expresión ‘KIDS’, reconoció que podría tener algún grado de conocimiento y utilización en el lenguaje colombiano, sin que pueda decirse que se encuentra totalmente generalizado. Sin embargo, recalcó que esa 10 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. palabra integra un conjunto y el registro no se concedió aisladamente respecto de ella, lo que obliga a que el estudio de la generalización se haga respecto del conjunto.
Por otra parte, resaltó que la marca registrada no constituye un nombre genérico ni técnico de ninguno de los productos de la Clase 30, pues su conceptualización no tiene correspondencia con ninguno de ellos. En ese sentido, puso de presente que una cosa es que el significado técnico de la expresión ‘STICK PACK KIDS’ tenga relación con una forma de empaquetamiento, y otra distinta es que esas palabras consistan en una expresión genérica de los productos que se pretenden distinguir.
Así, es claro que los bienes de la Clase 30 no hacen alusión a un formato de empaque o elemento similar, y que las expresiones que conforman la marca concedida no se refieren a alimentos. Por ende, dijo que no es cierta la alegada violación del literal f) del artículo 135. De conformidad con las explicaciones ofrecidas, concluyó afirmando que tampoco se violaron los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, pues el signo concedido goza de los elementos necesarios para ser registrado como marca, así como la capacidad y fuerza distintiva exigida en la norma comunitaria.
II.4. La señora Liliana Caro Duque no allegó manifestación en esta etapa. III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN III.1. La sociedad Riopaila Castilla S.A. reiteró en líneas generales los argumentos que expuso en la contestación de la demanda. III.2. La Superintendencia de Industria y Comercio se refirió a las conclusiones explicadas en la contestación de la demanda e insistió en que la marca concedida «STICK PACK KIDS» no se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales f), g), e) del articulo 135 de la Decisión 486.
Así mismo, recordó que era procedente el 11 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. registro del signo por ser una marca derivada de ‘STICK PACK’, previamente concedida a favor de la misma empresa. III.3. La demandante manifestó que, a partir de las pruebas aportadas con la demanda, se demostró que el significado de las palabras «STICK PACK» ha trascendido a los países hispanoparlantes en materia de empaques para productos alimenticios, en concreto, para denominar los empaques de forma alargada y cilíndrica que contienen azúcar.
En consecuencia, afirmó que quedó probado que la expresión «STICK PACK KIDS» es descriptiva frente a los productos de la Clase 30 internacional, al ser “el nombre común y usual que se le da en la industria y en el comercio a un tipo de empaque para productos alimenticios”4, de manera que se trata de una denominación necesaria para identificar y describir estrategias comerciales y tipo de empacado en diferentes industrias.
En lo demás, reiteró los argumentos sobre la violación de los literales a), b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486. III.4. El Ministerio Público y la señora Liliana Caro Duque no intervinieron en esta etapa. IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 586-IP-20155, en la que se expusieron los antecedentes del proceso, incluyendo los hechos y argumentos de la demanda.
A juicio de dicha corporación, para el asunto resulta pertinente la interpretación de los literales b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. En ese sentido, aclaró que, pese a ser invocado en la demanda, “no procede la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 135 de la norma antes citada por no corresponder a la materia controvertida en el 4 Página 29 del cuaderno núm. 2, expediente digitalizado. 5 Folios 172 a 177 del expediente. 12 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. presente caso”6, toda vez que la demanda no se fundamentó en el supuesto normativo contenido en esa disposición, referido a los requisitos para el registro de una marca.
Asimismo, interpretó de oficio el último párrafo del mencionado artículo 135. Así las cosas, el Tribunal formuló las siguientes conclusiones: “[…] 1.5. En consecuencia, en el presente caso debe analizarse si el signo STICK PACK KIDS se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal b) del artículo 135 de la referida Decisión. […] 2.12.
En tal sentido, se debe determinar si la denominación STICK PACK KIDS es o no descriptiva, genérica, técnica o de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. […] 3.5.
Se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados. […] 4.1.
En tal virtud, se deberá analizar si el signo solicitado STICK PACK KIDS (denominativo) es o no de fantasía, para poder determinar su carácter distintivo. […] 5.6. Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486. 5.7.
Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado. […] 5.9. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente. […]”. 6 Página 45 del cuaderno núm. 2, expediente digital. 13 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.
Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20197, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. V.2. Los actos acusados y su fundamento Se solicita en este proceso la nulidad de: (i) la resolución 42208 de 29 de octubre de 2008, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones formuladas por INCAUCA S.A. y Liliana Caro Duque, y concedió el registro de la marca nominativa «STICK PACK KIDS» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional a favor de Riopaila S.A.; y (ii) de la resolución 56475 de 30 de octubre de 2009 que, al resolver el recurso de apelación formulado contra la resolución 27499 de 29 de mayo de 20098, confirmó la decisión de conceder el registro solicitado a favor de la aquí tercera con interés. Como fundamentos de los actos acusados se señalaron los siguientes: “Resolución 42208 Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […] 3.
Caso en estudio Al estudiar el signo nominativo que se ha presentado a registro y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta División considera que no concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal e) del articulo 135 anteriormente citado, por cuanto el signo cuyo registro se solicita consiste en una expresión que en vez de describir características del producto al que se refiere, es una 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 8 Mediante este acto administrativo la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto por los opositores en contra de la decisión de conceder el registro de la marca solicitado y dispuso revocarla para, en su lugar, declarar fundadas las oposiciones y negar el registro de la marca «STICK PACK KIDS» solicitada por la sociedad Ingenio Riopaila S.A. 14 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. denominación que el consumidor promedio no entenderá y considerará un producto, novedoso y proveniente de un origen empresarial determinable.
Indican los opositores en sus escritos, en los cuales allegan pruebas de la descriptividad del término STICK PACK, así como se solicitan pruebas de oficio las cuales informa la División, no se encuentra en capacidades de ordenar por carecer de la competencia para hacerlo en el tramite que se estudia, el cual se regula por la Decisión 486 y que claramente indica que una vez presentada la contestación de la oposición, se procede a realizar el estudio de registrabilidad, estudio en el cual no se pueden ordenar ni decretar pruebas, sino que solamente se estudiarán las efectivamente y en término allegadas por las partes.
En la información encontrada en el expediente allegada conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil (copia autentica debidamente traducida), es posible determinar la existencia de una forma de empaque que se denomina STICK PACK, sin embargo, la información allegada es técnica, información que no es del público conocimiento ni entendimiento del consumidor, pues no es común que un usuario de determinado producto conozca las características técnicas del empaquetado, sino que se preocupa que el mismo cumpla su función (si es determinante para el momento de la compra), pero principalmente del producto, el contenido que va a adquirir.
En todo caso, el signo solicitado está compuesto por la frase STICK PACK KIDS, es decir cuenta con un complemento que le otorga distintividad, pues la marca será visualizada por el consumidor en su conjunto, y la asociará a un producto en concreto, aquellos que sean promocionados y le den la seguridad de estar adquiriendo los productos con cualidades, calidades o características propios del producto como tal, los cuales no se encuentran expuestos en la marca que será la que apreciará. La marca solicitada pretende amparar ‘café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales. pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo’ y por ende, la denominación no se refiere de manera directa a las características de un alimento, sino que, y de manera evocativa, este será dirigido a los niños, quienes son los que se identifican con el vocablo extranjero KIDS.
Al entender de la División, el signo no es descriptivo de aquellos productos que serán directamente promocionados, pues con la marca STICK PACK en el mercado, el consumidor no podrá asegurar con certeza de que se trata, si se trata de alguno de los alimentos amparados con el registro. De lo expuesto se concluye que el signo solicitado no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el articulo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] Designación genérica 3.
Estudio de registrabilidad 15 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. Al igual que en la consideración anterior, esta División encuentra que no concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal f) del articulo 135 anteriormente citado.
En efecto, el signo solicitado pretende amparar en esencia alimentos, mientras que los opositores indican que la denominación genérica se refiere a la modalidad del empaque, lo cual no se considera genérico pues es diferente a los productos promocionados y por ende, la denominación no se refiere de manera directa al objeto, lo cual si ocurriría si no se tratara de una expresión a la cual se le agregó el elemento KIDS, ni hace referencia exclusivamente del empaque y no del contenido, cumpliendo así con el requisito de distintividad requerida para acceder al registro.
De lo expuesto se concluye que el signo solicitado no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]” “Resolución 56475 Por la cual se resuelve un recurso de apelación […] EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL […]
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que mediante Resolución N° 42208 de 29 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades INGENIO DEL CAUCA S.A. INCAUCA S.A., y de la señora LILIANA CARO DUQUE, y concedió el registro de la marca nominativa STICK PACK KIDS, solicitada por la sociedad INGENIO RIOPAILA S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.
SEGUNDO: Que mediante escritos presentados dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, los doctores MARTÍN EDUARDO TORRES CARDOZO y ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, actuando como apoderados de los opositores, interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución citada.
TERCERO: Que mediante resolución N° 27499 de 29 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución N° 42208 de 29 de octubre de 2008, revocándola, declarando fundadas las oposiciones presentadas, negando el registro de la marca STICK PACK KIDS, solicitada por la sociedad INGENIO RIOPAILA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional y advirtiendo que procede el recurso de apelación a favor de la sociedad solicitante.
CUARTO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la doctora LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ, actuando como apoderada de la sociedad solicitante, interpuso el recurso apelación contra la Resolución anteriormente citada, con fundamento en los siguientes argumentos: […] 16 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A.
QUINTO: Que mediante Formulario Único de Inscripción de afectaciones la apoderada de la sociedad INGENIO RIOPAILA S.A., solicitó el cambio de nombre de la sociedad de INGENIO RIOPAILA S.A. a RIOPAILA AGRICOLA S.A., y la transferencia de la sociedad RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. a RIOPAILA CASTILLA S.A., con el cumplimiento de los requisitos legales. […] 2.
El caso concreto. En primer lugar, cabe resaltar que el solicitante del presente registro marcario es titular de la marca STICK PACK (nominativa), con Certificado de Registro Nº 311788 vigente hasta el 08 de febrero de 2016 para distinguir: "CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES;
MIL, JARABE DE MELEZA; LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS, HIELO” productos comprendidos en la clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza. Los signos confrontados son los siguientes: MARCA REGISTRADA DE RIOPAILA CASTILLA S.A. MARCA SOLICITADA POR RIOPAILA CASTILLA S.A. STICK PACK STICK PACK KIDS Por lo anterior, se infiere claramente que el signo solicitado a registro, STICK PACK KIDS, nominativo, es derivativo de la marca previamente registrada, STICK PACK (nominativa) No. 311788, y cuyo titular es la misma sociedad solicitante RIOPAILA CASTILLA S.A. Así las cosas, se observa que se dan los presupuestos adoptados por el Tribunal de Justicia de la CAN para registrar el signo solicitado como una marca derivada de STICK PACK, nominativa, con Certificado de Registro N° 311788 puesto que: 1) Su distintivo principal es el mismo, STICK PACK; 2) Únicamente varían sus elementos complementarios, como lo es la inclusión de la expresión "KIDS" la cual resulta ser una expresión de uso común dentro de las diferentes clases del nomenclátor de la cual no se puede reivindicar exclusividad alguna, en la medida que indica el consumidor final "KIDS", expresión ampliamente conocida en el mercado la cual traduce NIÑOS, dicha expresión no constituyen un cambio sustancial de la marca registrada sino una nueva versión de la misma.
En conclusión, este despacho considera viable el registro del signo solicitado, puesto que este no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. […]”. 17 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. V.3.
Objeto de la controversia y normativa aplicable De acuerdo con la demanda y su contestación, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si es cierto que el signo «STICK PACK KIDS» corresponde a una expresión genérica, de uso común y descriptiva, respecto de los productos alimenticios que pertenecen a la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, si consiste en un signo incapaz de individualizar y distinguir productos o servicios en dicho mercado.
De acuerdo con lo anterior, la Sala deberá establecer si son nulas las resoluciones administrativas que concedieron el registro de la marca nominativa «STICK PACK KIDS» para distinguir los productos de la Clase 30 Internacional. El texto de las normas que se invocaron como infringidas en la demanda, y conforme la precisión que al respecto realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es del siguiente tenor: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]” Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estimó pertinente la consideración al inciso final del artículo 135, cuyo tenor es el siguiente: 18 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. “[…] No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” V.4.
EL ANÁLISIS DE FONDO DEL ASUNTO V.4.1. El concepto de marca y los presupuestos para que un signo sea registrado como tal V.4.1.1. De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que siendo susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
Así, los requisitos exigidos expresamente en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca son la posibilidad de representación gráfica y la distintividad. Según la interpretación prejudicial 586-IP-2015 rendida por el Tribunal de Justicia en esta actuación, la característica de la distintividad alude a la capacidad de un signo para individualizar, identificar y distinguir productos o servicios en el mercado (distintividad intrínseca), lo que además permite al consumidor diferenciarlos de otros signos (distintividad extrínseca).
En ese orden, es el presupuesto indispensable que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, en tanto desarrolla su función de indicar el origen empresarial, e incluso, la calidad del producto o servicio. Por tal motivo, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 establece como causal de irregistrabilidad de un signo el que se compruebe su falta de distintividad intrínseca. 19 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. V.4.1.2.
De otra parte, según explicó igualmente el Tribunal, los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que exclusivamente informan a los consumidores sobre las características y propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. En ese entendido, el signo descriptivo carece de fuerza distintiva, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características.
La denominación descriptiva se identifica cuando al formular la pregunta ¿cómo es?, en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación que así sería considerada descriptiva. Así, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que sean exclusivamente designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, no debe pasarse por alto que los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados, siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo9. V.4.1.3. En lo relacionado a las expresiones genéricas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, en atención a lo dispuesto por el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que: “[…] consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto”.
La denominación genérica es aquella que determina el género del objeto que identifica; la técnica, corresponde a la empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. Por ende, no se puede 9 Ibídem, página 48 del expediente digitalizado. 20 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
Con todo debe tenerse en cuenta que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Así, el Tribunal aclaró que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado, se responda empleando la denominación que se evalúa. Es decir, un término es genérico cuando es necesario usarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o sirve en sí mismo para identificarlo; sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, dando un resultado novedoso.
Adicionalmente, es pertinente advertir que “lo que es genérico, técnico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo en otra”; del mismo modo, hay que tener en cuenta que “existen productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo o genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas”10.
V.4.1.4. Con relación a la prohibición de registro como marcha de signos que consistan exclusivamente en designaciones comunes o usuales del producto o servicio (literal g del artículo 135), la jurisprudencia del Tribunal ha indicado que los prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, en combinación con otras, pueden generar signos completamente distintivos.
En ese caso, el titular de esa marca tendrá que aceptar el uso de esas expresiones comunes por parte de los otros empresarios y coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de 10 Página 49 del expediente digitalizado. 21 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. solicitar en el futuro.
Ello, por cuanto se considera que su marca es débil, ya que tiene una fuerza limitada de oposición “toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca”. V.4.1.5. De otra parte, habida cuenta de la naturaleza del signo que se controvierte con la presente demanda, debe advertirse que los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común “son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas”11.
Por lo tanto, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, y si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común que no otorguen distintividad al conjunto12.
Para determinar dicha circunstancia, debe seguirse el principio de primacía de la realidad, de manera que la autoridad nacional debe examinar el grado de compresión de esas palabras en los consumidores medios destinatarios del producto o servicio. Si se verifica un entendimiento perfecto del significado, el tratamiento será similar al que se da al idioma español.
En ese sentido, cuando un signo está conformado por palabras extranjeras cuyo conocimiento y significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público, es decir, es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o 11 Proceso 536-IP-2015 de 23 de junio de 2016. 12 Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013. 22 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”13.
Además, pueden existir signos de fantasía en idioma extranjero, producto del ingenio e imaginación de sus autores, y que consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Esos signos tienen un alto grado de distintividad, lo que provoca que al ser registrados gocen de mayor fuerza de oposición frente a marcas idénticas o semejantes.
V.4.2. El caso concreto La actora sostiene que la concesión del registro de la marca nominativa «STICK PACK KIDS» viola varias disposiciones del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en tanto: (I) no cumple con el requisito de distintividad (literales a y b), ya que con el registro se concedió exclusividad sobre el uso de una expresión que corresponde a la denominación de un empaque comúnmente usado para productos alimenticios;
(II) es un signo descriptivo (literal e) de la forma de empaque de los alimentos, lo cual resulta ser una de las características mas importantes de dichos productos, y (III) es genérico y de uso común (literales f y g), pues equivale al nombre genérico del formato usado en el empaque de la porción personal de un alimento de uso instantáneo, de apariencia tubular y material flexible.
Pues bien, lo primero que advierte la Sala es que, en principio, no resultaría lógico que un mismo signo pueda ser descriptivo (en cuanto identifica cómo es el producto y/o servicio designado con el signo) y a la vez genérico (en tanto señala qué es el respectivo producto y/o servicio), como se aduce en la demanda. 13 Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°- 398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta. 23 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. Sin perjuicio de lo anterior, al analizar el asunto a la luz de los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de esta Corporación, para fijar la genericidad de los signos es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.
Por su parte, para identificar si la expresión es descriptiva debe formularse la pregunta ¿cómo es?, en relación con el producto o servicio. En el caso sub examine, el registro de la marca nominativa «STICK PACK KIDS» fue concedido para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que son los siguientes: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.
La correspondiente nota explicativa de la Clasificación Internacional de Niza señala: “La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal preparados para su consumo o conservación, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos. Esta clase comprende en particular: - las bebidas a base de café, cacao o chocolate; - los cereales preparados para la alimentación humana (por ejemplo: copos de avena o de otros cereales).
Esta clase no comprende, en particular: - ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consultar la lista alfabética de productos); - la sal de conservación que no sea para conservar alimentos (cl. 1); - las infusiones medicinales y las sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5); - los alimentos para bebés (cl. 5); - los cereales sin procesar (cl. 31); - los alimentos para animales (cl. 31).” Ahora bien, teniendo en cuenta que el signo corresponde a una expresión propia de un idioma extranjero se hace necesario determinar si es de uso común en Colombia para con ello definir su genericidad y descriptividad. 24 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. En ese sentido, la Sala encuentra que la marca «STICK PACK KIDS» (nominativa) consiste en una frase del idioma inglés y, por un lado, las palabras que la integran no cuentan con significado propio en el español14 y, por otro, no se encuentra demostrado que correspondan a un concepto fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano de los productos pertenecientes a la Clase 30 antes identificados.
Ante esa circunstancia, se mantiene la presunción reconocida por la jurisprudencia de esta Sección15, reiterada en la interpretación judicial dictada para este proceso conforme la cual, “el significado de los signos compuestos por expresiones en otro idioma no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía”16.
Se advierte entonces que el signo «STICK PACK KIDS» no corresponde a vocablos de conocimiento generalizado pues, a partir de un juicio objetivo, se requiere de un conocimiento del idioma inglés y de un grado medio de complejidad del aprendizaje de este idioma para saber de qué se trata. Por lo tanto, se constituye como un signo de fantasía en idioma extranjero.
Bajo esta perspectiva, al ser una expresión cuyo entendimiento no es generalizado, la Sala encuentra que el signo bajo examen no es genérico, pues no identifica ninguno de los productos amparados en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto no consiste exclusivamente en una expresión que informe directamente acerca de alguno de ellos.
Por la misma razón, el signo «STICK PACK KIDS» no comunica sobre las características de los productos que pretende identificar. En efecto, al no tener un significado conocido en idioma español, no es posible afirmar 14 La consulta de las expresiones que conforman el signo en el diccionario de la Real Academia Española arrojó el siguiente resultado: “La palabra STICK no está en el Diccionario”;
“La palabra PACK no está en el Diccionario”, y “La palabra KIDS no está en el Diccionario”. Así, más que anglicismos, son simplemente palabras en idioma inglés. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de julio de 2019, Rad: 11001-03-24-000-2010-00354-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2020, rad.: 11001-03-24-000-2011-00304-00, C.P.: Oswaldo Giraldo López. 25 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. que el signo sea indicativo de aspectos propios como los ingredientes, la composición, el sabor, color o alguna otra propiedad inherente al café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, esto es, los productos respecto de los cuales fue concedido su registro.
En este punto, en atención al argumento sobre el que se insistió en la demanda según el cual la marca corresponde al “nombre común y técnico de un empaque para productos alimenticios y es innegable que la forma de empaque resulta ser una de las características mas importantes de un alimento”, la Sala destaca que para dilucidar dicho planteamiento resulta especialmente relevante la consideración a los productos que realmente se identifican con la marca concedida.
En efecto, es indispensable reconocer que el signo registrado no pretende individualizar envolturas, empaques o materias plásticas para embalar, supuesto en el que eventualmente, de haberse superado el aspecto relativo a la falta de entendimiento generalizado de la expresión, podría resulta pertinente el reproche de la demandante en el sentido de la posible descriptividad del conjunto marcario.
Así, es claro que una cosa son los productos alimenticios de origen vegetal destinados al consumo humano o conservación, que se identifican con la marca cuestionada, y otra completamente independiente serían los productos diseñados como empaque contentivo de esos comestibles. De otra parte, se tiene que la demandante reprochó el argumento según el cual el signo «STICK PACK KIDS» es registrable porque se deriva de la marca «STICK PACK», previamente registrada a favor de la misma sociedad Riopaila Castilla S.A., refiriéndose a la acción de nulidad relativa que promovió en contra de este último registro y afirmando que la 26 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. declaratoria de nulidad de éste devendría en la desaparición absoluta del fundamento de los actos acusados.
A este respecto, resulta pertinente traer a colación las consideraciones expuestas por esta Sección en sentencia de 26 de junio de 2015, por la cual esta Sección decidió sobre la referida acción de nulidad relativa17, en atención a la identidad entre los reproches formulados allí expuestos por la entonces demandante, respecto de la marca «STICK PACK» y los que sustentan la demanda que aquí se resuelve en contra del signo «STICK PACK KIDS».
En dicha oportunidad, el problema jurídico se planteó en los siguientes términos: “Corresponde a la Sala determinar si el signo STICK PACK, cuyo registro se concedió para distinguir […] en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: i) reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y ii) no es genérico, descriptivo ni consiste en una designación común o usual de dichos productos”.
Al respecto la Sala concluyó lo siguiente: “[..] Bajo el anterior contexto, la Sala considera que la marca STICK PACK no tiene un significado que sugiera al consumidor los productos que ésta distingue, pues su acepción no es de público conocimiento, ya que los vocablos que la componen están escritos en inglés. Justamente, por lo expuesto, la Sala constata que la marca STICK PACK no es genérica ni descriptiva de los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues al no tener un significado conocido en el idioma español es imposible que se asocie directamente con los productos que distingue o con elementos característicos de los mismos.
Además, la denominación STICK PACK tampoco consiste en una designación común o usual de los productos que identifica la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que mal podría afirmarse que es irregistrable por tal concepto. De hecho, pese a que la demandante alega que STICK PACK es “el nombre técnico del sistema de empacado o del empaque…” de los productos que pretende distinguir, lo cierto es que no existe prueba en el expediente en la que conste que dicha marca sea usada comúnmente para nombrar ‘Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo’ que, 17 Dictada en el proceso con radicado núm. 11001032400020070034100, C.P.: María Claudia Rojas Lasso. 27 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. al tenor de lo dispuesto en el artículo 135, literal g), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, constituye el presupuesto fáctico fijado para su irregistrabilidad en la normativa comunitaria.
En consecuencia, la Sala advierte que no debe cancelar el registro del signo STICK PACK, pues no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135, literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. […]”.
En estos términos, la Sala prohíja las consideraciones expuestas en la sentencia de 26 de junio de 2015, destacando que las pruebas que la demandante aportó en este trámite a efectos de demostrar la falta de distintividad del signo «STICK PACK KIDS» consisten en los documentos allegados al proceso que se tramitó con el radicado 11001-03-24-000- 2007-00341-00 en el que fue adoptada dicha providencia y que fueron decretados como prueba trasladada para la acción de nulidad que aquí se resuelve, mediante auto de 15 de julio de 2014.
Así las cosas, y tal como entonces se reconoció y ahora se ratifica, queda claro que tampoco se encuentra demostrado que la expresión ‘STICK PACK’ que integra la marca cuestionada sea comúnmente usada en el mercado para identificar los productos alimenticios de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por el contrario, de una parte, la revisión en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada (SIPI) arroja que, para la fecha de expedición de los actos acusados, las partículas ‘STICK PACK’ del signo aquí cuestionado únicamente se encontraba contenida en la misma marca con esa denominación, concedida a favor de la sociedad Riopaila Castilla S.A18.
De otro lado, las pruebas practicadas en esta actuación tampoco son demostrativas del uso generalizado de esa expresión para identificar productos alimenticios de origen vegetal destinados al consumo humano o su conservación. Por el contrario, los artículos aportados corresponden a estudios y reportes con información relevante respecto del mercado que 18 https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637822510268221323. 28 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. involucra a los proveedores y consumidores de empaques, al punto en que se refieren a aspectos propios del diseño de una modalidad de envoltura, las características de la maquinaria para su producción, así como la oferta disponible de esos aparatos, e igualmente hacen referencia a las empresas que actúan como usuarias de ese producto al utilizar ese tipo de empaque.
Así las cosas, de conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el signo «STICK PACK KIDS» constituye una expresión con fuerza distintiva, pues el consumidor al observarla no la reputará como un elemento que indica las calidades de los productos o el producto en sí y tampoco se trata de una expresión de uso común para identificar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
V.5. CONCLUSIÓN De conformidad con las consideraciones explicadas, y a partir de la aplicación al caso concreto de las reglas señaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación de signos distintivos, es claro para la Sala que el signo «STICK PACK KIDS» no está afectado por las causales de irregistrabilidad invocadas por la demandante.
Por lo anterior, no prospera el cargo por desconocimiento de los literales b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y como quiera que no se ha desvirtuado la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados, la Sala denegará las súplicas de la demanda. V.6. Sobre el reconocimiento de personería Se tendrá por terminado el poder conferido al abogado Juan Francisco Granados Venegas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso, a cuyo tenor “El poder 29 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas en el proceso”.
Del mismo modo, se reconocerá a la abogada Cindy Yisela Sánchez Briñez como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los fines del poder a ella otorgado, que obra en la página 23 del cuaderno núm. 2 del expediente digitalizado. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por la Superintendencia de Industria y Comercio al abogado Juan Francisco Granados Venegas.
CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Cindy Yisela Sánchez Briñez como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella conferido, que obra en la página 23 del cuaderno núm. 2 del expediente digitalizado.
QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 30 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00106-00 Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.