CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Santillana Sistemas Educativos Ltda. Tema: Registro como marca del signo mixto “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de la Resolución 6549 de 17 de febrero de 20211 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se: i) revocó el artículo primero de la Resolución 50706 de 26 de agosto de 2020; ii) declaró fundada la oposición presentada por Santillana Sistemas Educativos Ltda., para los productos y servicios de las clases 9ª, 35 y 42; iii) revocó parcialmente el artículo segundo de la Resolución 50706, en lo relacionado con la concesión del signo en las clases 9ª, 35 y 42; y iv) confirmó parcialmente la decisión contenida en el artículo segundo de la Resolución 50706, en lo relacionado con la concesión de la marca en clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 6549 de 17 de febrero de 2021, mediante la cual se revocó la Resolución No. 50706 de 26 de agosto de 2020 y se negó el registró (sic) de la marca BE Una solución para los que 1 Índice núm. 2 aplicativo web SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Índice núm. 2 aplicativo web SAMAI. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio somos imparables (mixta) en clases 9, 35 y 42. 2.2.

Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca BE Una solución para los que somos imparables (mixta) en clases 9, 35 y 42. 2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la Sentencia proferida en desarrollo de este proceso. 2.4 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Honorable Corporación, dentro del término de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A)[…]”.

(mayúscula del original). I.1.1. Los hechos de la demanda3 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Manifestó que, el 17 de febrero de 2020, la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. solicitó el registro de la marca “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” (mixta), para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Santillana Sistemas Educativos Ltda. presentó oposición al registro de la marca “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” (mixta) para las clases 9, 35 y 42, por considerar que la misma era similarmente confundible con sus marcas BE Bicultural English Program (mixta), clase 35, registro 462.154;

BE Bicultural English Program (mixta), clase 9, registro 462.155; BE Become (mixta), clase 38, registro 462.150; BE Bilingual English Program (mixta), clase 9, registro 462.148; BE Bilingual English Program (mixta), clase 35, registro 462.149; BE Become (mixta), clase 9, registro 462.152; BE Become (mixta), clase 41, registro 462.153 5.

Aseveró que, a través de la Resolución 50706 de 26 de agosto de 2020, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” para distinguir productos y servicios de las clases 9ª, 35, 36 y 42. Frente a esta decisión, Santillana Sistemas Educativos Limitada interpuso recurso de apelación. 6.

Señaló que, mediante la Resolución 6549 de 17 de febrero de 2021, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió revocar 3 Ibidem 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio parcialmente el acto administrativo impugnado, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada y negar el registro de la marca “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” (mixta) en las clases 9, 35 y 424.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación5 I.1.2.1. Fundamento de derecho 7. La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con: i) el desconocimiento de la norma en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a); y ii) falsa motivación. I.1.2.2.

El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro de la marca mixta “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” en las clases 9ª, 35 y 42 al considerar que era similarmente confundible con las marcas BE Bicultural English Program, BE Become y BE Bilingual English Program, desconociendo el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, comoquiera que, a su juicio, son ortográfica, fonética e ideológicamente diferenciables. 9.

Explicó que el elemento “BE” es de uso común, por lo que es no es apropiable en exclusiva por un titular y, en ese sentido, no es posible basar la confundibilidad en dicha expresión. 10. Sostuvo que, a su juicio, “[…] de un lado, los signos a confrontar están escritos en idiomas diferentes, lo que le permitirá al consumidor identificar que el origen empresarial es distinto y además, los conceptos evocados por cada signo no son similares pues BECOME (“convertirse” traducido al castellano) y BILINGUAL ENGLISH PROGRAM (“programa bilingüe de inglés” traducido al castellano) no transmiten una idea ni remotamente similar a la expresión “Una solución para los que somos imparables” […]”. 11.

Precisó que la SIC erró al indicar que “[…] que la sociedad SANTILLANA SISTEMAS EDUCATIVOS LTDA. es titular de una familia de marcas pues el “elemento dominante” en sus múltiples registros marcarios, es una expresión de uso común […]”. 12. Adujo que la SIC incurrió en una falsa motivación comoquiera que omitió valorar que BE es de uso común en las clases 9ª, 35 y 42, por lo que no es apropiable en exclusiva. 4 El registro de la marca en la clase 36, permaneció incólume. 5 ibidem 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio6 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la resolución acusada fue expedida de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 14.

Explicó que el signo reproduce el elemento BE, el cual, a su juicio, es el predominante en las marcas registradas. Asimismo, argumentó que, en las marcas registradas la palabra BE es la que guarda un mayor tamaño y, por lo tanto, es el elemento sobre el cual recaerá primordialmente la atención del consumidor. 15. Manifestó que el tercero con interés directo en el resultado del proceso es titular de una familia de marcas con elemento BE “[…] entendida como una estrategia de mercadeo […]”. 16.

Adujo que “[…] existe conexidad competitiva de productos y servicios de la clase 9 y 35 del signo solicitado, de servicios de la clase 42 del signo solicitado y de servicios de la clase 36 del signo solicitado negado. En consecuencia, existen demasiadas coincidencias entre los productos y servicios que ofrece el titular de la marca fundamento de negación y los que reivindican las marcas ya registradas […]”.

II.2. Contestación de la sociedad Santillana sistemas educativos Ltda.7 17. La sociedad Santillana Sistemas educativos Ltda., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio8, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 18.

La sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 6549 de 17 de febrero de 2021, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 19. Mediante auto de 26 de julio de 20219 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad 6 Índice 13 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 7 Índice 8 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 8 Índices 6 y 7 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 9 Índice 4 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Santillana Sistemas Educativos Ltda. El 5 de agosto de 202110 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 20.

A través de providencias de 3 de diciembre de 2021, 2 de agosto de 2022 y 11 de agosto de 202211 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 19 de agosto de 202212. 21. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por los sujetos procesales, y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 22.

Mediante auto de 18 de octubre de 202213 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 485-IP-2022 de 11 de mayo de 202314 dentro de la cual señaló que, para la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, en las cuales dicho tribunal consideró lo siguiente: 145-IP-2022 “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1.

Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] 10 Índice 9 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 11 Índices 20, 26 y 32 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 12Índice 32 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 Índices 34 y 35 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 14 Índice 42 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1.2.

De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 24.

Mediante auto de 22 de junio de 202315 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 25. En el término para alegar de conclusión la SIC16 reiteró sus argumentos de defensa.

Por su parte, la sociedad demandante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 15 Índice 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 49 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 26.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14917 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 27. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 6549 de 17 de febrero de 202118 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se: i) revocó el artículo primero y parcialmente el artículo segundo de la Resolución 50706 de 26 de agosto de 2020; ii) declaró fundada la oposición presentada por Santillana Sistemas Educativos Ltda., para los productos y servicios de las clases 9ª, 35 y 42; y, en ese sentido, iii) negó el registro del signo “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” en las clases 9ª, 35 y 42, solicitado por Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 28.

La Sala deberá analizar si entre el signo solicitado y las marcas BE Bicultural English Program (mixta), clase 35, registro 462.154; BE Bicultural English Program (mixta), clase 9, registro 462.155; BE Become (mixta), clase 38, registro 462.150; BE Bilingual English Program (mixta), clase 9, registro 462.148; BE Bilingual English Program (mixta), clase 35, registro 462.149;

BE Become (mixta), clase 9, registro 462.152; BE Become (mixta), clase 41, registro 462.153 cuyo titular es la sociedad Santillana Sistemas Educativos Ltda., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, si la SIC incurrió en una falsa motivación del acto acusado. 29.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación del acto demandado 30. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 6549 de 17 de febrero de 202119 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se: i) revocó el artículo primero de la Resolución 50706 de 26 de agosto de 2020; ii) declaró fundada la oposición presentada por Santillana Sistemas Educativos Ltda., para los productos y servicios de las clases 9ª, 35 y 42; iii) revocó parcialmente el artículo segundo de la Resolución 50706, en lo relacionado con la concesión del signo en las clases 9ª, 35 y 42; y iv) confirmó parcialmente la decisión contenida en el artículo segundo de la Resolución 50706, en lo relacionado con la concesión de la marca en clase 36 del nomenclátor de la Clasificación 17 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 18 Índice núm. 2 aplicativo web SAMAI.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 19 Índice núm. 2 aplicativo web SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Internacional de Niza, a favor de Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. IV.4.

Análisis del caso concreto 31. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, negó el registro de la marca mixta “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 32. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto los signos distintivos cotejados son diferenciables pues, si bien el signo reproduce el elemento BE, este es de uso común, por lo que no es apropiable en exclusiva.

Asimismo, la SIC erró en establecer que el tercero con interés directo en el resultado del proceso es titular de una familia de marcas con el elemento BE en tanto que este es de uso común. 33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 485-IP-2022 de 11 de mayo de 2023 dentro de la cual señaló que, para la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones 145-IP- 2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 34.

Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 35. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor20: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un 20 Folios 238 y 239 C pp. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 36.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca solicitada por la parte demandante 21 (mixto) Clases 9ª, 35 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso 22 Marca Tipo Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro BE BILINGUAL ENGLISH PROGRAM 9 35 462148 462149 21 Índice 2 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 Ibidem 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio BE BICULTURAL ENGLISH PROGRAM 35 9 462154 462155 BE BECOME 38 9 41 462150 462152 462153 37.

Como en el presente caso se va a cotejar unas marcas mixtas es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 38.

En efecto, de la revisión del signo y las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 39.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 40.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”23. 23 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 41.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que el signo y las marcas mixtas el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 42.

En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 43.

Sobre el particular, la Sala advierte que las denominaciones: i) “BE” que hace parte de las marcas, resulta ser de uso común en las clases 9ª, 35, 38, 41 y 42 del nomenclátor internacional; ii) “ENGLISH” y “PROGRAM” en las clases 9ª y 35; y iii) “UNA”, “SOLUCIÓN”, “PARA”, “LOS”, “QUE” y “SOMOS” en las clases 9ª, 35 y 42 tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidió el acto administrativo demandado24: “BE” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. SEE WHAT COULD BE JOHNSON & JOHNSON 9ª 409545 MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR FAVOR DISTRICT 12, LLC 9ª 455673 BE-TECH GUANGDONG BE-TECH SECURITY SYSTEMS LIMITED 9ª 518734 MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR FAVOR DISTRICT 12, LLC 35 455671 BE BRAND PACK STRAT BE BRAND + PACK + STRAT S.A. 35 378765 BE THE BEST WITH THE BEST AVON PRODUCTS, INC. 35 439561 Be-Bound BE-BOUND 35, 38 y 42 481502 Be Bogotá elektrika BOGOTA ELEKTRIKA S.A.S. 38 515852 24 Consulta realizada el 27 de enero de 2026 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio BE CERTAIN.

MTS Japan Ltd. 9ª, 38 y 42 529736 SEE WHAT COULD BE JOHNSON & JOHNSON 41 409548 BE HANDY CON CARMEN TFCF International Channels (US) Inc. 41 443001 l WANNA BE CAVELU S.A.S. 41 482750 CITIDIRECT BE CITIBANK N.A 42 463608 MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR FAVOR DISTRICT 12, LLC 42 455668 “ENGLISH” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. ENGLISH ADVENTURE DISNEY ENTERPRISES, INC. 9ª 284969 ENGLISH@NYTIME WSE HONG KONG LIMITED 9ª 314259 ENGLISH FOR EVERYONE GOLDEN BRIDGE CORP S.A.S. 9ª 330979 ENGLISHTOWN.COM English One AG 35 239840 ENGLISH FOR EVERYONE GOLDEN BRIDGE CORP S.A.S. 35 330973 QUICK learning ENGLISH COMMUNITY QUICK LEARNING S.A.S. 35 640010 “PROGRAM” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. Shining-Star Program HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 9ª 662326 QAP Quality Assurance Program QUIK QUALITY IS THE KEY S.A.S. 9ª 550321 PrograMill one Ivoclar Vivadent AG 9ª 608398 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ALP ADVANCE LOGISTIC PROGRAM PGI COLOMBIA LTDA. 35 418033 PROGRAM MANAGEMENT PROFESSIONAL (PGMP) PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC 35 330036 B2BTravel Program PRICE RES S.A.S 35 523490 “UNA” MARCA TITULAR CLASE REG.

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NÚM. FERNANDO GONZALEZ Y EL COMBO ¡QUE NOTA! FERNANDO GONZALEZ Y EL COMBO QUE NOTA LTDA. 9ª 321071 CLARO QUE TIENES MAS CLARO S.A. 9ª 345343 INTERACTUAR FAMIEMPRESAS QUE PROGRESAN CORPORACION INTERACTUAR 9ª 378999 QUE HAY EN SKY? SKY INTERNATIONAL AG 35 245142 QUE-NET MEDIA QUEBECOR WORLD INC 35 253323 TE ACERCAN A LO QUE QUIERES BANCOLOMBIA S A 35 300048 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio QUE-NET MEDIA QUEBECOR WORLD, INC. 42 250113 QUE DELICIA Y LO TIENE TODO GRUPO CBC S.A.S 42 316499 EL POLLO QUE SIEMPRE PIO GRUPO CBC S.A.S 42 344769 “SOMOS” MARCA TITULAR CLASE REG.

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La Sala observa que las denominaciones: i) “IMPARABLES” en las clases 9ª, 35, y 42 del nomenclátor internacional; ii) “BICULTURAL” en las clases 9ª y 35; y iii) 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “BECOME”, en las clases 9ª, 38 y 41, no son de uso común tal como se advirtió de los resultados de búsqueda en el sistema de información SIPI de la SIC. 45.

De lo expuesto, si bien es cierto que, en principio, los elementos conformados por expresiones de uso común como “BE”, “ENGLISH”, “PROGRAM”, “UNA”, “SOLUCIÓN”, “PARA”, “LOS”, “QUE” y “SOMOS” al estar presentes en las marcas enfrentadas dentro de las clases 9ª, 35, 38, 41 y 42, no deberían ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de confundibilidad dado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se trata de palabras que no pueden ser utilizadas en exclusiva por un empresario, también lo es que su exclusión del análisis de cotejo no resulta procedente en este caso, en la medida en que es respecto del término BE que fundamenta la controversia. 46.

Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto “ENGLISH”, “PROGRAM”, “UNA”, “SOLUCIÓN”, “PARA”, “LOS”, “QUE” y “SOMOS” como “BE”, son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente “BE”, pero se mantuviera el análisis con base en “ENGLISH”, “PROGRAM”, “UNA”, “SOLUCIÓN”, “PARA”, “LOS”, “QUE” y “SOMOS”, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 47.

Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable en este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.

Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorando en su conjunto. 48. En el presente asunto, los vocablos “BE”, “ENGLISH”, “PROGRAM”, “UNA”, “SOLUCIÓN”, “PARA”, “LOS”, “QUE” y “SOMOS”, poseen una naturaleza débil y común, pero su combinación podría llegar a ser distintiva, por lo que debe ser analizada en su conjunto, tal y como lo exige la jurisprudencia comunitaria.

Excluir uno de ellos, pese a tener igual carácter marcario, desnaturalizaría el análisis de confundibilidad, más aún cuando el signo en disputa solo puede ser comprendido desde la percepción integral del consumidor. 49. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y las marcas en conflicto, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 50.

Así pues, corresponde abordar el análisis del signo y las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca solicitada B E U N A S O L U C I Ó N P A R A L O S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Q U E S O M O S I M P A R A B L E S 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Marcas previamente registradas B E B I L I N G U A L E N G L I S H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P R O G R A M 19 20 21 22 23 24 25 B E B I C U L T U R A L E N G L I S H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 P R O G R A M 20 21 22 23 24 25 26 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio B E B E C O M E 1 2 3 4 5 6 7 8 51.

De la revisión de las marcas, la Sala no advierte significativas similitudes, en tanto que las mismas cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia consonántica y vocálica. Ello, por cuanto el signo solicitado está conformado por 8 palabras, 38 letras, 20 consonantes “B-N-S-L-C-N-P-R-L-S-Q-S-M-S-M-P-R-B-L-S” y 18 vocales “E-U-A-O-U-I-O-A-A-O-U-E-O-O-I-A-A-E”, mientras que las marcas previamente registradas están compuestas por: 52. 4 palabras, 25 letras, 16 consonantes “B-B-L-N-G-L-N-G-L-S-H-P-R-G-R-M” y 9 vocales “E-I-I-U-A-E-I-O-A”. 53. 4 palabras, 26 letras, 17 consonantes “B-B-C-L-T-R-L-N-G-L-S-H-P-R-G-R-M” y 9 vocales “E-I-U-U-A-E-I-O-A”. 54.

Y, 2 palabras, 8 letras, 4 consonantes “B-B-C-M” y 4 vocales “E-E-O-E”. 55. Es así como, aun cuando las marcas comparten el término “BE”, debe destacarse que este vocablo es de uso común y posee un carácter débil de oposición desde el punto de vista marcario, por cuanto alude a una expresión que no goza de especial fuerza distintiva en sí misma. 56.

En ese contexto, la Sala considera que la marca “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” cuenta con elementos adicionales que le otorgan una carga semántica diferenciadora y suficiente distintividad respecto de las marcas previamente registradas. En particular, la incorporación de los términos: i) “UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS”, que, aunque débiles, añaden una especificidad que transforma sustancialmente el conjunto marcario; e ii) IMPARABLES, elementos que, en su conjunto, impiden su confusión directa con las marcas previamente registradas. 57.

Por tanto, se concluye que la marca solicitada presenta una configuración ortográfica global que evita cualquier riesgo de confusión con las marcas precedentes, al incorporar componentes adicionales que modifican su estructura. 58. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones disímiles, comoquiera la marca concedida introduce unas partículas adicionales, esto es, “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” y que, además, se pronuncia de manera disímil tanto frente a “BE BILINGUAL ENGLISH PROGRAM”, “BE BICULTURAL ENGLISH PROGRAM” como frente a “BE BECOME”, lo que contribuye a descartar cualquier riesgo de confusión. 59.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES - BE BILINGUAL ENGLISH PROGRAM BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES - BE BILINGUAL ENGLISH PROGRAM BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES - BE BILINGUAL ENGLISH PROGRAM BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES - BE BICULTURAL ENGLISH PROGRAM BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES - BE BICULTURAL ENGLISH PROGRAM BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES - BE BICULTURAL ENGLISH PROGRAM BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES – BE BECOME BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES – BE BECOME BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES – BE BECOME 60.

Por ello, la inclusión de las partículas “UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” en la marca solicitada introduce una modificación sustancial en su estructura fonética, al ampliar la extensión de la marca, alterar su ritmo e incorporar una sonoridad más prolongada. Cabe advertir que la pronunciación de las expresiones comparadas no resulta similar, pese a coincidir en el vocablo “BE”.

Esta coincidencia no es suficiente para generar confundibilidad, en tanto se trata, como se ha precisado, de un término de uso común y con carácter débil desde la perspectiva marcaria. 61. Esta Sala, en sentencia de 28 de agosto de 202525, y al realizar el cotejo entre una marca que reproducía la denominación de la marca previamente registrada, palabra con un carácter débil de oposición, pero se incluían elementos diferenciadores en su terminación, consideró que: “[…].

De la revisión de las marcas, la Sala no advierte significativas similitudes, en tanto que las mismas cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia consonántica y vocálica. Ello, por cuanto el signo solicitado está conformado por 3 palabras, 12 letras, 9 consonantes “T-H-P-N-K-P-R-T-Y” y 3 vocales “E-I-A”, mientras que las marcas previamente registradas están compuestas por 3 palabras, 20 letras, 12 consonantes “V-C-T-O-R-S-S-C-R-T- P-N-K” y 7 vocales “I-O-I-A-E-E-I”; y un signo apostrofe “´”.

Es así como, aun cuando las marcas comparten el término “PINK”, debe destacarse que este vocablo es de uso común y posee un carácter débil de oposición desde el punto de vista marcario, por cuanto alude a una expresión que no goza de especial fuerza distintiva en sí misma. En ese contexto, la Sala considera que la marca “THE PINK PARTY” cuenta con elementos adicionales que le otorgan una carga semántica 25 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Rad.: 2020- 00311-00. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio diferenciadora y suficiente distintividad respecto de las marcas previamente registradas.

En particular, la incorporación de los términos “THE” y “PARTY”, que, aunque débiles, añaden una especificidad que transforma sustancialmente el conjunto marcario, impidiendo su confusión directa con las marcas previamente registradas. […] Por ello, la inclusión de las partículas “THE” y “PARTY” en la marca concedida introduce una modificación sustancial en su estructura fonética, al ampliar la extensión de la marca, alterar su ritmo e incorporar una sonoridad más prolongada.

Cabe advertir que la pronunciación de las expresiones comparadas no resulta similar, pese a coincidir en el vocablo “PINK”. Esta coincidencia no es suficiente para generar confundibilidad, en tanto se trata, como se ha precisado, de un término de uso común y con carácter débil desde la perspectiva marcaria […]” (negrilla fuera de texto). 62.

En ese sentido, esta Sala prohíja las manifestaciones supra y considera que, en la marca solicitada las expresiones adicionales, son un elemento que la hace ortográfica y fonéticamente diferente, respecto de la marca previa, pues altera la composición. 63. Ahora bien, respecto de la similitud ideológica la Sala advierte que las marcas contienen las siguientes expresiones: 64.

BE que, en idioma inglés significa “ser”26. En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202427, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. […].

(Proceso 16-IP-98, ya citado) […]” (negrilla fuera de texto). 65. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]”.

(negrilla fuera del texto). 26 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/be 27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016- 00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 66.

En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común, descriptivas o genéricas en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 67.

Es así como la Sala observa que, en este caso, “BE”, no sirve de raíz equivalente, ni es fonéticamente semejante a la expresión “SER”, asimismo, no está acreditado que sea de conocimiento generalizado su traducción en Colombia, por lo que se concluye como una palabra de fantasía para el consumidor medio. 68. En ese mismo sentido, las marcas previas contienen la palabra “BECOME” que significa “convertirse en”28, esta Sala considera que también es un elemento de fantasía al no ser de conocimiento generalizado su significado para el consumidor promedio en Colombia, y no ser fonéticamente similares a la raíz o traducción en castellano. 69.

Ahora, las marcas previas, además de contener el vocablo de fantasía BE, contienen las expresiones BILINGUAL, ENGLISH y PROGRAM, que, en inglés, significan respectivamente, “bilingüe”29”, “inglés”30 y “programa”31. Al respecto, se considera que dichas palabras sirven de raíz equivalente a sus traducciones y son fonéticamente semejantes, por lo que deben emplearse como expresiones locales. 70.

Por su parte unas marcas previas contienen la expresión BICULTURAL que significa “Caracterizado por la coexistencia de dos culturas”32. Y, el signo solicitado contiene la expresión “UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” la cual hace referencia una acción33, remedio o recurso para las personas que no se detienen34. 71. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que, al estar las marcas compuestas por elementos de fantasía, esto es BE y BECOME, en su conjunto, no transmiten un concepto conocido o directamente asociado por el consumidor, razón por la cual no es posible realizar una comparación desde este enfoque35. 72.

En ese contexto, y de conformidad con el criterio supra, la Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” en conjunto, se diferencia de las marcas previamente registradas “BE BILINGUAL ENGLISH PROGRAM”, “BE BICULTURAL ENGLISH PROGRAM” y “BE 28 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english-spanish/become 29 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/bilingual 30 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/english#google_vignette 31 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/program 32 Consultado en https://dle.rae.es/bicultural 33 Significado de solución, consultado en https://dle.rae.es/soluci%C3%B3n?m=form 34 Significado de imparable, consultado en https://dle.rae.es/imparable?m=form. 35 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio BECOME”, al contener elementos adicionales, en los cuales recae la distintividad de la denominación, a saber “UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES”. 73.

La Sala precisa que, en su conjunto, la denominación “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” es distintiva, aunque sea débil, en tanto que está compuesta, en su mayoría, por palabras de uso común para las clases 9, 35 y 42 del nomenclátor internacional. De allí que, se resalta que no se otorga un derecho sobre las palabras individualmente consideradas, sino sobre el conjunto. 74.

Por ello, no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión. De modo que, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor, en los términos dispuestos en la Decisión 486 de 2000. 75.

Ahora bien, la Sala pone de presente que la parte demandante señaló que la SIC erró al señalar que las marcas previamente registradas conforman una familia de marcas, toda vez que BE es un elemento de uso común inapropiable en exclusiva. 76. Sobre lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 84-IP-2019 hizo referencia al fenómeno de la familia de marcas, en el sentido de que “[…] se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona […]”. 77.

En este sentido, atendiendo a que: i) las marcas registradas previamente están compuestas por la expresión BE que, como se demostró, es de uso común en las clases 9ª, 35, 38, 41 y 42 y ii) no existe similitud ortográfica ni fonética entre dichas marcas y el signo solicitado, como se explicó en apartados anteriores, la Sala concluye, de una parte, que no se configura una familia de marcas, toda vez que los signos formados por elementos de uso común carecen de unidad conceptual y estructural suficiente para consolidar dicha figura y, de otra parte, que el signo solicitado a registro posee distintividad extrínseca suficiente, por lo cual no se vulnera ningún derecho marcario del tercero con interés en el resultado del proceso. 78.

En ese contexto, con la expedición del acto acusado se violó lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En particular, la SIC no evaluó correctamente que el signo posee distintividad extrínseca. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 79.

La Sala pone de presente que, al haberse acreditado la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, se abstendrá de pronunciarse respecto del cargo relacionado con la falsa motivación. IV.5. Conclusión 80. Por lo anterior, la Sala considera que la SIC debió conceder el registro de la marca mixta “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” para amparar productos y servicios en las clases 9ª, 35 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 6549 de 17 de febrero de 2021, expedida por la SIC y acceder al restablecimiento del derecho solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 81.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 6549 de 17 de febrero de 2021, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo mixto “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” solicitado para distinguir productos y servicios de las clases 9ª, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00351-00 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado Presidente CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.