CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Referencia: Acción de nulidad relativa Radicación: No. 11001032400020130020300 Demandante: Inversiones Gmh S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: NH Hoteles S.A. Salvamento de voto Con el acostumbrado respeto frente a las decisiones adoptadas por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado, expongo las razones por las cuales salvo el voto respecto de la sentencia de 15 de diciembre de 2023, proferida dentro del proceso de la referencia. En la providencia citada supra, la Sala consideró que debía declararse la nulidad de las Resoluciones 64947 de 21 de noviembre de 2011 y 49197 de 18 de agosto de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta nH HOTELES, a la sociedad NH Hotel Group S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar servicios de la clase 43 del nomenclátor internacional de Niza, al haberse acreditado el desconocimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

La Sala concluyó que existe riesgo de confusión entre la marca mixta concedida nH HOTELES y la marca mixta previamente registrada bH HOTELES por existir similitud ortográfica y fonética y, además porque ambos signos identifican servicios de la clase 43 del nomenclátor internacional de Niza. Este Despacho se aparta de dicha decisión, debido a que, no se tuvo en cuenta las reglas para el cotejo marcario señaladas tanto por la jurisprudencia de esta Corporación como por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuya aplicación permitiría concluir que no existe la confusión considerada.

Al respecto, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, exige que la identidad o semejanza de los signos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

Para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza de los signos, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual. Para iniciar el análisis de confundibilidad en el caso objeto de estudio, la Sala debió tener en cuenta que frecuentemente las marcas se integran con la 2 Radicación.: 11001032400020130020300 Demandante: Inversiones Gmh S.A. conjunción de elementos de uso general y corriente, los cuales le dan al signo algún poder evocativo o descriptivo (prefijos, sufijos o palabras), que ofrecen al consumidor una idea acerca del servicio o producto, por lo que ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho exclusivo del titular del derecho de propiedad industrial no puede impedir que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general.

En este sentido, dichas partículas de uso común que conforman marcas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el presente asunto, si bien es cierto la Sala consideró que la palabra Hoteles era de uso común y genérica por lo que debía excluirse del cotejo, no tuvo en cuenta que la letra h también lo era. En efecto, de la revisión del sistema de información de propiedad industrial - SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio, se pudo corroborar que la letra h se encuentra presente en no menos de 20 registros marcarios de la clase 43 del nomenclátor internacional.

Nótese, entonces, que la letra h es utilizada normal y frecuentemente por los empresarios del sector hotelero, en el entendido que la clase 43 del nomenclátor internacional de Niza hace referencia a hospedaje temporal. Cabe resaltar que la letra h resulta evocativa de hotel y hospedaje, por lo que ningún empresario puede apropiarse de ella y debe soportar que otros competidores del mercado la utilicen sin que ello implique infracción a sus derechos de propiedad industrial.

Por tanto, en la decisión se debió excluir la letra h del cotejo marcario y centrar el análisis en las letras n y b y, la grafía particular de cada una de ellas, lo cual permitiría concluir que los signos resultan disimiles desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético, permitiendo su coexistencia pacífica en el mercado. Aunado a lo anterior, la Sala al realizar la comparación debió considerar la posición del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de servicios de que se trate.

En esta línea, se debió analizar el tipo de consumidor: medio (servicios de consumo masivo); selectivo (consumidor más informado); y, especializado (persona absolutamente informada y atenta frente a las características del servicio que adquiere). Al respecto, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto.

Por lo tanto, no procedía que se declarara la nulidad de las resoluciones acusadas y se ordenara la cancelación del certificado del registro de la marca mixta nH 3 Radicación.: 11001032400020130020300 Demandante: Inversiones Gmh S.A. HOTELES, por no existir semejanza entre los signos cotejados que permita generar confusión entre el público consumidor.

De esta manera dejo expuesto mi salvamento de voto. Fecha ut supra GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.