CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Next Group PLC Tema: Registro del signo “NEXT” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 13814 de 14 de mayo de 20191 y 33512 de 30 de junio de 20202, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Next Group PLC y se negó el registro como marca del signo mixto “NEXT” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Nexxt S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Nexxt S.A., a través de apoderado judicial en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1.

Se declare la Nulidad de la Resolución No 13814 del 14 de Marzo (sic) de 2.019, proferida por el Director de Signos Distintivos, de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se niega el registro de la Marca next, para distinguir PRODUCTOS de la Clase No 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. Se declare la Nulidad de la Resolución No 33512 del 30 de Junio de 2.020, proferida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se confirma la decisión contenida en la Resolución No 13814 del 14 de Mayo de 2.019, 1 Folios 35 a 38 vto.

C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 39 a 45 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 4 a 21 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio proferida por el Director de Signos Distintivos; confirmando la negación del Registro de la Marca “next”, para distinguir productos de la Clase No 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.

Igualmente y como consecuencia de las nulidades anteriores, y a título del Restablecimiento del Derecho, y a favor de la sociedad NEXXT S.A., solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.3.1. Ordenar a la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, inscribir en los libros de propiedad industrial el certificado de registro para la marca next para la clase No 25 a favor de la Sociedad NEXXT S.A. 2.4.

Que se ordene la publicación de la Sentencia, que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.5. Igualmente se ordene a la DIRECCION (sic) DE SIGNOS DISTINTIVOS, de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo la resolución correspondiente, en la cual se tomen las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.) […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que Nexxt S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “NEXT”, para identificar los productos de la clase 256 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] jeans, trajes de baño; botas; botines; calcetines; calzado; calzado de deporte; camisas; chalecos; chaquetas; fajas de ropa interior; faldas; vestidos; gorras; pantalones; pijamas; prendas de vestir; ropa de cuero; shorts; ropa deportiva; calcetines; camisetas de deporte; sandalias […]”. 4.

Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Next Group PLC presentó oposición, por cuanto eran similarmente confundibles con el signo mixto “NEXT”7 que solicitó ante la SIC dentro del expediente administrativo SD2018/0104567, así como la marca mixta “NEXT” registrada en Perú y solicitada en Ecuador en el año 2016, todas en la clase 258 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] ropa, calzado, sombrerería […]” y “[…] prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería […]”, respectivamente. 4 Folio 5 y vto.

C pp. 5 Folios 5 vto. a 8 C pp. 6 Versión 11. 7 Expediente administrativo SD2018/0104567. 8 Certificado 203.490 y IEPI-2016-1246. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5. Anotó que, mediante la Resolución 13814 de 14 de mayo de 2019, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Next Group PLC y negó el registro como marca del signo mixto “NEXT”, para distinguir los referidos productos por ser confundibles con la marcas mixtas “NEXT”9 registrada en Perú y solicitada en Ecuador, en la clase 25.

Lo anterior, por cuanto demostró interés legítimo de oposición, así como interés real en el mercado. Puso de presente que, contra dicha decisión, Nexxt S.A. presentó recurso de apelación. 6. Mencionó que, a través de la Resolución 33512 de 30 de junio de 2020, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 13814.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación10 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “NEXT” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Nexxt S.A., al considerar que era confundible con las marcas mixtas “NEXT” registradas en Perú y solicitada en Ecuador en el año 2016, en la clase 25, por la sociedad Next Group PLC, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a). 9.

Afirmó que el signo solicitado por el demandante no es similarmente confundible con la marca previamente registrada en Perú y la solicitada en Ecuador, toda vez que, era en Colombia donde no existía una solicitud o registro de marca alguna que le reste capacidad para ser registrada. 10. Destacó que, la solicitud de registro de la marca “NEXT” del tercero con interés en el resultado del proceso, dentro del expediente SD2018/0104567, fue negada por la SIC, al considerar que era similarmente confundible con las marcas “NEXXT” de la demandante. 9 Certificado 203.490 y IEPI-2016-1246. 10 Folios 3 vto. a 11 vto. del C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 11.

Finalmente, subrayó que la partícula “NEXT” no es genérica o descriptiva, por lo que era novedosa y distintiva para los productos que requería proteger, además, que cuenta con elementos gráficos, ortográficos y conceptuales que le daban distintividad. Y, el signo solicitado se deriva de sus marcas mixtas y nominativas “NEXXT” y “MEXX”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio11 12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante al considerar que, de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente administrativo, la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado era similarmente confundible con las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso registrada en Perú y la solicitada en Ecuador. 13.

Señaló que el tercero con interés en el resultado del proceso demostró que tenía derecho de oposición al signo solicitado por la demandante, toda vez que allegó certificado de registro de la marca “NEXT” en Perú y una solicitud de registro de la marca “NEXT” en Ecuador en el año 2016. 14. Sostuvo que el signo y las marcas confrontadas son confundibles desde el aspecto ortográfico y fonético por lo que existe un alto riesgo de confundibilidad entre los mismos, incluso haciendo creer en el público consumidor que “NEXT” comparte un mismo origen empresarial.

Además, no contienen elementos adicionales que le otorguen distintividad. 15. Recordó que, la finalidad de las causales de irregistrabilidad era salvaguardar la identificación del origen empresarial y la identificación de la marca a fin de no generar perjuicio alguno a los consumidores. II.2. Contestación de la sociedad Next Group PLC12 16.

La apoderada de la sociedad Next Group PLC contestó la demanda y señaló que el acto administrativo demandado estaba acorde con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser confundible con sus marcas. 17. Afirmó que el signo y las marcas confrontadas son similares desde el punto de vista ortográfico, fonético y gráfico, además que amparan los mismos productos en la clase 25. 11 Índice 21 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Índice 20 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 18.

Explicó que tenía derecho a oponerse al signo solicitado por la demandante por cuanto ha registrado la marca “NEXT” en varios países como Perú, Canadá, Gran Bretaña, Unión Europea, Turquía y Rusia y solicitado en Ecuador. Asimismo, como prueba de la comercialización a nivel mundial allegó información sobre cifras de venta de los productos alrededor del mundo para los años 2010 a 2018, así como páginas en internet.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 19. La sociedad Nexxt S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 8 de diciembre de 202013 en contra de las Resoluciones 13814 de 14 de mayo de 2019 y 33512 de 30 de junio de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 20. Mediante auto de 29 de enero de 202114 se inadmitió la demanda.

A través de auto de 17 de marzo de 202115 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Next Group PLC. El 23 de marzo de 202116 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 21. Por auto de 26 de julio de 202117 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 11 de febrero de 202218. 22.

En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y solicitó copia de los expedientes administrativos relacionados con las marcas mixtas y nominativas “NEXXT” y “MEXX” de la demandante, así como el de la solicitud de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso. 23.

Mediante autos de 8 de abril de 202219 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso y se requirió a la Secretaría de la Sección Primera se descargue los expedientes administrativos decretados como prueba en la audiencia inicial. 13 Folio 2 C pp. 14 Folio 48 y vto.

C pp. 15 Folio 52 a 53 C pp. 16 Índice 15 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Folio 54 y vto. C pp e índice 49 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 36 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índices 42 y 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 180-IP-2022 de 20 de junio 202320 dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 se debía remitir a las interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, en las cuales dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […] 1.2.

De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque dichas condiciones carecerían de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan un riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] 3.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema […]” (negrilla y subrayado del original). 25. A través de auto de 31 de julio de 202321 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, así como de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 20 Índice 63 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 65 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 26.

En el término para alegar de conclusión, las sociedades Nexxt S.A.22, Next Group PLC23 y la SIC24 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 13814 de 14 de mayo de 2019 y 33512 de 30 de junio de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Next Group PLC y se negó el registro como marca del signo mixto “NEXT” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Nexxt S.A. 29.

La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “NEXT” y las marcas mixtas “NEXT” registrada en Perú y solicitada en Ecuador, de la sociedad Next Group PLC, todas en la clase 25, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 30.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 31. La sociedad Nexxt S.A. solicita se declare la nulidad de Resoluciones 13814 de 14 de mayo de 201926 y 33512 de 30 de junio de 202027, por medio de las cuales la SIC 22 Índice 70 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 Índice 71 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Índices 72 y 73 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 25 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 26 Folios 35 a 38 vto.

C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 27 Folios 39 a 45 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Next Group PLC y negó el registro como marca del signo mixto “NEXT” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.4. Análisis del caso concreto 32. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, negó el registro como marca al signo mixto “NEXT” para distinguir productos comprendidos en la clase 2528 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] jeans, trajes de baño; botas; botines; calcetines; calzado; calzado de deporte; camisas; chalecos; chaquetas; fajas de ropa interior; faldas; vestidos; gorras; pantalones; pijamas; prendas de vestir; ropa de cuero; shorts; ropa deportiva; calcetines; camisetas de deporte; sandalias […]”. 33.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con las marcas mixtas “NEXT” registrada en Perú y solicitada en Ecuador, en la clase 25 estas son: “[…] prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería […]”. 34.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 180-IP-2022 de 20 de junio 2023 en la que indicó que los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 constituyen un acto aclarado para lo cual debía remitirse a los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 35.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo que las marcas del tercero con interés directo no resultaban similarmente confundibles con el signo solicitado “NEXT”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136 literal a), ibidem29. 36.

Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 37. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 28 Versión 11. 29 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 38.

Previo a resolver sobre la confundibilidad entre el signo solicitado y las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, la Sala advierte que la parte demandante argumentó que era en Colombia donde no existía una solicitud o registro de la marca “NEXT”, por lo que no debió negarse su solicitud. Además, puso de presente que el signo “NEXT” presentado por el tercero con interés en el resultado del proceso, dentro del expediente SD2018/0104567, fue negado por la SIC, al considerar que era similarmente confundible con las marcas “NEXXT” de la demandante. 39.

Al respecto, en lo atinente al principio de territorialidad en materia marcaria, la jurisprudencia de la comunidad andina30 ha indicado que, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000, “[…] los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros están delimitados al país en que se conceden los respectivos registros […]”.

Lo anterior, sin perjuicio de que se den excepciones cuando se trate de proteger marcas notorias en cualquiera de los Países Miembros. 40. Ello, por cuanto el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 381-IP-2016 precisó que “[…] uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos.

Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido […]”. 41. En tal virtud, si bien, por regla general la protección que otorga el registro dado por las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros está delimitada al país donde éstos se conceden, a menos que se trate de una marca notoria. 42.

Así pues, y de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan los Estados miembros se limitan al país en que se concedió el respectivo registro, a menos que la marca fuera reconocida como tal en cualquier país miembro. 43. Aunado a lo anterior, esta Sala ha considerado que el examen de registrabilidad se realiza de oficio, es integral, debe ser motivado y autónomo31, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 30 Interpretación prejudicial 94-IP-2014 de fecha de 16 de julio de 2013. 31 Interpretación Prejudicial 39-IP-2020 de 25 de agosto 2021. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 44.

Se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 45.

Así, el estudio de registrabilidad del signo negado en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 46. Se pone de presente que esta Sala32 ha considerado que la SIC no está en la obligación de conceder de manera autónoma el registro como marca de aquellas expresiones registradas en otros países, en tanto, esto desnaturalizaría el trámite del registro marcario, pues bastaría con el registro previo en otro País para garantizar su registro como marca en el territorio colombiano. 47.

Ahora, la Sala observa que la sociedad Next Group PLC tenía legítimo interés para presentar oposición frente a la solicitud de registro de la marca de la demandante, toda vez que demostró ser titular de la marca mixta “NEXT” en Perú y de haber radicado una solicitud en Ecuador en el año 201633, Países Miembros de la Comunidad Andina y su interés en el mercado Colombia al presentar oposición dentro del trámite administrativo. 48.

Aunado a lo anterior, tal como lo consideró la SIC en los actos administrativos demandados, se encontró que el tercero con interés en el resultado del proceso también acreditó interés real en el mercado, por cuanto allegó información sobre las ventas netas para los años 2010 a 2018 “[…] alrededor del mundo […]”, así como direcciones de páginas web en las que demuestra el tipo de productos que comercializa, a saber: “[…] https://en.wikipedia.org/wiki/Next:plc, https://www.next.co.uk/stores/, https://www.tiendeo.pe/ofertas*folletos/next, https://www.next.es/es, https://www.facebook.com/pages/category/Clothing- Store/Next-192085617477632/, https://www.zalando.es/ropa-nino/next […]”, lo cual no fue desvirtuado por la parte demandante. 49.

La Sala recuerda que la Decisión 486 de 2000 reconoce expresamente el derecho de terceros a presentar oposición frente a una solicitud de registro marcario. En efecto, el artículo 147 dispone que “[…] cualquier persona con interés legítimo podrá presentar oposición motivada a la solicitud de registro de un signo, dentro del plazo previsto en la legislación interna de cada País Miembro […]”.

Así, el concepto de interés legítimo implica la existencia de una afectación o riesgo razonable a derechos preexistentes o a intereses jurídicamente protegidos, como ocurre en el presente caso. 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Rad.2016-00402-00. M.P. Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 33 Índice 20 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

Certificados 203.490 y 2016-1246. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 50. En consecuencia, y conforme al acervo probatorio allegado al expediente, se evidencia que el tercero opositor no solo ostenta registros marcarios válidos en otros países miembros de la Comunidad Andina, como Perú, sino que también ha demostrado una actividad comercial efectiva y continuada, mediante la presentación de documentos que soportan sus actividades internacionales y presencia digital, lo que da cuenta de su interés real en ingresar y posicionarse en el mercado colombiano. 51.

Esta circunstancia justifica plenamente su legitimación para intervenir en el trámite administrativo de registro marcario ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En efecto, la Sala concluye que la protección conferida por el registro marcario en Colombia no puede supeditarse mecánicamente a las decisiones adoptadas por otras oficinas nacionales, ni se deriva automáticamente del hecho de contar con registros previos en el exterior.

No obstante, cuando se acredita el interés económico real y efectivo en el mercado colombiano, como ocurre en el presente caso, tales elementos deben ser tenidos en cuenta dentro del análisis autónomo e integral que debe efectuar la autoridad nacional en sede de registrabilidad, en cumplimiento del principio de buena fe y de los fines propios del sistema marcario andino. 52.

Así las cosas, la sociedad Next Group PLC demostró en sede administrativa no solo su legítimo interés para presentar oposición, sino también su interés real en el mercado Colombiano, por lo que era procedente el análisis de confundibilidad frente al signo solicitado y la marca registrada en Perú y solicitada en Ecuador. 53. De manera que, la SIC podía realizar el análisis de confundibilidad de manera integral, motivada y autónoma para verificar si existía el desconocimiento de un mejor derecho por la opositora, Next Group PLC con sus marcas mixtas “NEXT” registrada en Perú y solicitada en Ecuador en la clase 25, independiente de la decisión tomada en el expediente SD2018/0104567. 54.

Conforme con lo anterior y con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor34: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 55.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: Signo cuestionado de la sociedad Nexxt S.A.35 (mixto) Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registrada por la sociedad Next Group PLC en Perú y solicitada en Ecuador36 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro “NEXT” 25 203.490 “NEXT” 25 2016-1246 56.

Como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “NEXT” solicitado por la demandante y las marcas mixtas “NEXT” previamente registrada y solicitada por el 35 Índice 19 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 36 Índice 20 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 57.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y las marcas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 58. En efecto, de la revisión del signo y las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 59.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 60.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”37. 61.

De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y las marcas confrontadas contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 62.

Al respecto, la Sala advierte que la partícula “NEXT”, que hace parte del signo solicitado y de las marcas del tercero con interés, son de uso común para la clase 25, al momento de la expedición de los actos acusados, como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación:38 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 38 Consulta realizada el 30 de abril de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “NEXT” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “NEXT GIORGINO” OSCAR HUMBERTO MARÍN SALDARRIAGA 25 262.890 “KND CODENAME: KIDS NEXT DOOR” THE CARTOON NETWORK, INC. 25 310.800 “HAWK NEXT” TRADING FASHION LINE S.A. 25 357.143 “NEXT GENERATION” MODA SOFISTICADA LTDA 25 443.734 63. Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 64.

Ahora, si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “NEXT”, del signo y las marcas confrontadas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al excluirlas se reduciría el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación y se fraccionaría la denominación, además es respecto de la cual se alega la presunta confusión, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 65.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo en conflicto “NEXT”, así como las marcas “NEXT”, todas en la clase 25, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 66.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo “NEXT” de la demandante y las marcas “NEXT” del tercero con interés en el resultado del proceso, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión y riesgo de asociación que pueda existir entre las mismas, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales. 67.

A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado N E X T 1 2 3 4 Marca previamente registrada en Perú y solicitada en Ecuador N E X T 1 2 3 4 68.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que existe identidad, toda vez que el signo de la parte demandante “NEXT” está compuesto por 1 palabra, de 1 sílaba, 4 letras, 3 consonantes (N-X-T) y 1 vocal (E) y las marcas registradas previamente también tiene la expresión idéntica “NEXT” las cuales también se compone de 1 palabra, de 1 sílaba, 4 letras, 3 consonantes (N-X- T) y 1 vocal (E). 69.

Nótese, entonces que, desde el punto de vista ortográfico, estas marcas presentan una configuración estructural que refuerza el riesgo de confusión, toda vez que no solo tienen un idéntico número de sílabas y en el patrón silábico general, sino que también comparten letras que se repiten en igual orden, lo que impide que puedan ser consideradas significativamente diferentes. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 70.

En relación con la similitud fonética, cabe destacar que la pronunciación de la expresión “NEXT” y “NEXT” comparadas no presentan diferencias en la medida en que comparten la misma expresión. 71. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: NEXT – NEXT – NEXT – NEXT – NEXT – NEXT NEXT – NEXT – NEXT – NEXT – NEXT – NEXT NEXT – NEXT – NEXT – NEXT – NEXT – NEXT NEXT – NEXT – NEXT – NEXT – NEXT – NEXT 72.

Del anterior cotejo fonético sucesivo la Sala evidencia que la sonoridad del signo y las marcas es idéntica al ser articulados en voz alta, lo que confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar el servicio39. 73. De acuerdo con lo anterior, resulta indudable que entre las expresiones enfrentadas existe identidad ortográfica y fonética. 74.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que el signo y las marcas que se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 202340, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.

Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra.María Elizabeth García González. Reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Rad.: 2011-00061-00. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 75. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”.

(negrilla fuera del texto). 76. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 77.

Se observa que, el término en idioma inglés “NEXT”, significa, “siguiente”41. Sin embargo, no tienen una definición en castellano42 y, por consiguiente, su significado en idioma inglés no es conocido por el consumidor medio colombiano. Al respecto, la Sala ha considerado que el significado de los términos en idioma extranjero no forma parte del conocimiento común y, por lo tanto, se consideran como signos de fantasía, por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque43. 78.

En efecto, si bien el término “NEXT” en idioma inglés puede ser conocido por algunos consumidores colombianos con conocimientos básicos del idioma, no se puede afirmar que su significado haga parte del conocimiento general del consumidor medio en Colombia. En consecuencia, y conforme con la jurisprudencia de esta Sala, 41 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/next?q=NEXT.

Consultado el 30 de abril de 2025. 42 https://dle.rae.es/next?m=form. Consultado el 30 de abril de 2025. 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio los términos en lengua extranjera que no son de uso común ni comprensibles para la mayoría del público relevante deben considerarse signos de fantasía. 79.

De esta manera, teniendo en cuenta la identidad en la composición del signo “NEXT” de la parte demandante y las marcas “NEXT” del tercero con interés en el resultado del proceso, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 80. En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 81.

Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 82. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201844 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los 44 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 83. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 84.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “NEXT” fue solicitada para proteger los productos de la clase 2545 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] jeans, trajes de baño; botas; botines; calcetines; calzado; calzado de deporte; camisas; chalecos; chaquetas; fajas de ropa interior; faldas; vestidos; gorras; pantalones; pijamas; prendas de vestir; ropa de cuero; shorts; ropa deportiva; calcetines; camisetas de deporte; sandalias […]”. 85.

Las marcas previamente registradas y solicitadas identifican los siguientes productos de la clase en la clase 2546 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería […]”. 86. Al analizar la relación entre los productos del signo “NEXT” y las marcas previamente registradas y solicitadas “NEXT”, se evidencia que ambos comparten la misma categoría, lo que refuerza una conexión significativa entre los productos protegidos.

Esta relación se sustenta en criterios de sustituibilidad, complementariedad y canales de comercialización, lo que puede derivar en una confusión para los consumidores sobre el origen empresarial de los productos47. 87. En cuanto al criterio de sustituibilidad, se advierte que los productos amparados por el signo solicitado “NEXT”, tales como jeans, trajes de baño, camisas, faldas, pijamas, ropa deportiva, calzado y sandalias, cumplen la misma finalidad que los productos protegidos por las marcas previamente registradas, a saber, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. Todos están destinados a cubrir y proteger el 45 Versión 11. 46 Certificado 203.490 y IEPI-2016-1246. 47 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio cuerpo, por lo que resulta evidente que son susceptibles de ser intercambiados o sustituidos por el consumidor medio, quien podría elegir entre uno u otro sin distinguir mayormente su origen empresarial, aumentando así el riesgo de confusión en el mercado. 88.

Desde el punto de vista de la complementariedad, se constata que los productos identificados por las marcas en conflicto suelen utilizarse de forma conjunta, lo que refuerza la idea de que podrían proceder del mismo productor o grupo empresarial. Por ejemplo, prendas como camisetas, chaquetas y pantalones, junto con calzado y accesorios, suelen combinarse entre sí, lo que permite concluir que se complementan funcional y comercialmente.

Esta circunstancia permiten evidenciar la asociación entre los signos, en la medida en que el consumidor puede suponer que ambos provienen de un mismo origen empresarial. 89. En relación con los canales de comercialización, se observa que los productos de ambas marcas se distribuyen a través de medios coincidentes, como almacenes de cadena, boutiques, tiendas por departamentos, plataformas de comercio electrónico, catálogos digitales e impresos, y también se promocionan en medios similares: redes sociales, televisión, revistas de moda y vitrinas físicas.

Esta coincidencia en los canales y estrategias de distribución ratifica la posibilidad de confusión, dado que los productos pueden encontrarse en los mismos espacios físicos o virtuales, dirigidos al mismo público consumidor. 90. En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los productos del signo solicitado por la demandante y los productos de las marcas previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos de un signo no están directamente ligados a los productos de las marcas, asumiendo así un origen empresarial compartido. 91.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201548, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al 48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 92.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas previamente registradas y solicitadas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales49: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 93. Ahora bien, la demandante argumentó que el signo solicitado se deriva de sus marcas mixtas y nominativas “NEXXT” y “MEXX”50. 94.

En este caso, aunque el signo solicitado “NEXT” comparte elementos comunes con marcas mixtas y nominativas “NEXXT” y “MEXX”, la disposición y estructura de sus componentes difiere significativamente. La alteración en la cantidad de los elementos como las letras “XX” así como las letras “M” y “T”, así como su presentación en un conjunto distinto, transforma la percepción del signo, además que, en su mayoría, las marcas registradas protegen productos y servicios de las clases 3ª y 42.

En ese sentido, el signo solicitado no puede considerarse una derivación directa o accesoria de las marcas previamente registradas. 95. Por tanto, al no conservar la esencia identificadora de “NEXT”, el signo solicitado no puede considerarse como derivada de marcas mixtas y nominativas “NEXXT” y “MEXX”, lo que desvirtúa el fundamento jurídico de su pretensión. 96.

En relación con las marcas derivadas, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 201651 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, en torno al concepto de 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 50 Certificados 354.433, 374.989, 411.408, 366.524 y 212.018. 51 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio de 2016. Rad.: 2013-00141-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así: “[…] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. […] Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: […] Estas ´marcas derivadas´ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar […]” (negrilla fuera de texto). 97.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala observa que el signo “NEXT”, no constituye una derivación de las marcas mixtas y nominativas “NEXXT” y “MEXX” previamente concedidas y de titularidad del demandante, por cuanto tiene variaciones sustanciales en su estructura y, en todo caso no coinciden en los productos y servicios registrados, toda vez que se refieren a las clases 3ª y 42. 98.

La Sala destaca que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 99.

Adicionalmente se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 100.

Así pues y teniendo en cuenta que hay una identidad entre el signo y las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, porque el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 101.

Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00519-00 Demandante: Nexxt S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.