CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Pharmabrand S.A. Tema: Registro como marca del signo nominativo “BITRIM” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 21525 de 31 de marzo de 20141 y 2298 de 29 de enero de 20152, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. y se concedió el registro de la marca nominativa “BITRIM”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Pharmabrand S.A. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que DECLARE la nulidad de la Resolución No. 21525 del 31 de marzo de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del Expediente N° 13-240236;
SEGUNDA: Que DECLARE la nulidad de la Resolución No. 2298 del 29 de enero de 2015 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del Expediente N° 13-240236, TERCERA: Que como consecuencia de la declaración anterior ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, la CANCELACIÓN del certificado de registro de la marca BITRIM (NOMINATIVA), para distinguir productos 1 Folios 7 a 14 C pp.
“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 15 a 17 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 19 a 46 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio comprendidos en la Clase Internacional 05, en el plazo que para tal efecto fije el Despacho, CUARTA: Que ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4 (negrilla y mayúscula del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. registró la marca nominativa “BACTRIM”6 para identificar productos de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 4.
Señaló que, el 9 de octubre de 2013, la sociedad Pharmabrand S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “BITRIM” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos para uso humano […]”. 5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con su marca previamente registrada. 6.
Anotó que, mediante la Resolución 21525 de 31 de marzo de 2014, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. y concedió el registro de la marca nominativa “BITRIM” en la clase 5ª. A lo cual, la demandante presentó recurso de apelación. 7.
Afirmó que, mediante la Resolución 2298 de 29 de enero de 2015, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la Resolución 21525. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 4 Folio 24 C pp. 5 Folios 21 a 23 C pp. 6 Certificado 73.612. 7 Folios 24 a 44 C pp.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b) y 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 9. La apoderada de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró como marca el signo nominativo “BITRIM” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Pharmabrand S.A., sin considerar que la misma era similarmente confundible con su marca nominativa “BACTRIM”, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 10.
Afirmó que la marca demandada carece de distintividad, por cuanto es similarmente confundible con su marca de manera fonética, visual y ortográfica, por lo que su registro generaba riesgo de confusión y asociación. Ello, por cuanto se compone de dos sílabas, mientras que la marca solicitada “BITRIM” contiene la mayoría de las letras que conforman la marca registrada “BACTRIM”, esto es, 5 de las 7 letras, lo que implica que tengan una secuencia de consonantes y vocales similares. 11.
Sostuvo que la autoridad administrativa desestimó “ligera y superficialmente” los argumentos de la demandante, lo que afecta sus intereses y el mercado en general, en la medida que se ven afectados la libertad de elección de los consumidores y su propia integridad física. 12. Aseguró que, por tratarse de marcas que identifican productos farmacéuticos de la clase 5ª, el análisis debió ser más riguroso, por el riesgo para la salud y el bienestar de los consumidores. 13.
Agregó que las marcas confrontadas también identifican los mismos productos farmacéuticos en la clase 5ª, por lo que se entiende que existe conexidad competitiva, por coincidencia de los productos identificados. 14. Precisó que ambas marcas no solo identifican productos comprendidos en la misma clase, sino también productos constituidos por los mismos compuestos químicos para contrarrestar los efectos de iguales patologías. 15.
Finalmente, explicó que el producto “BACTRIM” como “BITRIM” está compuesto a base de sulfametoxazol y trimetoprima, principios activos que despliegan una acción sinérgica consistente en el bloqueo secuencial de dos enzimas bacterianas que catalizan reacciones consecutivas en la biosíntesis del ácido folínico dentro del microorganismo invasor, por lo que pueden comercializarse por los mismos canales.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000. 17.
Aseguró que las marcas en conflicto son diferentes, en tanto que, al pronunciar “BITRIM” y “BACTRIM”, su disposición vocálica, en la primera sílaba, genera una marcada diferenciación fonética y visual, razón por la cual estos signos pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores. 18. Manifestó que un consumidor que requiera un producto u otro no puede entrar en confusión, pues dichos medicamentos serán revisados y formulados por el médico, por consiguiente, cuando llegue el producto al consumidor o lo adquiera, será porque fue recetado, no porque el consumidor pueda escoger dichos productos. 19.
Sostuvo que cada una de las marcas cuenta con elementos distintivos propios que las hacen plenamente identificables dentro del mercado, de manera que, contrario a lo manifestado por el demandante, la marca “BITRIM” fue otorgada conforme a derecho, teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales para la materia, por comportar los elementos suficientes para ser registrables.
II.2. Contestación de la sociedad Pharmabrand S.A.9 20. La sociedad Pharmabrand S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, contestó la demanda en la que sostuvo que la marca “BITRIM” es distintiva para amparar productos en la clase 5ª. 21. Indicó que no era razón suficiente que dos marcas compartan algunas letras para que sean consideradas como semejantes y, por lo tanto, induzcan al público a error, puesto que pueden tener ciertos elementos comunes y ser plenamente identificables y distinguibles dentro del mercado. 22.
Explicó que no toda semejanza es susceptible de generar entre los consumidores un riesgo de asociación, confusión o error, de manera que dos marcas pueden tener algunos elementos comunes y aun así ser claramente identificables en el mercado por contener adicionalmente otros elementos denominativos o gráficos que les den más distintividad. 8 Folios 109 a 120 C pp. 9 Folios 90 a 98 C pp.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 23. Puso de presente que en Ecuador coexisten las marcas confrontadas, en la misma clase, conforme los certificados 3049-09, 3048-09 y 178-69. Indicó que, si bien se trata de jurisdicciones diferentes, es un indicativo importante, puesto que también se trata de un país Andino, por lo que comparten coherencia en sus decisiones. 24.
Agregó que, de acuerdo con la base de datos de la SIC, coexisten actualmente muchas marcas que contienen las letras “B”, “C” y “M”. 25. Finalmente, mencionó que la marca “BITRIM” ha sido solicitada para amparar productos con una cobertura restringida y específica, de ahí que sus consumidores sean especializados. III. TRÁMITE DEL PROCESO 26.
La sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. presentó demanda de nulidad relativa el 10 de marzo de 201510 en contra de las Resoluciones 21525 de 31 de marzo de 2014 y 2298 de 29 de enero de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 27. Mediante auto de 8 de febrero de 201611 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Pharmabrand S.A. C.I. El 16 de junio de 201612 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 28.
A través de autos de 19 de octubre de 2017 y 29 de junio de 201813 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 23 de noviembre de 201814. 29. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 30.
Mediante auto de 12 de abril de 201915 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 227-IP-2019 de 8 de mayo de 201916 dentro de la cual indicó que interpretaría el literal 10 Folio 19 C pp. 11 Folios 52 a 54 C pp. 12 Folio 54 vto.
C pp. 13 Folios 128 y 135 C pp. 14 Folios 143 a 150 C pp. 15 Folios 153 y vto. C pp. 16 Folios 167 a 177 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, de oficio interpretó el artículo 151 ibidem.
No interpretó el artículo 135 literal b) de la mencionada decisión por cuanto no es objeto de controversia la distintividad intrínseca. Así lo consideró: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal (sic) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Únicamente procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente. No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) debido a que no es objeto de controversia la distintividad intrínseca que debe poseer una marca. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el tema de conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] Comparación entre signos denominativos […] En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BITRIM (denominativo) y la marca BACTRIM (denominativa).
Marcas de fantasía […] Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. […] Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 32.
Por auto de 2 de octubre de 202017 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 33. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Pharmabrand S.A.18 y la SIC19 reiteró sus argumentos de defensa.
Por su parte, la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 34. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica 17 Folio 179 C pp. 18 Folios 188 a 193 C pp. 19 Folios 195 a 198 C pp. 20 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 35. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 21525 de 31 de marzo de 2014 y 2298 de 29 de enero de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. y se concedió el registro de la marca nominativa “BITRIM”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Pharmabrand S.A. 36.
La Sala deberá examinar si entre la marca nominativa “BITRIM”, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la sociedad Pharmabrand S.A. y la marca nominativa “BACTRIM” de la demandante, destinados a amparar productos en la misma clase, existe similitud que configure riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, de acuerdo con lo previsto en los artículos 135 literales b), 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 37.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3. La identificación de los actos demandados 38. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 21525 de 31 de marzo de 201421 y 2298 de 29 de enero de 201522, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. y se concedió el registro de la marca nominativa “BITRIM”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Pharmabrand S.A. IV.4.
Análisis del caso concreto 39. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca nominativa “BITRIM” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos para uso humano […]”. 21 Folios 7 a 14 C pp.
“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 22 Folios 15 a 17 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 40. A juicio de la parte demandante, las resoluciones acusadas adolecen de nulidad porque la marca nominativa del tercero con interés en el resultado del proceso y la marca nominativa “BACTRIM”, presentan similitud que las hace confundibles, generando riesgo de confusión y asociación en el consumidor. 41.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 227-IP-2019 de 8 de mayo de 2019 dentro de la cual indicó que interpretaría el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem. No interpretó el artículo 135 literal b) de la mencionada decisión por cuanto no es objeto de controversia la distintividad intrínseca. 42.
Al respecto, la Sala precisa que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación sostuvo que la marca nominativa “BITRIM” es confundible con la marca nominativa “BACTRIM”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el literal a) del artículo 136 ibidem23. 43.
Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio del supuesto previsto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. 44. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. 23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 45.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor24: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 46.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida al tercero con interés en el resultado del proceso25 BITRIM (nominativa) Registro 535.268 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por la demandante26 BACTRIM (nominativa) Registro 73.612 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 25 Folio 18 C pp. 26 Consulta realizada el 7 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 47. En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre la marca nominativa “BITRIM”, concedida para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Pharmabrand S.A. y la marca nominativa “BACTRIM”, registrada por la parte demandante para distinguir productos en la misma clase, existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 48.
De manera previa, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 49. Sobre el particular, se advierte que las expresiones “BI”, “BAC” y “TRIM” son de uso común en la clase 5ª, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación27, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “BI” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “BIATAIN” COLOPLAST A/S 5ª 262.640 “BIOLAX” LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. 5ª 292.615 “BIOCOLON” GERMAN ORTIZ VILLADA 5ª 246.644 “BAC” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “BACKPAIN” LABORATORIOS INCOBRA S.A. 5ª 253441 “BACQURE” SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 5ª 254785 27 Consulta realizada el 7 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “BIO-BACTER” CIRUMEDICS S.A.S. 5ª 268783 “TRIM” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “TRIMICORT” PROFMA S.A.S. 5ª 260867 “TRIMESULF-FORT” PATENTES, MARCAS Y REGISTRO PATMAR S.A. 5ª 274312 “TRIMETOSE” LABORATORIOS VIJOSA S.A.DE C.V. 5ª 255379 50.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 51.
Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “BI”, “BAC” y “TRIM” de las marcas confrontadas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración a que presentan un grado de distintividad débil, también es que al excluirlas se reducen los signos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación y se fraccionan las denominaciones.
Además, es precisamente respecto de dichas expresiones que se alega la presunta confusión. 52. Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto “BI”, “BAC” y “TRIM” son expresiones de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente los vocablos “BI” o “BAC” y “TRIM” pero se mantuviera el análisis con base en las partículas restantes (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual se ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido de que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 53. Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable en este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.
Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorado en su conjunto. 54. En este contexto, en el caso sub examine, no es posible fragmentar el examen con base en la naturaleza débil de sus componentes, sino que debe asumirse el criterio interpretativo según el cual el cotejo debe realizarse sobre el conjunto marcario, sin fraccionarlo. 55.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “BITRIM”, así como la marca “BACTRIM”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 56.
A la Sala le corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada B I T R I M 1 2 3 4 5 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada B A C T R I M 1 2 3 4 5 6 7 57.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el análisis comparativo de los signos enfrentados, la Sala advierte que entre ellos se presentan similitudes que generan riesgo de confusión, toda vez que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso “BITRIM” y la marca del demandante “BACTRIM” comparten la misma estructura en su terminación “TRIM” y de la letra inicial “B”, lo que genera una semejanza ortográfica relevante que no puede pasar inadvertida para el consumidor medio. 58.
En efecto, aunque la marca “BITRIM” es más breve que “BACTRIM”, la presencia de la vocal “I” no elimina la similitud derivada de la coincidencia en la terminación “TRIM” ni en la letra inicial “B”. Por su parte, la marca “BACTRIM”, al incorporar la partícula “AC”, configura la secuencia “BAC”, que, unida al sufijo “TRIM”, refuerza aún más la percepción global de semejanza entre ambos signos. En conjunto, la estructura consonántico-vocálica de las dos expresiones produce una impresión ortográfica casi idéntica, susceptible de generar confusión en el consumidor medio. 59.
Cabe advertir que, si bien “BI” y “TRIM” son expresiones de uso común, al ser combinadas en el signo cuestionado generan una configuración muy próxima a la marca previa, en la medida que ambas comparten su estructura, como se anotó con antelación. En esa medida, la similitud no se diluye con la adición de partículas intermedias, pues lo que prevalece en la mente del consumidor son los segmentos inicial y final coincidentes. 60.
Además, la distribución silábica es similar de “BITRIM” (dos sílabas) y “BACTRIM” (dos sílabas), dado que las coincidencias en el inicio “B” y en la terminación “TRIM” son determinantes en la apreciación ortográfica global. 61. En relación con la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de las expresiones enfrentadas no evidencia diferencias perceptibles ni relevantes.
En efecto, “BITRIM” presenta una sonoridad claramente análoga a la de “BACTRIM”, pues ambas comparten la letra inicial “B” y la terminación “TRIM”, cuya articulación en lengua castellana produce un timbre y ritmo prácticamente idénticos. La breve variación introducida por la vocal intermedia en “BITRIM” o por la secuencia “AC” en “BACTRIM” no resulta suficiente para alterar la impresión auditiva general, de modo que el consumidor medio podría percibir ambos signos como fonéticamente equivalentes. 62.
En efecto, la vocal intermedia “I” en “BITRIM” y la partícula “AC” en “BACTRIM” no son suficientes para desvirtuar la semejanza sonora, pues en ambos casos el acento recae sobre estructuras semejantes y se mantiene la coincidencia en la sílaba final y Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la letra inicial.
Esta circunstancia refuerza la percepción de similitud fonética entre los signos, la cual se proyecta sobre el consumidor medio, que no realiza un examen detallado o técnico al momento de identificar productos por su marca. 63. Aunado a lo anterior, debe resaltarse que el aspecto fonético debe atenderse desde la impresión de conjunto que genera el signo en el consumidor medio, y no a partir de un análisis fragmentado letra por letra. 64.
La Sala destaca que la percepción auditiva del consumidor medio se desarrolla en contextos comerciales como solicitudes verbales de productos. En tales situaciones, el recuerdo fonético se fija sobre la impresión global y, en particular, sobre la sílaba tónica final. Así, la semejanza entre “BITRIM” y “BACTRIM” resulta aún más evidente y riesgosa dada la clase de productos amparados por ambos, al no existir diferencias perceptibles que permitan evitar la confusión en el mercado. 65.
Cabe advertir que, como se precisó, las partículas “BI” y “TRIM” son de uso común en la clase 5ª, por lo que su fuerza distintiva es débil y no permite dotar al signo de un carácter diferenciador autónomo. En consecuencia, la distintividad de los signos recae en los demás elementos del conjunto marcario; sin embargo, la coincidencia en la raíz y la terminación hace que prevalezca la semejanza fonética. 66.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: BITRIM – BACTRIM – BITRIM – BACTRIM – BITRIM – BACTRIM BITRIM – BACTRIM – BITRIM – BACTRIM – BITRIM – BACTRIM BITRIM – BACTRIM – BITRIM – BACTRIM – BITRIM – BACTRIM BITRIM – BACTRIM – BITRIM – BACTRIM – BITRIM – BACTRIM 67.
Del anterior cotejo fonético sucesivo la Sala evidencia que la sonoridad de los signos es similar, al punto que no se perciben diferencias sustanciales al ser articulados en voz alta, lo que confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar el producto verbalmente28. 68.
De esta manera, se concluye que la marca cotejada no genera un impacto visual ni fonético suficientemente distintivo respecto de la marca previamente registrada. Al aplicar el método de cotejo sucesivo, se observa que los elementos diferenciadores presentes en la marca concedida no tienen la entidad necesaria para conferirle una fuerza distintiva propia. 28 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González. Reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Rad.: 2011-00061-00.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 69. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes.
Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. 70. En este sentido, se advierte que las marcas incorporan partículas que, si bien en apariencia podrían considerarse de fantasía, en el contexto farmacéutico guardan una relación indirecta con los principios activos sulfametoxazol y trimetoprima, de los cuales provienen parcialmente las partículas “BAC” y “TRIM”, como lo precisó la parte demandante. 71.
No obstante, al presentarse dichas partículas unidas en las expresiones “BITRIM” y “BACTRIM”, sin elementos adicionales que las separen, el conjunto en ambas adquiere un carácter de fantasía. Por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque29. 72. La Sala considera relevante señalar que, tratándose de signos distintivos destinados a identificar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el análisis de confundibilidad debe ser especialmente riguroso.
Esto se justifica, debido al impacto que una posible confusión podría tener sobre la salud de los consumidores, quienes, en muchos casos, no cuentan con conocimiento técnico suficiente para diferenciar entre marcas similares y dependen de la correcta identificación del producto para su uso adecuado. En este contexto, incluso una semejanza ortográfica o fonética mínima puede generar riesgos significativos, tanto en el proceso de prescripción como al momento en el cual se entrega el medicamento en las farmacias. 73.
Así, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas cotejadas, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 74. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca cuestionada y la previamente registrada a favor de la demandante. 75.
La Sala pone de presente que el artículo 151 ibidem, establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 76.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00.
MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 77. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201830 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 30 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 78. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 79.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 80. En el caso sub examine, la marca cuestionada “BITRIM” fue solicitada para proteger los siguientes productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos para uso humano […]”. 81.
La marca previamente registrada, “BACTRIM”, también ampara productos de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, consistentes en “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 82.
Al comparar los productos de “BITRIM” con los productos protegidos por “BACTRIM”, la Sala observa que pertenecen a la misma categoría y cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 83. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos identificados por ambas marcas corresponden a la misma clase farmacéutica y, en particular, satisfacen necesidades vinculadas con tratamientos médicos.
En consecuencia, la posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad resulta evidente, lo que incrementa el riesgo de confusión en el mercado. 84. En este contexto, existe una alta probabilidad de que un consumidor elija de manera indistinta productos de una u otra marca para suplir la misma necesidad fisiológica o terapéutica, lo cual permite concluir que los bienes son intercambiables desde el punto de vista funcional. 85.
Ahora, como se precisó líneas atrás, tratándose de la clase 5ª, el análisis debe ser más riguroso, en tanto el riesgo de confusión no solo compromete los intereses comerciales de los titulares marcarios, sino también la protección del consumidor y el interés público en materia de salud pública. 86. Lo anterior determina una identidad respecto de este tipo de bienes, al tratarse de productos del mismo género, destinados al mismo segmento del mercado.
Esta Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio coincidencia refuerza el riesgo de asociación, en tanto los productos podrían ser percibidos por el consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculados funcional o comercialmente. 87.
Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos amparados por los signos distintivos confrontados dentro de la clase 5ª comparten un entorno funcional común, en especial en el ámbito médico. En efecto, medicamentos como los identificados por “BITRIM” pueden ser consumidos juntamente con otros productos farmacéuticos protegidos por “BACTRIM”, formando parte de una misma estrategia terapéutica o medicinal.
Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y, por ende, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial, como se precisó con antelación. 88. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor.
En efecto, en el ámbito farmacéutico, es usual que ciertas preparaciones médicas se prescriban o consuman conjuntamente para lograr un tratamiento integral, lo que aumenta la probabilidad de asociación entre los signos enfrentados. 89. En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por ambos signos, toda vez que comparten características funcionales, finalidades terapéuticas similares y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como farmacias y establecimientos especializados en productos de salud y bienestar.
Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 90. La Sala resalta que, en el presente caso, los productos identificados por los signos cotejados poseen un alto grado de relevancia desde la perspectiva del interés público, dado su impacto potencial en la salud y en la seguridad de los consumidores. 91.
Algunos productos comprendidos en la clase 5ª también incluyen bienes de naturaleza tóxica o biocida, como fungicidas o herbicidas, lo que implica un riesgo directo si no son diferenciados adecuadamente en el mercado. Por tanto, el riesgo de confusión entre productos exige un análisis más estricto de diferenciación marcaria. 92. La similitud en los productos y su finalidad médica y nutricional aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que “BITRIM” y “BACTRIM” son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas.
Ello, en la medida en que ambos amparan productos destinados a la preservación o recuperación de la salud, a través de formas farmacéuticas de uso humano o veterinario que pueden comercializarse en los mismos establecimientos y bajo los mismos canales de distribución. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 93.
Adicionalmente, debe destacarse que la marca previamente registrada “BACTRIM” protege no solo productos farmacéuticos, sino también productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos y productos biocidas como fungicidas y herbicidas. Muchos de estos bienes pueden encontrarse en el mismo punto de venta o integrarse en una misma línea comercial vinculada a la salud humana o animal.
Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor informado pueda distinguir que los productos de la marca demandada no se relacionan directamente con los de la marca previamente registrada, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de asociación en el mercado. 94.
Finalmente, en cuanto al argumento expuesto por la sociedad Pharmabrand S.A., relativo a que la marca “BITRIM” estaría dirigida a un público especializado debido a la naturaleza restringida de los productos que ampara, la Sala considera que tal circunstancia no elimina el riesgo de confusión ni de asociación. En efecto, aunque los medicamentos suelen ser prescritos por profesionales de la salud, su dispensación y consumo involucran también a farmacéuticos, auxiliares y pacientes que no siempre poseen un conocimiento técnico suficiente para distinguir entre signos fonética u ortográficamente semejantes. 95.
Cabe advertir que, el carácter especializado del consumidor, no constituye un factor excluyente del riesgo de confusión cuando las marcas enfrentadas presentan coincidencias estructurales y se refieren a productos de la misma clase, género y finalidad terapéutica, como ocurre en el presente caso entre “BITRIM” y “BACTRIM”. 96. En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201531, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de 31 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 97.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales32: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 98. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una semejanza entre las marcas, conexión competitiva entre los productos de la clase 5ª que amparan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y lo dispuesto en el artículo 151 ibidem. 99.
Finalmente, sobre los argumentos del tercero con interés en el resultado del proceso relacionados con las marcas “BITRIM” y “BACTRIM” en la clase 5ª coexisten en Ecuador y que en la base de datos de la SIC coexisten actualmente muchas marcas que contienen las letras “B”, “C” y “M”, esta Sala ha considerado que el examen de registrabilidad es integral, debe ser motivado y autónomo33, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 100.
Se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 101.
Así, el estudio de registrabilidad de la marca demandada en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 102. Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 33 Interpretación Prejudicial 39-IP-2020 de 25 de agosto 2021. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.5. Conclusión 103. Por lo anterior, la Sala considera que la SIC no debió conceder el registro de la marca nominativa “BITRIM”, para amparar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 21525 de 31 de marzo de 2014 y 2298 de 29 de enero de 2015, expedidas por la SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. y se concedió el registro de la marca nominativa “BITRIM”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Pharmabrand S.A. 104.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 21525 de 31 de marzo de 2014 y 2298 de 29 de enero de 2015, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 535.268 asignado a la marca “BITRIM”, para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00 Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.