CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. TESIS: LA MARCA “FAJITEX” (MIXTA), OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS Y CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SUS MARCAS “FÁJATE”, PREVIAMENTE REGISTRADAS, SE ENCUENTRA CADUCADA.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INVERSIONES MAGEN S.A.S., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1o. de diciembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina1, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 0039026 de 27 de junio de 2012, “Por medio 1 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 00014925 de 4 de abril de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 15 de diciembre de 2011, la sociedad INVERSIONES FAJITEX S.A.S. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “FAJITEX”, para identificar productos comprendidos en la Clase 10ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la señora MARLENE PRADA BAUTISTA presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad 2 La marca fue solicitada para amparar los siguientes productos: “[…] Fajas moldeadoras, fajas de uso diario, correctores de postura, fajas ortopédicas, artículos ortopédicos en general, accesorios quirúrgicos, vendas para hernias elásticas y de soporte para uso quirúrgico, medias para varices, fajas, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales, veterinarios, miembros, oíos y dientes artificiales.: artículos ortopédicos: materiales de sutura. […].” 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con las marcas “FÁJATE”, previamente registradas en la citada Clase 10. Posteriormente, dichas marcas le fueron cedidas a la actora. 3°: Que mediante la Resolución núm. 0039026 de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta “FAJITEX” para identificar productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 00014925 de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por desconocer la prohibición de registro como marca de signos cuando sean idénticos o se asemejen a otro ya registrado, para amparar los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Sostuvo que la entidad demandada debió tener en cuenta que en el signo “FAJITEX” (mixto) predomina el elemento denominativo sobre el 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co figurativo; que al analizar los signos en disputa, se tiene que “FÁJATE” es una expresión registrada y notoria, cuyo contenido conceptual invita a la acción de fajarse, de usar FAJA; y que la expresión “FAJITEX” si bien es cierto que carece de contenido conceptual propio, también lo es que resulta evocativo del producto FAJA, por lo que entre los mismos, a su juicio, se configura una similitud ideológica.

Indicó que al analizar los puntos de vista ortográfico y visual se evidencia que las marcas en conflicto presentan similitudes en las palabras que las conforman, pues contienen prácticamente la misma sucesión de vocales colocadas en el mismo orden, a excepción de la letra “I” intermedia; y que sus raíces son iguales, como también el número de sílabas y las terminaciones.

Adujo que desde el punto de vista fonético también son semejantes, por cuanto la pronunciación de ambas denominaciones se hace con el acento prosódico en sus primeras sílabas; y que las silabas tónicas, además de ser idénticas, ocupan la misma posición en uno y otro. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico.

Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00. Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que el signo cuestionado “FAJITEX” tenía vocación para ser registrado como marca, al no encontrarse inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486. Alegó que para realizar el cotejo entre las marcas enfrentadas, debe tenerse en cuenta que la expresión “FAJA” que hace parte del signo opositor, es de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que desde los puntos de vista ortográfico, fonético, conceptual y visual no existen similitudes o semejanzas capaces de generar confundibilidad entre las marcas objeto de controversia, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. II.-2. La sociedad INVERSIONES FAJITEX S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, alegó que entre las marcas “FÁJATE” y “FAJITEX” no existen semejanzas que sean susceptibles 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00. Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de generar riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

Manifestó que si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la raíz “FAJ”, -que es evocativa de “FAJA”-, también lo es que las terminaciones “ITEX” y “ÁTE” le otorgan a cada una de ellas la distintividad requerida para coexistir en el mercado. Indicó que la expresión “FAJA/FAJI” es evocativa de la palabra “FAJA” y, por lo tanto, débil para identificar productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no puede ser apropiable por ningún empresario ni mucho menos ser un factor de similitud y/o identificación de marcas en el mercado.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20114, el 22 de febrero 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad INVERSIONES MAGEN S.A.S., en su calidad de actora del proceso, así como el Agente del Ministerio Público. 4 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 0039026 de 27 de junio de 2012 y 00014925 de 4 de abril de 2013, mediante las cuales la SIC le concedió el registro de la marca mixta “FAJITEX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literales a) y h), de la Decisión 486. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteró que los signos “FÁJATE” y “FAJITEX” resultan similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2. En esta etapa procesal, tanto la SIC como la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de 5 Proceso 558-IP-2018. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00. Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 4.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 4.5. En consecuencia, al realizar el cotejo entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas previstas en el párrafo 2.3. de la presente Interpretación Prejudicial. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 5. Palabras de uso común e la conformación de marcas 5.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […] 7. La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro Definición 7.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. […] 7.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] Prueba de la notoriedad. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. […] 7.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, debe tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 7.11.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realizar acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. 8. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 0039026 de 27 de junio de 2012 y 00014925 de 4 de abril de 2013, concedió el registro de la marca mixta “FAJITEX”, a la sociedad INVERSIONES FAJITEX S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Fajas moldeadoras, fajas de uso diario, correctores de postura, fajas 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ortopédicas, artículos ortopédicos en general, accesorios quirúrgicos, vendas para hernias elásticas y de soporte para uso quirúrgico, medias para varices, fajas, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales, veterinarios, miembros, oíos y dientes artificiales: artículos ortopédicos: materiales de sutura […]”.

A juicio de la demandante, la SIC debió tener en cuenta que en el signo “FAJITEX” (mixto) predomina el elemento denominativo sobre el figurativo; que al analizar los signos en disputa, se tiene que “FÁJATE” es una expresión registrada y notoria, cuyo contenido conceptual invita a la acción de fajarse, de usar FAJA; y que la expresión “FAJITEX” si bien es cierto que carece de contenido conceptual propio, también lo es que resulta evocativo del producto FAJA, por lo que entre los mismos se configura una similitud ideológica.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literal g), 136, literales a) y h), 151, 224, 228 y 2306 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. El texto de las normas aludidas es la siguiente: 6 Este artículo y el 135, literal g), 151, 224, 228 y 230 fueron interpretados de oficio por el Tribunal, a fin de desarrollar los temas inherentes a los signos conformados por denominaciones de uso común, la conexidad entre productos y los signos notoriamente conocidos. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.;

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: […]”.

Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada7, se advierte que la marca mixta “FAJITEX”, identificada con el certificado de registro núm. 470208, - otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso-, esto es, la sociedad INVERSIONES FAJITEX S.A.S.-, mediante los actos administrativos acusados y con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con sus marcas “FÁJATE”, previamente registradas-, se encuentra caducada.

En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 27 de junio de 2022, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486, el cual señala: 7 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 10 de febrero de 2023 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 79-IP- 2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. […] De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. […] La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00. Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro.

Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. […]”.

Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “FAJITEX”8, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 10 de febrero de 20239, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “FAJITEX” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 470208, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad INVERSIONES FAJITEX S.A.S, y con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su marca previamente registrada, “FÁJATE” (mixta)-, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 8 De conformidad con el informe del estado actual del registro marcario “FAJITEX”, obrante en el índice 82 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 9 Índice 73 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 27 de junio de 2022, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, el Despacho dispone que, por la Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio10, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 470208, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. La Sala destaca que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

De lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta 10 En adelante SIC 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.

(Resaltado fuera de texto) Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del medio de control pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Precisamente, sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200811, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse 11 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-00442-01. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la solicitud correspondiente […]”. Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.

Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]”.

(Resaltado fuera de texto.) De lo expuesto, se tiene que el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad de los mismos resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.

En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en el medio de control de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada12. También se advierte que como dicho medio de control comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando 12 Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.) 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento de los actos administrativos que otorgaron la marca en cuestión. 13 Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca mixta 13 Frente a este y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de un medio de control de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de ésta, ver sentencias de 21 de febrero de 2019 (número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López); 18 de febrero de 2021 (números únicos de radicación 2008-00189-00 y 2008-00070-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés); 18 de febrero de 2021 (número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón), entre otras. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00.

Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “FAJITEX”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe reiterar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se insiste, la ocurrencia de cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos de la demandante desaparezca y con ella el motivo de la controversia judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00406-00. Actora: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 3 de marzo de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.