1 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00115-00 Demandante: CADBURY ADAMS USA LLC. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2008 00115 00 Demandante: CADBURY ADAMS USA LLC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: COLOMBINA S.A. Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 26 de mayo de 2023, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC.

Sobre el particular, la Sala señaló lo siguiente: 1.- La sociedad en mención, por intermedio de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con miras a obtener la nulidad de la resolución núm. 37130 de 9 de noviembre de 2007 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual: i) revocó la resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006, en consecuencia, ii) declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso (Colombina S.A.), y iii) negó el registro de la marca nominativa “ACI-2”, para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la aquí demandante.

A juicio de la actora, la administración vulneró los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, pues el signo negado para registro no es descriptivo sino evocativo de los productos de la clase 30 que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00115-00 Demandante: CADBURY ADAMS USA LLC. pretende distinguir, en tanto que exige un esfuerzo deductivo del consumidor al sugerirle ciertas características o cualidades de esos productos; por lo cual consideró que el signo ofrece suficiente distintividad intrínseca para ser registrado. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, se desestimaron los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

Al respecto, la Sala mayoritaria, en primer lugar, consideró que, al tratarse de una expresión conformada por una conjunción alfanumérica, a saber, “ACI-2”, puede ser entendida por cualquier persona y sin que requiera un proceso de la imaginación, debido a que su pronunciación se traduce en la palabra ÁCIDOS, la cual, a su vez, ha sido definida como “que tiene sabor agrio o de vinagre”.

En segundo lugar, afirmó que al utilizarse esa expresión para distinguir los productos en la clase 40 los cuales son “confitería, especialmente goma de mascar”, se presenta de manera directa y sin esfuerzo interpretativo al consumidor la característica de acidez que se encuentra presente en algunas golosinas de esa clase. Finalmente, sostuvo que, al encontrarse conformado exclusivamente por esa expresión, el signo objeto de controversia no contiene otro elemento que le otorgue distintividad, en consecuencia, se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 3.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues en mi criterio hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo acusado, mediante el cual se negó el registro de la marca nominativa “ACI-2” para distinguir los productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad demandante, por encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00115-00 Demandante: CADBURY ADAMS USA LLC. A mi juicio, el signo nominativo “ACI-2” solicitado por la demandante no es descriptivo sino evocativo, en la medida en que, exige esfuerzo para identificarlo con los productos a los que se aplica, pues la expresión se encuentra conformada por letras y números que, en una simple lectura, no exhibe su significado íntegro, de modo que para su entendimiento se requiere de un proceso deductivo en el sentido de asociar la pronunciación de las sílabas “A - CI” con la relativa al número “2” sin que este último se presente con las letras que le corresponde sino en grafía numérica; así entonces, ese esfuerzo es el que, en efecto, permite al consumidor comprender y asociar el significado de la expresión, la cual a su vez evoca los productos de confites y gomas de mascar de la clase 30.

Además de lo anterior, la palabra que resulta de ese proceso deductivo, a saber, “ÁCIDOS” sugiere en el consumidor cierta relación con el producto que ampara, pues alude a una de sus posibles características, siendo del caso señalar, que eventualmente, los productos para la clase 30 se encuentran caracterizados por otros elementos además de su acidez, y que, a lo sumo, dicha expresión insinúa una idea principal que permite su vinculación con esos productos.

En atención a lo dicho, resulta preciso recordar lo que sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en la Interpretación Prejudicial1 que se emitió para el proceso de la referencia, y que, en relación con la aptitud registrable de los signos evocativos, señaló lo siguiente: “si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto, ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.” Así pues, resulta posible afirmar que en el presente asunto se trata de un signo evocativo conformado por elementos que le aportan suficiente distintividad en relación con los productos que pretende distinguir, por lo 1 621-IP-2015 el 21 de septiembre de 2016.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00115-00 Demandante: CADBURY ADAMS USA LLC. tanto, aunque débil, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad alegadas por la SIC. En estos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado   CONSTANCIA: Este salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co