11001032400020200003300 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00. Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. TESIS: LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA CUESTIONADA “BAHÍA”, QUE IDENTIFICA PRODUCTOS DE LA CLASE 3ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA ENCAJA DENTRO LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO PREVISTA EN EL LITERAL D), DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486, TODA VEZ QUE SE PROBÓ QUE EL SOLICITANTE DE DICHA MARCA ERA DISTRIBUIDOR O LA PERSONA AUTORIZADA POR LA SOCIEDAD ACTORA, TITULAR DE UNA MARCA SIMILAR, PROTEGIDA EN PERÚ, ESTO ES, “BAHÍA”, QUE AMPARA PRODUCTOS DE LA CLASE 3ª.

ADEMÁS, SE DEMOSTRÓ QUE CON DICHA SOLICITUD SE INCURRIÓ EN UN ACTO DE MALA FE Y DE COMPETENCIA DESLEAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 76355 de 8 de octubre de 2018, "Por la cual se concede un registro", expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que en el año 2013 le concedió autorización a la sociedad SWISS HERBAL S.A.S. para importar, comercializar, distribuir y vender toda la línea de productos para el cuidado de la piel, distinguidos con la expresión “BAHÍA”, en Colombia. 2°: Indicó que la autorización dada a la sociedad SWISS HERBAL S.A.S. le permitía realizar la obtención de registros sanitarios frente a los productos comercializados, mas no permiso alguno para registrar el signo “BAHÍA”, como marca. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Que el 26 de junio de 2016, la sociedad SWISS HERBAL S.A.S. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “BAHÍA”, para identificar productos comprendidos en la Clase 3ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 4°- Indicó que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 5º- Señaló que mediante la Resolución núm. 76355 de 8 de octubre de 2018, el Director de Signos Distintivos de la SIC, concedió el registro como marca del signo mixto “BAHÍA”, para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad SWISS HERBAL S.A.S. 6º- Afirmó que no pudo iniciar el proceso de registro marcario en Colombia del signo “BAHÍA”, ya que la sociedad SWISS HERBAL S.A.S. lo había hecho en su propio nombre. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; bloqueadores y protectores solares; cremas bronceadoras […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró los artículos 136, literal d), 137 y 172 de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, concedió el registro como marca del signo mixto “BAHÍA”, afectando con ello su derecho legítimo que tiene sobre el mismo.

Señaló que la sociedad SWISS HERBAL S.A.S. tenía conocimiento que la expresión “BAHÍA” era de su propiedad y se encontraba registrada como marca en Perú; asimismo, del posicionamiento que ésta tenía dentro del mercado colombiano, ya que dicha compañía era la que se encargaba de la distribución, venta y comercialización de los productos que identificaba.

Añadió que el registro de la marca objeto de controversia se obtuvo de mala fe, ya que previamente el tercero con interés directo en las resultas del proceso conocía de su existencia en otro País; y que su concesión, sin su consentimiento, violó su derecho legítimo como titular de la marca “BAHÍA”. Insistió en que la marca registrada por la referida sociedad en Colombia es igual a la suya en otro País, similitud que no obedece a coincidencias 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co milagrosas, ya que los productos que amparan los mismos están en la misma Clase.

Reiteró que la sociedad SWISS HERBAL S.A.S. tenía conocimiento, previo al momento de solicitar el registro marcario, que dicha marca era de su propiedad, pues era quien comercializaba, al ser la persona autorizada por ella, los productos que se identificaban con su marca “BAHÍA”, para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Manifestó que lo anterior corresponde a un acto de competencia desleal, en el entendido de que al obtener dicha sociedad el registro como marca del signo “BAHÍA”, en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, fue excluida del mercado colombiano para la distribución y crecimiento de empresa, lo que, además, perjudica sus intereses económicos, ya que tuvo que dejar de comercializar en el territorio nacional los productos distinguidos con tal marca.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para el efecto, manifestó que al momento de que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de la marca en cuestión, no se presentaron oposiciones y no encontró causal de irregistrabilidad alguna en la que pudiese estar incursa la marca cuestionada “BAHÍA”.

Adujo que lo que ocurrió fue una negligencia por parte de la actora, pues teniendo la facultad y el deber de defensa de su registro, guardó silencio durante la actuación administrativa y, posteriormente, pretende la nulidad del registro acusando de irregular un acto administrativo que se expidió conforme a todos y cada una de las normas aplicables a la materia.

Mencionó que de encontrarse probado en este proceso que existió una conducta de mala fe por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso, ésta debe ser endilgada de manera exclusiva al titular de la marca objeto de controversia, “BAHÍA”, ya que no es parte de sus competencias realizar búsquedas extraterritoriales en este tipo de asuntos. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La sociedad SWISS HERBAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. 5 Folio 94 (vuelto). 6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Al respecto, adujo que la sociedad SWISS HERBAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, fue distribuidor en Colombia de la marca comercial “BAHÍA”, para productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, entre los años 2010 y 2019, lo que, a su juicio, quedó claramente demostrado a través de las facturas expedidas y la declaración del señor SERAPIO SAUL HUAMAN DELGADO, representante legal en su momento de LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reiteró que es titular de la marca “BAHÍA”, para productos de la citada Clase 3ª en la República de Perú, según consta en el certificado de registro núm. 00212646 y vigente hasta el 18 de junio de 2024, allegado al presente proceso con la demanda.

Sostuvo que La sociedad SWISS HERBAL S.A.S. conocía sin lugar a dudas sobre la existencia del registro de la marca “BAHÍA”, de la cual es titular; y que sabía del posicionamiento de la misma dentro del mercado colombiano donde élla distribuía el producto, lo que a su juicio, se prueba con las facturas y la declaración extra juicio allegadas, que dan certeza a sus afirmaciones.

IV.2.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22 – 420, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que está probado que LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. es titular de la marca “BAHÍA”, en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza en Perú, con vigencia hasta el 30 de junio de 2024, según da cuenta el certificado núm. 00212646 de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que se acreditó que el 6 de septiembre de 2010, la sociedad LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. emitió autorización a la empresa SWISS HERBAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para “importar, comercializar, distribuir y solicitar registros sanitarios” en Colombia, los productos manufacturados por la sociedad actora, identificados como “Bahía Sport Gel Protector Solar”, “Bahía Faces Bloqueador Total SPF 90” y “Bahía Super Block SPF55 Bloqueadora Solar.” Que en el expediente obran diferentes facturas y correos electrónicos, que no fueron controvertidos por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, que dan cuenta del relacionamiento comercial entre la actora y SWIS HERBAL S.A.S. Señaló que las marcas enfrentadas son idénticas, lo que puede provocar confusión entre el público consumidor; y que el solicitante de la marca cuestionada conocía con anterioridad de la existencia de la marca “BAHÍA” de la actora y había realizado compras de los productos identificados con la misma y, además, LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. había autorizado al tercero con interés directo en las resultas del proceso para importar, comercializar y distribuir sus productos en Colombia. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisó que, en este caso, las pruebas enunciadas dan cuenta: i) de la identidad de los signos en conflicto; ii) del conocimiento de la marca que tenía la sociedad SWISS HERBAL S.A.S., antes de solicitar el registro de su marca; y iii) de las compras que efectuó el tercero con interés directo en las resultas del proceso a la sociedad LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Que, por lo expuesto, a su juicio, se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, razón por la cual debe declararse la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia, ordenar la cancelación del registro.

IV.3.- En esta etapa procesal tanto la SIC como el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 399-IP-2021. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular […] 1.3 El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. 1.4.

Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera inclusive en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero, y no únicamente en alguno de los países miembros. En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado. 1.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar riesgo de confusión o asociación. […] 1.7.

Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada. 1.8.

Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.

Solicitud de un registro para perpetrar un acto de competencia desleal […] Definición de competencia desleal 2.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 2.4.

Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. […] 2.8.

De lo anterior se desprende que no ay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. […] 2.18. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. […] 3.

La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. […] 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.11. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembro. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 76355 de 8 de octubre de 2018, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “BAHÍA”, a la sociedad SWISS HERBAL S.A.S., para distinguir “[…] Jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; bloqueadores y protectores solares; cremas bronceadoras […]”, productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la sociedad SWISS HERBAL S.A.S. tenía conocimiento que la expresión “BAHÍA” era de su propiedad y se encontraba registrada como marca en Perú; asimismo, del posicionamiento que ésta tenía dentro del mercado colombiano, debido a que dicha compañía era la que se encargaba de la distribución, venta y comercialización de los productos que identificaba. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Añadió que el registro de la marca objeto de controversia se obtuvo de mala fe, ya que previamente el tercero con interés directo en las resultas del proceso conocía de su existencia en otro País; y que su concesión, sin su consentimiento, violó su derecho legítimo como titular de la marca “BAHÍA”.

Afirmó que la sociedad SWISS HERBAL S.A.S. tenía conocimiento, previo al momento de solicitar el registro marcario, que dicha marca era de su propiedad, pues era quien comercializaba, al ser la persona autorizada por ella, los productos que se identificaban con su marca “BAHÍA”, para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la SIC alegó que al momento de que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de la marca en cuestión no se presentaron oposiciones y no encontró causal de irregistrabilidad alguna en la que pudiese estar incursa la marca cuestionada “BAHÍA”. Adujo que lo que ocurrió fue una negligencia por parte de la actora pues, teniendo la facultad y el deber de defensa de su registro, guardó silencio durante la actuación administrativa y, posteriormente, pretende la nulidad del registro acusando de irregular un acto 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativo que se expidió conforme a todos y cada una de las normas aplicables a la materia.

Precisado lo anterior, cabe resaltar que si bien es cierto que en el presente caso no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de la marca cuestionada “BAHÍA” (mixta), que distingue productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que la entidad demandada estaba obligada a realizar el estudio de registrabilidad de la misma, pues su función principal, es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia de 2 de junio de 201110, cuando razonó así: “[…] Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al citado tercero, ya que el hecho de no haber presentado oposición ni interpuesto los recursos de ley, no afecta para nada que la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, haya demandado los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron la marca mixta “S SECURITY SYSTEMS”, clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y el depósito del nombre comercial “SECURITY SYSTEMS”, para realizar actividades relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, quien actúa como tercera interesada en las resultas del proceso, ya que la función principal del Ente Registrador, es proteger al público consumidor y a las 10 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2004-00069-01. Reiterado en sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2011-00108-00. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo, respecto a un nombre comercial, así la Oficina nacional, no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho nombre comercial.

Razón por la cual, esta Sala prohíja el concepto que ha continuación se trascribe, del Tribunal de Justicia Andino: “Es importante advertir que todo el sistema de propiedad industrial busca, por un lado, proteger la actividad empresarial y, por otro, proteger de manera efectiva al público consumidor. Por lo tanto, aunque la autoridad competente no tuviera noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercial.

Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en últimas perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir” (folios 702 a 703). […]”.

(Destacado fuera de texto). Ahora bien, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal d), 137 y 172 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; […] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”.

Así las cosas y de conformidad con la fijación del litigio, corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de dicha Decisión, la sociedad SWISS HERBAL S.A.S. incurrió en mala fe y actos de competencia desleal, al solicitar el registro como marca del signo “BAHÍA”, al haber sido la persona autorizada para comercializar en Colombia los productos identificados con tal marca, de propiedad de la actora, y tener pleno conocimiento del registro de la marca “BAHÍA” en Perú. Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta Sección en la sentencia de 22 de febrero de 201011: “[…] Cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que por las razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo: “La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento de todo 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2001-00209-01. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. ….

El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal.12 También ha manifestado lo siguiente: “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.”13 Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo incursa en la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 14para lo cual habrá que determinar si el solicitante del signo era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. […]” (Destacado fuera de texto).

En virtud de lo anterior, se debe establecer si la solicitud de registro de la marca cuestionada “BAHÍA”, para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la prohibición prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, para lo cual 12 Proceso 3-IP-99, marca LELLI publicado en la Gaceta Oficial nº 461 de 2 de julio de 1999. 13 Proceso 3-IP-99 14 Artículo 136, literal d) “sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;” 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co habrá que determinar: i) si la marca cuestionada es idéntica o se asemeja a la marca de un tercero y, de ser así; ii) si el solicitante del registro era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido.

Con relación a la referida prohibición de registro, es preciso traer a colación lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, a saber: “[…] 3.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. 3.4.

Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en uno de los países miembros. En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado. 3.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).- Primer requisito.

Si la marca cuestionada resulta idéntica o similar a una marca protegida por un tercero. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)15 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)16 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “BAHÍA”, como es la solicitada por SWISS HERBAL S.A.S., con otra marca mixta “BAHÍA”, previamente registrada a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con 15 Folio 12 del cuaderno núm. 1. 16 Folio 12 del cuaderno núm 1. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas.

En este orden de ideas, no existe duda de que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “BAHÍA” y “BAHÍA” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que la expresión “BAHÍA”, que hace parte de las marcas cotejadas, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa17: “[…] 1. 1. f. Entrada natural de mar en la costa, de extensión considerable pero generalmente menor que la de un golfo […]”. 17 https://dle.rae.es/bah%C3%ADa Consultado el 12 de marzo de 2024. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, al evocar la misma idea o concepto, la Sala considera que también se presenta identidad desde el punto de vista ideológico o conceptual.

De igual modo, la Sala estima que entre los productos que ampara la marca cuestionada “BAHÍA”, en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; bloqueadores y protectores solares; cremas bronceadoras […]”, y aquellos que identifica la marca previamente registrada “BAHÍA”, de propiedad de la actora, en la Clase 3ª: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”, existe una relación, especialmente, porque son productos coincidentes y, debido a que, además, se promocionan por los mismos medios - folletos, televisión, prensa-; implican un uso complementario; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad de las marcas enfrentadas. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De manera que para la Sala, al existir entre las marcas confrontadas identidad y una relación entre los productos que distinguen, es evidente que se configura un riesgo de confusión y/o asociación entre aquellas.

En ese orden de ideas, al existir identidad de tipo ortográfico, fonético y conceptual, así como conexidad competitiva entre los productos que identifican las marcas enfrentadas, la Sala estima que se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal d), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero..- Segundo requisito.

Si el solicitante del registro era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de la marca protegida. Ahora, con el fin de determinar si la solicitante del registro de la marca “BAHÍA” actuó como distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular de la marca protegida, la Sala procederá a examinar los documentos allegados por la actora, de los cuales se destacan los siguientes: 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Certificado de registro núm. 00212646 correspondiente a la marca “BAHÍA” a nombre de la sociedad LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L., para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, concedida desde el 30 de julio de 2014 y vigente hasta el 30 de junio de 2024, expedida por el INDECOPI de Perú.18 - Correos electrónicos de fecha 19 de julio de 2016 y 29 de junio de ese año, entre las sociedades SWISS HERBAL S.A.S. y LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L., en la que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicita a la actora lo siguiente: 19 “[…] De: SWISS HERBAL S.A.S. <swissherball@gmail.com> Enviado el: martes, 19 de julio de 2016 12:09 (…) Asunto: Pedido Protectores Gracias por su información; estamos pendientes de una cotización de fletes con una nueva empresa con el fin de agilizar los despachos.

Como estarán de vacaciones corporativas, estaremos atentos a su regreso para iniciar el trámite correspondiente. Les agradeceríamos si esa carga ya se encuentra en Lima o sigue en Arequipa. Cordial Saludo y felices vacaciones. (…) De: SWISS HERBAL S.A.S. <swissherball@gmail.com> Enviado el: martes, 29 de junio de 2016 04:12 p.m. (…) 18 Folio 44 del cuaderno físico principal. 19 Folios 45 a 50 del cuaderno físico principal. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asunto: Pedido Protectores Buenas tardes: Hemos revisado los documentos que nos adjuntan referentes a la importación de protector solar Bahía Sport Gel y encontramos lo siguiente: La cantidad solicitada es de 52 cajas x 96 unidades cada caja, es decir 4.992 potes de 110ML.

La cantidad facturada y relacionada es de 4.137 potes. Encontramos una diferencia de 855 potes menos en la cantidad despachada versus la cantidad solicitada. Estamos atentos a sus comentarios. Cordial Saludo […]”. - Dos facturas identificadas con los núms. 022-0003523 y 022- 0003354, expedidas por la actora a la sociedad SWISS HERBAL S.A.S., de fechas de 17 de marzo y 6 de julio de 2016, por concepto de compra de “Bloqueador Solar BAHÍA Sport Gel SPF 45” por valores de $ 6,739.20 USD y 7,053.75 USD, respectivamente20. - Declaración juramentada rendida por el señor SEPAIO SAUL HUAMAN DELGADO, actuando como representante legal de la sociedad LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L., en la que certifica bajo la gravedad de juramento los derechos que le asiste a la sociedad relacionada con la marca “BAHÍA” y la relación comercial sostenida 20 Folios 51 y 52 del cuaderno físico principal. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con la empresa SWISS HERBAL S.A.S. que data desde el año 2010, año éste en el que la actora autorizó a la citada compañía para vender sus productos identificados con la marca “BAHÍA” en Colombia y para obtener los registros correspondientes21. - Autorización enviada por el representante legal en ese momento de la actora, esto es, el señor SAUL DELGADO, a la sociedad SWISS HERBAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para que distribuyera los productos distinguidos con la marca “BAHÍA” en Colombia, de fecha 6 de septiembre de 2010, en las que se evidencia lo siguiente22: “[…] CARTA DE AUTORIZACIÓN LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L., con domicilio en Calle Miguel Grau 313, Urb.

La Libertad, Distrito Cerro Colorado, Provincia Arequipa, Perú, representado por el Sr. Serapio Saul Huamán Delgado, de nacionalidad peruana, con DNI (…); mediante el presente documento autoriza a la empresa SWISS HERBAL S.A.S., representada legalmente por el Sr. Arturo Gómez, con domicilio en Cali, Colombia; para importar, comercializar, distribuir y solicitar registros sanitarios en COLOMBIA de los siguientes productos manufacturados por LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L.: - BAHÍA Sport Gel Protector Solar - BAHÍA Faces Bloqueador Total SPF 90 - BAHÍA Super Block SPF 55 Bloqueador Solar […]”. 21 Folios 53 a 55 del cuaderno físico principal. 22 Folio 56 del cuaderno físico principal. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Autorización enviada por el representante legal en ese momento de la actora, esto es, el señor MARIO TEJADA GÓMEZ, a la sociedad SWISS HERBAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para que distribuyera los productos distinguidos con la marca “BAHÍA” en Colombia, de fecha 26 de junio de 2013, en las que se evidencia lo siguiente23: “[…] AUTORIZACIÓN LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L., con domicilio en Calle Miguel Grau 313, Urb.

La Libertad, Distrito Cerro Colorado, Provincia Arequipa, Perú, autoriza a SWISS HERBAL S.A.S., con NIT 805.031.400-6 y ubicada en la Cra 41 No. 7-45 de la ciudad de Cali, Colombia, a importar, comercializar, distribuir y vender toda la línea de nuestros productos para el cuidado de la piel en el país de Colombia. […]”. De los documentos aportados al expediente aparece probado que la sociedad SWISS HERBAL S.A.S. fue distribuidora o la persona autorizada por la sociedad LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. para distribuir en Colombia los productos distinguidos con el signo “BAHÍA”, protegido en Perú, conforme consta en las cartas de autorización elaboradas por los representantes legales de la aquí demandante, así como de los correos electrónicos cruzados por ambas compañías y la declaración juramentada rendida por el señor SEPAIO SAUL HUAMAN DELGADO, actuando como representante legal de la 23 Folio 55 del cuaderno físico principal. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sociedad LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L., en las que consta que el tercero con interés directo en las resultas del proceso era quien iba a importar, comercializar, distribuir y vender en Colombia los productos elaborados por dicho labortorio, identificados con la marca “BAHÍA”, específicamente, bloqueadores solares.

Asimismo, se demostró que la sociedad LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. era titular de la marca “BAHÍA” (mixta), para identificar productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con el Certificado núm. 00212646, certificación ésta según la cual consta que dicha marca fue concedida desde el 30 de julio de 2014 y se encuentra vigente hasta el 30 de junio de 2024, expedida por el INDECOPI de Perú. Lo anterior pone de manifiesto que la sociedad SWISS HERBAL S.A.S., al haber fungido como persona autorizada por la actora para distribuir y comercializar los productos identificados con la marca “BAHÍA”, de su propiedad, tenía pleno conocimiento de que ésta era titular del registro de la marca “BAHÍA” en Perú, así como de que dicha expresión junto con su logo era su imagen representativa y comercial. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, de los correos electrónicos enviados por el administrador de SWISS HERBAL S.A.S. a la gerencia de la actora, así como de las facturas de venta expedidas por LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. al tercero con interés directo en las resultas del proceso, se evidencia como tenía pleno conocimiento que la titular de la marca “BAHÍA” era la sociedad demandante, toda vez allí se pone de presente la solicitud de compra a la actora de los productos “BAHIA” por parte de SWISS HERBAL S.A.S. para importarlos desde Perú hacia Colombia.

Por consiguiente, para la Sala es evidente que la conducta reprochada encaja dentro de la citada prohibición de registro, prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, dado que se probó que la sociedad SWISS HERBAL S.A.S., solicitante del registro de la marca cuestionada, fue distribuidora o la persona autorizada por la sociedad actora, titular de una marca similarmente confundible, protegida en Perú, esto es, “BAHÍA”, que ampara productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Aunado a lo anterior, la Sala considera que el registro de la marca cuestionada, obtenido por la nombrada sociedad SWISS HERBAL S.A.S., estuvo precedido de actos contrarios a la buena fe, pues tenía conocimiento de que dicha denominación era la misma que identificaba 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los productos de la sociedad actora, con anterioridad a que la SIC concediera el registro por ella solicitado24.

Conocimiento que se deriva de la calidad de distribuidor y/o persona autorizada que tenía en el mercado colombiano, conforme se puso de presente anteriormente, y que evidencia que el objetivo no era el de registrar el signo para proteger la función distintiva que justifica su protección, sino que su finalidad era causar un perjuicio injusto e ilegal a partir de un esfuerzo ajeno. Ahora, teniendo en cuenta que la sociedad SWISS HERBAL S.A.S. actuó contrario a la buena fe y obtuvo el registro de la marca cuestionada con violación a la citada disposición comunitaria y, por 24 A la misma conclusión arribó la Sala en un caso similar, puesto que se había demostrado que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, antes de solicitar el registro de la marca allí cuestionada en Colombia, tenía conocimiento de los productos elaborados por la sociedad actora MUNICH S.L. y había manifestado el interés de fabricarlos en Colombia, situación que demostraba su actuar de mala fe.

En efecto, en esa oportunidad, se sostuvo lo siguiente: “[…] Ahora, sobre la mala fe, en la interpretación allegada a este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró que “las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, si tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria En esa misma interpretación, se advirtió que “el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

(…) En el sub lite, resulta evidente de las pruebas que reposan en el expediente la incuestionable identidad de los signos en conflicto. Además, está probado que el señor Giovanny García Ríos tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la existencia de las marcas de la sociedad MUNICH S.L., de su notoriedad y prestigio lo cual está sustentado en las compras que le efectuó directamente, la propuesta para adelantar la fabricación y comercialización de los productos en Colombia.

En este orden de ideas, para la Sala es absolutamente claro que el señor Giovanny García Ríos tenía la clara intención de aprovecharse de la reputación del signo perteneciente a la sociedad demandante, pues conocía sus productos, su penetración en el mercado, su publicidad y recordación, todo lo anterior en contravención del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como bien lo consideró la parte actora. […]”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00448-00. Reiterado en sentencia de 7 de julio de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2015-00180. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ende, realizó un acto indebido, con la intención de perjudicar a la actora, se configuró también un acto de competencia desleal, en virtud de lo señalado en el artículo 258 de la Decisión 486, que establece que se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestas.

En cuanto al concepto de actos contrarios a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “[…] son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor […]25”. Además, el Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal26: “[…] 1.

Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 25 Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, rendida dentro del Proceso nro. 38-IP-98, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999.

Reiterada en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso núm.152-IP-2015 26 Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso núm. 152-IP-2015. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.

Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción […]”. En consecuencia, le asistió razón a la actora al considerar que la marca cuestionada se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no tuvo razón la Superintendencia demandada al otorgar el registro de la marca “BAHÍA” del tercero con interés directo en las resultas del proceso, lo que impone declarar la nulidad de la Resolución demandada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 76355 de 8 de octubre de 2018, expedida 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cancelar el registro de la marca identificada con el certificado de registro núm. 608854; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de marzo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00033-00 Actora: LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.