CO CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: E MC Allister S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Castorama France S.A. Temas: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad - Cotejo de signos mixtos y denominativos.

Signos de fantasía. Conexión competitiva. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada E MC Allister S.A.S., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 25752 de 25 de mayo de 2015 y 83041 de 23 de octubre de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 1. E MC Allister S.A.S., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 25752 de 25 de mayo de 2015, “Por la cual se niega parcialmente un registro multiclase”, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 83041 de 23 de octubre de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto McALLISTER, para identificar servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…]1. Declárese la nulidad de la Resolución No. 25752 de 25 de Mayo de 2015, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por la cual se negó el registro del signo marcario “McALLISTER” (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.Declárese la nulidad de la Resolución No. 83041 de 23 de Octubre de 2015, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y se confirma la decisión contenida en la Resolución No. 25752. 3.

A título de restablecimiento del derecho, concédase el registro del signo mixto “McALLISTER” (mixto) a favor de la parte demandante, para distinguir servicios comprendidos en la clase 37. […]”. Presupuestos fácticos 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 40 a 61 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 4 Cfr. Folios 41 y 42 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 18 de julio de 2013, el registro como marca del signo mixto McALLISTER, para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 15 de agosto de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 673, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 25752 de 25 de mayo de 2015, negó el registro como marca del signo mixto McALLISTER, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 25752 de 25 de mayo de 2015. 4.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 83041 de 23 de octubre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25752 de 25 de mayo de 2015. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 Primer Cargo: falsa motivación de los actos administrativos acusados 6.1. Indicó que los actos administrativos acusados fueron falsamente motivados por la parte demandada, comoquiera que, a su juicio, solamente se sustentaron en lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo Cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.2. Explicó en cuanto al riesgo de confusión entre los signos distintivos cotejados, que el hecho de que se identifiquen mediante un conjunto de letras, con un mismo orden consecutivo, no es motivo suficiente ni procedente para determinar la existencia de una similitud entre los mismos.

Ello toda vez que, para examinar a fondo cada signo distintivo, no basta con su simple observancia, pues también se requiere un análisis minucioso de los términos lingüísticos. 6.3. En este sentido, sostuvo que los signos distintivos en conflicto presentan diferenciación en cuanto a su aspecto gramatical, puesto que la expresión McALLISTER resulta ser reconocida como unidad lingüística, es decir, una sola palabra, ya que al momento de su escritura y lectura no existe pausa o espacio alguno; mientras que la marca previamente registrada MAC ALLISTER no puede ser considerada como unidad lingüística, toda vez que dicho signo marcario está compuesto por dos palabras y por ende, debe tenerse en cuenta al momento de la comparación aquel espacio o pausa predominante. 6.4.

Señaló que, si bien los signos se componen por un conjunto de letras similares, una de estas cuentas con un elemento figurativo y la otra con un espacio en blanco, elementos que fueron obviados por la parte demandada al realizar el cotejo. 6.5. Adujo que existen elementos claramente diferenciables entre los signos distintivos en conflicto, permitiendo al consumidor promedio distinguirlos uno del otro. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 6.6.

Afirmó, en cuanto a la conexidad competitiva que los productos y servicios reivindicados por los signos distintivos cotejados, que operan en mercados completamente diferentes, reduciendo a cero el riesgo de confusión entre el público, debido en buena parte a que el consumidor de la parte demandante es especializado. 6.7. Indicó que, en el caso sub examine, no existe conexidad competitiva por complementariedad ni sustitución, pues si el consumidor requiere de los servicios contemplados en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que hará es dirigirse directamente al titular del signo pretendido ya que las marcas registradas no contemplan esta clase de servicios, pues sus titulares se dedican a comercializar productos. 6.8.

Adujo que la parte demandada, debió haber evaluado el contexto en el cual se desarrolla cada clase, pues el signo pretendido hace referencia al mantenimiento inmobiliario comprendido como limpieza de fachadas de oficina y limpieza de interiores y, el signo registrado no contempla ningún producto para llevar a cabo esta clase de actividades. 6.9.

Concluyó que “[…] debido a las hondas diferencias entre los mercados donde operan la parte demandante y el titular de la marca registrada, definitivamente solo cabe en la imaginación de la parte demandada el que “puedan” coincidir […]5". Tercer Cargo: Violación de los artículos 2, 6 y 3 de la Constitución Política 6.10. Mencionó que la parte demandada, con la expedición los actos administrativos acusados, violó los artículos 2, 6 y 13 de la Constitución Política, “[…] no se fundaron en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, y al dictarse fueron falsamente motivados en el artículo 136 a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones […]”6.

Contestación de la demanda 5 Cfr. Folio 58 6 Cfr. Folio 44 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 7. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Sostuvo que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el sentido de los actos administrativos de los que se deriva la inconformidad de la parte demandante obedeció a un análisis serio e imparcial de irregistrabilidad respecto de los signos distintivos enfrentados en sede administrativa y, frente a ello, los criterios propios que rigen este tipo de actuaciones, Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.2.

Indicó que, a partir de la lectura del expediente del procedimiento administrativo y de los actos administrativos acusados, se evidenció que existía riesgo de confusión por la similitud entre los signos distintivos confrontados. 7.3. Afirmó que el signo mixto solicitado MACALLISTER pretende identificar servicios y que las marcas nominativas previamente registradas amparan productos los cuales se relacionan competitivamente.

Ello, en la medida que presentan un uso complementario, pues los servicios solicitados se desarrollan empleando los diferentes productos amparados en las marcas registradas. 7.4. Añadió que, del cotejo de los signos distintivos confrontados, se evidencia claramente que entre ellas, se presentan características que generan confusión en cuanto al origen empresarial y en relación a la confusión que eventualmente se pueda generar entre los consumidores.

Ello ya que, el signo negado a registro no 7 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 126 8 Cfr. Folios 120 a 125 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 tiene diferencias que permitan claramente establecer su origen empresarial. Asimismo, existe riesgo de confusión entre los consumidores y, por lo tanto, no se puede afirmar que la parte demandada haya violados derechos de la parte demandante. 7.5.

Concluyó, sobre la legalidad de los actos administrativos acusados, que el estudio fue totalmente claro y sujeto a lo contemplado en el ordenamiento jurídico, atendiendo el marco normativo constitucional, la normatividad comunitaria y demás normas concordantes, así como también se respetó particularmente lo contemplado en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal9. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 7 de octubre de 201910, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437. 10.

El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, realizó la audiencia inicial, el 15 de octubre de 201911, y se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 de la Ley 1437 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad y suspendió el proceso para solicitar la interpretación prejudicial.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9 Cfr. Folio 197 10 Cfr. Folios 198 a 199 11 Cfr. Folios 204 a 218 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 598-IP-2019 de 24 de agosto de 202012, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual únicamente se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión antes mencionada, por ser pertinente.

No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es materia controvertida en el proceso interno el concepto de marca ni sus requisitos. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, con el fin de tratar el tema de conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]”13. 12.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión. 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 20 de noviembre de 202014, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada: i) decretó la reanudación del proceso; y ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 14.

Dentro del término legal, las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma. 15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal15. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 12 Cfr. Folios 233 a 245 13 Cfr. Folios 235 y 236 14 Cfr. Folios 248 a 250 15 Cfr. Folio 266 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 16.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 598-IP-2019 de 24 de agosto de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201916, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados son los siguientes17: 19.1 La Resolución núm. 25752 de 25 de mayo de 201518, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto McALLISTER para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza 19.2. La Resolución núm. 83041 de 23 de octubre de 201519, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de 16 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado. 17 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 18 Cfr. Folios 8 a 11 19 Cfr. Folios 12 a 16 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25752 de 25 de mayo de 2015.

El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1 Si las resoluciones núms. 25752 de 25 de mayo de 2015 y 83041 de 23 de octubre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto McALLISTER para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y los artículos 2, 6 y 13 de la Constitución Política y, en consecuencia, si están falsamente motivados. 20.2 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y las marcas nominativas MAC ALLISTER, con registros marcarios núms. 389919 y 365504, que identifican productos de las clases 7 y 9 de la Clasificación Internacional de Niza respectivamente, cuyo titular es Castorama France S.A., el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, de oficio, el artículo 151 ibidem. 22. La Sala advierte que, la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el presente asunto, en relación con las normas mencionadas supra, consideró que “[…] no procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es materia controvertida en el proceso interno el concepto de marca ni sus requisitos. […]”. 23.

En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y, en 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 ese sentido, se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136 ibidem. 24.

Así mismo, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena20, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200021 de la Comisión de la Comunidad Andina22. 20 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 21 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 22 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23 26.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 23 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 598-IP-2019 de 24 de agosto de 2020 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso25: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. Debido a que en el proceso interno se discute si el sigo McALLISTER (mixto) y las marcas MAC ALLISTER (denominativas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] […]. 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 25 Cfr. Folios 233 a 245 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2 Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1.

Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado McALLISTER (mixto) y las marcas MAC ALLISTER (denominativas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.26 […] 2.5 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i)Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética […]. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la bese y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ótologo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: […]. 26 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 2747 el 08 de junio de 2016; 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 2754 de fecha 11 de julio. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 iii)Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues no ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v)Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro McALLISTER (mixto) y las marcas MAC ALLISTER (denominativas). […] 3.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Dentro del proceso interno se alegó la existencia de conexión entre los productos amparados por el signo solicitado a registro, por lo que corresponde analizar el tema. […] 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 3.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre los productos, en el caso concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]” 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 34.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 35.

Revisadas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 36. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS 27 28 Solicitante: E MC ALLISTER S.A.S. Titular: CASTORAMA FRANCE S.A. Certificados núms.389919 y 365504 Clase 37: “servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; alquiler de máquinas de Clase 7: “ serruchos, pistolas para inflar, asperjadores, manijas para inflar, martillos perforadores, recortadores, cizallas para 27 Cfr. Folio 9 28 Ibidem 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 construcción; canteras explotación de; construcción información sobre construcción supervisión dirección de obras de construcción demolición de edificios limpieza de fachada; edificios limpieza de interiores; excavadoras alquiler de extracción minera; hardware (instalación, mantenimiento y reparación de oleoductos instalación y mantenimiento de pavimentación de carreteras; perforación de pozos; reconstrucción de máquinas usadas o parcialmente destruidas; reconstrucción de motores usados o parcialmente destruidos.” cortar setos, recortadores de bordes, rastrillos y ruedas moledoras para tallar (los anteriores artículos como herramientas eléctricas portátiles), brocas, atornilladotas, moledoras, quemadores de pintura, lijas, mezcladores eléctricos de pintura, moledoras de mesa, compresores, pistolas rociadotas para pintura, pistolas eléctricas para pegante, cepillos de aire, máquinas para raspar papel de pared, máquinas y aparatos eléctricos para limpieza, aparatos para lavar, limpiadores a alta presión, limpiadores de vapor, extracto res inyectores (para inyectar champú a alfombras), aspiradoras, sierras de cadena, rellenadotes rotatorios, machetes mata-maleza, moledoras eléctricas para plantas, cultivadoras (máquinas), máquinas afiladoras, máquinas de aire comprimido, motores de aire comprimido, bombas de aire comprimido, azadones (máquinas) máquinas barre-vías auto-propulsadas, afiladoras (máquinas) cortadoras eléctricas, cinceles para máquinas, tijeras eléctricas, cables de control para máquinas, motores, mecanismos de control para máquinas o motores, trituradoras, cortadoras de raíces (máquinas), cortadoras (máquinas), separadoras de grano, arados para remover césped, cuchillos eléctricos, máquinas segadoras y aradoras, generadores eléctricos, uniones (piezas para motores), cuchillas (piezas de máquinas), aparatos soldadores a gas, planchas soldadoras a gas, máquinas soldadoras eléctricas, dispositivos y controles eléctricos para abrir y cerrar puertas, compuertas, ventanas y contraventanas, dispositivos y controles neumáticos para abrir y cerrar puertas, compuertas y contraventanas, motores excepto motores para vehículos de tierra.”.

Clase 9: “ acumuladores eléctricos, aparatos eléctricos para soldadura por arco; aparatos eléctricos para corte por arco, programadores, dispensadores de dosis, electrodos para soldar, baterías, alarmas, alarmas acústicas, campanas eléctricas para alarmas, células fotovoltaicas y fotocélulas, interruptores de corte, dispositivos de control para abrir rejas, puertas, ventanas y persianas a control remoto; detectores, transmisores de señales¡ electrónicas, cerradores eléctricos 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 para puertas, ventanas y persianas, interruptores, dispositivos eléctricos para abrir y cerrar puertas, rejas, ventanas y persianas, abridores electrónicos de puertas, instalaciones eléctricas antirrobo; aparatos e instrumentos para. recepción y transmisión de sonidos o imágenes, antenas, platos satelitales.” 37.

La Sala procederá a determinar si el signo mixto McALLISTER, solicitado por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad invocada, es decir, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 38. Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre signos mixtos y denominativos.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 39. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.

Esta Sección29, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la 29 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”30. 41.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”31. 42.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”32. 43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto McALLISTER solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 44.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 32 Ibidem. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”33. (Destacado de la Sala) 45. La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en 33 Cfr. Folios 238 y 239 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”34.

(Destacado de la Sala) 46. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y unas marcas nominativas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto del signo mixto, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 47.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los servicios de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 48. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos distintivos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de signos distintivos mixtos en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] 34 Cfr. Folios 237 y 238 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”35.

(Destacado de la Sala) 49. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre las marcas denominativas MAC ALLISTER, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y el signo mixto McALLISTER, solicitado por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos 35 Cfr. Folios 240 a 242 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos Comparación Ortográfica 50. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos distintivos. 51.

La comparación ortográfica de los signos confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO M c A L L I S T E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS M A C A L L I S T E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 52. La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se evidencia que el signo solicitado contiene una reproducción literal de parte de las marcas registradas, ello comoquiera que reproduce en su totalidad la expresión ALLISTER.

Ahora bien, se precisa que la eliminación de la letra A, entre las consonantes M y C, así como la supresión de un espacio entre la letra C y la palabra ALLISTER del mencionado signo, no provee suficiente distintividad al conjunto 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de las marcas previamente registradas. 53.

Partiendo del anterior análisis, se reconoce que existe una similitud ortográfica entre los signos distintivos comparados, considerando la fuerte identidad ortográfica entre estos, comoquiera que lo único que los diferencia es la eliminación de la letra A, al inicio de la palabra y la supresión de un espacio. Comparación Fonética 54.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: McALLISTER-MAC ALLISTER-McALLISTER-MAC ALLISTER McALLISTER-MAC ALLISTER-McALLISTER-MAC ALLISTER McALLISTER-MAC ALLISTER-McALLISTER-MAC ALLISTER 55.

Revisado lo anterior, se encuentra que, al pronunciarse los signos distintivos de manera sucesiva y alternativa, se advierte que se escuchan de forma similar, en la medida que coinciden en su sonoridad. 56. Asimismo, las expresiones comparadas comparten el uso de las mismas consonantes y secuencia vocálica, salvo por la eliminación de la letra A, entre la letra M y la letra C, diferencia que no resulta suficiente para superar la similitud, y, por lo tanto, no dota de distintividad al signo solicitado. 57.

En suma, la Sala considera que en el signo solicitado, al eliminar la letra A y un espacio, no hace que el impacto fonético sea distinto, teniendo en cuenta que comparte el mismo número de silabas y composición vocálica con las marcas registradas, que al ser pronunciadas resaltan las semejanzas, por ello, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre los signos distintivos enfrentados. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 Comparación Ideológica 58.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”36, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 59.

Sobre lo anterior, tomando en conjunto el signo y las marcas objeto de comparación, McALLISTER y MAC ALLISTER, considera que son signos distintivos de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 60. Por tal razón, la Sala considera que entre los signos distintivos cotejados existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas que generan riesgo de confusión en el consumidor, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos y servicios que pretende identificar cada uno de los signos distintivos en conflicto 61. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, prevé que, para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre las marcas cotejadas, es necesario que los productos y servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 62.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 63.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201837, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 64.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios y productos que los signos distintivos enfrentados identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre ellos.

Así lo consideró en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: […] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. […]”. 65. Ahora bien, la Sala advierte que el signo mixto McALLISTER busca amparar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: “servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; alquiler de máquinas de construcción; canteras explotación de; construcción información sobre construcción supervisión dirección de obras de construcción demolición de edificios limpieza de fachada; edificios limpieza de interiores; excavadoras alquiler de extracción minera; hardware (instalación, mantenimiento y reparación de oleoductos instalación y mantenimiento de pavimentación de carreteras; perforación de pozos; reconstrucción de máquinas usadas o parcialmente destruidas; reconstrucción de motores usados o parcialmente destruidos.”. 66.

Ahora bien, la Sala advierte que, por una lado, la marca nominativa MAC ALLISTER registrada en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, ampara los siguientes productos: “serruchos, pistolas para inflar, asperjadores, manijas para inflar, martillos perforadores, recortadores, cizallas para cortar setos, 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 recortadores de bordes, rastrillos y ruedas moledoras para tallar (los anteriores artículos como herramientas eléctricas portátiles), brocas, atornilladoras, moledoras, quemadores de pintura, lijas, mezcladores eléctricos de pintura, moledoras de mesa, compresores, pistolas rociadoras para pintura, pistolas eléctricas para pegante, cepillos de aire, máquinas para raspar papel de pared, máquinas y aparatos eléctricos para limpieza, aparatos para lavar, limpiadores a alta presión, limpiadores de vapor, extracto res inyectores (para inyectar champú a alfombras), aspiradoras, sierras de cadena, rellenadores rotatorios, machetes mata-maleza, moledoras eléctricas para plantas, cultivadoras (máquinas), máquinas afiladoras, máquinas de aire comprimido, motores de aire comprimido, bombas de aire comprimido, azadones (máquinas) máquinas barre-vías auto- propulsadas, afiladoras (máquinas) cortadoras eléctricas, cinceles para máquinas, tijeras eléctricas, cables de control para máquinas, motores, mecanismos de control para máquinas o motores, trituradoras, cortadoras de raíces (máquinas), cortadoras (máquinas), separadoras de grano, arados para remover césped, cuchillos eléctricos, máquinas segadoras y aradoras, generadores eléctricos, uniones (piezas para motores), cuchillas (piezas de máquinas), aparatos soldadores a gas, planchas soldadoras a gas, máquinas soldadoras eléctricas, dispositivos y controles eléctricos para abrir y cerrar puertas, compuertas, ventanas y contraventanas, dispositivos y controles neumáticos para abrir y cerrar puertas, compuertas y contraventanas, motores excepto motores para vehículos de tierra.”. 67.

Y, por el otro, la marca nominativa MAC ALLISTER registrada en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, ampara los siguientes productos:“ acumuladores eléctricos, aparatos eléctricos para soldadura por arco; aparatos eléctricos para corte por arco, programadores, dispensadores de dosis, electrodos para soldar, baterías, alarmas, alarmas acústicas, campanas eléctricas para alarmas, células fotovoltaicas y fotocélulas, interruptores de corte, dispositivos de control para abrir rejas, puertas, ventanas y persianas a control remoto; detectores, transmisores de señales¡ electrónicas, cerradores eléctricos para puertas, ventanas y persianas, interruptores, dispositivos eléctricos para abrir y cerrar puertas, rejas, ventanas y persianas, abridores electrónicos de puertas, instalaciones eléctricas antirrobo; aparatos e instrumentos para. recepción y transmisión de sonidos o imágenes, antenas, platos satelitales.” 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 68.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera, de conformidad con los previsto en las reglas citadas supra, que entre los servicios de la Clase 37 y los productos de la Clase 7, se presenta una conexión competitiva, pues existe complementariedad entre los mismos. Ello comoquiera que, para prestar los servicios de “[…] limpieza de fachada; edificios limpieza de interiores […]”, también se requiere del uso de “[…] máquinas y aparatos eléctricos para limpieza, aparatos para lavar, limpiadores a alta presión, limpiadores de vapor, extracto res inyectores (para inyectar champú a alfombras), aspiradoras […]”. 69.

Igualmente, se tiene que para la prestación de los “[…] servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación […]” se puede requerir de “[…] serruchos, pistolas para inflar, […] martillos perforadores, recortadores, […] rastrillos y ruedas moledoras para tallar […] sierras de cadena […]”. 70. Asimismo, la Sala considera que entre los servicios de la Clase 37 y los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, se presenta una conexión competitiva, pues también existe complementariedad entre los mismos.

Lo anterior toda vez, que para los “[…] servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; alquiler de máquinas de construcción[…]” se hace uso, o se pueden llegar a requerir, de “[…] aparatos eléctricos para soldadura por arco; aparatos eléctricos para corte por arco […] interruptores de corte, dispositivos de control para abrir rejas, puertas, […] dispositivos eléctricos para abrir y cerrar puertas, rejas, ventanas y persianas, abridores electrónicos de puertas, instalaciones eléctricas antirrobo; aparatos e instrumentos para recepción […]”. 71.

En igual sentido, la Sala considera que el registro como marca del signo mixto McALLISTER podría inducir a los consumidores a pensar que los servicios identificados con dicha marca tienen un mismo origen empresarial que los productos de MAC ALLISTER; o que se trata de una innovación de los productos identificados con esta última; o que estos comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados servicios, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa el signo solicitado a registro. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 72.

Así las cosas, se tiene que entre los productos de las clases 7ª y 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, que representan las marcas cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y los servicios de la Clase 37 ibidem que pretende reivindicar el signo mixto solicitado, se evidencia una conexidad competitiva, la cual conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 73.

De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos previstos para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. De los cargos de falsa motivación y de violación de los artículos 2, 6 y 13 de la Constitución Política 74. La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que los actos administrativos acusados estaban falsamente motivados.

Al respecto, la Sala considera que el cargo no prospera, en tanto que la fundamentación de la decisión administrativa fue real y adecuada, al encontrarse que entre las marcas en conflicto existe riesgo de confusión, conexidad competitiva y riesgo de asociación. 75. Lo anterior, comoquiera que la decisión de negar el registro como marca del signo mixto solicitado, se ajustó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario, lo anterior comoquiera que estaba incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 76.

Finalmente, la Sala se advierte que la parte demandante afirmó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó los artículos 2, 6 y 13 de la Constitución Política “[…] por cuanto al dictarse tales actos administrativos […] no se fundaron en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, y al dictarse fueron falsamente motivados en el artículo 136 a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones […]”38. 38 Cfr. Folio 44 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 77.

Al respecto, la Sala considera que la parte demandante no cumplió con una carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales considera que la parte demandada incurrió en una violación a los artículos 2, 6 y 13 de la Constitución Política, pues solo se limitó a hacer mención al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, para sustentar dicho cargo. 78.

En ese sentido, la Sala considera que, con la expedición de los actos administrativos, la parte demandada no violó las citadas disposiciones de la Constitución Política. Conclusión 79. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto McALLISTER, que pretende identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir identidad y semejanza con las marcas nominativas MAC ALLISTER, que identifican productos de las clases 7ª y 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 80.

De otro lado, tampoco prospera el cargo de falsa motivación, pues los actos administrativos acusados se ajustaron a los parámetros considerados por el ordenamiento jurídico comunitario. 81. Así mismo, no prospera el cargo de violación a los artículos 2, 6 y 13 de la Constitución Política, pues el actor no cumplió con una carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, incurrió en dicha violación. 82.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 25752 de 25 de mayo de 2015 y 83041 de 23 de 32 Núm. único de radicación: 11001032400020160021500 octubre de 2015, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.