CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ TESIS: EL SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO “FERNANDO BOTERO” ES SIMILAR AL NOMBRE Y APELLIDO DEL ARTISTA “FERNANDO BOTERO” AL REPRODUCIR EL NOMBRE Y APELLIDO “FERNANDO BOTERO”, SIN ENCONTRARSE ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO QUE CONTRIBUYA A DIFERENCIARLO, LO CUAL PUEDE AFECTAR LA IDENTIDAD DE UNA PERSONA NATURAL RECONOCIDA EN EL MERCADO ARTÍSTICO Y CULTURAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ, mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 0058840 de 27 de octubre de 2011, “Por la cual se niega un registro”, y 14661 de 16 de marzo de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la directora de Signos Distintivos de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio1; y 00078690 de 20 de diciembre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo “FERNANDO BOTERO”, para distinguir productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 3ª.
Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 3 de marzo de 2011 solicitó el registro como marca del signo nominativo “FERNANDO BOTERO”, para distinguir productos 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la Clase 322 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante la Resolución núm. 0058840 de 27 de octubre de 2011, la directora de Signos Distintivos de la SIC, denegó el registro como marca del signo nominativo, “FERNANDO BOTERO”, para identificar productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto estimó que no contaba con la autorización expresa del pintor y escultor FERNANDO BOTERO, uno de los artistas más notables de Colombia. 5º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.
El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 14661 de 16 de marzo de 2012, expedida por la directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 00078690, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Bebidas no alcohólicas, así como cervezas […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal e), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4; y 13, 14, 16 y 29 de la Constitución Política, por cuanto, a su juicio, no se realizó un correcto análisis de registrabilidad, dado que el signo solicitado es suficientemente distintivo y no genera riesgo de confusión ni asociación en el mercado.
Sostuvo que el signo solicitado cumple a cabalidad con los presupuestos necesarios para que proceda su registro, toda vez que posee la suficiente fuerza distintiva, dado que individualiza e identifica productos específicos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, es perceptivo a los sentidos, es de fácil comprensión y es susceptible de representación gráfica.
Indicó que el signo solicitado cumple con los requisitos señalados en la normativa andina para que proceda su registro, toda vez que su intención es utilizar su nombre y apellido y no es su interés afectar la identidad ni el prestigio del pintor y escultor FERNANDO BOTERO, ni de ninguna otra persona. 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que lo que pretende es registrar su nombre propio para distinguir productos que no tienen ningún tipo de relación con la actividad económica del artista FERNANDO BOTERO, motivo por el cual no se genera riesgo de confusión o asociación para el público consumidor.
Manifestó que, posterior a su solicitud, el MUSEO DE ANTIOQUIA solicitó el registro como marca del signo mixto “RON MAESTRO BOTERO” para identificar productos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, situación que evidencia que el apellido BOTERO precedido de la palabra MAESTRO, igualmente está haciendo referencia al nombre del pintor y escultor FERNANDO BOTERO para identificar una bebida alcohólica, hecho que deja sin base ni fuerza el argumento esgrimido por la SIC, según el cual no procede el registro del signo solicitado por él, por cuanto constituiría un riesgo o afectación del nombre del artista.
Aseguró que posee una familia de marcas bajo la denominación “FERNANDO BOTERO”, por lo que no es dable que se niegue el registro de la misma en la Clase 32 ibidem, máxime si se tiene en cuenta que el sector de bebidas no alcohólicas no tiene relación alguna con la esfera artística. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.
La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que el signo “FERNANDO BOTERO” consiste en una expresión que afecta la identidad o prestigio de una persona natural, al tratarse del nombre y apellido de una persona identificada por el sector público diferente al actor, sin que medie el consentimiento expreso de dicho artista para acceder al registro del vocablo cuestionado.
Sostuvo que si bien la expresión “FERNANDO BOTERO” goza de un registro marcario, así como la marca “RON MAESTRO BOTERO”, ello obedeció, respectivamente, a la solicitud directa hecha por el artista y, la segunda, contaba con su respectiva autorización. II.-2. El señor FERNANDO BOTERO ANGULO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de curador ad -litem, solicitó acceder a las súplicas incoadas en la demanda.
Para el efecto, señaló que no existen fundamentos legales, contractuales y marcarios que sirvan de sustento para negar el registro del signo 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionado para identificar productos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, entre estos, bebidas, licores y/o cervezas.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 24 de octubre de 2022 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron el señor LUIS FERNANDO BOTERO, en su calidad de actor dentro del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. 5 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 0058840 de 27 de octubre de 2011; 14661 de 16 de marzo de 2012; y 00078690 de 20 de diciembre de 2012, vulneran o no lo establecido en los artículos 134 y 136, literal e), de la Decisión 486; y 13, 14, 16 y 29 de la Constitución Política.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. Posteriormente, el 14 de febrero de 2023, se llevó a cabo la Audiencia de Pruebas, en la que se recepcionó la declaración de parte del señor LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. El actor reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, adujo que en el 2004 solicitó el mismo registro aquí cuestionado en las clases 3ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo otorgados, sin que se presentara oposición alguna.
Señaló que posee una familia de marcas bajo la denominación “FERNANDO BOTERO”, por lo que no es dable que se niegue el registro de la misma en la Clase 32 ibidem, máxime si se tiene en cuenta que el sector de bebidas no alcohólicas no tiene relación alguna con la esfera artística. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que el curador ad-litem del tercero con interés directo en las resultas del proceso no logró sustentar un argumento sólido para defender la legalidad de los actos administrativos demandados.
Adujo que está siendo privado de hacer uso y explotar su nombre como atributo de personalidad jurídica e identidad. IV.-2. La parte demandada insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Al efecto, señaló que dentro de la actuación administrativa cuestionada, así como en el presente proceso judicial ha quedado evidenciado que los actos administrativos demandados fueron expedidos dentro del marco de legalidad, debidamente motivados y en los que se realizó un análisis riguroso de la procedencia del registro del signo cuestionado.
IV.-3. En esta etapa procesal, el señor FERNANDO BOTERO ANGULO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda en los siguientes términos6: 6 Proceso 10-IP-2023. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020130029800 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 78-IP-2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4284 de 30 de junio de 2021.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 0058840 de 27 de octubre de 2011, 14661 de 16 de marzo de 2012 y 00078690 de 20 de diciembre de 2012, denegó el registro como marca del signo nominativo “FERNANDO BOTERO” al actor, para amparar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que no contaba con la autorización expresa del pintor, escultor y dibujante FERNANDO BOTERO ANGULO, uno de los artistas más notables de Colombia. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio del demandante, el signo solicitado cumple a cabalidad con los presupuestos necesarios para que proceda su registro, toda vez que posee la suficiente fuerza distintiva, dado que individualiza e identifica productos específicos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, es perceptivo a los sentidos, es de fácil comprensión y es susceptible de representación gráfica.
Indicó que el signo cuestionado cumple con los requisitos señalados en la normativa andina para que proceda su registro, toda vez que su intención es utilizar su nombre y apellido y no es su interés afectar la identidad ni el prestigio del pintor y escultor FERNANDO BOTERO ANGULO, ni de ninguna otra persona. Por su parte, la SIC señaló que el signo “FERNANDO BOTERO” consiste en una expresión que afecta la identidad o prestigio de una persona natural, al tratarse del nombre y apellido de una persona identificada por el sector público diferente al actor, sin que medie el consentimiento expreso de dicho artista para acceder al registro del vocablo cuestionado.
Sostuvo que si bien la expresión “FERNANDO BOTERO” goza de un registro marcario, así como la marca “RON MAESTRO BOTERO”, 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ello obedeció respectivamente a la solicitud directa hecha por el artista y, la segunda, contaba con su respectiva autorización. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 10-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en la Interpretación Prejudicial núm. 78-IP-20207, en la que se interpretó los artículos 134 y 136, literal e), de la Decisión 486.
Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134, ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que el signo solicitado no es similarmente confundible con el nombre y apellido del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem8.
En efecto, el demandante argumentó que en el caso sub examine los productos que identifica el signo solicitado no tienen ningún tipo de relación con la actividad económica del artista FERNANDO BOTERO, 7 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo que conlleva a que no se genere riesgo de confusión o asociación para el público consumidor.
Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134 ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver9, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca. Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que para que el nombre de una persona natural pueda ser registrado como marca, debe cumplir con los siguientes requisitos, estos son: 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; y iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
Precisado lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y el nombre y apellido en conflicto. En ese sentido y para efectos de realizar el análisis, a continuación, se presentan el signo y el nombre y apellido de la persona natural cuya identidad se vio presuntamente afectada, así: FERNANDO BOTERO SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO10 10 Folio 37 del expediente físico. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FERNANDO BOTERO NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA NATURAL CUYA IDENTIDAD SE VIO AFECTADA 11 Sea lo primero advertir que el nombre “FERNANDO BOTERO”, para el común de los consumidores o usuarios, no resulta del todo desconocido, dado que “FERNANDO BOTERO” se refiere al nombre propio de un artista, pintor y escultor reconocido en Colombia por algunas personas.
Ahora, tratándose de nombres propios, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 201512, en la cual la Sala precisó: “[…] 7.3. Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”.
Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss). Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio.
Ciertamente, la base de datos de 11 Folio 37 del expediente físico. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010-00150-00. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 02-IP-95, ha sostenido este criterio al puntualizar que “los únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados,… abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos.”13 De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.
En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.
En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. Con sustento en esas premisas, la Sala concedió el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, con las consideraciones que por su pertinencia para el caso presente, resulta relevante transcribir.
Discurrió así: 13 “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 02-IP-95 G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996.” 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “No se remite a duda que la expresión en idioma francés JEAN MARIE FARINA por el aspecto de conjunto es semejante a su equivalente en idioma alemán JOHANN MARÍA FARINA.
Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano. En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN MARÍA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión GEGENUBER DEM NEUMARKT que con JOHANN MARÍA FARINA forma el nombre comercial de la actora.
Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés”14(El resaltado no es propio del texto) En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.
Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido.
Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta,15 no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª Edición. Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas que existen entre ambas marcas, es preciso determinar si se presenta algún riesgo de confusión, asociación o 14 “M.P. Camilo Arciniegas Andrade.
Expediente Nº 6009. Actor: JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT” 15 “[http://www.soylaneta.com/nombre/aldo/]” 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aprovechamiento parasitario, que haga inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.
En este caso, no puede perderse de vista que las marcas ALDO y ALDO PANETTI fueron concedidas en términos generales, para distinguir servicios de gestión de negocios y de comercialización de calzado y vestidos, servicios que pertenecen a la misma clase 35 del nomenclátor internacional. Así las cosas, su comercialización se realiza empleando los mismos medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, lo cual contribuye de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión y asociación en el público que demanda ese tipo de servicios.
La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[…]” (Destacado fuera de texto.)” Además, sobre dicho asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal señaló: “[…] 3.3.
Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 3.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.3.2.
Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 3.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.
Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 3.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. 3.4.
Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia. En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común. […] 4.2. De conformidad con el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables los signos que “afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”. […] 4.6.
De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. […] 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.9.
Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que trata del nombre de otra persona— a menos que el nombre no sea común—.
Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso. 4.10. Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos. […]” (Resaltado fuera de texto).
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que en el presente caso el signo cuestionado “FERNANDO BOTERO”, que ampara productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, consiste, precisamente, en el nombre del reconocido artista y pintor, FERNANDO BOTERO. Sobre el particular, la Sala observa que la denominación del signo cuestionado y del reconocido artista y pintor colombiano es idéntica, esto es, “FERNANDO BOTERO”, por lo que podría ocurrir que un consumidor encuentre una falsa relación entre los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, amparados por dicho registro marcario, y el citado pintor, ya que éste podría pensar, erróneamente, que los mencionados productos, pertenecen 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a una nueva línea de productos lanzada por el maestro FERNANDO BOTERO.
En efecto, la Sala considera que el signo cuestionado, “FERNANDO BOTERO”, no podía ser objeto de registro, dado que al no ir acompañado de un elemento distintivo adicional, sí tiene la capacidad de afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado artístico y cultural, como ocurre en este caso con el tercero con interés directo en las resultas del proceso, FERNANDO BOTERO ANGULO, al reproducir su nombre y primer apellido “FERNANDO BOTERO”, pudiendo inducir al público consumidor en confusión respecto del origen de los productos, máxime si se tiene en cuenta que no se aportó al expediente administrativo su respectivo consentimiento y/o autorización. Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso similar16, en el que se enfrentaron las expresiones “VALDERRAMA” y “PIBE VALDERRAMA”, se consideró que no podía ser objeto de registro el signo solicitado por cuanto podía afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado deportivo.
En efecto, se dijo en esa oportunidad: 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00228-00, M.P. María Elizabeth García González. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Del análisis de los conceptos reseñados, la Sala observa que entre la marca cuestionada “VALDERRAMA” y las marcas previamente registradas “PIBE VALDERRAMA” y “CARLOS VALDERRAMA” existe similitud ortográfica y fonética, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce la expresión “VALDERRAMA”, contenida en ambas marcas previamente registradas, además de que no se encuentra acompañada de otro elemento que contribuya a diferenciarla de los signos previamente registrados.
Por consiguiente, la marca cuestionada “VALDERRAMA” carece de la distintividad suficiente para coexistir pacíficamente con los signos previamente registrados. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se señala que las expresiones “VALDERRAMA”, “PIBE VALDERRAMA” y “CARLOS VALDERRAMA” no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que “VALDERRAMA” y “CARLOS” se refieren a nombres propios utilizados en Colombia por algunas personas y “PIBE” es el seudónimo de un reconocido deportista. […] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala considera que la marca cuestionada “VALDERRAMA”, no podía ser objeto de registro, dado que al no ir acompañada de un elemento distintivo (verbigracia TANIA o YURI) puede afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado deportivo, como ocurre en este caso con el tercero interesado en las resultas del proceso, CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, al reproducir su apellido “VALDERRAMA”, contenido en sus marcas, pudiendo inducir al público consumidor en confusión respecto del origen de los productos.” (Resaltado fuera de texto).
Por lo tanto, para la Sala, se cumple el supuesto previsto en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486, en cuanto a que el signo cuestionado afecta la identidad de una persona natural distinta al solicitante, esto es, al artista FERNANDO BOTERO ANGULO. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala considera que la SIC no está en la obligación de conceder el registro automático como marca de aquellos signos derivados de nombres y apellidos que atenten contra la identidad de otra persona, en tanto, esto desnaturalizaría el trámite del registro marcario, pues bastaría con tenerlos como identificación para garantizar su registro como marca.
Ahora, cabe señalar que el actor también alegó que es titular de una familia marcaria que comprende la expresión “FERNANDO BOTERO”, por cuanto posee su registro en dos clases diferentes de la Clasificación Internacional de Niza, a la aquí solicitada. Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2.
Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.
(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “FERNANDO BOTERO”, en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró únicamente dos registros a nombre del actor, esto es, el señor LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ. Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla17: EXPEDIENTE NÚM. MARCA TITULAR VIGENCIA Clase 156916 FERNANDO BOTERO (Nominativo) LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ 19 de abril de 2024 3 154564 FERNANDO BOTERO LUIS FERNANDO 19 de abril de 2024 25 17 Las resoluciones que concedieron las marcas que se citan a continuación fueron expedidas por la SIC y consultadas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPEDIENTE NÚM. MARCA TITULAR VIGENCIA Clase (Nominativo) BOTERO RODRÍGUEZ Como se puede advertir, el actor únicamente contaba con dos registros marcarios con la expresión “FERNANDO BOTERO”, por lo que la Sala considera que no se encuentra configurada la familia de marcas, ya que el hecho de únicamente contar con dos registros marcarios no es suficiente para concluir que exista una pluralidad de signos distintivos que pertenezcan a un mismo titular y que el público consumidor las asocie entre sí y las relacione con un mismo rasgo empresarial.
De otra parte, frente al argumento expuesto por el actor de que la SIC, en otro escenario, concedió el registro de la marca mixta “RON MAESTRO BOTERO” para identificar productos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del MUSEO DE ANTIOQUIA, entre estos, una bebida alcohólica, haciendo referencia al nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala considera que la demandada tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares18; además, de considerarse que eventualmente 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia19, reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.
Además, tal y como lo señaló la parte demandada en la contestación de la demanda, en tal escenario la solicitante contaba con la autorización expresa del artista FERNANDO BOTERO ANGULO, para registrar como marca el signo referido. En efecto20: Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el único de radicación 2013-00255-00. 20 Consultada la Resolución que concedió dicho registro en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y respecto del argumento de la demandante concerniente a que se violaron los artículos 13, 14, 16 y 29 de la Constitución Política, la Sala no evidencia dicha transgresión, habida cuenta que la entidad demandada denegó el registro como marca del signo nominativo “FERNANDO BOTERO”, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, específicamente respecto de los signos distintivos, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulnerada por el actor; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo “FERNANDO BOTERO”, para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Condena en costas Atendiendo al resultado del proceso, la instancia en que se tramitó y la clase de acción que se promovió, la Sala considera, de conformidad con lo previsto en el artículo 18821 del CPACA, en armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP22, y en aplicación de un criterio objetivo valorativo23, que hay lugar a condenar en costas a la parte demandante en los términos del numeral 124 del artículo 365 ibidem.
Las costas, según el artículo 361 del CGP, se componen por “la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso25y por las agencias en derecho26”, de manera que le 21 “[…]
ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. <Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]” 22 El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”. 23 Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas. 24 “ARTÍCULO 365.
CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los casos especiales previstos en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. […]”. 25 “[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros, pólizas, etc. […]”.
Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 26 “[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el componente de agencias en derecho al verificarse en este proceso la intervención de la entidad accionada a través de apoderado judicial.
Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se sujetará a la liquidación27 que realice el secretario de esta Sección y según la comprobación de que se incurrieron en éstos. Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP28, se fijan como agencias en derecho la suma de un (1) SMLMV a favor de la parte accionada.
Lo anterior, de conformidad con las tarifas establecidas en el numeral 129 del artículo 6° del Acuerdo núm. 1887 de 5 de junio de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según la naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión realizada por la parte vencedora. corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”.
Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 27 La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem. 28 “[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 4.
Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”. 29 “[…] ARTÍCULO 5º.Tarifas.
Las tarifas de agencias en derecho son:
1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL. En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.” 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante a favor de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, entidad accionada, de acuerdo con el artículo 188 del CPACA.
TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por el señor LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00298-00 Actor: LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de marzo de 2025. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.