CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS.

EN EL CASO SUB EXAMINE NO ERA POSIBLE POR PARTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DAR APLICACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7º DE LA CONVENCIÓN DE WASHINGTON, POR CUANTO NO SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO RELATIVO A PROBAR QUE EL SOLICITANTE DEL REGISTRO CONOCÍA LA MARCA DE QUIEN ACTÚA COMO OPOSITOR, ESTO ES, DE LA MARCA “PROSPERITY”.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad JAFER LIMITED, hoy JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 28595 de 30 de abril de 2014, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 62921 de 22 de 1 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co octubre de 2014, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 22 de octubre de 2013 solicitó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, para distinguir productos de la Clase 162 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Exclusivamente revistas y publicaciones destinadas a promocionar y publicitar artículos de moda, de belleza y cuidado personal, así como la venta de productos cosméticos, de maquillaje, de perfumería, de artículos de tocador, de artículos de cuero e imitaciones de cuero, de joyería y de bisutería […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES4 presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que era similarmente confundible con la marca “PROSPERITY”, previamente registrada a su favor en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza en Colombia y en Estados Unidos. 3º: Manifestó que, previamente a radicar el escrito del registro en mención, había solicitado la cancelación por no uso del registro de la marca “PROSPERITY”, con certificado núm. 148.250, por lo que solicitó a la SIC suspender el trámite de concesión como marca del signo “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”; y que a través de la Resolución núm. 00078474 de 29 de noviembre de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, canceló parcialmente, por no uso, el registro de la marca opositora, restringiendo su cobertura a “revistas”. 4º: Que mediante la Resolución núm. 28595 de 30 de abril de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición formulada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, para 4 En adelante WISE. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 5º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 62921 de 22 de octubre de 2014, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 6º: Señaló que con anterioridad a expedirse este último acto, dentro del referido trámite de cancelación, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC expidió la Resolución núm. 00054574 de 16 de septiembre de 2013, en la que revocó la decisión inicial y, en su lugar, canceló en su totalidad por no uso el registro de la marca opositora, situación que, a su juicio, no fue tenida en cuenta al expedirse la Resolución núm. 62921 de 22 de octubre de 2014, dentro del trámite de registro del signo solicitado.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 7º y 9º de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercial de Washington5; 136, literal a), 147, 165 y 168 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006, de la Comisión de la Comunidad Andina; 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil; y 29 de la Constitución Política, por cuanto, a su juicio, a pesar de tener conocimiento de que el registro de la marca “PROSPERITY” de la sociedad WISE había sido cancelada por no uso, decidió protegerla bajo el argumento de que estaba registrada en Estados Unidos, país en el cual se le dio un uso privado entre los mismos asociados y miembros de una organización cerrada, mas no en un sentido marcario ni a disposición del público consumidor.

Que lo anterior hace inoperante su derecho de poder registrar como marca la expresión “PROSPERITY” y, por ende, participar en el mercado colombiano para dinamizar la oferta de bienes y servicios y generar empleo. Adujo que en Colombia varios empresarios han solicitado los registros como marcas de signos que comprenden las palabras “PROSPERIDAD”, “PROSPERAR”, “PROSPERO CAMPO” y “DON PROSPERO”, sin que ello signifique que conocían con anterioridad de la marca “PROSPERITY” en otro país. 5 En adelante Convención de Washington. 6 En adelante Decisión 486. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resaltó que solicitó y obtuvo la cancelación total del registro de la marca opositora, con el fin de poder remover el obstáculo que impedía el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Reiteró que no es razonable que una vez removido el registro marcario, por no cumplir una función económica, la SIC le haya negado el registro solicitado con base en una marca idéntica a la cancelada por no uso, solo que, registrada en Estados Unidos, en el que tampoco es usada en el comercio sino en un ámbito puramente interno y privado y, por ende, no existente en la mente de los consumidores.

Aseguró que los actos administrativos acusados al haber dado protección a una marca no usada en el comercio, quebrantó la normativa citada. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Alegó que dentro del trámite administrativo se logró constatar que: i) la sociedad opositora, al momento de proferirse los actos acusados, era titular de la marca “PROSPERITY” en los Estados Unidos, para distinguir productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) que el signo cuestionado la reproducía integralmente y contaba con la misma denominación “PROSPERITY”; iii) que se acreditó la utilización de dicha expresión en el referido país, a través del certificado de registro y declaraciones de ejecutivos que daban cuenta del uso de la misma; y iv) la certeza respecto del conocimiento previo que tenía la actora sobre la existencia de dicha marca y su uso en el mercado, para identificar los mismos productos que ella pretendía amparar con el signo objeto de controversia.

Aseguró que el anterior escenario encuadra en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 7º de la Convención de Washington, que establece un sistema especial y excepcional de protección marcaria, que extiende sus efectos a las marcas que son protegidas en cada uno de los estados contratantes. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La sociedad WISE, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la oposición que presentó en su momento en Colombia cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 7º de la Convención de Washington, máxime si se tiene en cuenta que el registro solicitado afecta sus intereses.

Aseguró que el signo cuestionado reproduce la marca previamente registrada; y que, además, utiliza el mismo elemento predominante, esto es, “PROSPERITY”, sin que las partículas adicionales le atribuyan la distintividad necesaria para evitar riesgo de confusión y/o asociación en el mercado, amén de que identifican los mismos productos.

Indicó que no es de recibo considerar que a dos empresarios del mismo sector se les ocurra utilizar una misma expresión para identificar iguales productos, siendo responsabilidad de cada comerciante revisar previamente en el mercado qué marcas existen y, con ello, evitar la imitación de las previamente registradas. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 7 de mayo de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la 7 En adelante CPACA. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual asistieron las sociedades JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U., en su calidad de actora, la sociedad WISE, como tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 28595 de 30 de abril y 62921 de 22 de octubre de 2014, mediante las cuales la SIC declaró fundada la 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oposición presentada por la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES, tercero con interés directo en las resultas del proceso y denegó el registro de la marca mixta “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, para distinguir productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en los artículos 7º, por indebida aplicación, y 9º de la Convención de Washington; 136, literal a), 147, 165 y 168 de la Decisión 486; 29 de la Constitución Política; 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil; y 3° del CPACA.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones, con fundamento en que todos los argumentos expuestos dentro de la demanda están sustentados y soportados en documentos que aportó en debida forma. IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

En efecto, señaló que los actos administrativos cuestionados están ajustados a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables que rigen la materia. Aseguró que el signo cuestionado reproduce en su totalidad la marca previamente registrada en Estados Unidos, la cual está compuesta por una sola y única expresión de 10 letras “PROSPERITY”, la cual en su conjunto es la misma palabra inicial de la expresión solicitada. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la sociedad opositora durante el trámite administrativo logró acreditar la utilización y comercialización de la marca previamente en los Estados Unidos y en la Comunidad Andina, es decir, con anterioridad a la solicitud de registro del signo cuestionado y vigente para la fecha de radicación. IV.-3.

La sociedad WISE, tercero con interés directo en las resultas del proceso, también reiteró los argumentos manifestados en la contestación de la demanda y pidió que se desestimen las pretensiones de la demanda; y que las actuaciones de la SIC fueron acertadas y se ajustan a derecho. IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 8 Proceso 573-IP-2019. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.

La oposición andina. El interes real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor La oposición andina […] 3.2. Conforme al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. […] 3.4.

Del enunciado del artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países miembros; o ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países miembros […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 28595 de 30 de abril y 62921 de 22 de octubre de 2014, denegó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada en Estados Unidos “PROSPERITY”, que ampara productos en la misma Clase; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que en Colombia el registro la marca “PROSPERITY”, de propiedad de la sociedad opositora había sido cancelado por no uso; y que, además, decidió protegerlo bajo el argumento de que estaba registrada en Estados Unidos, país en el cual se le dio un uso privado entre los mismos asociados y miembros de una organización cerrada, mas no en un sentido marcario ni a disposición del público consumidor.

Resaltó que solicitó y obtuvo la cancelación del registro de la marca opositora con el fin de poder remover el obstáculo artificial que impedía el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la SIC señaló que dentro del trámite administrativo logró constatar que: i) la sociedad opositora, al momento de proferirse los actos acusados, era titular de la marca “PROSPERITY” en los Estados Unidos, para distinguir productos en la Clase 16 de la Clasificación 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza; ii) que el signo cuestionado la reproducía integralmente y contaba con la misma denominación “PROSPERITY”; iii) que se acreditó la utilización de dicha expresión en el referido país, a través del certificado de registro y declaraciones de ejecutivos que daban cuenta del uso de la misma; y iv) la certeza respecto del conocimiento previo que tenía la actora sobre la existencia de dicha marca y su uso en el mercado, para identificar los mismos productos que ella pretendía amparar con el signo objeto de controversia.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y 147, de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […], no así la de los artículos 165 y 168 ibidem y 7º y 9º de la Convención de Washington […] debido a que, si bien WISE alegó en el proceso interno ser titular en Colombia de la marca PROSPERITY (denominativa), dicho registro habría sido cancelado, por lo tanto, este Tribunal evidencia que los efectos de ese procedimiento no se controvirtieron en la instancia en la que se encuentra el proceso interno, en el marco del cual, se efectuó la consulta prejudicial […] y […] por cuanto este Tribunal solo es competente para interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino […]”, respectivamente. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente […]”.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la parte actora invocó como vulnerados los artículos 136, literal a), 147, 165 y 168 de la Decisión 486, al exponer los conceptos de violación en la demanda, también trajo a colación la vulneración de los artículos 7º y 9º de la Convención 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Washington, por cuanto, a su juicio, la SIC denegó el registro solicitado con fundamento en un registro marcario existente en otro país, a pesar de que el mismo ya había sido cancelado por no uso en Colombia.

Dicha normativa establece lo siguiente: “[…] Artículo 7. Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de las misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para si el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención. […] Artículo 9.- Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se base en un registro previo hecho de acuerdo con esta Convención, el propietario de la marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedimientos legales del país en que se trata de obtener el registro o depósito de su marca, que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado.

El término para declarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional, y en su defecto, será de dos años y un día a contar desde la fecha del registro o depósito si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un día si el abandono o falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada […]”. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es del caso señalar que conforme se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 381-IP-2016, corresponde al juez consultante analizar de manera prevalente la normativa de la Comunidad Andina sobre las demás normas internacionales en materia marcaria, de la siguiente manera: “[…] 31.

El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 32 haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional.

En este marco ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. 33.

Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico. […] 35.

Por lo anterior, corresponde al Juez Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre las 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demás normas internacionales […]”9 (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en la Interpretación Prejudicial 30-IP-2014 se resaltó que uno de los principios para dar aplicación al Derecho Comunitario Andino es el de la autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino. Dicho principio señala que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento jurídico de los países miembros, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad y, por lo tanto, no deriva ni se encuentra subordinada su aplicación “al ordenamiento interno, de origen internacional» de los Países Miembros”.

En ese sentido, explicó el Tribunal de Justicia que “[…] los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, […] no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales […]”.

Lo anterior, quiere decir que el Tribunal determinó que el juez consultante al momento de resolver debe atender sus criterios, dándole prevalencia al Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales. 9 Destacado fuera de texto. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, el estudio de la demanda de la referencia se hará teniendo en cuenta la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar, si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de Washington, como se indicó en párrafos anteriores.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a la presunta transgresión de los artículos 136, literal a) 147, 165 y 168 de la Decisión 486, por cuanto, a juicio de la actora, la SIC pasó por alto, al momento de expedir el último acto administrativo acusado, que la marca tenida en cuenta en el trámite administrativo, para denegar el registro solicitado, ya había sido cancelada por no uso, por lo que era dable acceder a su registro.

Descendiendo al caso concreto, se resalta que mediante la Resolución núm. 28595 de 30 de abril de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, para amparar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar lo siguiente: “[…] Caso concreto Con miras a la realización de registrabilidad correspondiente, es necesario entonces referir los supuestos contemplados por el artículo 7 de la Convención de Washington, con base en los cuales se evaluará la posibilidad de otorgar protección al nacional (o 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co extranjero residente) de uno de los países miembros, propietario de una marca registrada en un país contratante, cuando pretenda oponerse al registro de una marca idéntica o similar a la suya en otro país contratante, y según las normas de este último.

Si alguno de dichos requisitos no es cumplido no es viable dar aplicación a la citada: […] Primer requisito - marca protegida El primer presupuesto hace referencia a que la marca se encuentre protegida en alguno de los Estados contratantes, para estos efectos se debe traer al procedimiento el documento pertinente. En este sentido, este despacho de oficio pudo constatar que la marca PROSPERITY se encuentra registrada en los Estados Unidos, y fue renovada el 15 de abril de 2005, encontrándose vigente con número de registro 1853610 para productos de la clase 16 referidos a revistas relacionadas con negocios, educación, entrenamiento administrativo, administración de negocios y tecnología, lo que demuestra que la marca opositora se encuentra debidamente protegida en los Estados Unidos de América.

En consecuencia, resulta pertinente señalar que la marca opositora, constituye un obstáculo válido frente al signo analizado, toda vez que el derecho sobre ésta existe desde 1994, como se lee del certificado de registro de la marca opositora y de la página web de la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos “United States Patent and Trademarck Office”.

Por consiguiente: […] El signo solicitado El signo solicitado consiste en la expresión “PROSPERITY PROSPERIDA PARA TI Y LOS TUYOS”, presentada en una gráfica en color blanco, contenida en un recuadro, en donde el término PROSPERITY adquiere especial relevancia por su configuración, al presentarse en un tamaño superior dentro del signo […].

La marca opositora El signo opositor consiste en la expresión “PROSPERITY”. Es por tanto una marca de naturaleza nominativa arbitraria. La marca nominativa arbitraria identifica producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, los cuales tienen significado, pero el mismo no se relaciona 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con los productos o servicios a ser distinguidos con la marca, ni se describe ni sugiere la calidad de dichos bienes. […] En este sentido se advierte que, frente a dichas pretensiones del solicitante, no prospera el registro de la marca “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” para la clase 16 Internacional, toda vez que una vez realizado el examen de registrabilidad y en virtud del artículo 7º de la Convención de Washington, el signo solicitado a registro es similarmente confundible con la marca PROSPERITY, registrada en los Estados Unidos con certificado No. 1853610 […]” (Resaltado fuera del texto).

Posteriormente, mediante la Resolución núm. 62921 de 22 de octubre de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión inicial al considerar lo siguiente: “[…] Caso concreto Con miras a la realización de registrabilidad correspondiente, es necesario entonces referir los supuestos contemplados por el artículo 7 de la Convención de Washington, con base en los cuales se evaluará la posibilidad de otorgar protección al nacional (o extranjero residente) de uno de los países miembros, propietario de una marca registrada en un país contratante, cuando pretenda oponerse al registro de una marca idéntica o similar a la suya en otro país contratante, y según las normas de este último.

Si alguno de dichos requisitos no es cumplido no es viable dar aplicación a la citada. […] El signo solicitado El signo solicitado a registro es una marca mixta arbitraria conformada por las expresiones PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS, presentada en una gráfica en color blanco, contenida en un recuadro, en donde el término PROSPERITY adquiere especial relevancia por su configuración al presentarse en un tamaño superior dentro del signo. […] La marca registrada 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PROSPERITY La marca registrada en los Estados Unidos de América es de naturaleza nominativa compleja, cuyo significado tomado del idioma inglés es prosperidad, el cual no se encuentra relacionado con los productos que buscan reivindicar la marca. […] En virtud de los fundamentos expuestos y en vista de que se reúnen todos los requisitos contemplados en el artículo 7º de la Convención de Washington, resulta claro para la Delegatura que el registro de la marca solicitada, además de afectar el derecho previamente protegido sobre el signo de la sociedad opositora, generaría un riesgo de confusión o asociación para el consumidor promedio por cuanto no se podría realizar una diferenciación sobre el origen empresarial de los servicios ofrecidos en el mercado […]” (Destacado fuera de texto).

De lo anterior, se observa que la SIC en los actos administrativos acusados negó la solicitud de registro como marca del signo cuestionado al encontrar probado el cargo expuesto por la sociedad WISE frente a la similitud y confundibilidad con la marca “PROSPERITY”, previamente registrada en Estados Unidos, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, sin tener en cuenta o realizar algún cotejo frente a la marca “PROSPERITY”, con certificado de registro núm. 148.250, la cual había sido cancelada por no uso en Colombia con anterioridad a expedirse la última Resolución aquí cuestionada. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, para la Sala es evidente que en el caso sub examine no es dable realizar estudio alguno frente a la presunta transgresión de la normativa de la Comunidad Andina traída a colación, por cuanto la SIC no desconoció o pasó por alto el trámite de cancelación de una de las marcas opositoras, pues, como quedó visto, el cotejo marcario solamente se efectuó con base en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 7º de la Convención de Washington, respecto a la marca “PROSPERITY”, previamente registrada en Estados Unidos.

En el contexto ya señalado, la Sala destaca que se encuentra en discusión una marca registrada en un país diferente a los miembros de la Comunidad Andina. Cabe resaltar que, como se precisó en párrafos anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que, en caso de presentarse contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas internacionales, prevalecerá el primero. Sobre el particular, debe observarse que la jurisprudencia10 de la Sala ha sido clara en establecer que la misma Convención de Washington 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de agosto de 2022, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00212-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co señala los parámetros o criterios para su aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan.

En efecto, frente a la aplicación de la Convención de Washington en Colombia, de conformidad con su artículo 3º, “[…] toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la ley nacional de dichos Estados […]”.

(Destacado fuera de texto original) En ese orden de ideas, cuando algún interesado en una marca desea hacer valer su derecho en Colombia, derivado de un registro o depósito previo de ese signo en alguno de los estados contratantes de la Convención de Washington, deberá realizar el proceso de registro de su marca ante la SIC. En esa medida, es necesario precisar que el precitado artículo 3º no le concede un derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto que para ostentar tal prerrogativa se requiere realizar su acreditación ante la SIC, según lo disponen las normas internas. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, y en plena consonancia con el referido artículo 3º, el artículo 7º ibídem establece los lineamientos y asuntos que deberán acreditarse para que el titular de una marca protegida en uno de los estados contratantes pueda reclamar para sí el derecho de usar una marca preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en dicho país. En tal normativa se condiciona el uso preferente y exclusivo de la marca en otro país miembro, “[…] siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención […]”11.

En esa medida, si el titular de una marca protegida en alguno de los estados contratantes conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su derecho en otro Estado contratante de la Convención de Washington, debe registrar la marca ante la autoridad nacional competente o ejercer el derecho de oposición, además de cumplir los siguientes requisitos, emanados del citado artículo 7º: i) Que el opositor tenga la marca registrada en uno de los estados contratantes; 11 Destacado fuera de texto. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) Que el signo cuyo registro como marca se solicita sea similarmente confundible con la marca del opositor; iii) Que se pruebe que el solicitante del registro como marca del signo conocía la existencia y el uso de la marca del opositor; y iv) Que se use para los mismos productos.

A continuación, la Sala pasará a examinar el cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos..- Primer requisito. Haber presentado oposición y tener la marca registrada en uno de los estados contratantes. En el caso concreto, la sociedad WISE, tercero con interés directo en las resultas del proceso, presentó oposición12 al registro como marca del signo cuestionado, por cuanto era similarmente confundible con su marca nominativa “PROSPERITY”, previamente registrada y vigente en Estados Unidos en la Clase 16, con el certificado de registro núm. 1.853.61013 de 13 de septiembre de 1994, la cual tiene su domicilio en los Ángeles, California, por lo que se cumple el primer requisito antes transcrito. 12 Folios 9 a 312 del Anexo núm. 1. 13 Folios 31 y 32 del cuaderno núm. 3. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Segundo requisito.

Que el signo solicitado sea similarmente confundible con la marca opositora. Al respecto, se tiene que el signo cuestionado y la marca previamente registrada se componen de la siguiente manera: SIGNO MIXTO CUESTIONADO14 PROSPERITY MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA15 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, como lo es el solicitado por la actora, con un signo nominativo, "PROSPERITY", previamente registrado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los 14 Folio 22 del cuaderno principal. 15 Folio 23 del cuaderno principal. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto, no así las gráficas que lo acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo el mismo son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquel.

En ese sentido, es menester precisar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas mixtas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca previamente registrada en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre estos. Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” y la marca previamente registrada, “PROSPERITY”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co totalmente la expresión “PROSPERITY”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de las partículas “PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” en el signo cuestionado, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “PROSPERITY”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por siete palabras “PROSPERITY”, “PROSPERIDAD”, “PARA”, “TI”, “Y”, “LOS” y “TUYOS”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo la marca previamente registrada, esto es, en “PROSPERITY”, lo que lleva a que el signo solicitado “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, no sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente registrada.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor16, por lo que la expresión “PROSPERITY” del 16 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo cuestionado, “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “PROSPERITY”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”; y aunque el signo solicitado tiene otras expresiones (“PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “PROSPERITY”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: PROSPERITY – PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS PROSPERITY - PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS PROSPERITY – PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS PROSPERITY - PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS PROSPERITY – PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión “PROSPERITY”, que hace parte tanto del signo cuestionado, como de la marca previamente registrada, 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proviene del idioma inglés, que traduce prosperidad17, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que los signos confrontados se consideran como signos de fantasía18.

Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía el signo y la marca en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión. Atendiendo al análisis realizado, la Sala considera que se cumple con el segundo requisito para dar aplicación a la oposición que hace referencia el precitado artículo 7º de la Convención de Washington. 17https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/prosperity, consultado el 26 de junio de 2023. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de marzo de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2016-00043-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Tercer requisito.

Que se pruebe que el solicitante del registro como marca del signo conocía la existencia y el uso de la marca opositora. En el caso sub examine, comoquiera que se requiere acreditar el conocimiento que tenía el solicitante del registro marcario de la marca de la cual es titular la sociedad opositora, se tendrá en cuenta las pruebas allegadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Revisado el expediente administrativo19, se encuentran las siguientes pruebas: - Testimonio rendido por la señora MARIANNE LOCKE, en su calidad de Ejecutiva de Cuentas Suplente de WISE, mediante el cual afirma que es una organización de membresía mundial y uno de los beneficios que le proporciona a cada uno de los miembros con los pagos es el envío de copias de la revista “PROSPERITY”.

Asimismo, arguyó que tiene acceso a los documentos contables de WISE, en el que reposan los valores aproximados correspondientes a los ingresos percibidos en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, generados de las ventas de productos y servicios 19 Anexos núm. 1 al 10. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co promocionados en la publicación “PROSPERITY”, las cuales ascendieron a un valor US$21.332.58 dólares para el año 2008; y también se refirió a los valores aproximados correspondientes a gastos de inversión en publicidad y promoción en América Latina, Centroamérica y Sur América para los productos identificados con la marca “PROSPERITY”. - 394 muestras representativas de facturas de ventas de servicios y productos contenidos en la publicación “PROSPERITY”. - 126 facturas y/o recibos de desembolsos representativos, que evidencian los pagos hechos en conexión con los gastos e inversión de la revista “PROSPERITY”. - Copia de la lista de envío por correo utilizada para la distribución de la revista en inglés y documentos que evidencian su renovación. - Copia del certificado de registro de los Estados Unidos de América de la marca “PROSPERITY” en Clase 16 y documentos que evidencian la renovación de dicha marca. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Declaración rendida por la señora AIDA ÁLVAREZ en calidad de representante de WISE para Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica, mediante la cual afirmó que conoce las circunstancias de comercialización y distribución constante e ininterrumpida de los productos identificados con la marca “PROSPERITY”.

Además, señaló que la marca “PROSPERITY” ha sido utilizada en los años 2008, 2009, 2010 y lo que lleva del 2011 de manera constante e ininterrumpida para identificar una revista, publicada en inglés y traducida al español en algunas ocasiones; y que la forma de comercialización de la revista “PROSPERITY” durante dichos años ha sido a través de envíos directos por correo de los miembros de WISE. - Ejemplares de la revista “PROSPERITY”. - Testimonio del señor MARIO FIIDOR, en calidad de responsable comercial de la empresa HOUSEMARK S.L., domiciliada en Madrid, que indica que es una empresa dedicada a la impresión y distribución de revistas, brouchers, folletos y otras piezas promocionales; y que en el mes de agosto de 2010, fue contratada por WISE para realizar la impresión y distribución de 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la edición núm. 73 de la revista identificada con la marca “PROSPERITY”, la cual fue impresa en español, italiano, alemán, húngaro y francés, y distribuida en diferentes países. - Listado de destinatarios en los países de la Comunidad Andina a los cuales es enviada la revista “PROSPERITY” en español, entre los cuales no se encuentra la actora. - Copia de la guía de la empresa COURIER TNT mediante el cual la empresa HOUSEMARK S.L. envió a Colombia los ejemplares impresos de la revista “PROSPERITY”, junto con la copia de la factura por los costos de dicho envío. - Testimonio de 19 personas en Colombia, miembros de la comunidad WISE que indican que múltiples personas has tenido acceso a la publicación “PROSPERITY” durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011. - Listado de las membresías WISE que han sido adquiridas por distintas personas en los países de Suramérica durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Impresiones de la página web de WISE www.wise.org, en las cuales observa información relacionada con la marca “PROSPERITY”. - Copia del libro “Afiliación a WISE -Guía”. - Doce ejemplares de la revista “PROSPERITY” en versiones de español e inglés. Atendiendo la documentación relacionada no se evidencian elementos suficientes para establecer la existencia del conocimiento previo de la marca fundamento de la oposición por parte de la actora en Colombia, pues estas lo que pretenden acreditar es el uso de la misma en el territorio colombiano, mas no acreditar que la actora tenía conocimiento de su presencia en el comercio, máxime si se tiene en cuenta que, como quedó visto, en uno de los testimonios allegados al trámite administrativo, la marca opositora “PROSPERITY” identifica una revista que circula entre personas a nivel internacional que deben poseer una membresía para acceder a esta, es decir, que no es una publicación comercial; por el contrario, va dirigida a miembros de una comunidad específica y selecta.

En efecto, ninguna de las pruebas allegadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso demuestra que la sociedad JAFER 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ENTERPRISES R&D, S.L.U tenía conocimiento de que aquella hubiera registrado la marca “PROSPERITY” en alguno de los estados contratantes, pues se insiste, tanto los listados de las membresías así como los ejemplares de las revistas y las facturas de ventas de dicha revista, únicamente dan cuenta de que la sociedad WISE estaba haciendo uso de la marca en Colombia y otros países miembros de la Comunidad Andina.

Lo anterior, también fue expresado por la actora en sede administrativa20, pues de ello da cuenta el escrito contentivo que presentó frente a la oposición hecha por la sociedad WISE21, en el cual expuso que era imposible tener conocimiento alguno de tal concesión. Por lo anterior, contrario a lo afirmado por la SIC en los actos administrativos acusados, no se puede presumir que la actora conocía de dicha marca previo a solicitar el registro del signo cuestionado en Colombia, por los avances tecnológicos en materia de comunicación, 20 Folios 313 a 321 del cuaderno contentivo del trámite administrativo.

La actora expresamente señaló: “[…] Esto atendiendo a que, conforme lo ha declarado la propia opositora a lo largo del proceso de cancelación de su marca colombiana (proceso que se refirió anteriormente), se trataba de un uso no público, que estaba limitado a los miembros de su organización y con una circulación interna muy restringida, razón por la cual no había forma de saber de dicha revista si es que no era parte de esa organización (Jafer no ha sido parte de esa organización).

Prueba de ello, es decir de la falta de uso, es que la marca colombiana (siendo Colombia un estado contratante de Convención de Washington) fue cancelada totalmente por no uso. Por lo que, respecto de Colombia, la parte opositora no tiene como acreditar el cumplimiento de la condición que se remite el artículo 7 de la citada Convención de Washington (conocimiento por parte de Jafer Limited de la existencia y uso de la marca PROSPERITY en la identificación de los productos de la clase 16) […]”. 21 En la oposición, la sociedad WISE alegó el registro previo de la marca “PROSPERITY” en los Estados Unidos de América. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co internet y medios publicitarios mundiales, en los que podría haber adelantado su búsqueda, pues el artículo 7º de la Convención de Washington, exige que se pruebe tal conocimiento.

Aunado a ello, se resalta que el trámite de cancelación por no uso del registro de la marca “PROSPERITY” en Colombia, se presentó con anterioridad a la solicitud de registro del signo “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y PARA TODOS”22, lo que demuestra el conocimiento previo de la actora frente a tal expresión en Colombia, mas no que esta estuviese registrada en los Estados Unidos de América, que es precisamente el requisito que pide el artículo 7º de la Convención de Washington23, en el que expresamente exige el conocimiento de la existencia y uso del registro en cualquiera de los estados contratantes, escenario del cual no obra prueba alguna dentro del plenario que acredite lo contrario, carga que recae en la sociedad WISE, que en el caso bajo examen no se cumplió. 22 La solicitud de registro por no uso del registro de la marca “PROSPERITY” se presentó el 1o. de abril de 2011, según dan cuenta las resoluciones núms. 00078474 de 29 de diciembre de 2011 y 00054574 de 16 de septiembre de 2013, visibles a folios 40 a 62 del cuaderno núm. 1, y la solicitud de registro como marca del signo “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y PARA TODOS” se presentó el 22 de octubre de 2013. 23 En efecto, dicha norma dispone lo siguiente: “[…]Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición […]” (Resaltado fuera del texto original). 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Diferente escenario sería que el tercero con interés directo en las resultas del proceso hubiese allegado alguna prueba que demostrara que la actora había tenido o tratado de entablar algún tipo de comunicación con ella, ya sea para acceder a una membresía o bien para establecer algún tipo de relación comercial, lo cual probaría su conocimiento respecto de la marca del cual era titular WISE en los Estados Unidos de América24.

Así las cosas, la Sala considera que no se cumple con el requisito relativo a probar que el solicitante del registro conocía la marca de quien actuó como opositora en el trámite administrativo. Por tal razón, no era posible dar aplicación a lo establecido en el artículo 7º de la Convención de Washington. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00448-000, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, en dicha oportunidad de las pruebas aportadas al expediente, la Sala arribó a la conclusión que el allí tercero con interés directo en las resultas del proceso sí conocía previo a solicitar el registro como marca del signo cuestionado en Colombia del mismo registro marcario en países como Japón, Australia y Brasil, al encontrar lo siguiente: “[…] En el caso de autos la Sala encontró unos correos electrónicos, los cuales no fueron controvertidos por el tercero interviniente, en donde consta que el señor Giovanny García Ríos en los años 2009 y 2010 compró productos de la sociedad Munich S.L. vía electrónica.

Así mismo, se tiene demostrado que dicho señor confirmó la recepción de los mismos. […] Lo anterior determina de manera clara, que el señor Giovanny García Ríos, antes de solicitar el registro de la marca MUNICH, tenía conocimiento de los productos elaborados por la sociedad MUNICH S.L., sus características y manifestó el interés de fabricarlos en Colombia.

Las anteriores actuaciones (compra, recepción de productos y propuesta de fabricación y comercialización) constituyen indicios razonables que permiten establecer que el señor Giovanny García Ríos, al registrar la marca MUNICH, se aprovechó del prestigio y reputación de las marcas de la sociedad MUNICH S.L, pues tenía conocimiento claro de las características de sus productos […]”.

(Resaltado fuera del texto original). 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comoquiera que no se cumple el tercer supuesto para dar aplicación al referido artículo 7º, es decir, el requisito relativo a probar que el solicitante del registro conocía la marca de quien actúa como opositor, resulta innecesario entrar a analizar el cuarto supuesto, esto es, el uso para los mismos productos.

Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 13 de julio de 202325, en la que la Sección Primera de esta Corporación, en un escenario idéntico, en el que se enfrentaron las mismas marcas “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” y “PROSPERITY”, arribó a la misma conclusión. En efecto, se dijo en esa oportunidad: “[…] Atendiendo la documentación relacionada no se evidencian elementos suficientes para establecer la existencia del conocimiento previo de la marca fundamento de la oposición por parte de la actora en Colombia, pues estas lo que pretenden acreditar es el uso de la misma en el territorio colombiano, mas no acreditar que la actora tenía conocimiento de su presencia en el comercio, máxime si se tiene en cuenta que, como quedó visto, en uno de los testimonios allegados al trámite administrativo, la marca opositora “PROSPERITY” identifica una revista que circula entre personas a nivel internacional que deben poseer una membresía para acceder a esta, es decir, que no es una publicación comercial; por el contrario, va dirigida a miembros de una comunidad específica y selecta.

En efecto, ninguna de las pruebas allegadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso demuestra que la sociedad JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U tenía conocimiento de que aquella hubiera registrado la marca “PROSPERITY” en alguno de los estados contratantes, pues se insiste, tanto los 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2013-00649-00 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co listados de las membresías así como los ejemplares de las revistas y las facturas de ventas de dicha revista, únicamente dan cuenta de que la sociedad WISE estaba haciendo uso de la marca en Colombia y otros países miembros de la Comunidad Andina.

Lo anterior, también fue expresado por la actora en sede administrativa26, pues de ello da cuenta el escrito contentivo que presentó frente a la oposición hecha por la sociedad WISE27, en el cual expuso que era imposible tener conocimiento alguno de tal concesión, por cuanto la marca “PROSPERITY” identificaba una revista que era distribuida únicamente para los miembros de la comunidad WISE, adscritos mediante membresías y que, por ello, no superaba la esfera de lo privado, pues sólo aquellos tenían acceso a esa revista como un boletín interno y no como una publicación comercial, que se encontrara a disposición de cualquier persona.

Por lo anterior, contrario a lo afirmado por la SIC en los actos administrativos acusados, no se puede presumir que la actora conocía de dicha marca previo a solicitar el registro del signo cuestionado en Colombia, por los avances tecnológicos en materia de comunicación, internet y medios publicitarios mundiales, en los que podría haber adelantado su búsqueda, pues el artículo 7º de la Convención de Washington, exige que se pruebe tal conocimiento.

Aunado a ello, se resalta que el trámite de cancelación por no uso del registro de la marca “PROSPERITY” en Colombia, se presentó de manera concomitante a la solicitud de registro del 26 Folios 76 a 88 del cuaderno contentivo del trámite administrativo. La actora expresamente señaló: “[…] b. Mi poderdante No conocía de la existencia y uso de la marca opositora en alguno de los países miembros de la convención. En este punto, rogamos a su Despacho advertir que mi poderdante No conocía con anterioridad a la fecha en que solicitó el registro de la marca de la referencia, la existencia del signo opositor.

De hecho, ninguno de los documentos aportados por el Opositor permite siquiera suponer que para mi representada hubiera sido posible tener acceso a la forma en que supuestamente el opositor ha usado la expresión PROSPERITY. Lo anterior, pues de los documentos y pruebas aportadas por el opositor se desprende claramente que este No ha usado la expresión PROSPERITY como marca para identificar “en el comercio” productos de la Clase 16, sino que, tal como lo ha manifestado de forma clara en su escrito de oposición, la expresión PROSPERITY identifica una especie de publicación que circula, no en el mercado, sino única y exclusivamente entre los miembros WISE, a manera de una especie de boletín informativo de carácter interno que nunca es comercializado u ofrecido a terceros en el comercio.

De hecho la publicación en comento es distribuida generalmente a través de listas específicas de correo en las cuales únicamente se incluyen a las personas que hayan obtenido la membresía de WISE. De la lectura de todos los testimonios citados por el opositor en su escrito, se desprende claramente que la publicación o boletín informativo que WISE identifica con la expresión PROSPERITY, nunca ha sido ofrecida a terceros, ni puesta a disposición de los consumidores en el comercio […]”. 27 En la oposición, la sociedad WISE alegó el registro previo de la marca “PROSPERITY” en los Estados Unidos de América. 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y PARA TODOS”28, lo que demuestra el conocimiento previo de la actora frente a tal expresión en Colombia, mas no que esta estuviese registrada en los Estados Unidos de América, que es precisamente el requisito que pide el artículo 7º de la Convención de Washington29, en el que expresamente exige el conocimiento de la existencia y uso del registro en cualquiera de los estados contratantes, escenario del cual no obra prueba alguna dentro del plenario que acredite lo contrario, carga que recae en la sociedad WISE, que en el caso bajo examen no se cumplió. Diferente escenario sería que el tercero con interés directo en las resultas del proceso hubiese allegado alguna prueba que demostrara que la actora había tenido o tratado de entablar algún tipo de comunicación con ella, ya sea para acceder a una membresía o bien para establecer algún tipo de relación comercial, lo cual probaría su conocimiento respecto de la marca del cual era titular WISE en los Estados Unidos de América30.

Así las cosas, la Sala considera que no se cumple con el requisito relativo a probar que el solicitante del registro conocía la marca de quien actuó como opositora en el trámite administrativo. Por 28 La solicitud de registro por no uso del registro de la marca “PROSPERITY” se presentó el 1o. de abril de 2011, según dan cuenta las resoluciones núms. 00078474 de 29 de diciembre de 2011 y 00054574 de 16 de septiembre de 2013, visibles a folios 39 a 61 del cuaderno núm. 1, y la solicitud de registro como marca del signo “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y PARA TODOS” se presentó el 11 de ese mes y año. 29 En efecto, dicha norma dispone lo siguiente: “[…]Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición […]” (Resaltado fuera del texto original). 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00448-000, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, en dicha oportunidad de las pruebas aportadas al expediente, la Sala arribó a la conclusión que el allí tercero con interés directo en las resultas del proceso sí conocía previo a solicitar el registro como marca del signo cuestionado en Colombia del mismo registro marcario en países como Japón, Australia y Brasil, al encontrar lo siguiente: “[…] En el caso de autos la Sala encontró unos correos electrónicos13, los cuales no fueron controvertidos por el tercero interviniente, en donde consta que el señor Giovanny García Ríos en los años 2009 y 2010 compró productos de la sociedad Munich S.L. vía electrónica.

Así mismo, se tiene demostrado que dicho señor confirmó la recepción de los mismos. […] Lo anterior determina de manera clara, que el señor Giovanny García Ríos, antes de solicitar el registro de la marca MUNICH, tenía conocimiento de los productos elaborados por la sociedad MUNICH S.L., sus características y manifestó el interés de fabricarlos en Colombia.

Las anteriores actuaciones (compra, recepción de productos y propuesta de fabricación y comercialización) constituyen indicios razonables que permiten establecer que el señor Giovanny García Ríos, al registrar la marca MUNICH, se aprovechó del prestigio y reputación de las marcas de la sociedad MUNICH S.L, pues tenía conocimiento claro de las características de sus productos […]”.

(Resaltado fuera del texto original). 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tal razón, no era posible dar aplicación a lo establecido en el artículo 7º de la Convención de Washington.

Comoquiera que no se cumple el tercer supuesto para dar aplicación al referido artículo 7º, es decir, el requisito relativo a probar que el solicitante del registro conocía la marca de quien actúa como opositor, resulta innecesario entrar a analizar el cuarto supuesto, esto es, el uso para los mismos productos. En ese orden de ideas, la Sala concluye que el signo solicitado “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” no se encuentra incurso en causal alguna de irregistrabilidad.

Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados y, en su lugar, se ordenará a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, solicitado para amparar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En ese orden de ideas, la Sala concluye que el signo solicitado “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” no se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad alguna.

Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados y, en su lugar, se ordenará a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, solicitado para amparar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201631, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 28595 de 30 de abril de 2014 y 62921 de 22 de octubre de 2014, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2009-00457-00. 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PARA TI Y LOS TUYOS”, solicitado para amparar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la actora y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de octubre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.