CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.
ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “PERFECTA IMPERFECTA” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “PERFECTHA” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISÍMILES, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL. LAS PARTÍCULAS “PERFECT” Y “PERFECTA”, SON, RESPECTIVAMENTE, DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVA EN LA CLASE 3ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado de la sociedad SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED, contra la sentencia de 14 de septiembre de 2023, proferida por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca1, que denegó las súplicas de la demanda. 1 En adelante Tribunal. 2 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.- ANTECEDENTES I.1. La sociedad SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED, por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad Andina3, presentó demanda tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 20860 de 19 de abril de 2022, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la superintendente delegada para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio4.
I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes hechos: 1º: Que el 18 de junio de 2021 la señora MARLY YENITH OSORIO GUZMAN presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “PERFECTA IMPERFECTA”, para identificar productos comprendidos en la clase 3ª5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 En adelante Decisión 486. 4 En adelante SIC. 5 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Aceites para el cabello; acondicionadores para el cabello; cera para el cabello; champús para el cabello; colorantes para el cabello; cosméticos para el cabello; crema para peinar el cabello; cremas de protección para el cabello; decolorantes para el cabello; enjuagues de color para el cabello; espuma de protección para 3 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, tanto ella como la sociedad JK PROFESSIONAL PRODUCTS S.A.S. presentaron oposición contra el registro solicitado, al estimar que el signo “PERFECTA IMPERFECTA” resultaba similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “PERFECTHA” (nominativa) y “JK PERFECT HAIR” (mixta), que amparan productos de la misma clase. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 386 de 3 de enero de 2022, el director de signos distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad JK PROFESSIONAL PRODUCTS SAS. y fundada la formulada por SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo “PERFECTA IMPERFECTA” (mixta), solicitada por la señora MARLY YENITH el cabello; espuma moldeadora para el cabello; espumas para el cabello; espumas y geles para peinar el cabello; fijadores para el cabello; geles de protección para el cabello; geles para el cabello; geles, espráis, espumas y bálsamos para peinar y cuidar el cabello; hidratantes para el cabello; lacas para el cabello; lociones colorantes para el cabello; lociones de protección para el cabello; lociones fijadoras para ondular el cabello; lociones para el cabello de uso cosmético; lociones, cremas y preparaciones para el cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello; mascarillas de belleza para el cabello; pomadas para el cabello de uso cosmético; preparaciones para alisar el cabello; preparaciones para decolorar el cabello; preparaciones para el cuidado del cabello; preparaciones para la limpieza del cabello; preparaciones para lavar el cabello; preparaciones para limpiar, colorear, teñir, decolorar, amoldar o para ondular permanentemente el cabello; preparaciones para ondular y amoldar el cabello; preparaciones para rizar el cabello; preparación nutritiva para el cabello; revitalizantes para el cabello; suavizantes para el cabello; suavizantes para el cabello de uso cosmético; sueros para el cuidado del cabello; tintes para el cabello; tonificantes para el cabello; tratamientos de alisado para el cabello; cremas, aceites, lociones y preparaciones limpiadoras e hidratantes; cremas, aceites, lociones, aerosoles, lápices y bálsamos para uso cosmético; lociones brillantes para el cuerpo; lociones bronceadoras; lociones capilares cosméticas; lociones capilares no medicinales; lociones capilares*; lociones con filtro solar; jabón líquido para el cuerpo; productos de jabón; cosméticos; cosméticos biológicos; cosméticos de belleza; cosméticos ecológicos; cosméticos en forma de cremas; cosméticos en forma de polvos; cosméticos naturales; cosméticos orgánicos; cosméticos para las cejas; cosméticos para los labios; cosméticos para pestañas; cosméticos para tratamiento de belleza cosméticos para el cuidado de belleza. […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co OSORIO GUZMÁN para distinguir los productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Que contra la citada disposición la señora MARLY YENITH OSORIO GUZMÁN presentó recurso de apelación, siendo resuelto por la superintendente delegada para la propiedad industrial de la SIC quien, por medio de la Resolución núm. 20860 de 2022 revocó los artículos primero y tercero de la decisión inicial, declaró infundada la oposición presentada por SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED y, como consecuencia de lo anterior, otorgó el registro de la marca “PERFECTA IMPERFECTA” para identificar productos de la clase 3ª de Clasificación Internacional de Niza.
I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación: ÚNICO CARGO: VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 134 Y 136, LITERAL A), DE LA DECISIÓN 486. 5 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la marca cuestionada “PERFECTA IMPERFECTA” (mixta) carece de distintividad extrínseca, pues es un signo que no puede diferenciarse de la marca “PERFECTHA” (nominativa) de su propiedad.
Mencionó que la marca solicitada “PERFECTA IMPERFECTA” es potencialmente generadora de riesgo de confusión y asociación en el mercado frente a su registro previo “PERFECTHA” al presentar semejanzas de tipo ortográfico, fonético e ideológico. Alegó que la inclusión de la expresión “IMPERFECTA” en el signo distintivo objeto de controversia no lo hace suficientemente distintivo para permitir diluir los riesgos de confusión y asociación en el mercado que se generan al ser tan similar a su marca “PERFECTHA”.
Manifestó que las dos primeras sílabas de las marcas en comparación son exactamente iguales, por lo que su pronunciación es idéntica; y que en la conformación de la última sílaba existe correspondencia en dos de sus tres letras y similitud sonora entre las mismas, ya que la presencia de la letra “H” en la marca previamente registrada, no modifica de manera sustancial su pronunciación. 6 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisó que el consumidor, al encontrar el signo “PERFECTA IMPERFECTA” en el mismo segmento del mercado, fácilmente hará una conexión con la marca “PERFECTHA” y caerá en el error de asociarlas y verlas como signos que identifican los mismos productos provenientes de un mismo empresario, con las mismas calidades y características a las que está habituado o, que se trata de empresarios que tienen algún tipo de acuerdo o relación comercial, cuando en realidad no es así. Indicó que se presenta conexidad competitiva entre los productos que amparan las marcas enfrentadas, toda vez que pertenecen a la misma Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.
I.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA I.2.1.- La SIC, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, mencionó que entre las marcas “PERFECTHA” y “PERFECTA IMPERFECTA” no se advierten semejanzas ortográficas, fonéticas o conceptuales. Advirtió que, lo anterior, se debe a que la comparación entre las marcas "PERFECTHA” (nominativa) y “PERFECTA IMPERFECTA” 7 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (mixta) debe recaer en la totalidad de los conjuntos marcarios, con especial énfasis en los elementos diferentes a los componentes inapropiables de estos, de lo que se deriva la inevitable conclusión de la clara diferencia entre ellos.
Explicó que la marca previamente registrada está constituida por la expresión “PERFECTHA” que, evidentemente, al encontrarse registrada y no coincidir exactamente con el adjetivo “PERFECTA”, resulta ser distintiva; sin embargo, al aludir justamente a dicha expresión, -pues un consumidor medio claramente relacionará dicha marca con ese término-, resulta ser una marca débil y, por lo tanto, su titular no puede impedir la utilización o registro de marcas que incluyan ese adjetivo de uso común e inapropiable y que en su conjunto sean distintivas y diferentes de aquellas ya registradas.
Anotó que la palabra “PERFECTA” es de uso común para identificar productos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva, al coexistir en el registro más de 80 registros marcarios que la incluyen. 8 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que la marca solicitada contiene el adjetivo calificativo “PERFECTA”, que es de libre uso y no apropiable por algún titular de registro.
Por ende, la marca cuestionada “PERFECTA IMPERFECTA” contiene otra expresión adicional que le da un juego de contraste visual y fonético diferente al evocado por el signo registrado con anterioridad “PERFECTHA”, el cual, a su turno añade una letra adicional “H” que le otorga alteración gramatical, de manera que son totalmente diferenciables uno del otro.
I.2.1.- La señora MARLY YENITH OSORIO GUZMÁN, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio7. II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA Mediante sentencia de 14 de septiembre de 2023, la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, denegó las pretensiones de la demanda, al no prosperar los cargos, con base en los razonamientos que pueden resumirse así: 7 Índices núms. 13 y 14 del expediente de primera instancia en SAMAI. 9 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que es importante tener en cuenta que la marca mixta concedida “PERFECTA IMPERFECTA” es un signo denominativo compuesto, debido a que se compone por dos palabras; en tanto que la marca denominativa opositora “PERFECTHA”, previamente registrada, es una marca denominativa simple pues se conforma de una palabra.
Precisó que la marca “PERFECTHA” tiene una fuerte proximidad con los productos registrados en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta que se trata de todo tipo de productos cosméticos; y que, en ese sentido, dicha marca tiene un mayor grado de debilidad, por lo que su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen.
Expresó que la marca “PERFECTHA”, al evocar el término “PERFECTA”, contiene una expresión laudatoria que alaba, enaltece y exalta las características de los productos pertenecientes a la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, relacionados con productos para el cabello y cosméticos de todo tipo. Advirtió que la partícula “PERFECT” es de uso común e inapropiable de manera exclusiva para los referidos productos de la 10 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 3ª, toda vez que ha sido utilizada por múltiples agentes del mercado para conformar sus signos. Mencionó que no existe identidad ortográfica entre las marcas comparadas, considerando su composición, en la medida en que difieren en su extensión (una tiene 18 letras y la otra 9); una está conformada por 7 vocales y la otra por 3; una contiene 7 sílabas y la otra 3; diferencias que desvirtúan el alegato de una posible similitud.
Explicó que las marcas “PERFECTA IMPERFECTA” y “PERFECTHA” se pronuncian de manera diferente, pues tienen la sílaba tónica en “FEC” y en “FECT”, que al llevar la consonante “T” adicional en la sílaba tónica, hace que la pronunciación sea diferente; y que la palabra “PERFECTHA” se pronuncia igual, teniendo en cuenta que la consonante “H” en el idioma castellano no representa ningún fonema, lo que quiere decir que no tiene pronunciación. Insistió en que al pronunciar el signo “PERFECTA IMPERFECTA” en su conjunto, como lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, hace que la pronunciación se torne diferente. 11 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que también concurren diferencias conceptuales o ideológicas, toda vez que la marca cuestionada al tener el elemento adicional “IMPERFECTA”, que significa “no perfección”, genera que tenga un significado adicional a la registrada con anterioridad.
Concluyó que, en el presente caso, el signo concedido no acarrea riesgo de confusión o de asociación frente a la marca previamente registrada y, por tal motivo, no se encuentra encuadrado en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN La actora fincó su inconformidad, en esencia, así: Solicitó que se revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que no comparte análisis efectuado por el Tribunal en la sentencia de primer grado, puesto que, si bien es cierto que la marca solicitada tiene dos palabras, mayor número de letras y de sílabas, también lo es que ambos elementos reproducen casi en su totalidad (exceptuando la consonante “H”), la marca previamente registrada. 12 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Puso de presente que la marca cuestionada “PERFECTA IMPERFECTA” es potencialmente generadora de riesgo de confusión y asociación en el mercado al ser similarmente confundible con su marca previamente registrada “PERFECTHA”.
Destacó que no comparte el análisis del a quo en cuanto al punto de vista fonético, toda vez que, a su juicio, la marca previamente registrada “PERFECTHA” se pronuncia igual a la primera palabra de la marca solicitada; e “IMPERFECTA” solo incluye la raíz “IM” pero su pronunciación es altamente similar, de manera que el conjunto solicitado hace una doble reproducción del signo de su propiedad.
Adujo que palabra “PERFECTA” es meramente evocativa, puesto que no proporciona información de los productos o de sus características, razón por la cual no puede considerarse una denominación débil para identificar productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Resaltó que el consumidor, al encontrar el signo “PERFECTA IMPERFECTA” en el mismo segmento del mercado, fácilmente hará una conexión con la marca “PERFECTHA” y caerá en el error de asociarlas y verlas como signos que identifican los mismos 13 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos provenientes del mismo empresario, con las mismas calidades y características a las que está habituado o que se trata de empresarios que tienen algún tipo de acuerdo o relación comercial.
Indicó que no es cierto que la expresión “PERFECT” sea de uso común, pues si bien es cierto que el listado que aportó la entidad demandada es más amplio, no es válido ni justo aplicar un criterio genérico y hacerlo extensivo a marcas como “COVER GIRL PRO- LINING PERFECT POINT PENCIL”, “PERFECT SIGLO XXI”, “ESTEE LAUDER PERFECTIONIST”, “SILK PERFECTION”, “GARNIER ONDAS PERFECTAS”, o “PERFECTCOCINA”, que son mucho más elaboradas, respecto de las cuales no se ha verificado si reivindican o no colores ni se han analizado sus etiquetas y tampoco se ha tenido en cuenta si alguna palabra de sus componentes nominativos es explicativa o si fue concedida con limitación al alcance del derecho.
Manifestó que existe riesgo de asociación y conexidad competitiva entre la marca “PERFECTHA” previamente registrada y la marca “PERFECTA IMPERFECTA” (mixta) puesto que, como consecuencia de la semejanza entre las marcas, el consumidor podría pensar que existe algún tipo de relación jurídica o comercial 14 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre uno y otro titular, asumiendo erróneamente que los productos identificados por las marcas son el resultado de alguna unión comercial, que cumplen idénticas funciones y/o que conservan los mismos estándares de calidad.
Aclaró que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios que pretenden identificar. Puso de presente que el signo “PERFECTA IMPERFECTA” fue solicitado para identificar los mismos productos y otros directamente relacionados con aquellos que identifica la marca previamente registrada, por lo que al otorgar su registro, la SIC abrió la puerta a que el consumidor, que ha venido adquiriendo desde hace tiempo productos identificados con la marca ya registrada, empiece a adquirir los productos del signo cuestionado, creyendo que existe algún tipo de asociación o vínculo comercial entre SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED y MARLY YENITH OSORIO GUZMÁN, generándose, en consecuencia, el riesgo de asociación y/o confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los productos identificados con una y otra marca. 15 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 1o. de diciembre de 20238, en el que además se prescindió de correr traslado para alegar de conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia anterior, la SIC, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público no se pronunciaron en relación con el recurso de apelación formulado por la actora. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.I. Acto demandado El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la Resolución núm. 20860 de 19 de abril de 2022, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por SIC, mediante la cual se concedió el registro de la marca “PERFECTA IMPERFECTA” (mixta) a la señora MARLY YENITH OSORIO 8 Índice 4 del expediente de segunda instancia en SAMAI. 16 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GUZMÁN, para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] aceites para el cabello; acondicionadores para el cabello; cera para el cabello; champús para el cabello; colorantes para el cabello; cosméticos para el cabello; crema para peinar el cabello; cremas de protección para el cabello; decolorantes para el cabello; enjuagues de color para el cabello; espuma de protección para el cabello; espuma moldeadora para el cabello; espumas para el cabello; espumas y geles para peinar el cabello; fijadores para el cabello; geles de protección para el cabello; geles para el cabello; geles, espráis, espumas y bálsamos para peinar y cuidar el cabello; hidratantes para el cabello; lacas para el cabello; lociones colorantes para el cabello; lociones de protección para el cabello; lociones fijadoras para ondular el cabello; lociones para el cabello de uso cosmético; lociones, cremas y preparaciones para el cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello; mascarillas de belleza para el cabello; pomadas para el cabello de uso cosmético; preparaciones para alisar el cabello; preparaciones para decolorar el cabello; preparaciones para el cuidado del cabello; preparaciones para la limpieza del cabello; preparaciones para lavar el cabello; preparaciones para limpiar, colorear, teñir, decolorar, amoldar o para ondular permanentemente el cabello; preparaciones para ondular y amoldar el cabello; preparaciones para rizar el cabello; preparación nutritiva para el cabello; revitalizantes para el 17 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cabello; suavizantes para el cabello; suavizantes para el cabello de uso cosmético; sueros para el cuidado del cabello; tintes para el cabello; tonificantes para el cabello; tratamientos de alisado para el cabello; cremas, aceites, lociones y preparaciones limpiadoras e hidratantes; cremas, aceites, lociones, aerosoles, lápices y bálsamos para uso cosmético; lociones brillantes para el cuerpo; lociones bronceadoras; lociones capilares cosméticas; lociones capilares no medicinales; lociones capilares*; lociones con filtro solar; jabón líquido para el cuerpo; productos de jabón; cosméticos; cosméticos biológicos; cosméticos de belleza; cosméticos ecológicos; cosméticos en forma de cremas; cosméticos en forma de polvos; cosméticos naturales; cosméticos orgánicos; cosméticos para las cejas; cosméticos para los labios; cosméticos para pestañas; cosméticos para tratamiento de belleza cosméticos para el cuidado de belleza. […]”.
Sobre el particular, la recurrente alegó que el a quo erró, en la sentencia recurrida, al afirmar que el término “PERFECT” es de uso común para los productos de la referida clase 3ª, toda vez que no es válido ni justo aplicar un criterio genérico y hacerlo extensivo marcas como “COVER GIRL PRO-LINING PERFECT POINT PENCIL”, “PERFECT SIGLO XXI”, “ESTEE LAUDER PERFECTIONIST”, “SILK PERFECTION”, “GARNIER ONDAS 18 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PERFECTAS”, o “PERFECTCOCINA”, que son mucho más elaboradas, respecto de las cuales no se ha verificado si reivindican o no colores ni se han analizado sus etiquetas y tampoco se ha tenido en cuenta si alguna palabra de sus componentes nominativos es explicativa o si fue concedida con limitación al alcance del derecho.
Puso de presente que la marca cuestionada “PERFECTA IMPERFECTA” es potencialmente generadora de riesgo de confusión y asociación en el mercado, al ser similarmente confundible con su marca previamente registrada “PERFECTHA”. Destacó que no comparte el análisis del a quo en cuanto al punto de vista fonético, toda vez que, a su juicio, la marca previamente registrada “PERFECTHA” se pronuncia igual a la primera palabra de la marca solicitada; e “IMPERFECTA” solo incluye la raíz “IM” pero su pronunciación es altamente similar, de manera que el conjunto solicitado hace una doble reproducción del signo de su propiedad.
Adujo que palabra “PERFECTA” es meramente evocativa, puesto que no proporciona información de los productos o de sus características, razón por la cual no puede considerarse una 19 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denominación débil para identificar productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.
V.2. Normativa aplicable Bajo el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, el Despacho Sustanciador, durante el trámite de segunda instancia, estimó que para el caso sub examine era dable remitirse a los pronunciamientos comunitarios rendidos en los procesos núms. 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, en las que se interpretaron los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.
Sin embargo, comoquiera que en el presente asunto la actora en su recurso de apelación únicamente debate la presunta configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136, ibidem, la Sala resolverá únicamente dicho cargo y no se pronunciará respecto de la vulneración del artículo 134, ibidem, por lo que tampoco se tendrán en cuenta las interpretaciones prejudiciales rendidas respecto de dicha disposición comunitaria.
Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: 20 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.
V.3. El caso concreto De los argumentos que sustentan el recurso de apelación formulado por la parte actora, la Sala advierte que el debate se concentra en establecer si el examen de irregistrabilidad realizado por el Tribunal se encuentra acorde con los criterios establecidos por el TJCA. Todo ello, con miras a determinar si la marca concedida a través del acto administrativo acusado se halla incursa en la causal de irregistrabilidad invocada por la demandante.
Por lo anterior, para efectos de determinar si la marca cuestionada “PERFECTA IMPERFECTA” (mixta), incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, en primer lugar, la Sala deberá establecer si hay identidad o semejanza entre aquella y la marca previamente 21 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrada “PERFECTHA” (nominativa), que puedan generar error en el público consumidor. De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos que las marcas en disputa distinguen.
Ahora, con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el TJCA en las interpretaciones prejudiciales aplicables a este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 22 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA9 PERFECTHA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA10 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “PERFECTA IMPERFECTA”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con una marca nominativa “PERFECTHA” de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas que la 9 Índice núm. 2 del expediente de primera instancia en SAMAI. 10 Índice núm. 2 del expediente de primera instancia en SAMAI. 23 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.
Cabe señalar que las interpretaciones prejudiciales aplicables al caso sub examine enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 24 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.
Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Así las cosas, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. Por lo tanto, a efectos de evaluar la similitud entre las marcas confrontadas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, 25 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “PERFECTA IMPERFECTA” y “PERFECTHA”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Ahora, es del caso señalar que la recurrente afirma que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, el término “PERFECT” no es de uso común ni laudatoria en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino que, por el contrario, es evocativa respecto de los productos que amparan las marcas en controversia.
Sobre el particular, cabe señalar que el TJCA, en la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable al presente proceso, estableció 26 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.
Así, lo expresó: “[…] 3. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 3.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en 27 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.11.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”.
Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.
Al efecto, el TJCA precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 28 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Así las cosas, se considera necesario analizar si las marcas enfrentadas contienen expresiones descriptivas, laudatorias o evocativas, tales como “PERFECTA”, para los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y, además, si la palabra “PERFECT”, presente en las marcas cotejadas es de uso común o no, para productos de la misma clase, en atención a lo sostenido por la recurrente.
Al respecto, en el caso sub examine, se encontró en la página web de la entidad demandada11 que a la fecha de expedición del acto administrativo acusado estaban registradas las siguientes marcas, en la Clase 3ª, que contenían las expresiones “PERFECTA” y “PERFECT”: 11 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 25 de abril de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024). 29 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- “PERFECTA”: MARCA TITULAR REG. NÚM. GARNIER ONDAS PERFECTAS L'OREAL 369259 SMART LA FÓRMULA PERFECTA LABORATORIOS SMART S.A.S 376950 FABULOSO FUSION PERFECTA COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 497422 IDUNN PIEL PERFECTA IDUNN PIEL PERFECTA S.A.S. 665346 LA PERFECTA COLORACION DEL CABELLO THYMS COLOMBIA S.A.S. 484119.- “PERFECT”: MARCA TITULAR REG.
NÚM. AGE PERFECT L'OREAL 242074 KOLESTON PERFECT WELLA GMBH 345608 PERFECT SIGLO XXI JOSE JOBANY GOMEZ NOREÑA 262927 PERFECT TEN JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. 270287 KERAX PERFECT HAIR ARGOLZ S.A.S 326813 Lo anterior, pone de manifiesto que, contrario a lo afirmado por la apelante y conforme lo estimó el Tribunal, las partículas “PERFECTA” y “PERFECT” sí son expresiones de uso común y débiles respecto de los productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 30 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar, sobre el particular, que las marcas traídas a colación y encontradas por la Sala en la base de datos de la entidad demandada SIPI contienen en sus denominaciones las palabras “PERFECT” y “PERFECTA” que demuestran que dichas partículas sí son utilizadas comúnmente por diferentes agentes del mercado para conformar sus marcas e identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.
En ese sentido, al ser unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el TJCA en las interpretaciones prejudiciales aplicables al caso sub lite, precisó: “[…] 3.7.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común 31 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de unas marcas con elementos de uso común, como lo es en este caso, “PERFECTA” o “PERFECT”, no puede impedir la inclusión de dichas partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general12.
Ahora, la Sala debe analizar si la palabra “PERFECTA” resulta descriptiva, laudatoria o evocativa respecto de los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 201013, en la cual esta Sección definió el concepto de signo descriptivo, de la siguiente manera: “[…] la marca descriptiva14, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o 12 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2005- 00378-00. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el núm. único de radicación 2001-00175-00.
C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. 32 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.
En el caso sub examine, la marca nominativa "PERFECTA IMPERFECTA” fue solicitada para distinguir los siguientes productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: "[…] aceites para el cabello; acondicionadores para el cabello; cera para el cabello; champús para el cabello; colorantes para el cabello; cosméticos para el cabello; crema para peinar el cabello; cremas de protección para el cabello; decolorantes para el cabello; enjuagues de color para el cabello; espuma de protección para el cabello; espuma moldeadora para el cabello; espumas para el cabello; espumas y geles para peinar el cabello; fijadores para el cabello; geles de protección para el cabello; geles para el cabello; geles, espráis, espumas y bálsamos para peinar y cuidar el cabello; hidratantes para el cabello; lacas para el cabello; lociones colorantes para el cabello; lociones de protección para el cabello; lociones fijadoras para ondular el cabello; lociones para el cabello de uso cosmético; lociones, cremas y preparaciones para el cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello; mascarillas de belleza para el cabello; pomadas para el cabello de uso cosmético; preparaciones para alisar el cabello; preparaciones para decolorar el cabello; preparaciones para el cuidado del cabello; preparaciones para la limpieza del cabello; preparaciones para lavar el cabello; preparaciones para limpiar, colorear, teñir, decolorar, amoldar o para ondular permanentemente el cabello; preparaciones para ondular y amoldar el cabello; preparaciones para rizar el cabello; preparación nutritiva para el cabello; revitalizantes para el cabello; suavizantes para el cabello; suavizantes para el cabello de uso cosmético; sueros para el cuidado del cabello; tintes para el cabello; tonificantes para el cabello; tratamientos de alisado para el cabello; cremas, aceites, lociones y preparaciones limpiadoras e hidratantes; cremas, aceites, lociones, aerosoles, lápices y bálsamos para uso cosmético; lociones brillantes para el cuerpo; lociones bronceadoras; lociones capilares cosméticas; lociones capilares no medicinales; lociones capilares*; lociones con 33 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co filtro solar; jabón líquido para el cuerpo; productos de jabón; cosméticos; cosméticos biológicos; cosméticos de belleza; cosméticos ecológicos; cosméticos en forma de cremas; cosméticos en forma de polvos; cosméticos naturales; cosméticos orgánicos; cosméticos para las cejas; cosméticos para los labios; cosméticos para pestañas; cosméticos para tratamiento de belleza cosméticos para el cuidado de belleza.. […]”.
A su turno, la marca previamente registrada “PERFECTHA”, ampara los siguientes productos de la Clase 3ª de la mencionada clasificación: "[…] Productos cosméticos, a saber, productos y preparaciones cosméticas antienvejecimiento, productos y preparaciones cosméticas antiarrugas; preparaciones cosméticas antiarrugas, en forma de preparaciones inyectables, para la cara, para uso tópico, intradérmico y para aplicaciones subcutáneas; preparaciones cosméticas, en forma de preparaciones inyectables, para la regeneración de la piel; preparaciones cosméticas inyectables; preparaciones cosméticas inyectables para atenuar las arrugas y para suministrar volumen en el área en la que se inyectan; preparaciones cosméticas inyectables a base de ácido hialurónico […]”.
Ahora, la Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata y clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, 34 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica15. En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios.
Por lo anterior, para fijar la descriptividad de los signos, tanto el TJCA como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es?, frente al producto o servicio de que se trata. Si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor, por un lado, consiste en la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es evidente que el signo sería descriptivo o que está compuesto por palabras descriptivas.
En el caso sub examine, la Sala pone de presente que la recurrente no comparte la acepción dada por el Tribunal al término “PERFECTA”, quien sostuvo en la sentencia de primera instancia 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 31 de julio de 2025, núm. Único de radicación 2018-00095-00.
C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 35 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que, la marca previamente registrada “PERFECTHA” sí contiene una expresión laudatoria que alaba, enaltece y exalta las características de los productos pertenecientes a la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, relacionados con productos para el cabello y cosméticos de todo tipo.
Sobre el particular, se advierte que, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra “PERFECTA” significa: “[…] Que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. […]”. 16 De lo expuesto, la Sala considera que la palabra “PERFECTA”, al ser un adjetivo calificativo, denota o da la idea a la persona que la lee, de que el producto que identifique contará con la mejor calidad, de manera que resulta evidente para la Sala que dicho significado podrá ser entendido por cualquier persona.
Así las cosas, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que la expresión “PERFECTA” sí describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos de la Clase 3ª de la 16 https://dle.rae.es/perfecto Consultado el 28 de mayo de 2026. 36 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, tales como los productos cosméticos que distinguen las marcas enfrentadas. Cabe señalar que una expresión será considerada descriptiva cuando entregan al público consumidor, de manera directa, información sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las particularidades del producto, servicio o establecimiento de que se trate17, circunstancia que se presenta en el caso sub lite, habida cuenta que la respuesta lógica sería que los productos cosméticos, tales como lociones capilares, champús, acondicionadores, jabones, cremas, aceites, entre otros, son de la mejor calidad.
Al respecto, la Sala destaca que si bien es cierto que el Tribunal erró al considerar que la palabra “PERFECTA” era laudatoria, también lo es que no le asiste razón a la recurrente al afirmar que dicha expresión es evocativa, comoquiera que, como quedó visto, esta es tanto descriptiva como de uso común y, por ende, débil, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de septiembre de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00074-00 (acumulado). 37 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En tal sentido, la palabra “PERFECTA” describe una característica esperada o deseada del mismo. Las marcas descriptivas no son susceptibles de apropiación exclusiva porque cualquier competidor en el sector y debería poder ser utilizadas para describir productos o servicios con características similares.
Esta proximidad conceptual entre el signo y los bienes ofrecidos impide considerar que se trate de una expresión arbitraria o evocativa, como pretende la recurrente, situándola como una expresión débil marcaria. Ciertamente, dicha expresión tiene un grado de evocación que no exige un esfuerzo intelectual relevante por parte del consumidor para asociar el signo con el tipo de productos amparados, por lo que la carga semántica del signo debilita su fuerza distintiva.
Por consiguiente, la Sala concluye que, contrario a lo perseguido por la actora en el recurso de apelación, no le es posible apropiarse en exclusiva de un término descriptivo, de uso común y débil, como lo es “PERFECTA”. 38 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones descriptivas y de uso común, respectivamente, “PERFECT” y “PERFECTA”, de las marcas confrontadas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al excluirlas se reduciría la marca previamente registrada de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además de que es respecto de la cual se alega la presunta confusión (“PERFECTA”), razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto.
Precisado lo anterior, respecto a la similitud ortográfica, la Sala comparte el análisis efectuado por el Tribunal, en el sentido de indicar que las marcas en conflicto cuentan con terminaciones diferentes, así como distinta secuencia vocálica y consonántica y desigual número de sílabas, pues la marca previamente registrada “PERFECTHA” está conformada por una (1) palabra, tres (3) sílabas (PER-FEC-THA), seis (6) consonantes (P-R-F-C-T-H) y tres (3) vocales (E-E-A), mientras que la marca solicitada “PERFECTA IMPERFECTA”, tiene dos (2) palabras, siete (7) sílabas (PER-FEC-TA-IM-PER-FEC-TA), 39 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co once (11) consonantes (P-R-F-C-T-M-P-R-F-C-T) y siete (7) vocales (E-E-A-I-E-E-A). En efecto, si bien es cierto que las expresiones enfrentadas comparten la expresión de uso común, “PERFECT”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas y, por lo tanto, disminuye su fuerza diferenciadora y de oposición, también lo es que este vocablo en la marca cuestionada se encuentra combinado en su terminación con una expresión diferente, esto es, “IMPERFECTA”.
Cabe precisar, sobre el particular, que la marca cuestionada al estar conformada al final con otro vocablo, como lo es la palabra “IMPERFECTA”, genera un signo completamente distintivo y diferente al registro previo y permite al consumidor vincularlo con un origen empresarial determinado, dotándolos de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”18, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 40 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las expresiones enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida que corresponden a expresiones totalmente diferentes.
En relación con la similitud fonética, la Sala comparte el análisis realizado por el Tribunal, ya que consideró que las marcas enfrentadas cuentan con una sonoridad disímil. En efecto, es preciso indicar que la sonoridad de las expresiones comparadas es claramente distinta. Aunque al pronunciar la marca previamente registrada “PERFECTHA”, la “H” en el lenguaje castellano no represente sonido alguno y, en ese sentido, se pronuncien igual los vocablos “PERFECTHA” y “PERFECTA”, la marca cuestionada incorpora la palabra adicional “IMPERFECTA”, lo que le confiere una estructura fonética más extensa y compuesta.
La Sala reitera que, aunque el término “PERFECTA” es común en los signos distintivos confrontados, su sola inclusión no determina la confundibilidad fonética, en tanto se trata de una expresión con fuerza distintiva reducida por su carácter descriptivo y de uso 41 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co común de los productos de la clase 3ª del nomenclátor internacional.
En este contexto, la expresión “IMPERFECTA”, en la marca solicitada, introduce variantes sonoras y de entonación que marcan una diferencia perceptible en la impresión auditiva general del consumidor. En consecuencia, la presencia del término “PERFECTA” no es suficiente para generar una identidad fonética entre los signos enfrentados, máxime cuando las expresiones añadidas tienen un peso sonoro y estructural relevante, como el caso de “IMPERFECTA”, que refuerza la diferenciación fonética y contribuye a evitar el riesgo de confusión en el público consumidor.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: PERFECTHA – PERFECTA IMPERFECTA - PERFECTHA – PERFECTA IMPERFECTA PERFECTHA – PERFECTA IMPERFECTA - PERFECTHA – PERFECTA IMPERFECTA PERFECTHA – PERFECTA IMPERFECTA - PERFECTHA – PERFECTA IMPERFECTA PERFECTHA – PERFECTA IMPERFECTA - PERFECTHA – PERFECTA IMPERFECTA Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala evidencia que las marcas confrontadas no resultan similares al ser articuladas en voz alta.
La inclusión de la palabra “IMPERFECTA” introduce una 42 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co extensión fonética que modifica la cadencia y entonación de los signos. En consecuencia, no se configura un riesgo de confusión para el consumidor medio desde esta perspectiva, particularmente al momento de solicitar los productos respectivos en contextos comerciales19.
Por lo tanto, la Sala considera que el argumento de la recurrente según el cual entre las marcas “PERFECTHA” y “PERFECTA IMPERFECTA” existe similitud de tipo ortográfico y fonético, no tiene vocación de prosperidad. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala considera que el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes.
Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. Cabe destacar que, para efectos del análisis conceptual, solo procede descomponer un signo en sus elementos constitutivos cuando las 19 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. CP. Dra. María Elizabeth García González. Providencia reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014- 00121-00 y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011-00061-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 43 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co partículas que lo integran, en español o en idioma extranjero, son fácilmente reconocibles por el consumidor medio y pueden identificarse de manera directa e inmediata como expresiones autónomas con significado.
Este análisis debe realizarse atendiendo a tres criterios principales:.- Claridad visual: Las partículas que integran el signo deben identificarse fácilmente a simple vista, de modo que el consumidor perciba de manera inmediata y directa que el término, expresión, palabra, contracción o abreviatura está compuesto por elementos distinguibles..- Carga semántica: Cada partícula debe tener un significado reconocible o evocativo para el consumidor medio, de manera que su contenido conceptual sea comprendido sin un esfuerzo interpretativo complejo..- Contexto de los productos o servicios: El significado de las partículas resulta comprensible para el consumidor (medio, informado o especializado) en relación con los productos o servicios 44 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que identifica el signo, es decir, el consumidor asocia naturalmente ese significado con el sector o actividad correspondiente. Aplicando dichos criterios, la Sala encuentra que si bien la marca previamente registrada “PERFECTHA” incluye una “H” en su denominación, también lo es que existe una claridad visual en el contexto de los productos de la Clase 3ª, que permite al consumidor entender que se trata de la palabra “PERFECTA”, por lo que se tendrá como tal para efectos del análisis conceptual.
Ahora, la Sala comparte el estudio efectuado por el Tribunal en la sentencia de primer grado, puesto que, como quedó visto en párrafos anteriores, la palabra “PERFECTA” significa “[…] adj. Que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. […]”. A su turno, el término “IMPERFECTA”, presente en la marca cuestionada, conforme el Diccionario de la Real Academia, ha sido definida como: “[…] adj.
No perfecto; adj. Principiado y no concluido o perfeccionado. […]”.20 Ahora, debe aclararse, además, que el análisis bajo esta perspectiva debe partir del entendimiento del significado global que 20 https://dle.rae.es/imperfecto?m=form Consultado el 28 de mayo de 2026. 45 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes. Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, con el fin de establecer si existe un riesgo de confusión derivado de su evocación conceptual.
En ese sentido, los conceptos que evocan las marcas enfrentadas serían completamente contrapuestos, comoquiera que el término adicional de la marca cuestionada “IMPERFECTA” aludiría a la idea de algo que no es perfecto y que no cuenta con esa idea de sugerirle al consumidor un grado máximo de cierta cualidad, como sí lo indica el término “PERFECTA” que evoca la marca previamente registrada.
Con base en lo anterior, la Sala destaca que la conjunción de estos términos aporta un concepto compuesto y específico que transmite la idea de un producto que NO es perfecto. Así las cosas, aunque las marcas confrontadas comparten el término “PERFECTA”, este no constituye una expresión con fuerza distintiva autónoma y suficiente para generar confusión conceptual por sí sola, especialmente en el contexto en que se utiliza.
La incorporación de “IMPERFECTA” otorga a la marca cuestionada un contenido 46 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ideológico más definido, que apunta a un producto que está lejos de la perfección. En consecuencia y, contrario a lo aducido por la sociedad apelante, la marca acusada no se reduce a una mera reproducción de la expresión “PERFECTA”, sino que incorpora elementos que le imprimen una identidad conceptual propia, vinculada a un conjunto de productos determinados.
Ello permite afirmar que la idea global evocada por “PERFECTA IMPERFECTA” difiere de aquella que puede derivarse del signo registrado simplemente como “PERFECTHA”, reduciendo así la posibilidad de asociación o confusión conceptual en el consumidor medio. Cabe advertir que el derecho exclusivo conferido por el registro marcario no recae sobre los elementos descriptivos o de uso común de las marcas, como las expresiones “PERFECT” y “PERFECTA”, cuando son considerados de forma aislada, sino sobre el conjunto marcario en su integridad.
En efecto, La protección jurídica otorgada se circunscribe entonces a la configuración global del signo “PERFECTA IMPERFECTA”, incluyendo su estructura y combinación de palabras, sin que ello implique monopolio alguno sobre esos términos en el sector. 47 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las expresiones confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “PERFECTA IMPERFECTS”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca previamente registrada, tal y como lo determinó el Tribunal en la sentencia de 14 de septiembre de 2023.
Por lo tanto, la Sala comparte la conclusión arribada por el Tribunal, relativa a que en el presente asunto no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, esto es, la existencia de similitudes entre las marcas que generen riesgo de confusión. Ahora bien, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que 48 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01.
Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia de 14 de septiembre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de septiembre de 2023, proferida por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 49 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01131-01. Actora: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Presidente GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.