CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Colsaisa S.A.S. Tema: Registro como marca del signo mixto “ENERGY-K” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 41633 de 6 de julio de 20211 y 58383 de 9 de septiembre de 20212, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó la declaratoria de notoriedad de la marca mixta “ENERGITECA”, para distinguir productos de la clase 9ª, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Coexito S.A.S. y se concedió el registro de la marca mixta “ENERGY- K”, para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Colsaisa S.A.S. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Coexito S.A.S., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41633 de fecha 6 de julio de 2021, por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la demanda de oposición formulada por COEXITO S.A.S., y concedió el registro de la marca ENERGY-K, en la clase 9 a favor de COLSAISA S.A.S. SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 58383 de fecha 9 de septiembre de 2021, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual, en sede de apelación, confirma la resolución 41633 de julio 6 de 2021. 1 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: Que, como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, en forma consecuencial se anule el registro de marca ENERGY-K para distinguir productos de la clase 9 de la clasificación internacional de marcas.
CUARTO: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 del C.P.A.C.A.
QUINTO: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”4 (mayúscula y negrilla del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Coexito S.A.S. registró las marcas nominativas y mixtas y depositó el nombre comercial “ENERGITECA”6 para identificar productos y servicios de las clases 9ª, 16, 25, 35 y 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 9ª “[…] dispositivos de protección personal contra los accidentes, acometidas de líneas eléctricas, acoplamientos eléctricos, acumuladores eléctricos, aparatos para la recarga de acumuladores eléctricos, baterías, baterías para vehículos, instrumentos de alarma, alarmas contra el robo, amplificadores, anillos de calibrar, extintores, baterías de nodos, aparatos de soldadura eléctrica, armarios de distribución de electricidad, basculas (sic) aparatos de pesar, baterías de encendido, bobinas eléctricas y sus soportes, autorreguladoras de combustibles, autorreguladoras de gasolina, bornes y bornes de presión, cables eléctricos, cajas de electricidad en todos sus niveles, circuitos integrados, circuitos impresos, hilos de cobre aislado, colectores eléctricos, cuadros de distribución de electricidad, aparatos de dosificación, pilas eléctricas, electrodos para soldadura, enchufes, dispositivos para equilibrar, fusibles, distribuidores de gasolina para estaciones de servicio, gasómetros, guantes para la protección de accidentes, hilos eléctricos, alarmas de incendio, bombas de incendio, mangueras de incendio, señales luminosas, interruptores, linternas, tubos luminosos, alarmas automáticas de perdida (sic) de presión de las llantas, aparatos de medida de precisión, medidores, aparatos para medir las distancias, pernos de calibrar, tapones indicadores de presión para válvulas, refractores, reguladores de voltaje para vehículos, respiradores para filtrar el aire, triángulos de señalización para vehículos averiados, señalización luminosa o mecánica, registradores kilométricos para vehículos, voltímetros […]”.
Clase 16: “[…] afiches, agendas almanaques, libretas, lápices y lapiceros y otros artículos de oficina, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir, y 4 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 5 Ibidem. 6 Certificados 232.720, 197.298, 263.367, 414.666, 414.680, 414.668, 414.700, 293.367, 293.310, 292.425, 413.225 y 413.226. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés […]”.
Clase 25: “[…] gorras y cachuchas, camisetas, medias, buzos, chaquetas, sudaderas, vestidos, calzados, sombrerería. Clase 35 “[…] publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; compra, venta, importación, exportación, representación comercial de productos tales como baterías, llantas y en general productos para automotores.
Clase 37: “[…] servicios de suministro de combustibles, lubricentros, aditivos, servicios de construcción, reparación e instalación de baterías, servicios destinados a la conservación de vehículos automotores, tales como lavado, engrase, alineación, balanceo, electricidad y reparaciones mecánicas. 4. Señaló que, el 2 de junio de 2020, la sociedad Colsaisa S.A.S. solicitó el registro como marca del signo mixto “ENERGY-K” para identificar productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] baterías, batería de plomo […]”. 5.
Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Coexito S.A.S. presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas y nombre comercial. 6. Anotó que, mediante la Resolución 41633 de 6 de julio de 201, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC negó la declaratoria de notoriedad de la marca mixta “ENERGITECA” para distinguir productos de la clase 9ª, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Coexito S.A.S. y concedió el registro como marca mixta “ENERGY-K” en la clase 9ª.
A lo cual, la demandante presentó recurso de apelación. 7. Mencionó que, mediante la Resolución 58383 de 9 de septiembre de 2021, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la Resolución 41633. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literales a), b) y h). 7 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.2.
El concepto de violación 9. La apoderada de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró como marca el signo mixto “ENERGY-K” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Colsaisa S.A.S., sin considerar que la misma era similarmente confundible con sus marcas nominativas y mixtas, así como con el nombre comercial “ENERGITECA”, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, además que negó el reconocimiento de notoriedad de su marca mixta “ENERGITECA”, en la clase 9ª, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.
Afirmó que, en las marcas confrontadas, las letras “I” e “Y” así como las terminaciones “CA” y “K” no presentan ninguna diferencia fonética ni ortográfica. Además, sostuvo que la división del elemento “ENERGY” de la “K” con un guion alto, solo parece la abreviación del signo “ENERGITECA”, luego no es cierto que aporte diferencia alguna. 11.
Agregó que la gráfica final de la “K”, es exactamente igual a la gráfica inicial de algunas de las marcas base de la oposición, luego se trata solo de un juego visual para hacer creer al consumidor que se trata a lo menos, de una familia de marcas. 12. Mencionó que las marcas evocan un mismo concepto, pues ambas remiten a la idea de energía almacenada en un espacio determinado, en tanto en el lenguaje cotidiano, que es el parámetro relevante para el análisis marcario, el elemento final de cada una adquiere una connotación semejante, en tanto “TECA” y la letra “K” evocan la imagen de una caja o contenedor. 13.
Por otra parte, aseguró que existe conexión competitiva y riesgo de asociación, por cuanto, los productos que se pretenden identificar las marcas enfrentadas son dispositivos de energía, los canales de comercialización, medios de publicidad y su naturaleza son los mismos 14. Por otra parte, subrayó que la demandante ha hecho uso del nombre comercial “ENERGITECA”, como establecimiento de comercio desde hace 30 años, por lo que se le debe otorgar protección. 15.
Finalmente, manifestó que la SIC desconoció que la marca previamente registrada era confundible con su marca mixta notoria “ENERGITECA” y que la autoridad administrativa no consideró esta marca como notoria, cuando cumple con los requisitos para ser declarada, para lo cual hizo una relación de los establecimientos de comercio a nivel nacional, agencias a nivel nacional, noticias y artículos virtuales. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 17.
Aseguró que la marca demandada es evocativa en el sentido que insinúa al consumidor de manera indirecta que existe una relación entre la denominación o nombre de la marca con el producto que desea identificar, como lo es la batería y la electricidad, de manera que no tiene relación directa con el producto. Agregó que el término “ENERGY” o “ENERG” son de uso común en la clase 9ª, por lo que eran débiles. 18.
De la comparación entre las marcas, aseguró que no existía similitud ortográfica ni fonética, por su longitud, orden de las letras y vocales. En ese sentido, indicó que no era dable estudiar si existe conexión competitiva, por las diferencias que existen entre las marcas confrontadas. II.2. Contestación de la sociedad Colsaisa S.A.S.9 19.
La sociedad Colsaisa S.A.S. contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, para lo cual señaló que la expresión “ENERGY/I” es utilizada por múltiples marcas en la clase 9ª, por lo que era de uso común y débil, toda vez que refiere a la palabra “energía”. 20. Indicó que las marcas confrontadas se diferencian en lo ortográfico y fonético, toda vez que la marca demandada contiene 4 sílabas, mientras que las previamente registradas tienen 5.
Agregó que tienen una secuencia vocálica diferente y que la letra “K” otorga suficiente distintividad, la cual es distintica a las letras “TECA”. 21. Sobre el nombre comercial, manifestó que, aun cuando se pudiera determinar el uso personal, público y continuo, este no es confundible con la marca demandada. Sobre la notoriedad de la marca mixta “ENERGITECA”, afirmó que las pruebas aportadas son insuficientes y, en todo caso, si fuera notoria, sostuvo que la marca demandada no es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con esta, ni un aprovechamiento injusto del prestigio o difusión del signo referenciado por la demandante, ni mucho menos la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 8 Índice 18 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 9 Índice 17 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III.
TRÁMITE DEL PROCESO 22. La sociedad Coexito S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa el 17 de enero de 202210 en contra de las Resoluciones 41633 de 6 de julio de 202111 y 58383 de 9 de septiembre de 2021, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 23. Mediante auto de 4 de febrero de 202212 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Colsaisa S.A.S. El 9 de febrero de 202213 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 24.
A través de autos de 9 de mayo y 24 de octubre de 202214 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 4 de noviembre de 202215. 25. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se requirió a la SIC para que certificara la titularidad y vigencia de los derechos de propiedad industrial relacionados en la demanda, y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 26.
Mediante auto de 11 de enero de 202316 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 34-IP-2023 de 12 de diciembre de 202317 dentro de la cual indicó que los artículos 134 y 136 literales a), b) y h) constituían acto aclarado, por lo que se debía remitir a las interpretaciones prejudiciales 344-IP-2022, 261-IP-2022, 231-IP-2021 y 153-IP-2022.
En las que consideró lo siguiente: Interpretación 261-IP-2022 “[…] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 10 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 12 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Índice 10 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índices 26 y 32 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Índice 41 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 49 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 63 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] Comparación entre signos mixtos […] Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, el no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en u n momento dato pueden ser definitivos.
El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto […]” (mayúscula y negrilla del original). Interpretación 231-IP-2022 “[…] El literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, concretamente en lo referente a la causal relativa de irregistrabilidad de la solicitud de un signo como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial. […] De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña que fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo […]”.
Interpretación 153-IP-2022 “[…] Protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina […] La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante juez o la oficina nacional competente, según sea el caso […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 28.
Por auto de 8 de febrero de 202418 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 29. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Coexito S.A.S.19, Colsaisa S.A.S.20 y la SIC21 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, mediante concepto 71-24 de 26 de febrero de 2024, el Ministerio Público consideró que, si bien las marcas confrontadas comparten algunas semejanzas, el signo opositor presenta una composición silábica superior que la hace distintiva y le otorga una pronunciación diferente. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 30.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 31. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 41633 de 6 de julio de 2021 y 58383 de 9 de septiembre de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó la declaratoria de notoriedad de la marca mixta “ENERGITECA”, para distinguir productos de la clase 9ª, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Coexito S.A.S. y se concedió el registro de la marca mixta “ENERGY-K”, para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Colsaisa S.A.S. 32.
La Sala deberá examinar si entre la marca mixta “ENERGY-K”, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la sociedad Colsaisa S.A.S., y las marcas nominativas y mixtas, así como el nombre comercial “ENERGITECA”, destinados a amparar productos y servicios de las clases 9ª, 16, 25, 35 y 37, existe similitud que 18 Índice 66 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índice 71 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 74 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 72 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio configure riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.
En este análisis también deberá determinar si la marca mixta “ENERGITECA” registrada en la clase 9ª a favor de la parte demandante es notoria. Todo lo anterior con el fin de establecer si se configuran las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 134 y 136, literales a), b) y h), de la Decisión 486 de 2000. 33. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3.
La identificación de los actos demandados 34. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 41633 de 6 de julio de 202123 y 58383 de 9 de septiembre de 202124, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó la declaratoria de notoriedad de la marca mixta “ENERGITECA”, para distinguir productos de la clase 9ª, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Coexito S.A.S. y se concedió el registro de la marca mixta “ENERGY-K”, para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Colsaisa S.A.S. IV.4.
Análisis del caso concreto 35. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca de un signo mixto “ENERGY-K” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] baterías, batería de plomo […]”. 36. A juicio de la parte demandante, las resoluciones acusadas adolecen de nulidad porque la marca mixta del tercero con interés en el resultado del proceso, junto con las marcas nominativas y mixtas y el nombre comercial “ENERGITECA”, presentan similitud que las hace confundibles, generando riesgo de confusión y asociación en el consumidor. 37.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 34-IP-2023 de 12 de diciembre de 202325 dentro de la cual indicó que los artículos 134 y 136 literales a), b) y h) constituían acto aclarado, por lo que se debía remitir a las interpretaciones prejudiciales 344-IP-2022, 261-IP-2022, 231-IP-2021 y 153-IP-2022. 38.
Al respecto, la Sala precisa que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 134 ejusdem, al exponer el concepto de violación sostuvo que la marca mixta “ENERGY-K” es confundible con las marcas nominativas y mixtas, así 23 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 24 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 25 Índice 63 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio como con el nombre comercial y la marca mixta notoria “ENERGITECA”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el artículo 136 literales a), b) y h) ibidem26. 39.
Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio del supuesto previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 40. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 41. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor27: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 42.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida al tercero con interés en el resultado del proceso28 (mixta) Registro 690.185 Clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registrada por el demandante29 Marca Tipo Clase del nomenclátor de la a Clasificación Internacional de Niza Registro 1ª “ENERGITECA” 9ª 232.720 2ª “ENERGITECA” 9ª 263.367 3ª “ENERGITECA” 16 25 35 37 414.680 414.700 293.310 413.225 28 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 29 Consulta realizada el 21 de agosto de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4ª “ENERGITECA” (nominativas) 9ª 16 25 35 37 197.298 414.666 414.668 292.425 413.226 43.
En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre la marca mixta “ENERGY-K”, concedida para identificar productos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Colsaisa S.A.S. y las marcas nominativas y mixtas “ENERGITECA”, registradas por la parte demandante para distinguir productos y servicios en las clases 9ª, 16, 25, 35 y 37 existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 44.
Como en el presente caso se va a cotejar las marcas mixtas “ENERGY-K” frente a “ENERGITECA”, es necesario establecer el elemento que predomina en los conjuntos mixtos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 45.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 46. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 47.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 48.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”30. 49.
De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, o descriptivos para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 50.
Sobre el particular, se advierte que: i) las expresiones “ENERGY” y la letra “K” son de uso común en la clase 9ª; y ii) “ENERGI” en las clases 9ª, 16, 35 y 37, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación31, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “ENERGY” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “TH TURBO ENERGY” CLARIOS ANDINA S.A.S. 9ª 273.663 “ENERGY API” AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 9ª 368.750 “ENERGY THAT CLEANS” ADAPTIVEARC, INC. 9ª 446.197 “SUPER ENERGYN” ENERTOTAL S.A. E.S.P. 9ª 467.352 “K” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “G K” IMPORHONDA LIMITADA 9ª 243.789 “ROSE K” MENICON CO., LTD. 9ª 353.363 “K KALIPEDIA” EDITORIAL SANTILLANA S.A.S 9ª 350.438 30 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 31 Consulta realizada el 21 de agosto de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “K-PITAL ELECTRONICS” MARTHA LUCIA DIAZ CEBALLOS 9ª 394.846 “ENERGI” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “ENERGIA CONFIABLE” ENERGEX S.A 9ª 344.186 “ENERGIA PARA TODA TU VIDA” EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 9ª 297.864 “ENERGIZER MAX” ENERGIZER BRANDS, LLC 9ª 296.356 “ENERGIS” ELECTRO SOFTWARE LTDA. 9ª 296.493 “ENERGIA POSITIVA” CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. 16 267.694 “ENERGIA de Bogotá” GRUPO ENERGÍA BOGOTA S.A. E.S.P. 16 423.317 “AUTOGASCO, ENERGIA LIMPIA EN MOVIMIENTO” EMPRESAS GASCO S.A. 16 457.897 “PETROBRAS, UNA ENERGIA” PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 35 290.733 “ENERGIZONE” ENERGIZER BRANDS, LLC 35 285.439 “E2 ENERGIA EFICIENTE” E2 ENERGIA EFICIENTE S.A. E.S.P. 35 298.437 “ENERGIZAR” JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA 35 412.204 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “E2 ENERGIA EFICIENTE” E2 ENERGIA EFICIENTE S.A. E.S.P. 37 298.442 “C.I.ENERGIA SOLAR S.A. ESWINDOWS” TECNOGLASS INC 37 369.297 “ENERGIA de Bogotá” GRUPO ENERGÍA BOGOTA S.A. E.S.P. 37 423.326 “TRABAJAMOS CON ENERGIA! ENERGIZAR” ENERGIZAR SAS 37 449.532 51.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 52.
Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “ENERGY”, “K” y “ENERG" de las marcas confrontadas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también es que al excluirlas se reducen los signos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación. Además, es precisamente respecto de dichas expresiones que se alega la presunta confusión. 53.
Adicionalmente, en el caso de “ENERGY-K”, la partícula “K” se encuentra unida mediante un guion, lo que impide fraccionar los elementos, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 54. La Sala destaca que la expresión “TECA” no es de uso común en las clases 9ª, 16, 25, 35 y 37 y tampoco la expresión “ENERGI” en la clase 25, ello de acuerdo con la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC32. 55.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “ENERGY-K”, así como la marca “ENERGITECA”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de 32 Consulta realizada el 21 de agosto de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 56.
A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada E N E R G Y - K 1 2 3 4 5 6 7 Marcas previamente registradas E N E R G I T E C A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 57.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el análisis comparativo de los signos enfrentados, la Sala advierte que no existe similitud entre ellos, toda vez que las marcas de la parte demandante “ENERGITECA” están compuestas por una sola palabra, de cinco sílabas, diez letras, cinco consonantes (N, R, G, T, C) y cinco vocales (E, E, I, E, A); mientras que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso se conforma por una palabra, cuatro sílabas, siete letras, cinco consonantes (N, R, G, Y, K) y dos vocales (E, E) y un guion.
Esta diferencia en la cantidad de letras, sílabas, vocales y consonantes evidencia que, pese a compartir la raíz “ENERG”, la estructura ortográfica de cada signo es distinta y fácilmente distinguible. 58. En efecto, la marca “ENERGY-K” no solo es más corta que “ENERGITECA”, sino que además introduce las letras “Y” y “K”, acompañadas de un guion, lo que altera significativamente su configuración ortográfica.
Por su parte, el signo “ENERGITECA” 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio se prolonga con la partícula “ITECA”, que incrementa el número de letras y sílabas, dándole una estructura más extensa. 59. Cabe advertir que la expresión “ENERGITECA” se encuentra configurada de manera continua, sin interrupciones ortográficas, mientras que la marca “ENERGY-K” presenta una composición más breve y segmentada, lo que genera una percepción diferente. 60.
En consecuencia, la Sala considera que, en el caso sub examine, aunque ambas marcas comparten la partícula “ENERG”, esta no posee por sí sola un carácter distintivo prevalente, ni es suficiente para generar riesgo de confusión, dado que la misma es de uso común y, por ende, débil, además se encuentra acompañada de elementos adicionales en cada caso, los cuales modifican sustancialmente su estructura global y refuerzan su diferenciación. 61.
En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es claramente distinta. La marca demandada contiene una estructura fonética compleja, derivada de la inclusión de las letras “Y” y “K”, las cuales alteran sustancialmente el ritmo, la acentuación y la entonación respecto del signo distintivo “ENERGITECA”. 62.
Ciertamente, las marcas se diferencian en cuanto a sus terminaciones, toda vez que, mientras “ENERGITECA” concluye con la partícula “TECA”, la marca “ENERGY- K” finaliza con un guion y la letra aislada “K”, que se pronuncia de manera corta y seca. Esta diferencia entre una terminación silábica extendida, “ITECA”, y un único fonema consonántico “K” es relevante en la cadencia de cada expresión que las hacen claramente distintas, lo cual excluye la existencia de semejanza fonética susceptible de generar confusión. 63.
En cuanto al argumento de la parte demandante, consistente en afirmar que las letras “I” e “Y”, así como las terminaciones “CA” y “K”, no presentan diferencias, la Sala considera que dicho argumento no es de recibo, toda vez que desde el punto de vista fonético se trata de elementos claramente distintos, como se precisó con antelación. La letra “I” corresponde a una vocal que otorga sonoridad plena y continua dentro de la palabra, mientras que la “Y” en “ENERGY” cumple función consonántica, lo que modifica su estructura y genera un sonido semivocálico diferente en la pronunciación. 64.
De igual manera, tampoco puede sostenerse la supuesta equivalencia entre las terminaciones “CA” y “K”. La partícula “CA” en “ENERGITECA” constituye una sílaba completa, formada por consonante y vocal, que le da un conclusión extendida, esto es, TE-CA. En contraste, la letra aislada “K” en “ENERGY-K” es un fonema consonántico breve, seco y sin vocal de acompañamiento.
Estas diferencias resultan perceptibles y relevantes para el consumidor medio, por lo que no es posible equipararlas. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 65. Por último, no le asiste razón a la parte demandante al sostener que la división del elemento “ENERGY” de la “K” mediante un guion corresponde a una simple abreviación del signo “ENERGITECA”.
El guion es un signo ortográfico autónomo que produce una pausa en la pronunciación, reforzando la distinción fonética entre las marcas. En consecuencia, tanto la diferencia entre “I” e “Y”, como la divergencia entre “CA” y “K”, sumadas a la presencia del guion, constituyen elementos suficientes para concluir cualquier equivalencia ortográfica o fonética entre las expresiones comparadas. 66.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: ENERGY-K – ENERGITECA – ENERGY-K – ENERGITECA – ENERGY-K ENERGY-K – ENERGITECA – ENERGY-K – ENERGITECA – ENERGY-K ENERGY-K – ENERGITECA – ENERGY-K – ENERGITECA – ENERGY-K ENERGY-K – ENERGITECA – ENERGY-K – ENERGITECA – ENERGY-K 67.
Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala evidencia que las marcas confrontadas no son similares al ser articulados en voz alta, por lo que no se confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar los productos o servicios de la demandante y los productos del tercero con interés en el resultado del proceso33. 68.
De esta manera, se concluye que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso genera un impacto visual y fonético suficientemente distintivo respecto de las marcas previamente registradas. 69. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes.
Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. 70. En este sentido, se advierte que la marca demandada se compone del término “ENERGY” que se encuentra en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 202334, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] 33 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González. Providencia reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011-00061-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 34 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 71. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”.
(negrilla fuera del texto). 72. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 73.
Se observa que, el término en idioma inglés “ENERGY”, en español “energía”35, la cuales, como se demostró, es de uso común en la clase 9ª36 y de conocimiento generalizado su significado por el consumidor Colombiano, razón por la cual, en este caso, debe tratarse como si fuese una expresión local. 74. En efecto, se pone de manifiesto que la traducción al castellano de dicha expresión puede ser fácilmente reconocible por el consumidor de dichos productos de la clase 9ª, máxime si se tiene en cuenta, además, que dichos conceptos se utilizan para hacer alusión a productos y servicios relacionados con la energía. 75.
Finalmente, de la expresión “ENERGITECA” se compone de las expresiones “ENERGI” y “TECA”, las cuales resultan ser evocativas, por los elementos que las conforman, esto es, el lexema “ENERGI” que viene de la palabra “energía” y el morfema “TECA” que significa “[…] lugar en que se guarda algo […]”37, dando lugar a que el consumidor promedio encuentre un signo distintivo evocativo. 76.
Nótese, entonces, que la expresión “ENERGY-K” transmite al consumidor la idea de “energía” acompañada de la letra “K”, la cual no posee un significado propio en este contexto. Al pronunciarse como “energía K”, la marca adquiere un carácter arbitrario, en el que la letra final funciona simplemente como un recurso fonético diferenciador, sin remitir a un concepto concreto.
Por su parte, la denominación “ENERGITECA” resulta evocativa, en tanto conjuga el lexema “ENERGI”, proveniente de “energía”, con el morfema “TECA”, que alude a un lugar donde se guarda algo, evocando así la idea de un depósito o contenedor de energía. En consecuencia, mientras “ENERGY-K” genera una expresión breve y con un significado relacionado con la energía, “ENERGITECA” representa una evocación precisa y distinta, razón por la cual no es posible concluir una similitud conceptual o ideológica. 77.
Por lo expuesto, tras el análisis de las marcas comparadas, la Sala encuentra que entre las mismas no se encuentran similitudes ortográficas, fonéticas ni conceptuales que permitan concluir la existencia de un riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “ENERGY-K”, posee un nivel de distintividad suficiente y se diferencia de las marcas previamente registradas por la demandante. 78.
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, esto es, la existencia de similitudes entre las marcas que generen riesgo de confusión. En consecuencia, resulta innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios y riesgo de asociación. 35 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/lawyer?q=lawyers.
Consultado el 4 de agosto de 2025. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 37 https://dle.rae.es/-teca. Consultado el 21 de agosto de 2025. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000 79.
La causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 se configura cuando el signo cuestionado se asemeja a un nombre comercial protegido, o de ser el caso, a un rótulo o enseña y siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. 80. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina38 se ha referido al derecho de exclusividad que se otorga sobre el nombre comercial y su protección, en el que ha explicado que se entiende por nombre comercial al signo que identifica una actividad económica, una empresa, o un establecimiento mercantil, cuyo derecho exclusivo se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Además, ha advertido que el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero el uso en el comercio de un signo distintivo similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. Finalmente, señala que el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente y que, en todo caso, el registro o depósito tendrá carácter declarativo. 81.
De igual manera, ha precisado39 las siguientes características de la figura del nombre comercial, a saber: (i) que su objetivo es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado; (ii) que el nombre comercial resulta diferente de la enseña comercial (a través de la cual se identifican los establecimientos de comercio), e independiente de la razón social de la persona jurídica; y que dicho signo;
(iii) puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única. 82. No obstante, la Sala considera que no resulta necesario realizar un análisis autónomo sobre la eventual afectación del nombre comercial “ENERGITECA” depositado por la parte demandante, por cuanto como se concluyó en el acápite anterior, no existe semejanza ni confundibilidad entre las marcas confrontadas con la misma denominación del referido nombre en sus aspectos fonéticos, ortográficos o conceptuales.
Esta conclusión torna irrelevante cualquier valoración adicional sobre la existencia o depósito del nombre comercial, en la medida en que el presupuesto esencial para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136, esto es, la similitud entre los signos, no se encuentra acreditada. En consecuencia, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar 83.
Sobre el particular, esta Sección en sentencias de 28 de junio de 2019, en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos40, consideró innecesario estudiar el cargo relacionado con el artículo 136 literal b), en cuanto se encontró diferencias 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 226-IP-2020. 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación prejudicial 05-IP-2016. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 28 de junio de 2019. Rad.: 2010-00264-00 y 2010-00033-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez y Roberto Augusto Serrato Valdés. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ortográficas, fonéticas y conceptuales entre los términos “INVERENERGITECAS” y “ENERGITECA”.
Así se señaló: “[…] Visto el artículo 136, literal b) de la Decisión 486, la Sala considera que es innecesario estudiar este cargo debido a que se concluyó anteriormente que existe diferencias estructurales al cotejar los términos INVERENERGETICAS con ENERGITECA y, en tal sentido, es posible concluir la marca mixta INVERENERGETICAS y el nombre o enseña comercial mixto ENERGITECA, cuyo elemento predominante es esta misma palabra, no son confundibles […]” (mayúscula y negrilla del original).
De la vulneración del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000 84. En cuanto a la notoriedad, la sociedad Coexito S.A.S. señaló como causal de irregistrabilidad la prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la marca acusada es similar a la marca mixta notoria “ENERGITECA”, por lo que puede aprovecharse del prestigio, reputación y el alto grado de distintividad que goza la misma. 85.
Puso de presente que la marca mixta “ENERGITECA” es notoriamente conocida en Colombia a una relación de establecimientos de comercio a nivel nacional, agencias a nivel nacional, noticias y artículos virtuales. 86. Al respecto, de acuerdo con el ordenamiento comunitario, el signo notorio es aquel que ha sido reconocido como tal en cualquier país Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 87.
Cabe resaltar que dicha notoriedad debe recaer en el sector pertinente, esto es: (i) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique; (ii) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; y (iii) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique, siendo suficiente probar uno los sectores. 88.
En relación con la notoriedad, se pone de relieve que esta Sala, en sentencia del 7 de mayo de 201541, señaló lo siguiente: “[…] la notoriedad de la marca, a diferencia del hecho notorio, no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]”. 89.
Descendiendo al caso sub examine, tal como lo indicó la SIC en los actos administrativos demandados, la parte demandante se limitó a hacer una relación de los establecimientos de comercio y agencias comerciales a nivel nacional, noticias y 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de mayo de 2015.
Rad. 2000-06102-01. M.P. Dra. María Elizabeth García González. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio artículos virtuales los cuales, por sí solos, no demuestran el estatus de notoria de la marca de la demandante, toda vez que no prueba que es líder en el mercado de los productos de la clase 9ª, especialmente en el mercado de las baterías en relación con sus competidores, esto es, se limita a demostrar la comercialización de productos y servicios. 90.
Así las cosas, la parte demandante cuya notoriedad alega para oponerse a la marca demandada no comprobó el alto reconocimiento en el sector pertinente, por lo que no es posible determinar el grado de conocimiento por parte el consumidor final. 91. En ese orden de ideas, la Sala observa que, al no existir material probatorio en el expediente del proceso de la referencia, se desconoció la obligación prevista en el artículo 167 del CGP, en virtud del cual “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]” y, por lo tanto, la parte demandante debe asumir las consecuencias propias de su inactividad probatoria. 92.
Aunado a lo anterior, se pone de presente que si eventualmente se hubiera demostrado la notoriedad de la marca en este caso, esta circunstancia tampoco demostraría el aprovechamiento indebido del prestigio, la reputación o el alto grado de distintividad de las marcas previamente registradas. 93. Nótese, entonces, que la parte demandante no solo no aporto aportó prueba de la notoriedad de la marca mixta “ENERGITECA” en la clase 9ª, sino que tampoco demostró el aprovechamiento del prestigio, reputación y el alto grado de distintividad que goza la marca previamente registrada, dándole una ventaja competitiva distinta del reconocimiento de notoriedad que permita acreditar tal aprovechamiento.
En particular, la mera coexistencia de dichas expresiones no constituye prueba de que se esté explotando comercialmente, de manera indebida, la reputación o el reconocimiento adquirido por una marca previamente registrada. 94. Finalmente y, como se precisó supra, entre las marcas en conflicto no existe riesgo de confusión, al no ser similarmente confundibles, razón por la cual tampoco se desconocería la posible existencia de una vulneración del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.
IV.5. Conclusión 95. En este contexto, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos exigidos para la configuración de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 96.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00045-00 Demandante: Coexito S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.