1 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00003-00 Demandante: Laboratorios Best S.A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2008-00003-00 Demandante: LABORATORIOS BEST S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: ANDINA HEALTH LAB DE COLOMBIA.

Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad Laboratorios Best S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, la cual fue adecuada en el auto admisorio a nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de las resoluciones números: i) 033397 del 31 de diciembre de 2004, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “GENERIBEST” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, ii) 017424 del 30 de junio de 2006, por medio de la cual se resolvió recurso de reposición confirmando y, iii) 24039 del 6 de agosto de 2007, por medio de la cual se resolvió la apelación en el sentido de confirmar las decesiones recurridas, dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio1. 1 En adelante, SIC. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00003-00 Demandante: Laboratorios Best S.A. I.- ANTECEDENTES 1.

La demanda La sociedad Laboratorios Best S.A., a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: 1.1. Pretensiones “La nulidad con el consecuente restablecimiento del derecho, contra las resoluciones 033397 del 31 de diciembre de 2004 por la cual se concede el registro de una marca; 017424 del 30 de junio de 2006 por la cual se resuelve el recurso de reposición; y 24039 del 6 de agosto de 2007 por el cual se resuelve el recurso de apelación; proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Lo que se pretende 1. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro de la marca GENERIBEST de la clase 5ª para distinguir ‘productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para curas (apósitos); materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas’, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (8ª Edición) a favor de la sociedad ANDINA HEALTH LAB DE COLOMBIA S.A., con domicilio en Calle 103 No. 33-05 en Bogotá D.C - Colombia. 2.

Que se publique la sentencia que se ha de proferir en el presente trámite, en la gaceta de la propiedad industrial y se expidan todos los actos administrativos necesarios para dar cumplimiento al presente fallo.” 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1. La sociedad Andina health Lab de Colombia, solicitó el día 15 de junio de 2004, ante la División de Signos Distintivos de la SIC, el registro de la marca nominativa "GENERIBEST", para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiéndole el número de expediente 04-55579. 1.2.2.

El extracto de la solicitud de registro de la marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 542 del 30 de junio de 2004, y estando dentro del término legal, la sociedad Laboratorios Best S.A. presentó oposición al registro de la marca "GENERIBEST", basándose en el registro de la marca mixta “BEST“ de la clase 5 de la Calificación 3 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00003-00 Demandante: Laboratorios Best S.A. Internacional de Niza y aduciendo la existencia de una familia de marcas compuestas con el prefijo BEST. 1.2.3.

La SIC expidió la resolución 033397 del 31 de diciembre de 2004, suscrita por la Dirección de Signos Distintivos, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca nominativa “GENERIBEST“, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.4. La sociedad Laboratorios Best S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la anterior resolución. 1.2.5.

Mediante la resolución 017424 del 30 de junio de 2006, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión recurrida. Y posteriormente, mediante la resolución 24039 del 06 de agosto de 2007, la SIC, resolvió el recurso de apelación presentado resolviendo confirmar la decisión contenida en la resolución núm. 033397 del 31 de diciembre de 2004. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró las siguientes normas: literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y artículo 605 y 607 del Código de Comercio. En primer lugar, frente las normas andinas contenidas en la Decisión 486 de 2000, explicó que en su consideración la SIC se equivocó al realizar el estudio de registrabilidad, toda vez que, dentro de su análisis de confundibilidad, le dio preponderancia única y exclusivamente al aspecto visual, dejando de un lado el aspecto fonético y auditivo, que es el que se ha debido tener como más importante dentro del estudio de registrabilidad y el análisis de confundibilidad.

En segundo lugar, frente a lo establecido por el Código de Comercio en sus artículos 605 y 607, señaló que estos deben interpretarse en armonía y concordancia con el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 66 del Código Civil, que señalan que al estar depositado el nombre 4 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00003-00 Demandante: Laboratorios Best S.A. comercial “LABORATORIOS BEST”, se genera a favor de la sociedad Laboratorios Best S.A, una presunción de uso a su favor, presunción cuyo fin es eximir de probar el uso.

II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de marzo 10 de 2008 el entonces Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a la sociedad Andina Health Lab de Colombia, y al Ministerio Público. 2.2.

De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda señalando que la entidad dio aplicación a la normativa del régimen de propiedad industrial durante el estudio de la registrabilidad del signo “Generibest”, tramitado en el expediente 04-55579 y, que los actos acusados son integralmente válidos por haber sido producidos y expedidos legalmente, observando las disposiciones sustanciales que rigen el tema de decisión, los principios rectores de la actuación administrativa y garantizando los derechos constitucionales, por lo que no son susceptibles de declaración de nulidad. 2.2.2.

La sociedad Andina Health Lab de Colombia no se pronunció dentro del presente proceso. III. PRUEBAS 3.1. Mediante auto2 del 15 de septiembre de 2009 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas, así: 3.1.1. De la SIC Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 2 Folios 614 a 152 del expediente 5 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00003-00 Demandante: Laboratorios Best S.A. 3.1.2.

Del tercero con interés No existió pronunciamiento frente al tercero con interés en atención a que no contestó la demanda. 3.1.3. De la parte demandante Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 1º de junio de 2010 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto. 4.1.

La SIC como entidad demandada mediante escrito del 29 de junio de 2010 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.1.2. La sociedad Andina health Lab de Colombia, como tercero con interés, no se pronunció. 4.1.3. La sociedad Laboratorio Best S.A. como demandante, mediante escrito del 23 de junio de 2010 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 4.1.4 El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.

V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial3 núm. 453-IP-2018. III. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de julio 18 de 2023, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de 3 Folios 688 a 709 del expediente. 6 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00003-00 Demandante: Laboratorios Best S.A. registro marcario 355431, correspondiente a la marca nominativa «GENERIBEST», cuyo titular es ANDINA HEALTH LAB DE COLOMBIA.

A partir de ello, se advirtió que la referida marca se encuentra caducada desde el 1º de enero de 2015, como consecuencia de su falta de renovación. De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 10 y el 14 de agosto de 2023, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación de conformidad con la constancia secretarial4 de fecha 22 de agosto de 2023.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia5. 6.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca nominativa «GENERIBEST» identificada con el registro marcario núm. 355431, otorgada a favor de la sociedad ANDINA HEALTH LAB DE COLOMBIA, la cual obra como tercero con interés y cuya eventual nulidad se solicitó en este proceso, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 31 de diciembre de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2014, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI6 de la entidad demandada, así: 4 Anotaciones números 75 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Índice 69 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 7 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00003-00 Demandante: Laboratorios Best S.A. Acorde con lo anterior, en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca nominativa «GENERIBEST», cuya nulidad se solicitó en la presente demanda, la cual, como ya se explicó supra, caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En ese orden la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] 8 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00003-00 Demandante: Laboratorios Best S.A. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo7 de 18 de febrero de 2021, en el que se precisó que cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja8.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo9, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada10.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, 7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 8 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 9 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 9 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00003-00 Demandante: Laboratorios Best S.A. como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia11.

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca nominativa «GENERIBEST», cuyo titular es ANDINA HEALTH LAB DE COLOMBIA, y cuya nulidad se solicitó en este proceso se encuentra caducado por falta de renovación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 11 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013). 10 Radicado: 11001-03-24-000-2008-00003-00 Demandante: Laboratorios Best S.A. Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.