1 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: MARGARITA MARÍA MONTOYA ESTRADA Tesis: No son nulos los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “MENINA.EAR” (mixto), solicitado para identificar servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, pues entre aquel y la marca “BELLA MENINA SPA” (mixta), previamente registrada para identificar servicios en esa misma clase, existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, así como conexidad competitiva entre los servicios que distinguen.
El signo negado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la señora YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 138 del Código de 2 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, en contra de las resoluciones números 41325 de 13 de junio de 2018 “Por la cual se niega un registro” y 29603 de 19 de julio de 2019 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo “MENINA.EAR” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la señora Yesica María Castillo Rivera.
I.
ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La señora YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA, a través de su apoderada judicial, presentó demanda1 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “[…] PRIMERA Que son nulos los siguientes actos administrativos, por haber sido expedidos con violación a las normas en las que hubieren tenido que sujetarse: 1.
La Resolución No. 29603 del 19 de julio de 2019 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la cual se resolvió el recurso de apelación incoado en contra del acto administrativo que negó el registro de la marca MENINA.EAR (Mixta). 2. La Resolución No. 41325 de 13 de junio de 2018 por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la Marca MENINA.EAR (Mixta) SEGUNDA A título de restablecimiento del derecho: 1.
Que se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio acepte y decrete el registro de la marca mixta MENINA.EAR a nombre de Yesica María Castillo Rivera, a través de resolución de reconocimiento de signos distintivos en las clases 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Que se condene en costas a la parte demandada, de conformidad con lo 1 Folios 2 a 29 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 31 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 […]”.
I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes: I.1.2.1. La señora YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA solicitó el registro como marca del signo “MENINA.EAR” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud se tramitó bajo el número SD2017/0053838, y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 801 de 31 de julio de 2017.
Contra la mencionada solicitud no se presentaron oposiciones. I.1.2.2. Mediante la resolución número 41325 de 13 de junio de 2018, la demandada negó el registro como marca del signo “MENINA.EAR” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, tras considerar que aquel es similarmente confundible con la marca previa “BELLA MENINA SPA” (mixta) para distinguir servicios en la misma clase internacional, y en consecuencia, el signo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
I.1.2.3. Contra dicha decisión la solicitante marcaria presentó recurso de apelación, el cual se resolvió mediante la resolución número 29603 de 19 de julio de 2019, a través de la cual se confirmó la negación del registro. I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134, 135, literal a) del 136 y 4 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 137 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 29 de la Constitución Política.
Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Afirmó que la demandada no realizó el examen de cotejo correspondiente en debida forma, pues se concentró en el análisis del aspecto nominativo siendo que las marcas deben ser evaluadas en su conjunto y sin desfragmentarse, de modo que, si se trata de signos mixtos, lo ideal es dirigir la atención tanto a lo nominativo como a lo gráfico de forma unánime.
I.1.3.2. Agregó que al momento de la comparativa se desfragmentaron los signos, entendiéndose erradamente que la palabra “MENINA” se encuentra protegida y aislada para su utilización. Explicó que, aunque los confrontados coinciden en dicha partícula, lo cierto es que el vocablo evoca a una obra artística reconocida a nivel mundial, de manera que no se puede excluir a otros empresarios del uso de la expresión. I.1.3.3.
Señaló que el signo y la marca confrontados son distintos tanto en lo gráfico, por el estilo de las letras y sus diferentes colores, como en lo nominativo, pues el primero de ellos es una palabra con un signo de puntuación intermedio, mientras que la previa se encuentra conformada por tres palabras sin ningún tipo de signo ortográfico que la distinga.
I.1.3.4. Sostuvo que el signo negado está compuesto por palabras que le permiten al consumidor identificar los servicios que se ofertan a través de aquel; así, contiene la expresión “MENINA” que identifica a una muñeca que a su vez funciona para señalar que los servicios van dirigidos a niñas, de igual manera, el vocablo en inglés “EAR” que significa “oreja” en español, y que evoca el servicio médico de perforaciones que ofrece la solicitante. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.5.
Explicó que la marca previa “BELLA MENINA SPA” no solo contiene una composición léxica distinta, donde todas las palabras se encuentran en español, sino que evoca los servicios estéticos que se ofertan a través de la mencionada marca, sin que sirvan para identificar los servicios médicos de la solicitante. I.1.3.6. Destacó que el signo negado puede coexistir pacíficamente con la marca previa sin que se genere riesgo de confusión y/o asociación, pues el primero de ellos cuenta con un logo único que permite la debida identificación por parte del consumidor, quien no consideraría que los servicios poseen el mismo origen empresarial, ni mucho menos que se trata de una nueva línea del productor de la marca previa.
I.1.3.7. Adujo que no hay relación entre los servicios que ofrecen los confrontados porque aun cuando se encuentran en la misma clasificación, el signo ofrece servicios médicos de perforación de orejas para niñas mientras que la previa servicios de spa, de tal forma que ostentan una naturaleza distinta y buscan satisfacer necesidades diferentes, a partir de lo cual no se generaría confusión en el público consumidor.
I.1.3.8. Finalmente, consideró que concurre vulneración del debido proceso, pues contrario a lo decidido en los actos demandados, el signo no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad, ni su registro causa la afectación de un interés general o particular. A lo cual agregó que, la única afectación ocasionada en el presente caso recae sobre la solicitante, teniendo en cuenta que en el curso del proceso administrativo no se efectuó una valoración real de las condiciones del signo solicitado para registro, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Decisión 486 de 2000. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, por intermedio de apoderada judicial, contestó la demanda en los siguientes términos2: Advirtió que el signo cuestionado “MENINA.EAR” no posee la suficiente distintividad para ser registrado como marca, pues resulta evidente que entre aquel y la marca previa “BELLA MENINA SPA” existen similitudes, así como una clara relación entre los servicios, que pueden inducir a error al consumidor, de manera que no lograrían coexistir en el mercado.
Explicó que en los conjuntos marcarios mixtos predomina el aspecto nominativo, pues es el de mayor recordación en los consumidores, y no el gráfico que lo acompaña, como erradamente lo afirmó la actora. En tal sentido, señaló que entre los confrontados existe similitud ortográfica consistente en la reproducción de la expresión “MENINA”, lo cual observa mayor relevancia si se considera que las partículas “BELLA” y “SPA”, presentes en la marca previa, son de uso común para los servicios comprendidos en la clase 44 internacional.
Advirtió que aun cuando el signo negado contiene la expresión “EAR”, su adición no es suficiente para desvirtuar la similitud que genera una impresión en conjunto de los confrontados, que además se logra observar con claridad de la comparación sucesiva y alternada, de conformidad con las reglas dispuestas por la jurisprudencia andina.
Sostuvo que se configura la conexidad competitiva entre los servicios comparados, pues aquellos comparten canales de comercialización, publicidad, y se encuentran dirigidos al mismo sector de consumidores 2 Índice número 23 del expediente en SAMAI. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por tratarse del mismo género de servicios médicos y de cuidado para la belleza de las personas, de manera que su coexistencia en el mercado con la marca previa generaría un riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, y en consecuencia, el signo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Para concluir, mencionó que los actos no violan el artículo 134 ibidem ni el artículo 29 de la Constitución Política porque: (i) el registro del signo fue denegado por la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 del mencionado compendio comunitario, y (ii) en sede administrativa se respetó el debido proceso, igualdad y defensa de la solicitante, permitiendo su participación en cada etapa del procedimiento, y motivando con suficiencia las decisiones allí adoptadas.
I.2.2. La señora Margarita María Montoya Estrada y el Ministerio Público guardaron silencio. I.2.3. Finalmente, de las excepciones formuladas se corrió traslado a la parte actora3, quien presentó escrito dentro del plazo concedido4. I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN I.3.1. Mediante auto de 27 de marzo de 20235 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011.
En la mencionada providencia, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si las resoluciones números 41325 de 13 de junio de 2018 y 29603 de 19 de julio de 2019, mediante las cuales la Superintendencia de 3 Índice número 23 del expediente en SAMAI. 4 Índice número 28 del expediente en SAMAI. 5 Índice número 33 del expediente en SAMAI. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industria y Comercio negó el registro de la marca “MENINA.EAR” (mixta) para distinguir servicios en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la señora Yesica María Castillo, y resolvió un recurso de apelación en el sentido de confirmar esta decisión, respectivamente, infringen una, varias o todas las siguientes disposiciones: el artículo 134, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 29 de la Constitución Política.
Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, la Sala deberá decidir si son nulas las resoluciones números 41325 de 13 de junio de 2018 y 29603 de 19 de julio de 2019. Por último, de ser cierto lo anterior, deberá resolverse además si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenarle a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca (mixta) “MENINA.EAR” para distinguir servicios en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la señora Yesica María Castillo Rivera […]”.
En el mencionado auto, se advirtió que “[…] aunque en el acápite de la demanda denominado “III. NORMAS VIOLADAS” la demandante adujo como tales los artículos 134, 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 29 de la Constitución Política, lo cierto es que solo presentó el concepto de violación del artículo 134, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 29 superior […]”.
I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 4 de marzo de 20246, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.4.1 La actora7 reiteró los argumentos planteados en la demanda. I.4.2. La SIC reiteró los argumentos formulados con la contestación de la demanda8. 6 Índice número 47 del expediente en SAMAI. 7 Índice número 52 del expediente en SAMAI. 8 Índice número 54 del expediente en SAMAI. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.4.3.
El Ministerio Público presentó concepto9 en el que sostuvo que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la actora, en la medida que el signo solicitado resulta similarmente confundible con la marca previa, pues concurren similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales, particularmente porque el signo reproduce la partícula “MENINA”.
Adicionalmente, los servicios son conexos, de manera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. I.4.4. La señora Margarita María Montoya Estrada guardó silencio. I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Mediante auto de 9 de octubre de 2023, el despacho sustanciador dio aplicación a la doctrina del acto aclarado10, prescindiendo de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y para el efecto, se indicó que en el asunto de la referencia corresponde utilizar la interpretación Prejudicial 344-IP-2022 en cuanto al artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, y 391-IP-2022 que se refiere al literal a) del artículo 136 ibidem.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 41325 de 13 de junio de 2018, y 29603 de 19 de julio de 2019, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo “MENINA.EAR” (mixto) para identificar servicios 9 Índice número 53 del expediente en SAMAI. 10 Índice número 41 del expediente en SAMAI. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la señora Yesica María Castillo Rivera.
II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, la contestación y las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concordantes con el presente asunto, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
La Sala prescindirá del examen del artículo 134 ibidem, en la medida que el debate no guarda relación con la aptitud de un signo para constituir marca, sino con la eventual similitud entre el signo “MENINA.EAR” (mixto) y la marca previa “BELLA MENINA SPA” (mixta) con la suficiencia para generar confusión y/o asociación en el público consumidor, esto es, el estudio de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la mencionada Decisión. II.3.
PROBLEMAS JURÍDICOS De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: La Sala deberá determinar si entre el signo “MENINA.EAR” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación 11 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza solicitado por la señora Yesica María Castillo Rivera, y la marca previamente registrada “BELLA MENINA SPA” (mixta) para distinguir servicios en la misma clase internacional de titularidad de la señora Margarita María Montoya Estrada, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los servicios que se amparan con el signo y la marca confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “MENINA.EAR” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la señora Yesica María Castillo Rivera.
De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “MENINA.EAR” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la señora Yesica María Castillo Rivera.
II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto 12 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.
Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.
En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de la marca y los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad 13 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ortográfica, auditiva e ideológica;
(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de aquellos.
Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.1.
El caso concreto Para efectos de determinar si el signo cuestionado “MENINA.EAR” (mixto) para identificar servicios en la clase 44 internacional, incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquel y la marca previamente registrada “BELLA MENINA SPA” (mixta) para identificar servicios en esa misma clase, que puedan generar error en el público consumidor.
De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los servicios que el signo y la marca en disputa distinguen. Así pues, resulta pertinente corroborar la naturaleza del signo y la marca enfrentados, como se observa a continuación: Signo cuestionado11 (mixto) Para identificar servicios en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza12 11 Tomado de la página 3 de la resolución 41325 acusada. 12 Los servicios de la clase 44 que pretenden identificar el signo son los siguientes: servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marca previa13 (mixta) Certificado de registro número 407637 Para identificar servicios en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza14 Una vez verificados el signo cuestionado y la marca previamente registrada, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de mixtos, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998 sostuvo lo siguiente: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.
En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza. 13 Folio 12 del expediente físico de la referencia. 14 Los servicios en la clase 44 internacional que identifica la marca son los siguientes: cuidados de higiene y belleza para personas, servicios de spa.
La marca caducó el 31 de agosto de 2020. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, corresponde a la Sala determinar, de manera previa a efectuar el cotejo que incumbe, si el signo y la marca en disputa contienen partículas de uso común, descriptivas o genéricas, en orden a validar su carácter distintivo, pues de contener elementos nominativos de esas características, aquellos deberán ser excluidos, de conformidad con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual ha reiterado lo siguiente: “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […]”15.
Así pues, la Sala observa que, consultado el Sistema para la Propiedad Industrial - SIPI de la SIC16, las expresiones “BELLA” y “SPA” que se encuentran en la marca previamente registrada eran de uso común para distinguir servicios en la clase 44 internacional, para la fecha en que se expidieron los actos administrativos acusados, tal como se observa de los resultados de la búsqueda, así: Marca Certificado Titular BELLATRIZ 342666 CLINICA BELLATRIZ S.A.S. BELLA PIEL 461931 BELLA PIEL S.A.S BELLA VITA 520529 ASESORIAS E & R S.A.S. ORALSPA 293903 CARLOS MAURICIO RANGEL BLANCO 15 Proceso 128-IP-2016. 16 Consulta realizada el 25 de agosto de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TENDAL SPA 333445 GRUPO SPA ZEN S.A.S. DOLLY DEVIA SPA 334373 DOLLY SANCHEZ DEVIA Adicionalmente, se advierte que las expresiones “BELLA” y “SPA” que conforman la marca previa, resultan genéricas para los servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, pues responden a la pregunta ¿qué son? los servicios que amparan los confrontados.
Al respecto, el Tribunal comunitario, en el Proceso 398-IP-2019, se refirió a los signos descriptivos y genéricos en el siguiente sentido: “[…] Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia y oficio […].
El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Des del punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo […]”.
Siendo así, conviene recordar los servicios comprendidos en la clase 44 del nomenclátor internacional, para los cuales se registró la marca previa, a saber: CUIDADOS DE HIGIENE Y BELLEZA PARA PERSONAS, SERVICIOS DE SPA. De ese modo, la expresión “BELLA” en el idioma castellano significa “[…]adj. Que, por la perfección de sus formas, complace a la vista o al 18 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oído, por ext., al espíritu […]”17 la cual es suficiente para sugerir en la mente del consumidor la idea de “belleza”, que a su vez informa precisamente una de las modalidades del servicio de cuidado que ofrece la marca previa.
En igual sentido, la partícula “SPA” se refiere directamente a uno de los servicios comprendidos en la clase 44 internacional, que se encuentra en la cobertura del registro de la marca previa. Por su parte, la palabra “MENINA” no es de uso común para la clase 44 del nomenclátor internacional, así como tampoco resulta genérica ni descriptiva de los servicios allí comprendidos, por ende, contrario a las demás partículas estudiadas, no posee un carácter débil.
Conforme a lo anterior, la Sala destaca que las partículas débiles mencionadas deben excluirse al realizar el análisis de confrontación, pues al tratarse de elementos de uso común y genéricos no pueden ser apropiados de forma exclusiva por el titular marcario. En consecuencia, el cotejo se realizará entre las expresiones “MENINA.EAR” y “MENINA”.
II.4.1.1.1. En aras de descender a la materia en estudio, es necesario traer a colación las reglas que concierne aplicar en el desarrollo del cotejo de signos nominativos, veamos: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 17 https://dle.rae.es/bello?m=form 19 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”18.
II.4.1.1.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación del signo y la marca confrontados en este asunto, teniendo en consideración las reglas de cotejo consolidadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, en cuanto a la estructura del signo y la marca previa, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado M E N I N A. E A R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marca previa M E N I N A 1 2 3 4 5 6 II.4.1.1.3.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y la marca confrontados, la Sala encuentra que entre ellos se observan suficientes similitudes desde el punto de vista ortográfico con la virtualidad de generar confusión y/o asociación en el público consumidor, como se explicará a continuación: En primer lugar, se advierte que la expresión “MENINA.EAR”, que corresponde al signo negado para registro a través de los actos administrativos acusados, tiene una extensión de una (1) palabra, nueve (9) letras, cuatro (4) consonantes (M-N-N-R), cinco (5) vocales (E-I-A-E- A), un (1) signo de puntuación (.), y cuatro (4) sílabas (ME-NI-NA-EAR). 18 Proceso 145-IP-2022. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, “MENINA” de la marca previamente registrada contiene una extensión de una (1) palabra, seis (6) letras, tres (3) consonantes (M-N- N), tres (3) vocales (E-I-A) y tres (3) sílabas (ME-NI-NA).
Pues bien, aunque entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe una diferencia en cuanto a su extensión, resulta evidente la coincidencia en la partícula “MENINA”, sin que la expresión “.EAR” sea suficiente para distinguirlas en el comercio. En consecuencia, la coincidencia en la expresión “MENINA” no permite una efectiva diferenciación entre el signo cuestionado y la marca previa, por lo que el primero de ellos no resulta suficientemente distintivo como para lograr una correcta identificación del origen empresarial de los servicios que pretende distinguir.
Adicionalmente, la Sala destaca que, al ser “MENINA” un vocablo que no es de uso común, descriptivo o genérico, contiene la fuerza distintiva de la marca previamente registrada, razón por la cual la solicitante debió incluir elementos que aporten a su distinción en el mercado, respecto de la marca previa. Por tal motivo, la Sala concluye que, en cuanto a su aspecto ortográfico, el signo y la marca cotejados presentan suficientes similitudes que generarían un riesgo de confusión en el público consumidor, pues el primero de ellos reproduce la partícula preponderante y sobre la cual recae la distintividad de la marca previamente registrada.
II.4.1.1.4. Ahora bien, en lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones que constituyen el signo y la marca previa, se encuentran suficientes similitudes que generan riesgo de confusión y/o asociación en el público, por cuanto aquellas comparten 21 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la expresión “MENINA”, en la que se encuentra tanto la fuerza distintiva como la potencia sonora de la marca previa.
Al respecto, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: MENINA.EAR – MENINA – MENINA.EAR – MENINA MENINA.EAR – MENINA – MENINA.EAR – MENINA MENINA.EAR – MENINA – MENINA.EAR – MENINA MENINA.EAR – MENINA – MENINA.EAR – MENINA En cuanto a su pronunciación, la Sala rescata que guardan semejanzas como resultado de la coincidencia en la partícula que constituye el elemento distintivo de los signos cotejados, sin que la variación en cuanto a su terminación silábica, esto es, la adición del elemento “.EAR” en el cuestionado, sea suficiente para distinguirlas de manera eficiente en el mercado.
Así pues, al ser “MENINA” la partícula que posee la fuerza distintiva y la potencia sonora de la marca previamente registrada, será, a su vez, la de mayor recordación para el público consumidor, quien eventualmente podría optar por solicitar los servicios pronunciando únicamente dicho vocablo, a partir de lo cual se refuerza el riesgo de confusión. Resulta del caso traer a colación la consideración del Tribunal de la Comunidad Andina, en relación con la posición de las palabras y su recordación en el consumidor, así: “2.7.
Como en el caso en estudio dentro del proceso interno el signo solicitado se trata de un signo compuesto se debe tener en cuenta en los signos compuestos que generalmente están integrados por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los 22 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: (i) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor […]”19. Por lo tanto, es evidente la existencia de similitud desde el punto de vista fonético, pues el signo cuestionado reproduce la partícula con mayor fuerza distintiva y sonora de la previamente registrada, sin que la variación en su terminación sea suficiente para diluir el riesgo de confusión en el público consumidor, en tanto que el mencionado vocablo no le otorga “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”20.
II.4.1.1.5. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o al mensaje que el empresario quiere llevar a la mente del consumidor a través del signo distintivo empleado, de manera que se configura si se trata de una noción similar o idéntica. En ese sentido, se advierte que la palabra “MENINA” posee el siguiente significado en el idioma castellano: “[…] m. y f. Niño de familia noble que entraba en palacio a servir a la reina o a sus hijos […]”21.
En cuanto a la partícula “EAR” que se encuentra en el idioma inglés y cuya traducción al castellano es “oreja”, aquella no es de conocimiento del consumidor medio en Colombia, de manera que, por sí sola, no resulta suficiente para otorgarle distintividad al conjunto marcario que ha sido solicitado para registro. Por su parte, el punto “.” es simplemente un signo 19 Proceso 355-IP-2021. 20 Criterio reiterado de esta Sección: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 11001 03 24 000 2000 06535 01; sentencia de 18 de julio de 2024;
C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado 11001 03 24 000 2010 00345 00; sentencia de 1 de agosto de 2024; C.P. Oswaldo Giraldo López; radicado 11001 03 24 000 2010 00344 00; sentencia de 6 de febrero de 2025; C.P. Oswaldo Giraldo López; radicado 11001 03 24 000 2005 00376 00. 21 https://dle.rae.es/menino?m=form 23 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ortográfico que no genera una noción concreta en la mente del consumidor.
Adicionalmente, el signo en su conjunto “MENINA.EAR”, no ofrecen una idea precisa al consumidor medio, de modo que se trata de un signo de fantasía. En consecuencia, no deviene procedente realizar el cotejo del signo y la marca en punto de su aspecto conceptual, pues uno de los conjuntos cotejados se encuentra ausente de noción alguna que sea reconocible por el consumidor colombiano al encontrarla en el mercado.
Por lo tanto, al existir entre el signo cuestionado “MENINA.EAR” y la marca previa “BELLA MENINA SPA” semejanzas suficientes que lleven al consumidor a error al momento de adquirir uno u otro servicio, la Sala considera que en el presente asunto se encuentra configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Pese a lo anterior, es claro que para que se configure la causal alegada no solo debe concurrir semejanza o identidad en el signo y la marca confrontados, sino que además es necesario que los servicios que pretenden identificar resulten relacionados, en consideración a los criterios que suponen la conexidad competitiva. II.4.1.1.6. Tratándose de la conexidad competitiva, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201822, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. En el caso de estudio, con el signo solicitado “MENINA.EAR” (mixto) se pretenden distinguir los siguientes servicios de la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura”. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la marca previa “BELLA MENINA SPA” (mixta) identifica los siguientes servicios comprendidos en la clase 44 del nomenclátor internacional: “cuidados de higiene y belleza para personas, servicios de spa”.
Para la Sala concurre conexidad competitiva entre los servicios para los cuales se solicitó el registro del signo cuestionado y aquellos que identifica la marca previa, en la medida que pertenecen a la misma clase internacional y coinciden en cuanto a su naturaleza y finalidad. En tal sentido, se advierte que los servicios comparados, en ambos casos, se enmarcan en la categoría de asistencia de higiene y belleza para personas, cuya finalidad principal es ofrecer bienestar y mejorar la apariencia personal de los consumidores.
Siendo así, se advierte que los confrontados comparten canales de comercialización, pues los tratamientos de higiene y de belleza para personas, así como los de spa y cuidado de higiene y belleza, suelen encontrarse en los establecimientos de comercio dedicados a dichas actividades de manera especializada, tales como salones de belleza, centros de estética y spa, en donde generalmente confluyen este tipo de experiencias de bienestar personal.
Lo mismo sucede con los canales de publicidad, en tanto que los mencionados servicios suelen promocionarse a través de televisión, internet, volantes y vallas. Por otra parte, se destaca una relación en cuanto a los criterios de intercambiabilidad, en la medida que el consumidor lograría elegir un servicio en lugar de otro ante un aumento mínimo en los precios, pues resulta evidente que tanto los tratamientos de higiene y belleza, como los servicios de cuidado de higiene y belleza, poseen características y finalidades similares, de manera que son de recambio entre sí. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, se presenta el criterio de complementariedad, siendo razonable considerar que el consumidor al adquirir servicios médicos del signo cuestionado, requiera los relacionados con los cuidados de higiene y belleza para personas, pues en este caso la finalidad es, igualmente, satisfacer las necesidades de bienestar personal de quien acude a los establecimientos con dicho propósito, tan es así que existe una variedad de especialidades de la medicina relacionadas con la estética e higiene personal.
Siendo así, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los servicios confrontados es posible establecer una asociación en la mente del consumidor. En efecto, en ambos casos se oferta una asistencia que busca satisfacer necesidades relacionadas con la higiene y la estética de las personas, lo cual sugiere la posibilidad de que el consumidor presuma que se trata de la misma marca, que existe una vinculación empresarial o comercial entre los titulares marcarios, o que los servicios ofrecidos por “MENINA.EAR” son una nueva línea de la marca previa “BELLA MENINA SPA”, lo cual afectaría el derecho de libre decisión del público consumidor y beneficiaria la actividad comercial de la demandante.
De acuerdo con lo anterior, para esta Sala concurren los criterios de conexidad competitiva, en la medida que los servicios identificados con el signo cuestionado y la marca previa están comprendidos en la misma clase internacional, coinciden en cuanto a su naturaleza y finalidad, así como en canales de comercialización y publicidad y, además, lograrían ser complementarios e intercambiables entre sí. Finalmente, aunque entre los “servicios de agricultura, horticultura y silvicultura”, y los “cuidados de higiene y belleza para personas, servicios de spa” no confluyen los criterios de conexidad competitiva previamente analizados, lo cierto es que la relación que sí se advierte respecto de los demás servicios que componen la cobertura de los registros confrontados, 27 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es suficiente para considerar que el signo solicitado no es apto para ser registrado como marca por ser similarmente confundible con una marca previamente registrada.
II.4.1.1.7. En consecuencia, la Sala encuentra cumplido el segundo presupuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En tal sentido, resulta factible colegir que al coexistir el signo y la marca en el mercado se generaría un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, en tanto que converge una evidente similitud ortográfica y fonética en las expresiones que los conforman, así como una relación entre los servicios identificados en cada caso.
En cuanto al riesgo de confusión y/o asociación el Tribunal comunitario ha señalado lo siguiente23: “[…] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”. Es por lo anterior que, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca previamente registrada.
Así lo ha señalado el Tribunal comunitario24: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior 23 Proceso 70-IP-2008. 24 Proceso 59-IP-2001. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”.
(destacado de la Sala). Siendo así, se impone negar las pretensiones de la demanda y se mantendrá incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados a través de los cuales se negó el registro como marca del signo “MENINA.EAR” (mixto), solicitado para identificar servicios comprendidos en clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ello, ante la constatación de que aquellos observaron las normas comunitarias aplicables al asunto y acertaron al considerar la inviabilidad del registro marcario pretendido, pues se configuró la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. II.4.1.1.8. Finalmente, la actora sostuvo que los actos vulneraron el debido proceso bajo la tesis de que, contrario a lo allí decidido, el signo no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad y su registro no causa la afectación de un interés general o particular.
Además, alegó que en el curso del proceso administrativo no se efectuó una valoración real de las condiciones del signo solicitado para registro, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Decisión 486 de 2000. Al respecto, la Sala destaca que el cotejo marcario efectuado arrojó que el signo cuestionado no es apto para ser registrado como marca, pues aquel se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) ibidem.
En consecuencia, la decisión adoptada en los actos administrativos acusados devino acertada, y en tal sentido, las consideraciones allí presentadas no afectan el debido proceso de la solicitante, al estar fundamentados en la causal de irregistrabilidad que se advirtió acreditada. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.2.
CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre el signo y la marca previa confrontados existen similitudes de tipo ortográfico y fonético, así como una evidente conexidad competitiva en cuanto a los servicios que distinguen, con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor.
Por lo tanto, se impone negar las pretensiones de nulidad de la demanda de la referencia. II.4.3. SOBRE COSTAS La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas por las razones señaladas.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. 30 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00514 00 Demandante: YESICA MARÍA CASTILLO RIVERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado (E) CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.