11001032400020180028500 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 110001032400020180028500 Demandante: Hotel Now S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Real Hotels and Resorts, Inc. Temas: Riesgo de confusión entre marcas nominativas y mixtas.

Términos de uso común. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Hotel Now S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 14146 de 30 de marzo de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Hotel Now S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 2 a 10. 2 Cfr. Folios 141 a 158 2 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 14146 de 30 de marzo de 2015, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta NAU LOUNGE, que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Real Hotels and Resorts, Inc., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…]PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 14146 de fecha 30 de marzo de 2015, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concede el registro de la marca nominativa NAU LOUNGE para distinguir servicios de la clase 43 Internacional.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se revoque el registro de marca NAU LOUNGE concedida a la sociedad REAL HOTELS AND RESORTS INC para distinguir servicios de la clase 43 de la clasificación de marcas. TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 138 del C.C.A. CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, “Régimen Común de Propiedad Industrial” 4 Cfr. Folio 15 5 Cfr. Folios 25 a 26 3 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.1.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el día 16 de julio de 2014, el registro como marca del signo mixto NAU LOUNGE, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 31 de julio de 2014, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 701, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 14146 de 30 de marzo de 2015, concedió la marca mixta NAU LOUNGE para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136, y los artículos 134 y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006.

Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así7: Primer cargo: violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Indicó que la parte demandada, al expedir el acto administrativo acusado, violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la marca mixta NAU LOUNGE no cumple con los requisitos previstos, los cuales son la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Enfatizó en que la marca NAU LOUNGE es similar a las marcas nominativas previamente registradas NOW y NAO, por lo que, a su juicio, no es distintiva. Segundo cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Cfr. Folios 16 a 25 4 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.2.

Señaló que el término LOUNGE no puede ser considerado dentro del cotejo, puesto que es descriptivo y de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.3. Argumentó que NAU y NAO son muy similares, tanto en su aspecto ortográfico, como el fonético. Asimismo, en cuanto al aspecto conceptual, adujo que las dos marcas evocan la palabra NOW la cual significa “ahora”, significado que es conocido en el público consumidor colombiano. Adujo, asimismo, que las marcas previamente registradas NAU y NOW son similares desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. 6.4.

Manifestó que las marcas cotejadas identifican los mismos servicios, los cuales son servicios de hotelería de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Tercer cargo: violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 6.5. Argumentó que la parte demandada omitió por completo el deber de realizar de oficio el examen de registrabilidad, puesto que, de lo contrario, habría realizado un cotejo con las marcas nominativas previamente registradas NAO y NOW y, en consecuencia, negar el registro de marca NAU LOUNGE.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Argumentó que la marca concedida no carece de distintividad, puesto que “[…] su parte literal y gráfica en razón a que se resalta de tal manera con las figuras que la componen la hacen muy diferente la una de la otra permitiendo la distintividad necesaria […]”10. 8 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 80 a 83 9 Cfr. Folios 48 a 60 10 Cfr. Folio 55 5 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.2. Señaló que la marca mixta NAU LOUNGE difiere de las marcas nominativas de titularidad de la parte demandante, puesto que, aunque compartan el término NAU, en el caso de la marca cuestionada, esta viene acompañada del término LOUNGE, lo que, aunado a la parte gráfica, le otorga suficiente distintividad.

En el mismo sentido, argumentó que NAO es ostensiblemente diferente de NAU LOUNGE, a pesar de que compartan la N y la A. 7.3. Adujo que “[…] para que esta Oficina hizo un estudio juicioso y prolijo frente a la concesión de la marca aquí demandada todo acogiéndose la marca normativo existente, especialmente atendiendo la reglamentación comunitaria y atendiendo lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina […]”11.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso12, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así13: Frente al cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 8.1. Manifestó que la marca mixta NAU LOUNGE cumple con los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, los cuales son la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Frente al cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.2. Manifestó que el elemento predominante en la marca mixta NAU LOUNGE es el elemento gráfico, en la que resalta el círculo color naranja y la grafía especial en color blanco. 8.3. Argumentó que, a su juicio, no hay similitud conceptual entre NAU LOUNGE y NOW, puesto que NOW significa “ahora”, mientras que NAU LOUNGE no tiene significado conocido en el público consumidor colombiano. 11 Cfr. Folio 59 12 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 57 a 58 13 Cfr. Folios 66 a 73 6 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.4. Adujo que no hay confundibilidad fonética entre la marca NAU LOUNGE y las marcas NAO y NOW, puesto que tienen diferentes sílabas tónicas.

Agregó que no hay riesgo de confusión, por cuanto llevan coexistiendo más de 4 años en el mercado. 8.5. Señaló que la parte demandada no violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, ya que no había marcas registradas que fueran similarmente confundibles con la marca mixta NAU LOUNGE. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 31 julio de 201914, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 8 de agosto de 201915, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de agosto de 202116, prescindió de la audiencia de pruebas y llevó a cabo el respectivo control de legalidad. Solicitud de Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de agosto de 202117, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 14 Cfr. Folios 86 a 87 15 Cfr. Folios 96 a 110 16 Cfr. Índice 47 del aplicativo web “SAMAI” 17 Cfr. Índice 48 del aplicativo web “SAMAI” 7 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 273-IP-202118 de 9 de marzo de 2022, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La autoridad consultante solicitó la interpretación de los Artículos 134, 136 (Literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se realizará la interpretación de los Artículos 136 (Literal a) y 150 de la Decisión 486, por ser pertinentes. No procede realizar la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni los requisitos para su registro […]” 13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202319, por un lado, reanudó el proceso y, por otro lado, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 15.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda, respectivamente. 16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteró sus argumentos presentados en la contestación de la demanda y, adicionalmente, señaló que la marca NOW es un término que ha coexistido con otros registros que también incluyen el término NOW, como lo es el del certificado de registro núm. 367669. 17.

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18 Cfr. Índice 56 del aplicativo web “SAMAI” 19 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI” 8 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 273-IP-2021 proferida el 9 de marzo de 2022; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 19. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201120, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 20.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Acto administrativo acusado 21. El acto administrativo acusado es el siguiente: 21.1. La Resolución núm. 14146 de 30 de marzo de 201522, mediante la cual el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta NAU LOUNGE, que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Problema jurídico 22. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 20 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 21 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 22 Cfr. Folios 16 a 17 9 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22.1.

Si la Resolución núm. 14146 de 30 de marzo de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca mixta NAU LOUNGE, para identificar "servicios de bares y restaurantes", servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera el artículo 134, el literal a) del artículo 136, y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado. 22.2.

En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta NAU LOUNGE, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas nominativas NOW y NAO, registradas con núms. 363779 y 474593, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 23.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000; y no interpretó el artículo 134 ibidem. 24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena23, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en 23 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200024 de la Comisión de la Comunidad Andina25.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27. 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros28. 24 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 25 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 26 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 28 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 11 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 273-IP-2021 de 9 de marzo de 2022 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso29: “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 29 Cfr. Índice 56 del aplicativo web “SAMAI” 12 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Dado que en el proceso interno se discute si el signo NAU LOUNGE (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con las marcas NOW (denominativa) y NAO (denominativa), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro NAU LOUNGE (mixto) las marcas NOW (denominativa) y NAO (denominativa) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de significado o concepto. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder a verificar si se realizó el 13 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión/asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro NAU LOUNGE (mixto) y las marcas NOW (denominativa) y NAO (denominativa). […] 5.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos 5.1. En el proceso interno, se ha alegado que la SIC no habría realizado un correcto examen de registrabilidad del signo bajo análisis, por lo que corresponde desarrollar el presente tema. 5.2. El Articulo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: «Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución». 5.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones.

La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Articulo 134 y. tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 […]”30.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 34. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 35.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 30 Cfr. Índice 56 del aplicativo web “SAMAI” 14 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36.

En este sentido, el signo y la marca sujetas a estudio son como se muestran a continuación: Marca concedida Marcas sustento de la nulidad 31 Registro núm.: 505984 Titular: Real Hotels and Resorts, Inc. Servicios: “Servicios de bares y restaurantes” Clase 43. NOW Registro núm.: 363779 Titular: Hotel Now S.A. Servicios: “Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal”.

Clase 43 NAO Registro núm.: 474593 Titular: Hotel Now S.A. Servicios: “ Hoteles, establecimientos de hospedaje, servicios especializados de hospedaje, servicios de suministro de alimentación y de bebidas, servicios de pensiones, alojamiento temporal, restaurantes, casas de vacaciones, hostales, organización de alojamiento personal, posadas de turismo, servicios de bar, servicios de celebración de banquetes en ocasiones especiales, servicios de instalaciones para celebrar convenciones.” Clase 43 37.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas mixtas y nominativas. Respecto de la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 38.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes 31 Cfr. Folio 11 15 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 39.

Esta Sección32, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”33. 40. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”34. 41.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”35. 42. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta NAU LOUNGE, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente o no su registro. 43.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: 32 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 35 Ibidem. 16 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]36. 44.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde distintos ámbitos: “[…]1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”37. 36 Cfr. Índice 56 del aplicativo web “SAMAI” 37 Ibidem 17 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre la marca mixta concedida y unas marcas nominativas previamente registradas, la Sala considera pertinente reiterar el concepto de cada una de ellas. 46. Los signos nominativos son aquellos que se componen de un elemento nominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto.

Los signos mixtos, por su parte, son aquellos que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado38. 47. En este sentido, considerando que el caso sub examine requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre la marca mixta NAU LOUNGE, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas nominativas NOW y NAU, de titularidad de la parte demandante, la Sala observará los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre este tipo de signos, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos: “[…] 2.

Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. 18 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico […]”.39 48. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta NAU LOUNGE de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas nominativas NOW y NAO, de titularidad de la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca previamente registrada 49. La Sala advierte que la marca mixta NAU LOUNGE, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, consiste en el elemento nominativo compuesto NAU LOUNGE, y en unos elementos gráficos que consisten en el tipo de letra de los elementos nominativos y en un círculo que encierra el elemento nominativo.

Al respecto, La Sala considera que los términos NAU40 y LOUNGE41 son palabras que no tienen significado en castellano y, en consecuencia, son términos de fantasía. 50. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta NAU LOUNGE tiene como elemento preponderante el elemento nominativo, comoquiera que es el que causa mayor recordación en la mente de los consumidores, sin que los elementos 39 Ibidem 40 Cfr. https://dle.rae.es/nau.

Consultado el 21 de septiembre de 2023. 41 Cfr. https://dle.rae.es/lounge?m=form. Consultado el 21 de septiembre de 2023. 19 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co gráficos que componen el signo solicitado aporten un impacto tal que pueda relegar el elemento nominativo a un segundo plano. 51.

Adicionalmente, en cuanto a las marcas registradas de titularidad de la parte demandante, la Sala advierte que son marcas nominativas simples, que consisten en los términos NOW y NAO. Ahora bien, la Sala advierte que dichas marcas consisten en los elementos nominativos simples NOW42, el cual no tiene significado en castellano y, por consiguiente, es un término de fantasía, y NAO43, que significa nave “[…] 1. f. nave (‖ embarcación antigua) […]”, por lo que es de naturaleza arbitraria para los servicios que identifica. 52.

Conforme lo anterior, y atendiendo a que las marcas de titularidad de la parte demandante son de naturaleza nominativa, la Sala encuentra que corresponde realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos nominativos. Términos de uso común 53. Precisado lo anterior, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, manifestó que, a su juicio, el término LOUNGE es un término de uso común y, por consiguiente, que debe ser excluido del cotejo. 54.

Para estos efectos, la Sala considera importante traer a colación la siguiente sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en donde se estudia el tema de los términos de uso común44: “[…] 3.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. […] No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. […] 42 Cfr. https://dle.rae.es/now.

Consultado el 21 de septiembre de 2023. 43 https://dle.rae.es/nao?m=form. Consultado el 21 de septiembre de 2023. 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 612-IP-2019 de 29 de julio de 2020. 20 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.7.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]” (Destacado de la Sala) 55.

La Sala advierte que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que los términos de uso común son aquellos que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, es decir, que la determinación sobre si un término es de uso común o no obedece a la realidad de su uso en el mercado, atendiendo al principio de primacía de la realidad;

Por su parte, la Sala en reiterada jurisprudencia ha establecido que un término es de común cuando el término se encuentre en varios registros marcarios de diferentes titulares a la fecha en que se profirieron los actos administrativos acusados45. 56. Al respecto, la Sala encuentra que, tal como se evidencia de los certificados de registro marcarios visibles a folios 164 a 166, a la fecha en que se profirió el acto administrativo acusado, esto es, 30 de marzo de 2015, se encontraban vigentes los siguientes registros marcarios en Clase 43 que incluían el término LOUNGE: Marca Titular Certificado LOUNGE BAR BARMACY46 (mixta) 3 RLG S.A.S. 466721 Pure Health Lounge47 (mixta) Soluciones Fresh S.A.S. 478721 MAGMA SUCHI LOUNGE48 (mixta) KICHA E.I.R.L 496385 57.

La Sala advierte que, a la fecha en que se profirió el acto administrativo acusado, se encontraban vigentes varios registros marcarios en Clase 43 que contenían el término LOUNGE y que eran de distintos titulares. Así las cosas, la Sala concluye que el término LOUNGE, para efectos del cotejo marcario del caso sub examine, es de uso común y, por consiguiente, debe ser excluido del cotejo marcario. 45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Consejera Ponente Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001032400020120033100. Sentencia de 26 de mayo de 2023; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejera Ponente Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001032400020130060400. Sentencia de 1 de junio de 2023. 46 Vigente hasta 28 de diciembre de 2022. 47 Vigente hasta 30 de agosto de 2023 48 Vigente hasta 30 de mayo de 2024 21 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala realizará el cotejo marcario de los elementos nominativos NAU frente a NOW y NAO Comparación ortográfica 58.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión. 59. Desde el punto de vista ortográfico, y siguiendo los criterios jurisprudenciales señalados en acápite supra, la Sala encuentra lo siguiente: 1 2 3 Marca concedida N A U Registro núm. 363779 N O W Registro núm. 474593 N A O 60.

La Sala observa que la marca NAU está conformada por una sílaba, una consonante y dos vocales. La marca NOW está compuesta por una sílaba, dos consonantes y una vocal. La marca NAO está compuesta por una sílaba, una consonante y dos vocales. Las tres marcas empiezan con la letra N y en el caso de NAU y NAO, ambas marcas comparten la misma posición de la N y la A, únicamente diferenciándose en la última letra. 61.

En consecuencia, la Sala concluye que existe similitud ortográfica entre las marcas cotejadas, en especial entre las marcas NAU y NAO, las cuales son casi idénticas. Comparación fonética 62. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva: 22 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NAU / NOW NAU / NOW NAU / NOW NAU / NOW NAU / NOW NAU / NOW NAU / NOW NAU / NOW NAU / NOW NAU / NAO NAU / NAO NAU / NAO NAU / NAO NAU / NAO NAU / NAO NAU / NAO NAU / NAO NAU / NAO 63.

La Sala advierte que en el presente caso existe una similitud fonética, puesto que en todos los eventos la pronunciación empieza con la letra N y termina con la combinación vocálica de AU, AO y OU, ya que la letra W en la última posición se pronunciaría como una letra U. Comparación conceptual 64. Por último, la similitud conceptual o ideológica se configura entre signos que evocan una idea o valor idéntico o semejante.

En el caso sub examine, como se señaló en acápites supra, el término NAU es de fantasía, es decir, no tiene un significado en castellano y, en consecuencia, no sería posible realizar el cotejo respecto, de este criterio, entre esta marca y las marcas NOW y NAO. 65. Por lo expuesto anteriormente y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la existencia de elementos comunes, así como de los elementos adicionales que las conforman: la Sala considera que existe similitud entre las marcas cotejadas, por lo que se configura el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 66.

Para considerar que la semejanza y/o la identidad entre el signo solicitado y la marca registrada pueda generar un riesgo de confusión o de asociación, como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “[…] no sería suficiente basar 23 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la posible confundibilidad en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas […]”49, sino que es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el signo solicitado y los cobijados por las marcas previamente registradas 67. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala advierte que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo nominativo y la marca previamente registradas, es necesario que los servicios que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 68.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas cotejadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por las marcas cotejadas y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cuestión. 69.

En este caso, tanto la marca mixta NAU LOUNGE como las marcas NOW y NAO, de titularidad de la parte demandante, identifican servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. La cobertura de las marcas es la siguiente: Marca concedida Marcas sustento de la nulidad Registro núm.: 505984 Titular: Real Hotels and Resorts, Inc. Servicios: “Servicios de bares y restaurantes” Clase 43.

(Destacado de la Sala) NOW Registro núm.: 363779 Titular: Hotel Now S.A. Servicios: “Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal”. Clase 43 (Destacado de la Sala) NAO Registro núm.: 474593 Titular: Hotel Now S.A. Servicios: “ Hoteles, establecimientos de hospedaje, servicios especializados de hospedaje, servicios de suministro de 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 91-IP-2021 de 9 de marzo de 2022. 24 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alimentación y de bebidas, servicios de pensiones, alojamiento temporal, restaurantes, casas de vacaciones, hostales, organización de alojamiento personal, posadas de turismo, servicios de bar, servicios de celebración de banquetes en ocasiones especiales, servicios de instalaciones para celebrar convenciones.” Clase 43.

(Destacado de la Sala) 70. Por lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que el único servicio que compone la cobertura de la marca NAU LOUNGE se encuentra contenida en la cobertura de las marcas previamente registrada, por lo que al existir identidad de servicios se considera que hay conexidad competitiva. 71. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 72.

La Sala considera que, en el presente caso, el riesgo que se genera es el riesgo de confusión directa e indirecta, ya que, existe el riesgo de que un consumidor medio adquiera o busque servicios de restaurante y bar del tercero con interés directo en el resultado del proceso, pensando que está adquiriendo dichos servicios de la parte demandante, o que simplemente considere que la marca NAU LOUNGE es una nueva línea de servicios de restaurante y bar del tercero con interés directo en el resultado del proceso o que es una nueva marca que hace parte de una estrategia de rebranding de los mismos servicios que se identifican con las marcas NOW y NAO.

Respecto de la violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 73. La Sala observa que la parte demandante argumentó, respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, que “[…] al haberse demostrado que la marca NAU resulta ser semejante -al punto de causar confusión- con la marca NOW de propiedad de mi representada, se deduce con toda claridad que la marca pretendida en registro por la sociedad REAL HOTELS AND RESORTS, INC. incumple la función distintiva de una marca, redundando de contera en que aquella expresión 25 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no pueda entenderse como una marca en los términos del artículo 134 de la Decisión 486 […]”50. 74.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que no prospera el cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, puesto que el cargo de violación se fundamentó en la supuesta carencia de distintividad extrínseca de la marca NAU, de conformidad con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, frente al cual se encontró que no se configuraron los supuestos de irregistrabilidad de conformidad con dicha norma.

En este sentido, al encontrarse que la marca NAU sí cuenta con distintividad, se debe concluir que la marca cumple con los requisitos para ser marca de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 75. Por último, la Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso en los alegatos de conclusión manifestó que, a su juicio, hay otras marcas que contienen el término NOW y NAO registradas para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y que coexisten con las marcas de la parte demandante.

En ese sentido, consideró que “[…] con ello, se busca la protección de una marca débil del mercado que perfectamente puede coexistir con otras de la misma clase 43 y que, inclusive, fueron registradas con anterioridad a la marca ‘NAU LOUNGE’ […]”51. 76. Al respecto, la Sala considera que no es dable traer a colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito contentivo de la contestación de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio52.

Sobre el cargo de violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 77. Al respecto, ante la prosperidad del cargo de nulidad por la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es que se declare la nulidad del acto administrativo acusado, la Sala se abstendrá de pronunciarse en relación con el problema jurídico expresado supra, relacionado con la presunta violación al deber de la parte demandada de realizar de oficio el examen de registrabilidad de la marca. 50 Cfr. Folio 32 51 Cfr. Índice 67 del aplicativo web “SAMAI” 52 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 21 de julio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049. 26 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Conclusión 78.

La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta NAU LOUNGE, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir identidad o semejanza con las marcas nominativas NOW y NAO, con certificados de registro núm. 363779 y 474593 respectivamente, que identifican servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el la parte demandante. 79.

Derivado de lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada vulneró, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la marca mixta NAU LOUNGE se encuentra incursa en la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 80. En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, la Sala declarará la nulidad del acto administrativo acusado y ordenará a la parte demandada cancelar el registro núm. 505984 y a publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Sobre un reconocimiento de personería 81. Visto el artículo 160 de la Ley 1437, sobre derecho de postulación y los artículos 74 y siguientes de la Ley 1564 de 12 de julio de 201253, sobre los poderes, la designación y la sustitución de apoderados, y demás normas concordantes y complementarias. 82. Atendiendo a que la abogada Natalia Vera Matiz, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 52.867.352 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 217.805, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder54 para actuar en 53 ”Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” 54 Cfr. Folios 2 a 3 27 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co calidad de apoderada de la parte demandante y, considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería. 83.

Atendiendo a que la abogada Ingrith Edilia Palacio Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 63.252.048 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 205.770, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder55 para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada y, considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 14146 de 30 de marzo de 2015, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro núm. 505984, que corresponde a la marca mixta NAU LOUNGE, que identifica “SERVICIOS DE BARES Y RESTAURANTES”, servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Ingrith Edilia Palacio Cardona, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el expediente. 55 Cfr. Índice 66 del aplicativo web ”SAMAI” 28 Número único de radicación: 11001032400020180028500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTO: RECONOCER personería a la abogada Gustavo Adolfo Ortega Hernández, para actuar en calidad de apoderado de Centro Inca Ltda., tercero con interés directo en el resultado del proceso, en los términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el expediente.

SEXTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.