CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad absoluta Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Ferrero S.P.A. Tema: Registro como marca del signo tridimensional para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida en contra de las Resoluciones 60939 de 30 de noviembre de 20091 y 34617 de 30 de junio de 20102, por medio de las cuales se revocó la decisión contenida en la Resolución 22324 de 30 de abril de 2009 y, en su lugar, se concedió el registro como marca de un signo tridimensional para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Ferrero S.P.A. y se resolvió una solicitud de revocatoria directa, modificando únicamente el domicilio del titular, respectivamente.

I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Comercializadora Seúl FD Ltda. presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, la cual se interpreta a la de nulidad absoluta prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20004, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1.

Que se anule la Resolución No. 60939 de 30 de noviembre de 2009, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual, se REVOCO la decisión contenida en la Resolución No. 22324 de 30 de abril de 2.009, proferida por la Jefe de la División de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1 Folios 5 a 8 C pp.

“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 10 a 12 C pp. “[…] Por la cual se resuelve una revocatoria directa […]”. 3 Folios 50 a 86 C pp. 4 La Sala estima procedente interpretar, en el caso sub examine, la acción interpuesta como de nulidad absoluta prevista en el inciso 1º de la Decisión 486 de 2000, en tanto que la demanda se dirige a obtener la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de un signo como marca tridimensional con sustento en la vulneración de los literales b) y c) del artículo 135 ibidem. 2 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.

Que se anule la Resolución No. 34617 del 30 de junio de 2.010, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la cual se revoca parcialmente el artículo tercero de la parte resolutiva de la resolución No. 60939 de 30 de noviembre de 2009, y se confirma en sus demás partes dicha resolución […]” 5. I.1.1.

Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La sociedad Ferrero S.P.A. solicitó el registro como marca de un signo tridimensional para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, petición que fue radicada con el número 08071116, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 596 de 30 de septiembre de 2008.

El signo tridimensional es el siguiente: 4. Frente a dicha solicitud la sociedad Colombina S.A. presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 5. Mediante la Resolución 22324 de 30 de abril de 2009, la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Colombina S.A. y negó el registro como marca del signo tridimensional para identificar productos de la referida clase 30, tras considerar que se trató de una forma usualmente utilizada para guardar y comercializar los productos para la cual se solicitó su registro, particularmente chocolates. 6.

Contra dicha decisión la sociedad solicitante presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales se resolvieron mediante las Resoluciones 30084 de 19 de junio de 2009, a través de la cual se confirmó la decisión adoptada en la resolución recurrida; y 60939 de 30 de noviembre de 2009 que revocó la negación en comentó, y en su lugar declaró infundada la oposición presentada por Colombina S.A., y concedió el registro como marca del signo tridimensional para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Ferrero S.P.A. 5 Folios 51 a 52 C pp. 6 Folios 11 a 18 C pp. 3 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 7.

Posteriormente, la sociedad Ferrero S.P.A. solicitó la revocatoria parcial de la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009, únicamente para que se modificara la dirección de su domicilio en dicho acto administrativo. En consecuencia, mediante Resolución 34617 de 30 de junio de 2010 se revocó el numeral tercero para sustituirlo solo con la dirección correspondiente.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 135 literales b) y c) y;

(ii) Código Contencioso Administrativo – CCA, artículo 36. I.1.2.2. El concepto de violación 8. La parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC concedió el registro de una marca tridimensional sin considerar que carece de distintividad, pues se trata de una forma usual de los productos que pretende distinguir. 9.

Explicó que la marca tridimensional cuestionada corresponde a la apariencia de la forma usual de los empaques usados para presentar en el mercado las unidades de chocolate con formas esféricas, pues es normal que los chocolates con esa forma se comercialicen, por razones técnicas y estéticas, en cajas transparentes, recubiertos de forma individual con un papel dorado, el cual cuenta con una base igualmente de papel que le otorga estabilidad y la estética que caracteriza a ese tipo de productos. 10.

Igualmente, manifestó que la marca tridimensional cuestionada se basa en una forma que, por ser de uso común en el mercado de los chocolates, no tiene la virtualidad de ser reconocida por el consumidor como una marca en sí misma sino como el producto comercializado, de manera que desaparece la relación con el origen empresarial. A lo cual agregó que el signo cuestionado no puede ser objeto de registro, pues se trata de una envoltura de color dorado, la cual es visualmente atractiva y usualmente utilizada en la industria del chocolate. 11.

Por lo tanto, afirmó que conceder el registro cuestionado a Ferrero S.P.A. permite que dicha sociedad se apropie y monopolice una forma usual de un envase utilizado para la comercialización de ese tipo de chocolates, impidiendo a sus competidores usar esa presentación tradicional y generalmente empleada. 7 Folios 56 a 82 C pp. 4 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 12.

Finalmente, sobre la violación del artículo 36 del CCA, sostuvo que aunque el acto administrativo que adoptó la concesión del registro marcario cuestionado es una decisión unilateral de la administración, también lo es que necesariamente debe encontrarse alejada de cualquier arbitrariedad y fundada en los principios y reglas de la doctrina y la jurisprudencia; sin embargo, la decisión cuestionada resulta contradictoria, confusa y violatoria de las disposiciones legales que regulan la materia al conceder el registro como marca tridimensional de un signo consistente en una forma usual.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio8 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la marca cuestionada tenía vocación para ser registrada en vista de que no se encuentra inmersa en las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486 de 2000. 14.

Sostuvo que las causales de irregistrabilidad marcaria invocadas por la demandante solo operan si el signo cuestionado consiste exclusivamente en la forma usual del producto, de sus envases o en la impuesta por su función, lo que implica que si esa forma se acompaña de otros elementos que le otorguen distintividad puede acceder al registro marcario.

De modo que las causales no poseen aplicación abstracta sino concreta, lo que a su vez implica que el registro no puede negarse únicamente con sustento en que el diseño del signo consiste en una forma usual del producto que pretende distinguir. 15. Afirmó que el signo cuestionado, al ser valorado en conjunto con los elementos gráficos que lo complementan los cuales resultan adicionales a la simple forma, envase o empaque, cumplió con los requisitos esenciales para ser considerado como marca, de manera que resultó susceptible de registro.

De este modo, la exclusividad se otorgó respecto de los elementos que le otorgan distintividad al signo cuestionado y no respecto de las formas usuales. 16. Finalmente, argumentó que la demandante no ostenta legitimación para presentar la demanda ni agotó la vía gubernativa, en tanto que no formuló oposición en contra de la solicitud de registro de la marca tridimensional cuestionada ni presentó los recursos contra la decisión que concedió dicha solicitud.

II.2. Intervención de la sociedad Ferrero S.P.A.9 17. La sociedad Ferrero S.P.A. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la marca cuestionada 8 Folios 140 a 153 C pp. 9 Folios 158 a 181 del C pp. 5 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra constituida por un conjunto distintivo complejo, con distintos elementos arbitrarios y especiales que le confieren una distintividad suficiente y que ha sido reconocido ampliamente por los consumidores colombianos. 18.

Sostuvo que no es cierto que: (i) se trate de una marca tridimensional con una forma usual, pues su utilización no resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; (ii) la marca tridimensional corresponda a una forma necesaria, en tanto que el diseño no permite la satisfacción de las necesidades perseguidas con el producto; y (iii) el signo constituya o involucre una funcionalidad estética necesaria, pues si bien el color dorado es uno de los elementos que destacan, es uno más que junto a los otros que se encuentran presentes conforman la distintividad de la marca.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 19. La sociedad Comercializadora Seúl FD Ltda. presentó demanda el 30 de enero de 201210 en contra de las Resoluciones 60939 de 30 de noviembre de 2009 y 34617 de 30 de junio de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 20. Mediante auto de 28 de mayo de 201211 se inadmitió la demanda.

A través de auto de 28 de noviembre de 201212 se repuso dicho auto en el sentido de considerar que la acción presentada era la de nulidad relativa y no la de restablecimiento del derecho, por lo que se admitió la misma y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Ferrero S.P.A. El 17 de junio de 201313 se dio traslado de la demanda por el término de 10 días. 21.

Por auto de 28 de agosto de 201314 se reconoció al apoderado de la SIC y del tercero con interés en el resultado del proceso. 22. A través de autos de 19 de noviembre de 201315 se ordenó abrir a pruebas el proceso para lo cual se dispuso tener como tal los documentos aportados por las partes, así como los antecedentes administrativos y se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 542-IP-2015 de 9 de marzo de 201716, en la que interpretó el artículo 135 literales b) 10 Folio 86 C pp. 11 Folios 89 a 93 C pp. 12 Folios 118 a 126 C pp. 13 Folio 139 vto. C pp. 14 Folio 335 C pp. 15 Folios 337 a 338 y 339 a 340 C pp. 16 Folios 354 a 366 C pp. 6 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio y c) de la Decisión 486 de 2000.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró lo siguiente: “[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Articulo 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretara por ser procedente. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.Registro de signos tridimensionales. 2.

La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de las formas usuales de los productos. 3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. A. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Registro de signos tridimensionales 1.1. En el proceso interno, la sociedad FERRERO S.P.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro como marca del signo tridimensional, para distinguir "( ) pastelería y confitería; chocolate y productos de chocolate, helados", comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, el mismo que fue concedido mediante Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2003 y confirmado a través de la Resolución 34617 de 30 de junio de 2010, consecuentemente, resulta pertinente abordar el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente su primer párrafo y literal f), cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: f) la forma de los productos, sus envases o envolturas"; Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado, la misma puede estar conformada entre otros por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.

Así lo contempla de forma ejemplificativa el Artículo 134 de la Decisión 486. 1.2. En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, las mismas que pueden estar compuestas de un fondo, ancho y altura por consiguiente se trata de un signo tridimensional. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se deseen adquirir y pueden además generar gran recordación en el público consumidor.

El objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que decida adquirir el producto ofertado. 7 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1.3. Para determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, se deberá tener en cuenta, entre otros, lo siguientes criterios: 1.3.1.

Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre y cuando no se encuentre entre aquellos cuyo registro se encuentra prohibido de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.2. Los signos tridimensionales no se encuentran comprendidos entre las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma, en consecuencia, la presentación tridimensional del signo no sirve por si sola para negar el registro o para decretar su nulidad. 1.3.3.

No existe una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder al registro, consecuentemente, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.3.4.

Cuando la naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. 1.3.5. En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado. 1.4.

Se deberá observar si al momento de conceder el registro del signo tridimensional se cumplieron con los parámetros para ser registrado como marca. 2. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de las formas usuales de los productos 2.1. En el presente caso, COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA, ha alegado que la marca tridimensional no está en capacidad de individualizar los productos a que se destina la marca, en el sentido de que el público pueda reconocer claramente su origen empresarial, toda vez que, está constituido por formas que son de uso común en el mercado de los chocolates, consecuentemente, resulta pertinente abordar los temas de la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad y el caso de las formas usuales de los productos, a los que hace referencia el Artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate". 8 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.2.

Un signo tridimensional debe distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, estará sometido al examen de registrabilidad que realizan las oficinas nacionales competentes en materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo. para ello se toma en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 2.2.1.

Distintividad intrínseca: es aquella mediante la cual se determina la capacidad de individualización u originalidad que debe tener el signo por si solo para distinguir productos o servicios en el mercado, tratándose de signos tridimensionales se observará sus particularidades en su altura, anchura profundidad (Artículo 135 Literal b); y. 2.2.2.

Distintividad extrínseca: es aquella por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado, respecto a la marca tridimensional esta no deberá ser confundible con otros signos registrados previamente y en especial con otras marcas tridimensionales registradas. […] El caso de las formas usuales de los productos 2.4.

Las formas usuales (botellas o envases) son aquellos que no poseen características peculiares, arbitrarias u originales por tal motivo son utilizadas por múltiples operadores económicos ya que se encuentran en el dominio público. Se entiende por envase todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o solidos entre estos tenemos: botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, envoltorios, embalajes, y todo aquello que tenga características de volumen. 2.5.

En definitiva, las formas usuales son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 2.6.

Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina a clasificado en: 2.6.1. Formas impuestas por la naturaleza: Son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Ej. El diseño de gafas; y, 2.6.2.

Formas impuestas por la función del producto: Son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su funcionalidad. Ej. Un sacacorchos." 2.7. Se debe determinar si la marca tridimensional, registrada por FERRERO S.P.A. es distintiva de tal forma que el consumidor pueda distinguir o no entre los productos para el cual fue solicitado.

(Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza) o se trata de una forma común o necesaria […]” (mayúscula y negrilla del original). 9 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 24. Por auto de 21 de mayo de 201817 se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 25.

En el término para alegar de conclusión, las sociedades Comercializadora Seúl FD Ltda.18, Ferrero S.P.A.19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. 26. Mediante auto de 25 de julio de 202421 se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual del registro marcario 391.878 correspondiente a la marca tridimensional, asimismo, incorporarlo al expediente y correr traslado de este a las partes. 27.

En cumplimiento de lo anterior, mediante reporte de 9 de agosto de 202422, la SIC informó que la marca tridimensional, con registro marcario 391.878, se encontraba “[…] anulado Consejo de Estado […]”. El 12 de agosto de 202423 se dio traslado a dicha prueba, a lo cual, las partes guardaron silencio. IV. CAMBIO DE CONSEJERO PONENTE 28.

Realizadas las intervenciones precitadas, el expediente pasó al despacho del Consejero de Estado ponente, doctor Oswaldo Giraldo López, quien presentó el respectivo proyecto de sentencia a consideración de la Sala; sin embargo, la ponencia no obtuvo la mayoría requerida y, en consecuencia, se dispuso que el expediente pasara al Consejero de Estado que sigue en turno24.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 12825 del CCA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a la propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201926, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. 17 Folio 368 C pp. 18 Folios 376 a 407 C pp. 19 Folios 408 a 413 C pp. 20 Folios 369 a 371 C pp. 21 Índice 57 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 60 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 Índice 63 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Índice 68 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 25 “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 26 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones. 10 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio V.2.

La formulación del problema jurídico 30. Corresponde a la Sala determinar la legalidad de las Resoluciones 60939 de 30 de noviembre de 2009 y 34617 de 30 de junio de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, mediante las cuales se revocó la decisión contenida en la Resolución 22324 de 30 de abril de 2009 y, en su lugar, se concedió el registro como marca de un signo tridimensional para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Ferrero S.P.A. y se resolvió una solicitud de revocatoria directa, modificando únicamente el domicilio del titular, respectivamente. 31.

En ese contexto, la Sala deberá establecer si el signo tridimensional otorgado como marca a la sociedad Ferrero S.P.A. está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en particular por tratarse de una forma usual del producto o de su empaque que carecería de distintividad y si, en consecuencia, la actuación administrativa que concedió su registro contravino lo dispuesto en el artículo 36 del CCA. 32.

Previamente al analizar el caso concreto, la Sala se pronunciará sobre: (i) la excepción de falta de legitimación por activa y el presunto incumplimiento del requisito de agotamiento de la vía gubernativa; (ii) la procedencia de la demanda respecto del acto que resolvió una solicitud de revocatoria directa; y (iii) la eventual configuración de la excepción de cosa juzgada en relación con lo decidido en la sentencia de 4 de agosto de 2023, dentro del expediente 2010-00206-00, mediante la cual se resolvió una demanda interpuesta por la sociedad Colombina S.A. en contra de la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009.

V.3. La identificación de los actos demandados 33. La sociedad Comercializadora Seúl FD LTDA. solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 60939 de 30 de noviembre de 2009 y 34617 de 30 de junio de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, mediante las cuales se revocó la decisión contenida en la Resolución 22324 de 30 de abril de 2009 y, en su lugar, se concedió el registro como marca de un signo tridimensional para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Ferrero S.P.A. y se resolvió una solicitud de revocatoria directa, modificando únicamente el domicilio del titular, respectivamente.

V.4. Excepciones de falta de legitimación por activa y agotamiento de la vía gubernativa 34. La Sala observa que la SIC argumentó que la demandante no ostenta legitimación para presentar la demanda ni agotó la vía gubernativa, en tanto que no formuló oposición en contra de la solicitud de registro de la marca tridimensional cuestionada ni presentó los recursos procedentes en contra de la decisión que concedió tal registro. 11 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 35.

Al respecto, se advierte en primer lugar que, comoquiera que se trata de una demanda que discute la legalidad del acto administrativo que concedió el registro de un signo como marca, esta Sección ha sostenido27 que el requisito de agotamiento de la vía gubernativa de que trata el artículo 135 del CCA no resulta exigible, y en consecuencia, el hecho de que la demandante no presentara oposición en el trámite marcario ni formulara los recursos procedentes en contra de la decisión que concedió el registro cuestionado tampoco supone su falta de legitimación para formular la demanda de la referencia. 36.

Lo anterior guarda sustento en la previsión que se encuentra en la norma procesal comunitaria, en virtud de la cual se habilitó a cualquier persona para formular demandas en ejercicio de las acciones de nulidad relativa y absoluta, en atención al carácter público de que se encuentran revestidas las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 200028. 37.

En otras palabras, quien presenta una demanda en ejercicio de la acción de nulidad absoluta o relativa en contra de un acto administrativo que concedió el registro de una marca en las circunstancia descrita con anterioridad, no debe acreditar haber participado en sede administrativa ni haber presentado los recursos procedentes contra las decisiones administrativas, en tanto que la norma procesal comunitaria habilitó, a cualquier persona, la posibilidad de acceder a la jurisdicción en aras de obtener la nulidad del registro de marca, razón por la cual la excepción propuesta no está llamada a prosperar, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

V.5. Procedencia de la demanda respecto del acto que resolvió una solicitud de revocatoria directa 38. La parte demandante solicita la nulidad de la Resolución 34617 de 30 de junio de 2010, por medio de la cual se resolvió una solicitud de revocatoria directa. 39. Dentro de la actuación administrativa se observa que la sociedad Ferrero S.P.A. solicitó la revocatoria directa de la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009, con fundamento en los siguientes argumentos: “[…] su Despacho expidió la resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009 ordenando el registro de la marca 27 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2004. Rad.: 2000-06484-01. MP: Dr. Olga Inés Navarrete Barrero. “[…] Tampoco es de recibo la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues tal exigencia sólo es de forzoso cumplimiento en los casos en que se niegue el registro de una marca, evento en el cual el solicitante, antes de acudir en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción, deberá agotar previamente la vía gubernativa […]”. 28 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (negrillas fuera de texto). 12 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TRIDIMENSIONAL pero en ella no se encuentra anotado correctamente el domicilio […]”. 40.

En esa oportunidad la autoridad administrativa dispuso que “[…] una vez revisado el expediente de la referencia y la Resolución N° 60939 de 30 de noviembre de 2009, se constató que se incurrió en el error de trascripción de que da cuenta el apoderado de la sociedad solicitante, al indicar como domicilio del titular del derecho concedido ALBA, ITALIA, debiendo ser 12051 ALBA, CUNEO, ITALIA, siendo procedente revocar parcialmente el acto administrativo para efectuar las correcciones del caso […]”, esto es, se modificó únicamente el domicilio del titular. 41.

Al respecto, la Sala pone de presente que esta Sección29 ha considerado que el acto que decida la solicitud de revocación directa no tiene recursos, y el que la niegue no constituye acto administrativo definitivo, ya que no hace parte de la vía gubernativa y no genera una situación jurídica nueva o distinta a la del acto administrativo que se solicite revocar directamente, por lo cual no es susceptible de acción contencioso administrativa.

No así el acto que conceda la revocación directa, es decir, el acto revocatorio, que justamente por comprender una nueva situación jurídica frente a la del acto revocado, pasa a ser un nuevo acto administrativo, de allí que se considere que la revocación directa es la sustitución o supresión de un acto administrativo mediante otro acto. 42.

En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia30, los actos que deciden una solicitud de revocatoria directa solo son susceptibles de control judicial cuando introducen situaciones nuevas respecto del acto administrativo original, bien sea porque lo modifican total o parcialmente. En tales casos, la legalidad puede discutirse exclusivamente respecto del contenido novedoso del nuevo acto, sin que sea posible reabrir el debate sobre los demás aspectos ya decididos.

Para identificar la existencia de tales situaciones nuevas, es necesario examinar en conjunto tanto la parte motiva como la resolutiva del acto revocatorio. 43. En el presente caso, si bien la Resolución 34617 de 30 de junio de 2010 revocó parcialmente la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009, la modificación se limitó a corregir un error puramente formal en la indicación del domicilio del titular del registro, sin introducir ninguna variación sustancial en los derechos conferidos ni en la situación jurídica creada por el acto inicial.

Por tanto, al no haberse producido un cambio material o novedoso, el acto acusado carece de contenido decisorio autónomo que justifique su control por la jurisdicción contenciosa administrativa, razón por la cual la Sala se inhibirá de realizar un pronunciamiento de fondo respecto del mismo, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 29 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 23 de octubre de 2014. Rad.: 2014-00674-01. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 30 Ibidem. 13 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio V.6. De la cosa juzgada 44.

La Sala pone de presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del CPC31 cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, por lo que de manera oficiosa se analizará la posible configuración de la cosa juzgada. 45. Sobre el particular, la Sala recuerda que la cosa juzgada es la cualidad atribuida por el ordenamiento jurídico a las sentencias ejecutoriadas en virtud de la cual se considera que las mismas son inmutables, vinculantes y definitivas, esto es, que: (i) no pueden ser modificadas, ni siquiera por el mismo juez que las profirió;

(ii) son de obligatorio cumplimiento, y (iii) lo decidido no puede ser discutido nuevamente en sede jurisdiccional. 46. La cosa juzgada como institución jurídica procesal permite dotar de estabilidad jurídica y certeza a las relaciones jurídicas de los particulares, evitando el desgaste del aparato jurisdiccional al impedir que este sea utilizado de manera indefinida por las partes y los conflictos permanezcan indefinidos en el tiempo32.

En palabras de la Corte Constitucional33: “[…] La firmeza de las decisiones es condición necesaria para la seguridad jurídica. Si los litigios concluyen definitivamente un día, y tanto las partes implicadas en él como el resto de la comunidad, tienen certeza de que a partir de ese momento la decisión judicial es inalterable, el proceso cumple un papel eficaz en la solución de los conflictos.

Este es el sentido de la cosa juzgada, en relación con la cual la Corte ha reconocido que hace parte de las garantías del debido proceso, consagradas en el artículo 29 de la Constitución, y está implícita en el concepto de administrar justicia […]”34. 47. El artículo 332 del CPC35 establece que “[…] la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entrambos procesos haya identidad jurídica de partes. […]” (negrilla fuera de texto). 48.

A su vez, el CCA, en su artículo 175, trae la siguiente regla en materia de cosa juzgada de las sentencias declarativas o denegatorias de la nulidad de los actos administrativos, en el siguiente sentido: “[….] Artículo 175. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes, pero 31 Hoy artículo 282 del CGP. 32 Corte Constitucional.

Sentencia C-543 de 1992. MP. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 33 Corte Constitucional. Sentencia C-548 de 1997. MP. Dr. Carlos Gaviria Díaz. En el Consejo de Estado, consultarse Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 18 de julio de 2012. Rad.: 20079. MP: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. 35 Hoy artículo 303 del CGP. 14 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio sólo en relación con la causa petendi juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios […]” (negrillas fuera de texto). 49. De lo anterior se observa un tratamiento diferenciado entre las sentencias denegatorias de la nulidad de aquellas declarativas de nulidad.

Así, la sentencia que declara la nulidad produce efectos erga omnes absolutos, por lo que no es posible analizar nuevamente la legalidad del acto administrativo. En cambio, si se niegan las pretensiones anulatorias, el efecto de la cosa juzgada se da en relación con la causa petendi juzgada, lo que significa que resulta posible volver a demandar el mismo acto administrativo por unos motivos diferentes36. 50.

A nivel jurisprudencial37 y doctrinal38, la institución de la cosa juzgada se ha construido sobre la base del cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) Que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia dictada. (ii) Que ese nuevo proceso sea entre unas mismas partes, o, como lo anota el mencionado artículo 332 del CPC, que exista «identidad jurídica de partes».

Debe acotarse que, tratándose de procesos de simple nulidad no es necesario la concurrencia de este requisito por tratarse de una acción pública que puede ser ejercitada por cualquier persona en procura de la defensa del ordenamiento jurídico en abstracto39. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.

Sentencia de 4 de febrero de 2016. Rad.: 2011-00009. MP: Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de octubre de 2006. Rad.: 1998-90201. MP. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Igualmente, en la decisión de la Sección Tercera con Rad.: 2010-00514.

MP. Dr. Guillermo Sánchez Luque: “[…] Con esa perspectiva el artículo 97 CPC hoy 92 CGP prescribe como excepción la cosa juzgada, cuya decisión es ineludible para el juez que conozca del nuevo proceso -art. 170 CCA, hoy 187 CPACA. El objeto como uno de los elementos que configura la cosa juzgada se refiere a la relación jurídica sustancial o el derecho que decide una sentencia. Así, se verificará la identidad de objeto, si lo decidido en una providencia ejecutoriada coincide con el derecho o la pretensión que se presenta en una nueva demanda -petitum.

A su vez, la causa de pedir se refiere al hecho jurídico que sustenta la pretensión, es decir, la razón o motivo por el que se pide -causa petendi. De allí que habrá identidad de causa si los supuestos de hecho que llevaron a la adopción de una providencia ejecutoriada y los que se exponen en una nueva demanda son en esencia los mismos.

La identidad de partes se presenta si los sujetos, que comparecieron a nombre propio o representados en un proceso decidido con una providencia ejecutoriada, vuelven a un nuevo proceso bien sea en calidad de demandantes o de demandados […]”. 38 Hernán Fabio López Blanco, Código General del Proceso, 2013, Tomo 1. 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia en el Rad.: 2009-00100. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 15 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (iii) Que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, el cual se encuentra definido «[…] tanto por las declaraciones que, en concreto, se solicitan de la administración de justicia (petitum), como por el pronunciamiento específico del órgano judicial en la parte resolutiva de la respectiva sentencia con respecto al petitum40».

En este sentido, habrá identidad de objeto si lo decidido en la sentencia ejecutoriada coincide con el petitum de la nueva demanda41. (iv) Que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior. Conforme lo dicho por la jurisprudencia «[…] la causa petendi o causa de pedir, las mismas fuentes señalan que ésta hace referencia a las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el juez.

Es así como la causa petendi contiene, por una parte, un componente fáctico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un componente jurídico, constituido por el específico proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer una concreta consecuencia jurídica42».

La causa petendi, en procesos de simple nulidad, aparece integrado por el concepto de violación43. 51. A continuación y en primer lugar, la Sala entrará a estudiar la demanda promovida en el proceso identificado con el radicado 2010-00206-00 con el fin de determinar las partes, el objeto y la causa petendi, y a partir de su cotejo con las de este proceso con radicado 2012-00048-00, establecer si se configuran o no los requisitos para declarar la cosa juzgada.

ACCIÓN Nulidad y Restablecimiento del Derecho, interpretada y adecuada a la acción de nulidad absoluta (artículo 172 de la Decisión 486 de 2000) Nulidad y Restablecimiento del Derecho, interpretada y adecuada a la acción de nulidad absoluta (artículo 172 de la Decisión 486 de 2000) RADICADO 2010-00206-00 2012-00048-00 DEMANDANTE Colombina S.A. Comercializadora Seúl FD Ltda. 40 Corte Constitucional.

Sentencia T – 162 de 1998. 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 19 de noviembre de 2011. Rad.: 2010-00514. MP. Dr. Guillermo Sánchez Luque. 42 Ibidem. 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 4 de febrero de 2016. Rad.: 2011-00009. MP.

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 16 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio DEMANDADA Superintendencia de Industria y Comercio Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO Ferrero S.P.A. Ferrero S.P.A. OBJETO ACTO ACUSADO Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009, “[…] por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009, “[…] por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio CAUSA DEL PROCESO Problema jurídico a resolver: Si la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de una marca tridimensional al tercero con interés directo en las resultas del proceso, que identifica “pastelería y confitería; chocolate y productos de chocolate, helados”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera o no el artículo 134 y los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Problema jurídico a resolver: Establecer si el signo tridimensional otorgado como marca a la sociedad Ferrero S.P.A. mediante la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009 está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en particular por tratarse de una forma usual del producto o de su empaque que carecería de distintividad y si, en consecuencia, la actuación administrativa que concedió su registro contravino lo dispuesto en el artículo 36 del CCA.

DECISIÓN Mediante sentencia de 4 de agosto de 2023 se declaró la nulidad de la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009 y se ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca tridimensional con registro 391878, que identifica productos de la clase 30 del nomenclátor 17 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Ferrero S.P.A. y que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 52.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, la Sala concluye que se configura la excepción de cosa juzgada absoluta, toda vez que mediante sentencia de 4 de agosto de 2023, esta Sección declaró la nulidad de la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009 y ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca tridimensional con registro 391.878, que identifica productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Ferrero S.P.A..

Además, la decisión se encuentra ejecutoriada, existe identidad jurídica de partes y la misma causa. 53. En efecto, del cotejo entre ambos procesos, 2010-00206-00 y 2012-00048-00, se advierte que concurren los requisitos para la configuración de la cosa juzgada, en los términos señalados por la jurisprudencia y la doctrina, con base en los elementos de identidad de objeto y de causa petendi.

En efecto, ambos procesos versan sobre el mismo acto administrativo, a saber, la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, mediante la cual se concedió el registro de una marca tridimensional a la sociedad Ferrero S.P.A. para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor internacional. 54.

En cuanto al objeto, existe una plena coincidencia, dado que en ambos casos se pretende la nulidad del mismo acto administrativo, lo cual satisface el tercer requisito referido a la identidad del objeto del litigio, esto es, el petitum. 55. Por su parte, respecto a la causa petendi, también se presenta identidad, en tanto en ambos casos se invocan los mismos fundamentos normativos, los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y se aduce, en esencia, la misma supuesta vulneración al ordenamiento jurídico, consistente en que el signo tridimensional concedido carecería de distintividad por representar una forma usual del producto o de su empaque.

En otras palabras, en ambas demandas se cuestiona que la forma tridimensional concedida como marca no cumple con los requisitos para ser protegida como signo distintivo. 56. Así, el componente fáctico y jurídico de la causa petendi es sustancialmente el mismo, en tanto que en ambos casos se presentan los mismos hechos (el registro de la marca tridimensional a favor de Ferrero S.P.A. mediante la Resolución 60939) y se sustenta la nulidad en una interpretación concordante de los mismos preceptos jurídicos, lo que impide afirmar que se esté frente a cargos distintos o novedosos. 57.

En este sentido, se cumple el presupuesto relativo a que el nuevo proceso (2012- 00048-00) se adelante por la misma causa que el anterior (2010-00206-00) y contra 18 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio el mismo objeto, aun cuando los demandantes sean distintos.

Cabe recordar que, tratándose de acciones públicas como la nulidad absoluta, no se requiere identidad subjetiva de partes para la configuración de la cosa juzgada. 58. En consecuencia, al existir una sentencia anterior ejecutoriada que decidió de fondo la legalidad del acto acusado y ante la identidad del objeto y la causa petendi, la demanda interpuesta en el expediente 2012-00048-00 se encuentra afectada por la cosa juzgada, por lo que no resulta procedente que nuevamente se pronuncie la jurisdicción sobre la legalidad del acto que concedió el registro de la marca tridimensional en favor de Ferrero S.P.A. La decisión de nulidad en dicha oportunidad fue del siguiente tenor: “[…] 41.

De lo expresado en el extracto referido supra, así como, de lo expuesto en la demanda y en las contestaciones, se considera que las vulneraciones alegadas respecto del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se refieren fundamentalmente a una afectación de la distintividad intrínseca del signo por la eventual vulneración de lo previsto en el literal c) ibidem. 42.

En ese entendido, el análisis de esta Sala de Sección se centrará en determinar si la marca tridimensional demandada se encuentra incursa en la causal de irresistibilidad prevista en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Del cargo relacionado con la violación del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 43.

El literal c) el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 previó como causal de irregistrabilidad que los signos solicitados para ser registrados como marca consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. […] “[…] para la Sala es claro que durante el trámite administrativo se determinó, desde un principio, que la forma del signo tridimensional solicitado correspondía a la forma usual de los productos que pretendía identificar, empleado usualmente por los empresarios del sector para empacar y conservar los alimentos, y el análisis se centró en si estaba compuesto por elementos adicionales que le confirieran distintividad y permitieran identificar un origen empresarial definido. 51.

En efecto, la Sala observa que, para el 30 de abril de 2009, en los actos administrativos se tomaron las siguientes imágenes como referencia para determinar que se trataba de la forma usual de los productos: […] 52. En este orden de ideas, la Sala encuentra que la marca tridimensional consiste en una figura en tres dimensiones que corresponde a una esfera con superficie irregular y textura arrugada de color dorado, que en la parte superior contiene un ovalo blanco con detalles rojos, respecto del cual no son perceptibles los bordes y está sobre una base que simula una canastilla o capacillo de color café con algunos detalles dorados, lo anterior de conformidad con la reivindicación de 19 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio colores realizada en el formato de solicitud y reconocida en el acto administrativo acusado. 53.

La Sala reitera que la forma usual de los productos hace referencia a la presentación habitual de los mismos y que de manera ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases, toda vez que en la mente del consumidor se relacionan con el género del producto y no con una especie determinada. 54.

De conformidad con lo expuesto es preciso indicar que como se refirió supra, para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda, en su totalidad, distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de este. 55.

Así las cosas, en el caso sub examine, se observa que tanto el acto administrativo acusado como en la argumentación presentada por la parte demandante, se reconoce que la marca registrada tiene elementos propios de la forma usual para la presentación de productos de confitería, esto es, una forma redondeada en un capacete estriado, limitando la discusión, a si su elementos particulares, esto es la textura irregular de la forma redondeada y la reivindicación de colores son diferencias sustanciales respecto de las formas usuales o no. 56.

Al respecto es preciso indicar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. De esta forma, para determinar si l forma tridimensional solicitada como marca constituye una forma usual deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. 57.

En este examen, la Sala considera que deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los empaques son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. 58. La Sala, en sentencia de 3 de junio de 202148, al estudiar la registrabilidad como marca de un signo tridimensional, reiteró que el hecho que el signo presente ciertas características disimiles, per se, no le otorgan distintividad, debido a que es necesario que se trate de diferencias sustanciales. 59.

En este sentido, la Sala considera que la marca tridimensional, no presenta diferencias sustanciales con la forma usual de presentar los productos de confitería, máxime cuando elementos, tales como, la textura rugosa del empaque, pueden responder a consideraciones técnicas del empacado, que se relacionan con la forma rugosa e irregular de estos productos y con los materiales que se utilizan para el empacado, los cuales suelen adoptar la forma y texturas del producto que protegen. […] 65.

Por todo lo anterior, la Sala considera que, en el sub examine, la marca tridimensional concedida corresponde a la forma usual de los productos y envases que identifica, por lo que no cumple con el requisito de distintividad; y, en consecuencia, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por lo que el cargo propuesto 20 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en la demanda prospera y, en ese, sentido, se declarará la nulidad del acto administrativo acusado. 66.

Por último, en relación con el argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso consiste en que el registro ha sido concedido en diferentes Estados, la Sala debe advertir que ello per se no le otorga el derecho de acceder al registro de la marca en la República de Colombia porque para que se conceda el registro de la misma, ésta debe cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 o 136 ibidem54.

Conclusión 67. La Sala considera que la marca tridimensional concedida consiste exclusivamente en formas usuales de los productos de “pastelería y confitería; chocolate y productos de chocolate, helados”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica o de los envases de los mismo lo que no permite atribuirle un origen empresarial determinado y, en ese sentido, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 68.

En este orden de ideas, ante la prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de la Resolución mediante la cual se concedió el registro de la marca tridimensional y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada la cancelación del registro marcario núm. 391878 y la publicación de la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”. 59.

Como se desprende del contenido de la sentencia citada, la Sala realizó un análisis completo e integral de legalidad de la Resolución 60939 de 2009, al evaluar si el signo tridimensional concedido a la sociedad Ferrero S.P.A. cumplía con los requisitos de distintividad exigidos por la Decisión 486 de 2000, en particular el literal c) del artículo 135.

Si bien en el proceso actual la demanda también cuestiona el mismo acto administrativo con fundamento adicional en una presunta infracción al artículo 36 del CCA, debe tenerse presente que, como se precisó líneas atrás, cuando una sentencia declara la nulidad de un acto administrativo, sus efectos son erga omnes absolutos, lo que impide cualquier nuevo análisis sobre la legalidad del mismo acto, aun bajo fundamentos jurídicos distintos. 60.

Ciertamente, como se explicó, existe un tratamiento diferenciado entre las sentencias denegatorias de la nulidad, que restringen los efectos de cosa juzgada a la causa petendi juzgada, y las sentencias declarativas de nulidad, las cuales, al sacar del ordenamiento jurídico un acto por contrariar normas de superior jerarquía, impiden de nuevo su análisis bajo cualquier otra causal, puesto que se trata de decisiones con efectos absolutos, oponibles a todos y con alcance general.

Esta regla responde a la necesidad de garantizar el principio de seguridad jurídica. 61. En ese sentido, si bien en el proceso actual la demandante fundamenta su pretensión en la supuesta contradicción del acto con el artículo 36 del CCA, lo cierto es que este nuevo reproche no puede sustraer el acto administrativo de los efectos absolutos de la sentencia de nulidad proferida en el proceso 2010-00206-00.

En dicha 21 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio providencia se declaró de manera expresa la nulidad del mismo acto por razones sustanciales relacionadas con su invalidez jurídica. Esto hace irrelevante que se invoquen nuevos cargos en otro proceso, toda vez que el acto ya ha sido retirado del ordenamiento jurídico, y no puede volver a ser objeto de control judicial. 62.

En conclusión, la Sala considera que se debe declarar de manera oficiosa la configuración de la cosa juzgada material, dado que la sentencia dictada en el expediente 2010-00206-00 anuló el acto acusado y cualquier nuevo pronunciamiento sobre su legalidad implicaría desconocer los efectos vinculantes de una sentencia ejecutoriada que ya resolvió de manera definitiva la cuestión jurídica planteada, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 63.

Finalmente, no se condenará en costas, en razón a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y agotamiento de la vía gubernativa formuladas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: INHIBIRSE de realizar un pronunciamiento de fondo en contra de la Resolución 34617 de 30 de junio de 2010, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 22 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: Comercializadora Seúl FD Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Salva voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.