CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “SMART FIT” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “SMARTFIT” EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN EN LAS CLASES 25 Y 28 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA, mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 27370 de 19 de mayo de 2017, “Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase”, expedida por el director de Signos Distintivos 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Superintendencia y Comercio1; y 35415 de 24 de mayo de 2018, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo “SMART FIT”, para distinguir productos de las clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 3ª.

Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 2 de septiembre de 2015 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo, “SMART FIT”, para identificar productos 1En adelante SIC. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en las clases 5ª, 25, 28 y 323 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°- Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3º- Que el 29 de octubre de 2015, allegó ante la SIC una solicitud de modificación de la cobertura para los productos que pretendía distinguir el signo solicitado en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de que únicamente distinguiría: “[…] artículos de sombrerería; ropa de gimnasia; guantes [ropa]; prendas de vestir; prendas de punto [ropa] […]”. 4º- Señaló que mediante la Resolución núm. 27370 de 19 de mayo de 2017, el director de Signos Distintivos de la SIC denegó parcialmente el registro como marca del signo nominativo “SMART FIT”, para distinguir productos de las clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con las marcas previamente registradas 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Clase 5ª: Suplementos nutricionales y vitaminas.

Clase 25: Artículos de sombrerería; ropa de gimnasia; guantes [ropa]; prendas de vestir; prendas de punto [ropa]. Clase 28: Gimnasia (aparatos para -); rodilleras [artículos de deporte]; espinilleras [artículos de deporte]; ejercicios físicos (máquinas para -); coderas [artículos de deporte]; artículos para deporte, excepto prendas de vestir.

Clase 32: Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “SMARTFIT” en la citada Clase 25, a nombre de la sociedad PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC. 5º- Sostuvo que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 35415 de 24 de mayo de 2018, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por aplicación indebida, dado que el signo cuestionado, “SMART FIT”, para distinguir productos comprendidos en las clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, no presenta conexidad competitiva con las marcas previamente registradas “SMARTFIT”.

Adujo que tanto ella como la sociedad titular de las marcas previamente registradas, citadas de oficio por la SIC, son mundialmente reconocidas pues, por un lado, ella posee una de las marcas de gimnasio más grande de Latinoamérica; y, por el otro, la compañía PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC. tiene una alta reputación en el área de calzado. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que suscribió un acuerdo de coexistencia con la mencionada sociedad, en el cual ambas compañías se obligaron a realizar una serie de actos para impedir que los consumidores puedan llegar a confundir los signos objeto de controversia y así garantizar que éstos no entren en conflicto en el mercado, por lo que, a su juicio, desapareció cualquier posible riesgo de confusión. Insistió en que entre los productos que distinguen los signos enfrentados no existe conexidad competitiva, dado que los zapatos que amparan las marcas previamente registradas no son intercambiables ni pueden reemplazar a la ropa deportiva ni los artículos de deporte que pretende proteger el signo solicitado, “SMART FIT”.

Arguyó que ningún consumidor puede reemplazar las funciones de una camiseta o de un aparato de gimnasio con unos zapatos, motivo por el cual, a su juicio, dichos productos no se relacionan en el mercado y mucho menos cuando han suscrito un acuerdo en el que se obligan a mantener sus productos destinados a mercados totalmente diferentes.

Manifestó que tampoco son productos complementarios, pues tanto ella como PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC. se han obligado a que los mismos no puedan ser asociados por los consumidores, de 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manera que esta última sociedad únicamente usa su marca para identificar una clase de zapatos, que en nada se relaciona con los artículos de gimnasia o ropa deportiva.

Sostuvo que en el caso sub examine debe tenerse en cuenta que el mismo titular de las marcas que la SIC citó de oficio para denegar el registro del signo solicitado, “SMART FIT”, ha consentido su registro, lo que le otorga una idea al fallador de que entre los signos enfrentados no existe la posibilidad de generar riesgo de confusión en el mercado.

Concluyó que la entidad demandada erró al haber denegado el registro del signo cuestionado “SMART FIT”, para distinguir productos comprendidos en las clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que el signo solicitado “SMART FIT” reproduce totalmente 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las marcas previamente registradas “SMARTFIT”, de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Señaló que existen similitudes desde los puntos de vista ortográfico y fonético, de manera que es imposible que el signo y marcas enfrentados puedan coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión y/o asociación. Mencionó que entre los productos que identifican el signo y marcas objeto de controversia se presenta conexidad competitiva, habida cuenta que comparten la misma finalidad y canales de comercialización pues, como lo mencionó en los actos administrativos acusados, los productos que se pretenden amparar con la expresión cuestionada se pueden utilizar de manera conjunta con aquellos que protegen las marcas ya registradas, máxime si se tiene en cuenta que están orientados al mismo grupo de consumidores, en tanto que están afectos al sector de vestuario, lo que representa, a su juicio, un riesgo de confusión respecto del origen empresarial.

Expresó que los acuerdos de coexistencia no son de obligatorio cumplimiento para ella como oficina de marcas, puesto que de todas maneras es su obligación realizar el estudio de registrabilidad 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co correspondiente del signo que se solicita como marca, de acuerdo con lo previsto en el artículo 159 de la Decisión 486.

Arguyó que el hecho de que las resoluciones enjuiciadas hayan sido adversas a los intereses de la demandante, no por ello se puede pregonar que éstas fueron expedidas con vulneración de derecho alguno de la sociedad actora. II.-2. La sociedad PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma5, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 10 de febrero de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones 5 Índice núm. 20 del expediente digital. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 27370 de 19 de mayo de 2017 y 35415 de 24 de mayo de 2018, mediante las cuales la SIC denegó el registro de la marca “SMART FIT” (nominativa) a nombre de la sociedad ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA, para distinguir productos comprendidos en las clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, alegó que entre los productos que ampara el signo solicitado “SMART FIT” y aquellos que identifican las marcas previamente registradas “SMARTFIT” no se presenta conexidad competitiva, habida cuenta que no son intercambiables ni sustituibles y mucho menos presentan un uso conjunto.

IV.2.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. En efecto, manifestó que el signo solicitado reproduce totalmente la expresión “SMART FIT”, que es el elemento predominante de los conjuntos marcarios registrados 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente, razón por la cual, a su juicio, existe una identidad total de sus componentes, lo que impide su coexistencia pacífica en el mercado.

IV.3.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 272, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que las expresiones cotejadas comparten las palabras “SMART” y “FIT”, razón por la cual la similitud de las palabras es idéntica, diferenciándose únicamente en que el signo cuestionado la divide como dos palabras y la previamente registrada como una sola.

Aseguró que no se presenta conexidad competitiva entre los productos que identifican el signo y las marcas enfrentadas, puesto que no son complementarios ni sustituibles y un consumidor entendería que las actividades comerciales de sus titulares son distintas. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 150-IP-2022. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020180043900 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 27370 de 19 de mayo de 2017 y 35415 de 24 de mayo de 2018, denegó el registro como marca del signo nominativo solicitado, “SMART FIT”, a la actora para distinguir productos comprendidos en las clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la actora, el signo cuestionado, “SMART FIT”, para distinguir productos comprendidos en las clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, no presenta conexidad competitiva con las marcas previamente registradas “SMARTFIT”.

Señaló que suscribió un acuerdo de coexistencia con la mencionada sociedad, en el cual ambas compañías se obligaron a realizar una serie de actos para impedir que los consumidores puedan llegar a confundir los signos objeto de controversia y así garantizar que éstos no entren en conflicto en el mercado, por lo que, a su juicio, desapareció cualquier posible riesgo de confusión. Por su parte, la SIC mencionó que el signo solicitado “SMART FIT” reproduce totalmente las marcas previamente registradas “SMARTFIT”, de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mencionó que entre los productos que identifican el signo y marcas objeto de controversia se presenta conexidad competitiva, habida cuenta que comparten la misma finalidad y canales de comercialización pues, como lo mencionó en los actos administrativos acusados, los productos que se pretenden amparar con la expresión 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionada se pueden utilizar de manera conjunta con aquellos que protegen las marcas ya registradas, máxime si se tiene en cuenta que están orientados al mismo grupo de consumidores, en tanto que están afectos al sector de vestuario, lo que representa, a su juicio, un riesgo de confusión respecto del origen empresarial.

Expresó que los acuerdos de coexistencia no son de obligatorio cumplimiento para ella como oficina de marcas, puesto que, de todas maneras, es su obligación realizar el estudio de registrabilidad correspondiente del signo que se solicita como marca, de acuerdo con lo previsto en el artículo 159 de la Decisión 486. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 150-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20229, 261-IP-202210, 350-IP-202211 y 391-IP-202212, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal las interpretaciones prejudiciales a las cuales precisó el Tribunal que la Sala debía remitirse13, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 13 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: SMART FIT SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO14 SMARTFIT MARCAS NOMINATIVA Y MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADAS15 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “SMARTFIT”, como lo es la previamente registrada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con un signo nominativo, “SMART FIT”, solicitado la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con 14 Folio 22 del cuaderno físico principal. 15 Folio 22 del cuaderno físico principal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente registrada, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales a las cuales precisó el Tribunal que la Sala debía remitirse16, enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no 16 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, es del caso señalar que, tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegara a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De conformidad con la regla jurisprudencial citada, corresponde entonces evaluar si las expresiones objeto de controversia “SMART” y “FIT” que hacen parte del signo y marcas enfrentadas, es de uso común en productos y de las clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada17 figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas en las clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “SMART”:.- Clase 25: MARCA TITULAR SMART BABY (MIXTA) LAMBI S.A. DE C.V. GO FIT SMART CLUB (MIXTA) ANDRES FERNANDO AVILES ARTEAGA SMART & FASHION VENTAS PRIVADAS (MIXTA) VENTAS PRIVADAS EUROPEAS S.A.S. SAFETY SMART WEAR (NOMINATIVA) ESPIRITUS S.A.S. 17 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 6 de marzo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 28: MARCA TITULAR SMART DOGGY (MIXTA) SMART DOGGY S.A.S. GO FIT SMART CLUB (MIXTA) ANDRES FERNANDO AVILES ARTEAGA SMART GAMES (MIXTA) CARLOS MANUEL MUÑOZ ASPIAZU, INNOVA FACTORY S.A.S SMART EGG (NOMINATIVA) ART & SMART EGG KFT.

Adicionalmente, se encontró también que en la página web de la entidad demandada18 figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas en las clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían las expresiones “FIT”:.- Clase 25: MARCA TITULAR FIT - TEK LIFE IN MOVEMENT (MIXTA) SITO COMERCIAL LTDA FIT TO SPEED (NOMINATIVA) COBRA GOLF INCORPORATED MC FIT (MIXTA) EDGAR GUILLERMO MALDONADO CONTRERAS FIT POWER (MIXTA) SITO COMERCIAL LTDA 18 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 6 de marzo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 28: MARCA TITULAR RAW-FIT (MIXTA) JUAN MAURICIO RESTREPO SEPULVEDA PERFECT FIT (MIXTA) GENERATION JEANS S.A. INCORPORATED DRI-FIT (NOMINATIVA) NIKE INNOVATE C.V. FIT G (MIXTA) CARLOS ARTURO MARTINEZ SARMIENTO Lo anterior pone de manifiesto que se trata de unas expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de las clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser las partículas “SMART” y “FIT” de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente19: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con 19 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “SMART” y “FIT”, que forman parte del signo y marcas enfrentadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas éstas se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marcas en controversia, “SMART FIT” y “SMARTFIT”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “SMART FIT” y las marcas previamente registradas, “SMARTFIT”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce totalmente la expresión “SMART FIT”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en el espacio que divide las palabras “SMART” y “FIT” en el signo cuestionado, “SMART FIT”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca previamente registrada está compuesta por una sola palabra “SMARTFIT”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo el signo cuestionado, esto es, “SMART FIT”, lo que lleva que éste no sea suficientemente distintivo y diferente a las registradas con anterioridad.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202020, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial […]”. Por tanto, la Sala estima que en el caso bajo examen el signo cuestionado “SMART FIT” no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de las marcas previamente registradas, “SMARTFIT”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “SMART FIT”. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: SMART FIT – SMARTFIT – SMART FIT – SMARTFIT – SMART FIT - SMARTFIT SMART FIT – SMARTFIT – SMART FIT – SMARTFIT – SMART FIT - SMARTFIT SMART FIT – SMARTFIT – SMART FIT – SMARTFIT – SMART FIT - SMARTFIT SMART FIT – SMARTFIT – SMART FIT – SMARTFIT – SMART FIT - SMARTFIT En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala considera que la palabra “SMART”, presente en el signo y las marcas enfrentadas, proviene del idioma inglés y traduce a inteligente; sin embargo, su significado no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano21, por lo que se considera como una partícula de fantasía. Por su parte, la partícula “FIT” proviene de la palabra “FITNESS”, que también se encuentra escrita en inglés. Ahora, dicho término sí es conocido por el consumidor, ya que normalmente se asocia con un estado en el que el cuerpo se encuentra en el peso adecuado y con buena salud, mediante la práctica de buenos hábitos. 21 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “SMART” sea de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente núm. 2011- 00321-00 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, comoquiera que la palabra “SMART”, presente en el signo y marcas cotejados, como ya se dijo, debe tenerse como de fantasía, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación, en la medida en que éstos contienen expresiones de dicha naturaleza.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre los signos solicitados y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201822 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “SMART FIT” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 25: “[…] artículos de sombrerería; ropa de gimnasia; guantes [ropa]; prendas de vestir; prendas de punto [ropa] […]”..- Clase 28: “[…] Gimnasia (aparatos para -); rodilleras [artículos de deporte]; espinilleras [artículos de deporte]; ejercicios físicos (máquinas para -); coderas [artículos de deporte]; artículos para deporte, excepto prendas de vestir […]”. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las marcas previamente registradas, “SMARTFIT”, distingue los siguientes productos en la citada Clase 25: “[…] calzado […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, además que pertenecen a la misma clase del nomenclátor, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, en tiendas o almacenes; son empleados para uso humano en general y se utilizan de manera conjunta; tienen la misma finalidad, esto es, configurar una imagen personal del ser humano; pertenecen al mismo género, esto es, prendas de vestir; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marcas enfrentadas.

En efecto, la Sala advierte un evidente uso conjunto y complementario, en la medida en que el calzado, como lo pueden ser unos tenis, que identifican las marcas previamente registradas suelen 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co usarse de manera concomitante con las prendas de vestir y ropa de gimnasia que pretende amparar el signo cuestionado.

Igualmente, ocurre con los productos que pretende proteger el signo cuestionado en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que reivindican las marcas registradas con anterioridad en la citada Clase 25, puesto que es usual que compartan canales de comercialización, ya que en diferentes tiendas o almacenes suelen expenderse de manera conjunta calzado (de las marcas registradas) y rodilleras [artículos de deporte] y espinilleras [artículos de deporte] (del signo cuestionado).

Lo anterior, también lleva a la Sala a concluir que entre dichos artículos también se presenta un uso conjunto o complementario, ya que para un consumidor practicar cualquier clase de deporte necesariamente requiere de utilizar productos tales como rodilleras o espinilleras y calzado. También se advierte que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marcas enfrentadas.

Así las cosas, al existir entre el signo y las marcas confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad actora ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 23 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “SMARTFIT”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales24: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 24 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre los signos y marca cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Ahora, en lo concerniente al argumento de la actora, relativo a que las sociedades ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA y PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., celebraron un acuerdo para permitir la coexistencia pacífica en el mercado de las expresiones “SMART FIT” y “SMARTFIT”, la Sala estima que tal argumento tampoco es de recibo, por cuanto la suscripción del mismo no es un presupuesto automático y suficiente para que opere la coexistencia marcaria, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular.25 25 Interpretación prejudicial núm. 307-IP- 2017. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, es del caso traer a colación la sentencia de 17 de febrero de 200526, proferida por esta Sala, en la cual se señaló lo siguiente: “[…] La Sala considera que respecto de la existencia de un supuesto acuerdo para la coexistencia de las marcas UNIVERSAL en el mercado, entre la sociedad actora y la sociedad NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA, es un hecho que no aparece probado en el expediente, es decir no hay documento que respalde tal afirmación. […] Respecto de este punto la Sala se había pronunciado, señalando27: […] “La existencia del acuerdo entre las partes es muestra evidente del inminente riesgo de confusión entre las marcas dadas las similitudes ortográficas, fonéticas y visuales entre las mismas.

“Pero para que sea posible la comercialización de los productos o servicios identificados con esa marca no basta la simple suscripción de un acuerdo sino que, además, en los términos del artículo 107 es necesario que se cumplan los requisitos adicionales establecidos en la misma norma como son el que se adopten previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los productos o servicios, inscribir el acuerdo en la oficina nacional competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. “[…] “Como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la “suscripción del acuerdo no 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, núm. único de radicación 2001-00275-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso.

Criterio reiterado por esta Sala en sentencias de 17 de noviembre de 2017 y 14 de diciembre de 2018, expedientes núms. 2010-00372-00 y 2009-00452-00, C.P. María Elizabeth García González y Hernando Sánchez Sánchez (E). 27 Sentencia de 19 de febrero de 2004, expediente4 7062, Magistrado Ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es un presupuesto automático y suficiente para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.

Así las cosas, la Sala considera que el Convenio de Consentimiento mutuo suscrito entre las partes, no reúne las condiciones exigidas en el artículo 107 persistiendo el riesgo de que, al coexistir las marcas STARBUCKS COFFEE y STARBURST se induzca a error al público consumidor acerca de la procedencia del producto, pues no se adoptan medidas en este sentido.” Así, se concluye que un acuerdo respecto de la coexistencia de las marcas no inhibe ni a la administración ni al juzgador para hacer el correspondiente estudio de registrabilidad cuando dicho acuerdo no cumple los requisitos exigidos por normatividad aplicable, mucho menos cuando no se aportó ni en la vía gubernativa ni en el curso de este proceso. […]” (Destacado fuera de texto).

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo “SMART FIT”, para amparar productos de las clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada uno de ellos se adoptó. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se reconocerá personería a la doctora MARÍA CAROLINA VIEIRA RICARDO como apoderada de la sociedad ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA, de conformidad con la sustitución de poder obrante en el índice 49 del expediente digital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00439-00 Actora: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: TENER a la doctora MARÍA CAROLINA VIEIRA RICARDO como apoderada de la sociedad ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA, de conformidad con la sustitución de poder obrante en el índice 49 del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.