11001032400020110044300 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Demandante: British American Tobacco (brands) Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Phillip Morris Products S.A. Tema: Confundibilidad entre signos y marcas gráficas, y marca derivada.

Distintividad intrínseca. Reiteración jurisprudencial SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por British American Tobacco (brands) Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53634 de 30 de septiembre de 2010, 66510 de 29 de noviembre de 2010 y 33032 de 21 de junio de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. British American Tobacco (Brands) Inc.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2-8. 2 Cfr. Folios 107-125. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53634 de 30 de septiembre de 2010, “por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”; 66510 de 29 de noviembre de 2010, “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de signos distintivos; y 33032 de 21 de junio de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo figurativo solicitado por la parte demandante, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] Que es nula la Resolución núm. 53634 de fecha 30 de septiembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. mediante la cual declaró fundada la oposición formulada por Philip Morris Products S.A. y negó el registro de la marca FIGURATIVA solicitada por la sociedad British American Tobacco (Brands) Inc., para distinguir "Cigarrillos; tabaco: productos del tabaco encendedores: fósforos, elementos para fumador", productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Que es nula la Resolución núm. 66510 de 29 de noviembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad British American Tobacco (Brands) Inc. y confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 53634 de 30 de septiembre de 2010. 3.

Que es nula Ia Resolución núm. 33032 de fecha 21 de junio de 2011, notificada por edicto desfijado el 15 de julio de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad British American Tobacco (Brands) Inc. y confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 53634 de fecha 30 de septiembre de 2010. 4.

Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca FIGURATIVA, mencionada en el numeral primero anterior, a nombre de la sociedad British American Tobacco (Brands) Inc., para distinguir "Cigarrillos; tabaco; productos del tabaco; encendedores: fósforos, elementos para fumador", productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…]Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 4 Cfr. Folio 108 3 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso. 6. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1. Solicitó, el 18 de febrero de 2010, ante la parte demandada, el registro como marca de un signo figurativo para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 615, la cual fue objeto de oposición por parte de Phillip Morris Products S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, bajo el argumento de que el signo se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 53634 de 30 de septiembre de 2010, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y negó el registro como marca del signo figurativo solicitado, por la parte demandante, para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 53634 de 30 de septiembre de 2010. 4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 66510 de 29 de noviembre de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53634 de 30 de septiembre de 2010 y concedió el recurso de apelación. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 33032 de 21 de julio de 2011, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmó la Resolución núm. 53634 de 30 de septiembre de 2010. 5 Cfr. Folios 109-114. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normas violadas 5.

La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 134 y del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486 de 2000. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Describió el signo señalándolo como un signo complejo que consiste en 4 círculos concéntricos caracterizados por que “[…] El disco central interno posee una textura sombreada, desde gris claro hasta un gris más oscuro, que inicia desde la parte superior derecha hacia abajo en diagonal. El círculo concéntrico que rodea el disco central tiene una tonalidad gris claro que contrasta con el color oscuro del disco.

El segundo círculo concéntrico tiene aproximadamente el doble del ancho del primer círculo concéntrico y es de color blanco, con lo cual se rompe con las tonalidades grises de los círculos anteriores. El tercer círculo concéntrico tiene una tonalidad degradé similar a la del disco interno solo que, en sentido contrario, inicia en gris claro en la parte superior izquierda e inferior derecha, y termina en gris oscuro en la parte superior derecha e inferior izquierda.

El cuarto círculo concéntrico nuevamente contrasta con los demás círculos dado que es negro sobre elementos más claros […]”7. 6.2. Adujo que, atendiendo a la configuración referida, el signo posee distintividad comoquiera que: i) es un gráfico complejo que por la combinación de figuras, tamaños y disposición de las totalidades permite su identificación; ii) es de fantasía, en tanto, no guarda ninguna relación con los productos que pretende identificar; y iii) no es un signo común y usualmente utilizado por los empresarios del sector8. 6.3.

Indicó que, se debió tener en cuenta que el signo había sido registrado como marca en otras legislaciones, lo que, si bien no era vinculante para la parte 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 7 Cfr. Folio 115. 8 Cfr. Folio118. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada, era un “factor de hecho” que permitía presumir la distintividad del signo cuestión9.

Registrabilidad de la marca derivada 6.4. Manifestó que se debió conceder el registro como marca del referido signo, en la medida que se derivaba de su marca figurativa con registro núm. 273.272. Sobre este punto resaltó que: i) el signo solicitado replicaba las características esenciales de la marca previamente registrada y que sus modificaciones, no eran sustanciales; y ii) identificaban los mismos productos10. 6.5.

Concluyó, precisando que: i) el signo no es una figura geométrica simple porque tiene una distribución especial; ii) la normativa no exige una reivindicación de colores y si lo hiciera lo cumpliría pues reivindica una escala de grises; iii) la figura es original y única en el mercado y no hay pruebas que demuestren el uso común de dicha forma en el mercado, ni privaría a los demás empresarios de usar una figura redonda, en tanto, no replicara la disposición del conjunto, esto es, los demás elementos y tonalidades que se reivindican; iv) el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, permite el registro de conjuntos meramente figurativos en tanto tengan “entidad marcaria”.

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, toda vez que “[…] El signo solicitado por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC, y cuya registrabilidad se debate en el presente proceso, esta incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal b) del articulo (sic) 135 de la Decisión 485(sic) de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. 7.1.

Indicó que “[…] en el presente caso, tenemos que el signo del cual mi representada negó el registro como marca, está constituido de un círculo en una tonalidad oscura, que contiene en su interior otro círculo en otros tonos. De la simple apreciación de los elementos y características que conforman al signo objeto del presente proceso, se concluye con toda claridad que no tiene la fuerza distintiva para que pueda registrarse como marca, pues no se denota un elemento relevante que 9 Cfr. Folio119. 10 Cfr. Folio120. 11 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 116. 12 Cfr. Fólios 139 a 145. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co permita al consumidor recordarlo o relacionarlo con un origen empresarial determinado, por lo que no creara en la mente del consumidor una recordación en cuanto a los productos que pretende amparar. […]”13. 7.2.

Refirió, adicionalmente, que los elementos a los que el demandante otorga carácter distintivo, como lo es el degrade de los colores, no es un aspecto que otorgue mayor distintividad al producto, menos aun cuando estamos hablando de compras por impulso14. 7.3. Señaló, que el hecho de que hubiera registros anteriores en Colombia o en el extranjero no obligaban a la parte demandada a conceder el registro marcario, toda vez que el análisis de registrabilidad tuvo en cuenta consideraciones de hecho y de derecho aplicables en momentos distintos a los que serían aplicables al caso concreto15.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso16 contestó la demanda17 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: “[…] DEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 134 Y 135 B) DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. […]” 8.1. Manifestó que la falta de distintividad no proviene de la genericidad o descriptividad, sino, de la “simpleza y banalidad” que posee y que impide que los consumidores lo reconozcan como un signo con función diferenciadora en el comercio18. 8.2.

Señaló que, contrario a lo manifestado por la parte demandante, los detalles que le brindan distintividad no son más que aspectos de ornamentación que no logran dotar de distintividad a una figura geométrica sencilla19. 8.3. Agregó que, de concederse la marca, se estaría concediendo un monopolio sobre una figura geométrica, de uso común dentro de la industria tabacalera, creando una ventaja injustificada del solicitante ante sus competidores20. 13 Cfr. Folio 144. 14 ibidem 15 Cfr. Folios 144-145. 16 Por médio de apoderado Cfr. Fólios 161-164. 17 Cfr. Folios 150-159. 18 Cfr Folio 152 19 Cfr, Folio 154 20 Cfr. Folio 155 7 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.4.

Manifestó que el hecho de que la marca hubiere sido concedida en otras jurisdicciones no implicaba que la misma debiera ser reconocida en Colombia, aspecto que reforzó, señalando que las pruebas aportadas no demostraban que el signo solicitado coincidiera de forma exacta con aquel registrado en otras jurisdicciones, especialmente, porque las pruebas no cumplían con las condiciones de autenticación, legalización y traducción oficial21. 8.5.

Explicó que el signo solicitado no se constituía como una marca derivada, en tanto, la marca registrada previamente en Colombia con el registro marcario núm. 237.272, tiene una reivindicación de colores que la dota de una especial distintividad, mientras que la marca solicitada carece de dicha reivindicación, con lo cual, la modificación presentada sí es de carácter sustancial.22. 8.6.

Reiteró que, de concederse el producto, la parte demandante podría oponerse al registro o uso de una gran variedad de signos para la identificación de cigarrillos que utilizan círculos23. 8.7. Por último, manifestó que el registro de la marca LUCKY STRIKE, no prueba en forma alguna el conocimiento del signo figurativo solicitado como marca, pues no se aportó prueba alguna de que en el mercado colombiano se asociara el signo en la forma que fue solicitado con la marca referida24.

Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de diciembre de 201725, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 92-IP-2018 el 7 de septiembre de 201826, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…]1.

La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del Artículo 134, y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, procede la interpretación del artículo 134 y del Literal b) del artículo 135 por ser pertinentes. […]”27. 21 ibidem 22 ibidem 23 Cfr. Folio 157 24 Cfr. Folios 157-158 25 Cfr. Folios 175. 26 Cfr. Folios 183-188. 27 Cfr. Folio 184. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del trámite y auto de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto 12 de abril de 201928, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 22 de julio de 202129, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 14.

Durante el término legal, las partes demandante30 y demandada31 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación. 15. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 92-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018; vii) el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo de la causal de irregistrabilidad absoluta del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486; y ix) el análisis del caso concreto. 28Cfr. Folios 190. 29 Cfr. Índice 42 SAMAI. 30 Cfr. Índice 48 SAMAI. 31 Cfr. Índice 49 SAMAI. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala 17.

Visto el artículo 128 numeral 7.º32 del Código Contencioso Administrativo33, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30834 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201135, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1336 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201937, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 53634 de 30 de septiembre de 2010, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos, declaró fundada la oposición y negó el registro como marca de un signo figurativo. 19.2.

La Resolución núm. 33032 de 21 de junio de 2011, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53634 de 30 de septiembre de 2010. 19.3. La Resolución núm. 20973 de 25 de abril de 2011 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53634 de 30 de septiembre de 2010. 32 “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 33 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 34 “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 35 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 36 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 37 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El problema jurídico 20.

Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1. Si las resoluciones núms. 53634 de 30 de septiembre de 2010, “por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”; 66510 de 29 de noviembre de 2010, “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de signos distintivos; y 33032 de 21 de junio de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cual se negó el registro como marca de un signo figurativo, para identificar “cigarrillos; tabaco; productos del tabaco; encendedores; fósforos; elementos para fumador”, productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran o no el artículo 134, y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 20.2.

En este sentido, se analizará si el signo solicitado tiene distintividad intrínseca para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, de las que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso 20.3. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 92-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018, en la cual interpretó el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 21.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena38, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente 38 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200039 de la Comisión de la Comunidad Andina40.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina41 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina42. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] 39 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 40 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 41 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 42 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 92-IP de 7 de septiembre de 2018 30.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso43: “[…] 1. La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del Artículo 134, y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, procede la interpretación del artículo 134 y del Literal b) del artículo 135 por ser pertinentes. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas 43 Cfr. Folios 238 a 245 13 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1. Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo Figurativo como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el Articulo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. […] 1.7.

Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos. 1.8.

El Articulo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de las marcas 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. […] 1.13.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Articulo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. […] 1.16. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 2.1. En el proceso se determinó que no correspondería conceder el registro como marca del signo Figurativo solicitado, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Articulo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor es el siguiente: […] 2.2.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor 14 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? 2.3.

La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.4.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 2.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. 3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones 3.1. Tomando en cuenta que British American Tobacco (Brands) Inc. alegó que el signo solicitado ante la SIC se encontraría registrado en otros países, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 3.2.

Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.

Dicha actividad, que, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. […] 3.10.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 3.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros países miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.12.

Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. […] ” Marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo 31.

Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”; y “[…] un color delimitado por una forma, o una combinación de colores […]”. 32.

Vistos los literales a) y b) del artículo 135 ibidem, no podrán constituirse como marcas los signos que no cumplan alguno de los requisitos que se desprendan del artículo anterior, y no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

Análisis del caso concreto 33. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 34. El signo solicitado como marca es como se muestra a continuación: SIGNO FIGURATIVO 16 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44 Clase 36: “cigarrillos; tabaco; productos del tabaco; encendedores; fósforos; elementos para fumador” 35.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales absolutas de irregistrabilidad. Del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 36. De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, el cual debe ser susceptible de representación gráfica.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, indicó que, adicionalmente, el signo debe ser perceptible. 37. La registrabilidad de un signo como marca, aunado a lo expuesto, requiere que cumpla con el requisito de distintividad, la cual, está prevista en el literal b) del artículo 135 y en el artículo 136, diferenciando la primera como distintividad intrínseca, que corresponde a una causal absoluta de irregistrabilidad del signo, y la segunda, como distintividad extrínseca, que comprende las causales relativas de irregistrabilidad y se refiere a la falta de distintividad por generar un riesgo de confusión o de asociación. 38.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”45. 44 Cfr. Folio 34. 45 Cfr. Folio 263 17 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39.

El artículo 135 de la Decisión 48646 de 2000 establece una lista de causales absolutas de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra prevista en el literal b), fundamento de la negación del signo figurativo. 40. Así las cosas, la Sala considera que, atendiendo a los argumentos de las partes y del tercero con interés directo en el resultado del proceso y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias presuntamente infringidas, para que prospere el cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, es necesario que se acredite que el signo figurativo no esté incurso en las causales de irregistrabilidad del artículo 135 ibidem47.

Del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 41. El artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absoluta de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado48. 42.

Dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el citado artículo, se encuentra la prevista en el literal b) ibidem, la cual se configura cuando el signo carece de distintividad. Sobre esta causal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró en la interpretación proferida dentro de este proceso que: “[…] Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. […]”49 43. En el caso sub examine, se discute si el signo figurativo, cuyo registro como marca solicitó la parte demandante, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) de la Decisión 486 de 2000. Sobre este punto es preciso señalar que el referido signo fue descrito por la parte demandada, en los actos acusados, como un 46 “[…]Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […]”. 47 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 29 de octubre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2015-00243-00. 48 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00408-00 49 Cfr. Folio 186 18 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co círculo en una tonalidad oscura que contiene en su interior otros dos círculos en dos tonos diferentes, razón por la cual, estimó que al ser una figura geométrica simple no sería sujeto de protección como marca. 44.

En relación con las marcas gráficas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina las ha definido como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o su forma externa, siendo lo predominante para esta clase de marca la figura escogida para su forma gráfica50. 45. Además, sobre las marcas gráficas o figurativas, el Consejo de Estado51 ha acogido, los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual en varias interpretaciones prejudiciales, ha considerado que: “[…] “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización” (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 29 y ss) […].”52. 46.

Así las cosas, esta Sala considera preciso señalar que la parte demandante ha indicado que el signo tiene una configuración especial única y original que consiste en cuatro círculos concéntricos caracterizados porque: el primero está definido por una textura sombreada, de un gris claro hacia un gris más oscuro, y está rodeado por un disco central con una tonalidad gris claro que contrasta con el color oscuro del disco; el segundo círculo tiene aproximadamente el doble del ancho del primer círculo concéntrico y es de color blanco; el tercer círculo tiene una tonalidad similar a la del disco interno solo que con un degrade invertido y está rodeado por el cuarto círculo que es de color negro. 47.

No obstante lo anterior, la Sala encuentra que, revisado el formulario de la solicitud de registro como marca del signo figurativo sub examine53, contrario a lo manifestado por la parte demandante, la solicitud no contaba con una reivindicación de colores y, en ese sentido, todas las referencias que se hacen en cuanto este aspecto no podrán ser tenidas en cuenta al estudiar la distintividad intrínseca del signo. 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial 219-IP-2014 de 28 de febrero de 2015. 51 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 29 de octubre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2015-00243-00. 52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 219-IP-2014 de 28 de febrero de 2015;

Ver también, interpretaciones prejudiciales 158-IP-2012 de 25 de abril de 2013; 147-IP-2013 de 20 de noviembre de 2013. 53 Cfr. Folios 1-6 del cuaderno de antecedentes administrativos. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.

Dicho lo anterior, encontramos que el signo cuyo registro como marca fue solicitado por la parte demandante, es de aquellos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado como puramente gráficos, esto es, que no evocan una idea en la mente del consumidor. 49. Lo expuesto, sumado a que la imagen se componga de círculos concéntricos, disposición usual dentro de la naturaleza como se puede apreciar en la visión de un corte los tallos de los árboles, las ondas producidas por la caída de un en un cuerpo de agua; o dentro de diferentes artefactos diseñados por los humanos como dianas, balineras, sistemas de cableados, platos, llantas o monedas; e incluso en distribuciones arquitectónicas como coliseos, plazas de toros, etc, nos permite concluir que el signo carece de fuerza distintiva propia, máxime cuando no se le asignan elementos adicionales como colores, un aspecto nominativo u otros elementos geométricos diferenciadores. 50.

Así las cosas, la Sala considera que, el signo figurativo solicitado como marca por la parte demandante, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, comoquiera que su configuración responde a una figura geométrica simple, presente de forma espontánea en la naturaleza y que se utiliza como una configuración común en muchas de las creaciones humanas, sin contar con elementos adicionales que la doten de mayor distintividad y permitan al consumidor relacionarla con un producto u origen empresarial específico.

Sobre la marca derivada 51. En relación con el argumento de la parte demandante, relativo a que el signo es una marca derivada de una marca figurativa previamente registrada, esta Sala, considera que el signo solicitado no puede catalogarse como derivado de dicha marca, por cuanto, como se ha venido expresando existen variaciones sustanciales entre una y la otra.

Al respecto esta Sala54 ha considerado que para que una marca pueda tenerse como derivada deberá no tener diferencias sustanciales con la marca registrada previamente e identificar los mismos productos o servicios, así: “[…] la Sala considera que, para que un signo sea considerado como una marca derivada, debe cumplir con varios requisitos, a saber: i) ser solicitado a registro por el titular de una marca registrada anteriormente; ii) que el distintivo preponderante del signo solicitado a registro sea la marca registrada previamente, con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la 54 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2020; Consejo Ponente: Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicado: 11001-03-24-000-2013-00139- 00. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acompañan; y iii) que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada.“ 52.

Para la Sala, el elemento distintivo de la marca registrada bajo el núm. 237.272, cuyo titular es la parte demandante, se encuentra en su especial distribución y combinación de colores, la cual es novedosa y arbitraria, toda vez, que incluye una circunferencia roja enmarcada en una circunferencia blanca, insertas a su vez en una circunferencia gris encerradas en su totalidad por una circunferencia negra, de la siguiente forma: Marca previamente registrada 55 Registro núm. 237.272 53.

Así, la reivindicación de colores resalta las características del signo y le permite al consumidor relacionarlo con un producto u origen empresarial específico, con lo cual, dicha reivindicación de colores representa una característica esencial que, de obviarse, imposibilita aplicar el concepto de marca derivada. En todo caso, aún si estuviéramos en presencia de una marca derivada, es necesario precisar que la oficina de marcas no está obligada a conceder el registro de un signo si no cumple con los requisitos de la normativa aplicable.

Al respecto, esta Sección56 se pronunció en los siguientes términos: “[…] por la simple circunstancia de ser un titular de un registro no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, cuando no se cumple con todos los requisitos de registrabilidad, tal y como ocurre en el caso de autos […]; el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significada que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer sí cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar […]”. 55 Cfr. Folio 156 56 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia proferida el 19 de julio de 2018. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 11001032400020090042700. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 54.

Por último, la Sala advierte, que la oficina nacional es autónoma para efectos de decidir la registrabilidad de un signo y que el análisis realizado previamente por la misma oficina o por oficinas extranjeras no la vincula para decidir en el mismo sentido, y en la medida que la distintividad del signo atiende exclusivamente a su análisis individual que, en este caso, consiste en un elemento figurativo puramente gráfico.

Así lo señala la Interpretación Prejudicial, proferida dentro de este proceso: “[…] 3.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros países miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 3.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomia, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. […]”57. 55.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, el signo no cumple con los requisitos para ser registrado como marca, en los términos del artículo 134 de la Decisión 486, habida cuenta que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal b), de la misma Decisión y, en consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.

Conclusiones de la Sala 56. El signo figurativo solicitado como marca por la parte demandante, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, comoquiera que su configuración responde a una figura geométrica simple, presente de forma espontánea en la naturaleza y que se utiliza como una configuración común en muchas de las creaciones humanas, sin contar con elementos adicionales que la doten de mayor distintividad y permitan al consumidor relacionarla con un producto u origen empresarial específico. 57.

El signo solicitado no puede catalogarse como derivado de la marca registrada bajo núm. 237.272, por cuanto no replica una característica esencial de la marca, esto es, la reivindicación de colores, característica que resalta las características del signo y le permite al consumidor relacionarlo con un producto u origen empresarial específico. 57 Cfr. Folio 187 22 Núm. único de radicación: 11001032400020110044300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 58.

La oficina nacional es autónoma para efectos de decidir la registrabilidad de un signo y que el análisis de registrabilidad realizado previamente por la misma oficina o por oficinas extranjeras no la vincula para decidir en el mismo sentido, habida cuenta que la distintividad del signo atiende exclusivamente a su análisis individual. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente Con salvamento de voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.