11001032400020060023900 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Referencia: Acción de nulidad absoluta Demandantes: Baterías Willard S.A. y Peláez Hermanos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Coéxito S.A. Temas: Signos descriptivos, signos genéricos, expresiones de uso común, causales absolutas de irregistrabilidad -Reiteración jurisprudencial SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Baterías Willard S.A. y Peláez Hermanos S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 29101 de 26 de noviembre de 2004 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Baterías Willard S.A. y Peláez Hermanos S.A.1, en adelante la parte demandante, presentaron demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en 1 Mediante apoderado. Cfr. Folios 2-4 y 12-15. 2 Cfr. Folios 37 a 52. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad absoluta prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20003, en adelante Decisión 486, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 29101 de 26 de noviembre de 2004 “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro 290074 de la marca mixta POWER TAXI para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de Coéxito S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] PETICIONES DE LA DEMANDA […] PRIMERA. - Se decrete la nulidad de la resolución número 29.101 del veintiséis (26) de noviembre del año 2004 suscrita por el jefe de la división de signos distintivos, mediante la cual concedió a la sociedad coéxito a domiciliada en Cali, departamento del valle del cauca de la República de Colombia, el registro de la marca mixta “POWER TAXI” (según modelo que aparece en la resolución impugnada) para distinguir “… todo tipo de baterías, acometidas de líneas eléctricas, acoplamientos eléctricos, acidómetros para acumuladores, cajas de acumuladores, acumuladores eléctricos, aparatos para la carga de acumuladores eléctricos, acumuladores eléctricos para vehículos, alarmas …” en general productos comprendidos en la clase 9 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional De Niza con una vigencia de 10 años a partir de la ejecutoria de la respectiva resolución ordenando el registro respectivo-.

SEGUNDA. - Como consecuencia de la anterior decisión, se decreté (sic) la cancelación o nulidad del respectivo registró(sic) que se hizo con ocasión de la Resolución que ha de ser declarada nula. TERCERA. - Se ordene comunicar la sentencia a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para qué se sirva dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo en relación con la Sentencia. CUARTA. - Se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]”. 3 “Régimen Común de Propiedad Industrial”. 4 Cfr. Folio 39. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó la marca mixta POWER TAXI, para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 29101 de 26 de noviembre de 2004, en adelante el acto acusado, concedió el registro de la marca mixta POWER TAXI, en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, los literales a), b), c), e), f), y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y los artículos 29 y 333 de la Constitución Política. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1.

Señaló que las expresiones, POWER y TAXI, que conforman la marca demandada son de público conocimiento6, lo cual las hace irregistrables, toda vez que de concederse se excluirían del mercado estos vocablos de uso común, convirtiéndolos en bienes de uso exclusivo del titular de la marca7. 6.2. Resaltó que la expresión POWER TAXI es descriptiva de los productos que se desea identificar, “[…] todo tipo de baterías, a comer tiendas de líneas eléctricas, a cd 5 Cfr. Folios 38 a 39. 6 Cfr. Folio 44. 7 Cfr. Folio 46. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co m para acumuladores; cajas de acumuladores; acumuladores eléctricos; aparatos para la recarga de acumuladores eléctricos; acumuladores eléctricos para vehículos” taxis. no otra cosa puede deducirse. […]”8, indicando a su vez, que es una marca con un contenido tan amplio que se puede aplicar a toda clase de actividades empresariales relacionadas con la producción de partes automotores9. 6.3.

Indicó que la marca esta incursa en la causal de irregistrabilidad del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, en tanto, la expresión TAXI describe a quienes va dirigido y POWER indica una característica del producto que se comercializa para esos taxis10 que está relacionado con electricidad. 6.4. Adujo que la marca mixta POWER TAXI es irregistrable por estar incursa en la causal f) del artículo 135 de la Decisión 486, relativa a la prohibición de registrar marcas genéricas11, posición que sustentó en que la expresión POWER TAXI es un adjetivo y que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, este tipo de expresiones, son de carácter genérico. 6.5.

Por último, dentro del concepto de violación no se desarrolló lo relativo a las presuntas vulneraciones de los artículos 134 ni del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Señaló, que el solo hecho, de que el signo se encuentre traducido en un diccionario a otro idioma, no es suficiente para que se considere descriptivo, sino que debe acreditarse el conocimiento común entre los consumidores del territorio donde 8 Cfr. Folio 47. 9 Ibidem. 10 Cfr. Folio 47-48. 11 Cfr. Folio 48-49. 12 Cfr. Folios 108 a 114. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se está solicitando13, hecho que no se encuentra demostrado dentro de la documentación aportada14. 7.2.

Recalcó que la marca mixta POWER TAXI, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486, por cuanto no designa en forma inmediata y directa un tipo de producto ni lleva a que el consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse15. 7.3.

Agregó, que al ser una expresión en el idioma inglés que no es de dominio por la mayoría de la población colombiana, no evoca ninguna idea16, concluyendo que, en virtud de lo anterior, los actos administrativos acusados no vulneran el artículo 135, de los literales b), e), f), y g) de la Decisión 48617. Tercero con interés en las resultas del proceso 8.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Señaló que, si bien las palabras mencionadas tienen significado conceptual, esto no está prohibido por la legislación que permite el registro de las marcas arbitrarias y evocativas. Asimismo, adujo que en razón a los productos que identifica la marca mixta POWER TAXI, es arbitraria19, comoquiera, que el significado conceptual de su traducción al idioma español, no tiene una relación directa, con los productos de la clase 9 internacional20. 8.2.

Indicó, tras listar los productos identificados con la marca, que ni el signo POWER TAXI ni las expresiones que la conforman, individualmente, son expresiones usadas para designar dichos productos21, sobre este aspecto señaló que “[…] 13 Cfr. Folio 111. 14 Cfr. Folio 111-112. 15 Cfr. Folio 113. 16 Ibidem. 17 Ibidem. 18 Cfr. Fólios 122 a 153. 19 Cfr. Folio 126. 20 Cfr. Folio 127. 21 Cfr. Folios 129-130. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto a ninguno de los productos de la clase 9 internacional que distingue la marca POWER TAXI al preguntarse ¿QUÉ ES? se puede responder con la marca […]”22. 8.3.

Sostuvo que POWER TAXI no designa una característica esencial de los productos identificados23, de tal suerte que “[…] La pregunta ¿Cómo es? respecto a los productos de la clase 9 la respuesta no viene dada por el signo POWER TAXI […]”24. Para tal fin, trajo a colación la definición de taxi como un tipo de automóviles y aseveró que la inclusión de la expresión POWER, la dotaba de una especial distintividad respecto de los productos incluidos en esta clase25. 8.4.

Presentó, adicionalmente, una excepción denominada “acción inadecuada”, argumentando que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de nulidad absoluta, toda vez que lo que se pretendía era restablecer la posibilidad de utilizar la expresión taxi, para la identificación de sus productos. Auto de pruebas 9.

El Despacho Sustanciador, mediante autos de 17 de junio de 200826 y 14 de noviembre de 200827, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión 10. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 16 de diciembre de 201028, corrió traslado común a las partes y al Agente del Ministerio Público por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión. 11.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos expuestos en su contestación de la demanda. 22 Cfr. Folio 130. 23 Cfr. Folio 134. 24 Cfr. Folio 135. 25 Cfr. Folio 136. 26Cfr. Folio 160. 27 Cfr. Folio 243. 28 Cfr. Folio 293. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12.

La parte demandante, la parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. Interpretación Prejudicial 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de octubre de 201329 suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 aplicables al caso concreto. 14.

Asimismo, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación de los artículos 134 y los literales a), b), c), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486. 15. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 206-IP-201630, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que interpretó los literales a), b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 y se abstuvo de interpretar, los artículos 134, y el literal c) del artículo 135 ibidem. 16.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso 17. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 29 de noviembre de 201931, reanudó el proceso. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) la excepción denominada “acción inadecuada”; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial 29 Cfr. Folio 311. 30 Cfr. Folios 324-334. 31 Cfr. Folios 335-337. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 206- IP-2016 proferida el 7 de julio de 2017; viii) el marco jurídico y jurisprudencial relativo a las causales absolutas de irregistrabilidad de signos genéricos, descriptivos y de uso común; y ix) el caso concreto.

Competencia de la Sala 19. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo32, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30833 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201134, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1335 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201936, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 20.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 21. El acto administrativo acusado 37 es el siguiente: 21.1. La Resolución núm. 29.101 de 26 de noviembre del año 200438 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca mixta POWER TAXI para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 32 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 33 “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”. 34 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 35 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 36 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 37 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 38 Cfr. Folios 79 9 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La excepción denominada “acción inadecuada” 22.

Vistos: i) el artículo 172 de la Decisión 486, sobre la acción de nulidad relativa y absoluta; y ii) el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 23. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 17 de agosto de 201739, se refirió a los diferentes tipos de pretensiones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven sobre las solicitudes de registros marcarios, en el siguiente sentido: “[…] En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: […] Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas […] Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado […] 40. 24.

Atendiendo a que: i) revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca mixta POWER TAXI, concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 17 de agosto de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00.

Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00254-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00305-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001-03-24-000- 2001-00033-01. 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de septiembre de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004-00155-01. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mediante el acto administrativo acusado, por considerar que se concedió con infracción a lo dispuesto en los artículos 134, y los literales a), b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486. 25.

Considerando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de un acto administrativo particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad absoluta está prevista para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en los artículos 134 y 135, y la acción de nulidad relativa para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en 136 de la Decisión 486 o cuando se hubiere efectuado de mala fe; iii) el acto administrativo acusado concedió el registro de la marca mixta POWER TAXI; y iv) los cargos de nulidad se refieren al estudio de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486, la Sala considera que, en el caso sub examine, procede la acción de nulidad absoluta, por lo cual se tendrá por no probada la excepción propuesta.

El problema jurídico 26. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la misma y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 26.1. Si la Resolución núm. 29101 de 26 de noviembre de 2004, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta POWER TAXI para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneró: el artículo 134 y los literales b), d), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y los artículo 29 y 333 de la Constitución Política. 26.2.

En este sentido, se analizará si la marca POWER TAXI para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza carece del requisito de distintividad, esto es, si: i) la marca POWER TAXI puede considerarse como un signo descriptivo de los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) la marca POWER TAXI puede considerarse como un signo genérico para los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; y iii) POWER TAXI es una expresión de uso común. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 206-IP-2016 de 7 de julio de 2017, en la cual interpretó los literales b), d), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 y se abstuvo de interpretar el artículo 134 y el literal c) del artículo 135 ibidem. 28. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 29. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena41, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200042 de la Comisión de la Comunidad Andina43. 41 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 42 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 43 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina44 30.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.45 31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 32.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 33.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 34.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia 44 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 45 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 35.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 36. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 206-IP-2016 de 7 de julio de 2017 37.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso46: “[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del primer párrafo del Artículo 134, y de los literales a), b), c), e), f) y g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se realizará la interpretación del primer párrafo del Artículo 134 de la Decisión 486, ya que el concepto de marca no es necesariamente aplicable para resolver el caso concreto. Tampoco se interpretará el literal c) del Articulo 135 de la Decisión 486, ya que el caso concreto no se refiere a formas usuales de los productos, por lo tanto, solo se interpretarán los literales a), b), e), f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos […] 1.3. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.

El literal a) del Articulo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 46 Cfr. Folios 324 a 333. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b), pero únicamente en relación con la distintividad intrínseca. Esto quiere decir que cuando se invoque deberá estudiarse si el signo en sí mismo es capaz de identificar bienes o servicios. 1.6.

Ahora bien, la mencionada causal es una previsión general que tiene concreción en diversos literales del mismo Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En este sentido, la falta de distintividad intrínseca puede verse reflejada en los signos de uso común (literal g); los signos descriptivos (literal e); los signos genéricos (literal f); las formas de uso común (literal c), entre otros. 1.7.

Para el caso particular es de especial interés la causal absoluta consagrada en el literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que prevé la irregistrabilidad de signos compuestos exclusivamente por indicaciones descriptivas. 1.8. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 1.9.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 1.10. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. […] 1.12.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 1.13.

Para finalizar, es importante resaltar que los elementos descriptivos en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos pueden no serio en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 1.14. En consecuencia, y con el ánimo de resolver la nulidad planteada en el proceso interno, se deberá determinar si el signo mixto POWER TAXI es descriptivo para los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia, atendiendo a lo plasmado en el punto 3 que se desarrollará más adelante. 2.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y partículas de uso común y genéricas 2.1. Como en el proceso interno se discute si las palabras POWER y TAXI son genéricas y de uso común, el Tribunal abordará este tema siguiendo la línea jurisprudencial que ha trazado al respecto.5 2.2. El creador de una marca al conformaría puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo 15 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 2.3.

De ahí que el literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: […] 2.4. La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad.6 2.5.

Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluirse del cotejo de marcas. 2.6. Por su parte, el literal f) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: […] 2.7.

El literal transcrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras o partículas genéricas conformen un signo distintivo. 2.8. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de ese elemento. 2.9. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Un término es genérico cuando es de necesaria utilización para señalar el producto o servicio que de desea proteger, o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo. 2.10. De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos genéricos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones genéricas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. […] 2.12.

De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación Prejudicial, se deberá determinar si las palabras POWER y TAXI son de uso común y genéricas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer si deben ser 16 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co excluidas del cotejo marcarlo teniendo en cuenta las reglas plasmadas en esta providencia y, en especial, la previsión plasmada en el punto 2.11. 3.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en Idioma extranjero 3.1. Como se argumentó que POWER TAXI es una expresión en idioma extranjero que no es de dominio para la población colombiana, el Tribunal se referirá al tema propuesto. 3.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, ¡es procedente su registro como marcas! 3.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.8 3.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español. 3.5.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 3.6. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra o expresión en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo, para luego determinar si dicha palabra o expresión es descriptiva, genérica o de uso común o no en la citada clase.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2006-00239, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. […]” Marco normativo sobre los signos exclusivamente genéricos, descriptivos o de uso común como causales absolutas de irregistrabilidad 38.

Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marca los signos que sean exclusivamente descriptivos, es decir, aquellos que 17 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consisten en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. 39.

Visto el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, se prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en el nombre técnico o genérico del producto o servicio que pretende amparar 40. Visto el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, se prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en el común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país Análisis del caso concreto 41.

De conformidad con los marcos normativos indicados supra; y atendiendo a los argumentos de las partes y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 42. En este sentido, el signo mixto objeto de estudio es como se muestra a continuación: SIGNO MIXTO 47 (Mixto) Clase 9: “TODO TIPO DE BATERÍAS, ACOMETIDAS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, ACOPLAMIENTOS ELÉCTRICOS, ACIDÓMETROS PARA ACUMULADORES, CAJAS DE ACUMULADORES, ACUMULADORES ELÉCTRICOS, APARATOS PARA LA CARGA 47 Cfr. Folio 78. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DE ACUMULADORES ELÉCTRICOS, ACUMULADORES ELÉCTRICOS PARA VEHÍCULOS, ALARMAS.” 43.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del marco normativo expuesto supra. 44. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Respecto de los artículos 134 y el literal c) del 135 de la Decisión 486 45. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los artículos 134, y los literales a), b), c), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486; ii) los artículos 134 y el literal c) del artículo 135 ibidem no fueron desarrollados por la parte demandante al exponer el concepto de violación; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solo consideró pertinente interpretar, los literales a), b), e), f) y g) del artículo 135 ibidem. 46.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134 y el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar si la marca tiene o no distintividad intrínseca respecto de los productos de la clase 9 de la Clasificación de Niza.

Del cargo relacionado con la violación de los literales a), b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 47. De lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación proferida en este proceso, es necesario destacar que, los literales invocados como vulnerados se encuentran íntimamente relacionados, en tanto, todos se relacionan directa o indirectamente con la falta de distintividad.

Sobre este punto la precitada interpretación señaló: “[…] 1.5. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b), pero únicamente en relación con la distintividad intrínseca. Esto quiere 19 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co decir que cuando se invoque deberá estudiarse si el signo en sí mismo es capaz de identificar bienes o servicios. 1.6.

De lo expresado en el extracto referido supra, así como, de lo expuesto en la demanda y en las contestaciones, se considera que las vulneraciones alegadas respecto de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, se refieren fundamentalmente a una afectación de la distintividad intrínseca del signo por la eventual vulneración de lo establecido en los literal e), f) y g) ibidem, en ese entendido el análisis de esta Sala de Sección se centrará en determinar si la marca POWER TAXI es descriptiva, genérica o de uso común. Cargo de nulidad por la violación del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 49.

Visto el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, sobre la prohibición de signos conformados por expresiones descriptivas, la Sala procederá a analizar la conformación de la marca mixta POWER TAXI para determinar si el elemento nominativo de la misma está integrado por palabras descriptivas que no le brindan la distintividad requerida por la normativa para ser registrada como marca. 50.

Para tal fin, sea lo primero señalar que la marca mixta POWER TAXI fue registrada para amparar los productos de “[…] todo tipo de baterías, acometidas de líneas eléctricas, acoplamientos eléctricos, acidómetros para acumuladores, cajas de acumuladores, acumuladores eléctricos, aparatos para la carga de acumuladores eléctricos, acumuladores eléctricos para vehículos, alarmas. […]” de la Clase 9 de la Clasificación de Niza, productos que podrán destinarse a diferentes tipos de vehículos entre los que se encuentran los TAXIS. 51.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial, consideró48: “[…] 1.8. Los signos descriptivos informen de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 48 Cfr. Folios 328-329. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.9.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. […] La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de marcas suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca será considerada débil […]”. 52. La Sala observa que el elemento nominativo de la marca mixta POWER TAXI está compuesto por las palabras POWER Y TAXI, siendo POWER una expresión en idioma extranjero, razón por la cual de conformidad con lo establecido por el Tribunal y por la jurisprudencia de esta corporación deberá entenderse como una expresión arbitraria o de fantasía y TAXI una palabra universal.

En esa medida: i) deberán estudiarse como una unidad en idioma diferente al castellano; ii) respecto de los signos compuestos por expresiones en otro idioma, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que se presume que el significado de estas no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía; y iii) la marca mixta POWER TAXI debe ser considerada como de fantasía, como lo ha indicado esta Sección en la sentencia de 11 de noviembre de 202249: “[…] Respecto de los signos compuestos por expresiones en otro idioma, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía. Lo anterior, permite establecer que el signo «POWER TAXI» es una expresión de las que han sido denominadas en la jurisprudencia andina como de fantasía, pues está conformada por una palabra en idioma extranjero y una universal, no forma parte del conocimiento común de los consumidores y, por ende, no es un vocablo genérico o descriptivo […]” 53.

Así las cosas, la Sala considera que la marca mixta POWER TAXI es una expresión en idioma extranjero, razón por la cual de conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por la jurisprudencia de esta Corporación deberá entenderse como una expresión arbitraria o de fantasía, en consecuencia, no está incursa en la causal de irregistrabilidad. 49 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 11 de noviembre de 2022; Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000-2006- 00238-00. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cargo de nulidad por la violación del artículo 135, literal f) de la Decisión 486 54.

Dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra la indicada en literal f) ibidem, la cual se configura cuando el signo consista exclusivamente en el nombre técnico o genérico del producto o servicio que pretende amparar, caso en el cual, el signo carece de la distintividad requerida para ser registrado como marca. 55.

En relación con los signos genéricos, la Sala reitera que son aquellos conformados por palabras o expresiones que se refieren exclusivamente al género, subgénero o especie de productos o servicios o al propio producto o servicio que se pretende distinguir. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”50. 56.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó, en la Interpretación Prejudicial, que, para identificar un signo genérico, se debe formular la pregunta ¿qué es? el producto o servicio que dicho signo pretende identificar y si la respuesta suministrada espontáneamente por el consumidor es igual al producto o servicio, es claro que el signo es genérico o está compuesto por palabras genéricas51. 57.

Esta prohibición tiene por finalidad evitar la apropiación de palabras que, por naturaleza, son de libre disposición y que, en general, podrían ser el nombre genérico del bien que identifican. No obstante lo anterior, es pertinente precisar que, si la expresión de carácter genérico se encuentra acompañada de elementos adicionales que le otorguen suficientemente distintividad, el signo será registrable; aun así, su titular no podrá evitar que terceros utilicen el mismo término de manera independiente o acompañado de otras partículas o expresiones distintivas52. 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22. 51 Cfr. Folio 331. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 206-IP-2016 de 7 de julio de 2017. 52 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 58.

De conformidad con lo expuesto y, comoquiera, que la expresión POWER TAXI está conformada por una palabra en idioma extranjero, la Sala la considerara como una marca de fantasía y, en ese mismo sentido, arbitraria para los productos que identifica, consideración expuesta en sentencia de 11 de noviembre de 202253 donde se indicó que: “[…] De otro lado, es preciso indicar que la marca «POWER TAXI» fue concedida para identificar productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, como, «todo tipo de baterías, acometidas de líneas eléctricas, acoplamientos eléctricos; acidómetros para acumuladores; cajas de acumuladores; acumuladores eléctricos; aparatos para la recarga de acumuladores eléctricos, acumuladores eléctricos para vehículos; alarmas», lo que permite determinar que es una marca arbitraria, lo que se traduce en que, al estar desprovista de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar, no está incursa en causal de irregistrabilidad.[…]” 59.

Esta Sala considera que la marca, al ser una marca en idioma extranjero, no define un componente o pieza específica del vehículo, en este sentido, al tratar de responder la pregunta ¿Qué es?, sugerida por el Tribunal, frente a cada uno de los productos de la clase 9, de la Clasificación de Niza, ninguno correspondería o podía ser definido por la denominación de la marca registrada y, en este sentido, no es genérico para identificar dichos productos Cargo de nulidad por la violación del artículo 135, literal g) de la Decisión 486 60.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial54 indicó respecto del artículo 135, literal g) de la Decisión 486, que: “[…] 2.4. La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad.6 2.5.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no 53 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 11 de noviembre de 2022; Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000-2006- 00238-00. 54 Cfr. Folios 330. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluirse del cotejo de marcas. […]”. 61.

Esta Sala considera que se podrán registrar marcas que cuenten con elementos de uso común, siempre y cuando los elementos adicionales que acompañan a estos lo doten de ciertos riesgos particulares y autónomos, caso en el cual el signo será pasible de registro. 62. Al revisar en conjunto la marca bajo estudio encontramos que esta es una marca mixta, compuesta por los elementos denominativos de fantasía, arbitrarios para el tipo de productos identificados, que adicionalmente cuenta con una composición gráfica arbitraria, consistente en, una tipografía especial para cada una de las expresiones que la componen, acompañadas de un fondo rectangular amarillo que contiene una bandera y un casco de carreras; y un diseño ajedrezado en la parte inferior izquierda que le dotan de distintividad intrínseca. 63.

Así las cosas y, en tanto, si bien la parte demandante alegó la existencia de un uso común no aportó material probatorio que sustentara dicha afirmación, esta Sala considera que la marca mixta POWER TAXI no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal g). 64. De conformidad con lo expuesto hasta este punto y en tanto la Sala encontró que la marca no era descriptiva, genérica, ni de uso común, queda claro que la misma cuenta con suficiente distintividad, y es susceptible de ser registrada como marca, por tal razón tampoco se encontraría incursa en el desconocimiento de lo previsto en los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486. 65.

Por último, la Sala considera que la parte demandada no vulneró los artículos 333 de la Constitución política, ni 84 del Decreto 01 de 1984, debido a que la marca era lo suficientemente distintiva intrínsecamente para ser registrada como marca, así las cosas, la concesión del registro por la parte demandada se encuentra conforme a las normas pertinentes sobre la materia. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Conclusiones de la Sala 66.

La Sala considera que, en el caso sub examine, la acción de nulidad absoluta es procedente y el asunto se resolverá de conformidad con los literales a), b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486, en la medida que, de conformidad con lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial y por la jurisprudencia de esta Corporación, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134 y el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar si la marca tiene o no distintividad intrínseca respecto de los productos de la clase 9 de la Clasificación de Niza. 67.

En esa medida, la Sala considera que, en el caso sub examine, al ser las expresiones POWER una expresión en idioma extranjero y TAXI una palabra universal, el conjunto deberá estudiarse como una unidad en idioma diferente al castellano y, en ese sentido, atendiendo a la jurisprudencia de esta Sala de Sección debe ser considerada como una marca de fantasía. 68.

Asimismo, la Sala concluye que: i) al ser una marca en idioma extranjero, no puede definir un componente o pieza específica del vehículo ningún otro producto de la clase 9, de la Clasificación Internacional de Niza, en este sentido, no es genérica para identificar dichos productos; y ii) no se logró probar que los elementos que conformaban la marca fueran de uso común. 69.

Por último, la Sala considera que al no haberse demostrado la violación de lo establecido en las literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486, tampoco se incurría en una violación de los literales a) y b) ibidem ni de los artículos 333 de la Constitución Política y 84 del Decreto 01 de 1984, razón por la cual no hay lugar a declarar la nulidad de los actos acusados En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 25 Núm. único de radicación: 11001032400020060023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción denominada como “acción inadecuada” propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.