Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación número: 11001032400020160002800 Demandante: HDMI Licensing, L.L.C. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Asunto: Causales absolutas de irregistrabilidad.

Falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por HDMI Licensing, L.L.C. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 3152 de 30 de enero de 2015 y 31023 de 18 de junio de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. HDMI Licensing, LLC, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en 1 La Sala mediante auto de 31 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.

Cfr. Folios140 a 141 2 Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 1 a 8 3 Cfr. 18 a 60 2 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 3152 de 30 de enero de 2015, “Por la cual se niega un registro” expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución núm. 31023 de 18 de junio de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo HDMI para identificar productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló siguientes pretensiones 5: “[…] PRIMERA. - Que se declare la nulidad de la Resolución No. 3152 de 30 de enero de 2015, notificada a mi representada el 3 de marzo del año 2015, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca "HDMI" (N) para distinguir productos de la Clase 09 Internacional, solicitada por la Sociedad HDMI Licensing L.L.C. SEGUNDA. - Que se declare la nulidad de la Resolución No. 31023 de 18 de junio del año 2015, notificada el 23 de julio de 2015, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó la Resolución No. 3152 de 30 de enero del año 2015, que denegó el registro de la marca "HDMI" (N) para distinguir productos de la Clase 09 Internacional, solicitada por la Sociedad HDMI Licensing L.L.C. […]” 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…]TERCERA. - Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a otorgar el registro de la marca "HDMI" (N), para distinguir productos de la Clase 09 Internacional, solicitada por la Sociedad HDMI Licensing L.L.C. 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Cfr. Folio 39 3 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTA. - Que se ordene comunicar las declaraciones anteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, para que se sirva dar aplicación al artículo 189 del CPACA.

QUINTA. - Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia. […]”. Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1.

Solicitó el registro como marca del signo nominativo HDMI para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. La solicitud se publicó el 17 de junio de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 669, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros. 5.3 La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 3152 de 30 de enero de 2015, negó el registro como marca del signo HDMI, al considerarla como una denominación genérica, de libre utilización e inapropiable en exclusiva por empresario alguno. 5.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 3152 de 30 de enero de 2015. 5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 31023 de 18 de junio de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 3152 de 30 de enero de 2015. Normas violadas y concepto de violación 6.

La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 4 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.1 El artículo 134, el literal f) del artículo 135 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6. 6.2 El artículo 7 de la Convención de Washington de 1929.

Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 7.1. La parte demandada, al expedir los actos acusados, violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el signo solicitado para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos allí previstos, toda vez que consiste en una combinación caprichosa de expresión y grafías que le dan una connotación especial, novedosa y distintiva. 7.2.

Asimismo, no se efectuó un examen minucioso del signo solicitado, pues desconoció las reglas que se aplican cuando se estudia la distinción, al desconocer que este gozaba de distintividad adquirida y novedad para ser otorgado. Segundo cargo: violación del literal f) artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 7.3. No obstante a la autonomía que tiene la parte demandada para determinar y establecer la registrabilidad de los signos, también es cierto que debe atender y observar ciertas reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia, que son las que garantizan una decisión equitativa y ajustada a derecho. 7.4.

La parte demandada se apartó del principio orientador dentro del análisis de los signos en la ley marcaria que exige su comprensión y dimensión en conjunto, impidiendo cualquier tipo de fraccionamiento. 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 5 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.5.

La revisión del signo solicitado por la parte demandada subestimó la integración de las grafías “HDMI” que en su conjunto resulta pronunciable de manera deletreada, pero que genera el referente visual de la expresión en ingles de “HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE”, lo cual le imprime su particular impronta y exclusividad sujeta a registro marcario, dado que se aleja cualquier posibilidad de ser un signo carente de apropiación dentro del régimen marcario. 7.6.

La marca HDMI se encuentra registrada en Estados Unidos de América y otros países del mundo en las clases 9, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ha venido utilizando de manera permanente. 7.7. El signo solicitado a registro no está incurso en la causal de irrgistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, pues es apto para ser otorgado como marca para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Tercer Cargo: violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 7.8. La parte demandada violó lo previsto en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, pues el signo HDMI es susceptible de registro, por encajar dentro de los presupuestos previstos en la Decisión 486 de 2000. 7.9. Los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, pues en el examen de fondo se omitieron características propias, novedosas y originales del signo HDMI y, a su vez, no se interpretaron adecuadamente las disposiciones vigentes aplicables, configurándose también una falsa e inapropiada motivación. Cuarto Cargo: violación del artículo 7 de la Convención de Washington 7.10.

La parte demandante, por ser titular de la marca HDMI en uno de los países miembros de la Convención de Washington, está facultada para reclamar la protección debida de sus intereses, la cual resulta legalmente viable y procedente, ya que fue desconocida y violada por la parte demandada al expedir los actos acusados. Contestación de la demanda 6 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Parte demandada 8.

La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Los actos acusados están debidamente motivados y ajustados a lo previsto en la normativa marcaria y, por lo tanto, no son nulos. Respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 8.2. El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa simple al estar conformado por la expresión HDMI.

Asimismo, no contiene elementos adicionales que le hagan diferente de su género, pues no es una combinación caprichosa de expresión y grafías, como lo afirmó la parte demandante. 8.3. Al efectuarse el estudio de registrabilidad del signo HDMI se estableció que este es un término genérico, por lo tanto, no se vulnera el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, pero sí se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 135 ibidem.

Respecto del cargo de violación del literal f) artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 8.4. La expresión HDMI, cuyas siglas traducen HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE, hace referencia a un tipo de tecnología consistente en un sistema para poder conectar a un mismo puerto dispositivos para producción de audio y video, con un mismo cable el cual realiza la transmisión a través de señales tales, sin que sea necesario el uso de dos cables para tal fin. 8.5.

La expresión HDMI consiste exclusivamente en una expresión genérica que indica de manera clara, inmediata y directa los productos que identifica, careciendo por 7 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 114. 8 Cfr. Folios 103 a 113. 7 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co completo de elementos que provean de la distintividad requerida para acceder al registro. 8.6.

El hecho de estar compuesto de un vocablo genérico trae como consecuencia que el signo carezca de fuerza distintiva, puesto que no crea algo distinto de su significado en la mente del consumidor. Es así como los destinatarios de los productos que planean identificarse con el signo HDMI no podrían hallar diferencia alguna respecto del origen empresarial de dichos productos, con los de otros empresarios que utilizan dicha expresión para identificar sus productos dentro de un mismo mercado. 8.7.

En lo relacionado al argumento que la parte demandante tiene varios registros de la marca HDMI en varios países del mundo, es preciso indicar que las oficinas nacionales competentes tienen criterios propios, lo que hace que sus decisiones sean autónomas y acordes a cada caso. Respecto del cargo de violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 8.8.

La expresión HDMI consiste exclusivamente en una expresión genérica que indica de manera clara, inmediata y directa, los productos que identifica, careciendo por completo de elementos que los provean de la distintividad requerida para acceder al registro. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 8 de febrero de 20199, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria andina aplicable, y este profirió la interpretación prejudicial 131-IP-2019 de 29 de julio de 202010, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal f del Artículo 135 y del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. […]”11. 9 Cfr. Folios 148 a 149 10 Cfr. Folios 187 a 198 11 Cfr. Folio 189 a 190 8 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Audiencia Inicial y audiencia de pruebas 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 14 de agosto de 201912: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial se efectuó el día 22 de agosto de 201913, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; prescindir de la audiencia de pruebas, y realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de noviembre de 202014: i) decretó la reanudación del proceso; y ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 13.

La parte demandante15 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 14. La parte demandada16 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. Concepto del Ministerio Público 15. El Ministerio Público17 guardó silencio en esta oportunidad procesal. 12 Cfr. Folios 162 a 163 13 Cfr. Folios 171 a 184 14 Cfr. Folios 201 a 202 15 Cfr. Folios 206 a 216 16 Cfr. Folios 217 a 221 17 Cfr. Folio 222 9 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 131-IP-2019; vii) el marco normativo sobre los requisitos para el registro de las marcas del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000; viii) el marco normativo sobre la causal de irregistrabilidad absoluta del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000; ix) el marco normativo sobre el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000; x) el marco normativo sobre la primacía del derecho andino; xi) el marco normativo y jurisprudencial de la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington; y xii) el análisis del caso concreto.

Competencia 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 19.

Los actos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 3152 de 30 de enero de 201519, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio 18 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 19 Cfr. Folios 14 a 17 10 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co negó el registro como marca del signo HDMI, para identificar productos de la Clase 9 de Clasificación Internacional de Niza. 19.2.

La Resolución núm. 31023 de 18 de junio de 201520, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 3152 de 30 de enero de 2015. El problema jurídico 20. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en la contestación de esta, y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1 Si las resoluciones núms. 3152 de 30 de enero de 2015 y 31023 de 18 de junio de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo HDMI, para identificar "circuitos integrados y semiconductores; programas de ordenador (software) para uso como una interfaz entre fuentes de audio/video y dispositivos repetidores de audio/video: programas (software) de ordenador para uso como un interfaz entre fuentes de audio/video y monitores de audio/video; interfaz de programas (software) de ordenador para uso en conexión, control e interconexión de una amplia variedad de ordenadores y periféricos (hardware) para comunicaciones, dispositivos electrónicos de consumo, componentes, y periféricos; conectores, cables, y componentes de los mismos; periféricos (hardware) de ordenador, componentes de periféricos (hardware), a saber, y periférico; periférico (hardware) para comunicaciones, componentes de periférico (hardware), a saber, módems de cable, puertas de entrada al internet, interruptores multimedia, y periféricos; dispositivos electrónicos de consumo, a saber, cables, decodificadores digitales satelitales y terrestres, reproductores y grabadoras de DVD (disco versátil digital), reproductores y grabadoras de VHS digital (sistema de video para el hogar), grabadoras de video personal, cajas de cable, receptores de audio/video. visores integrados, y monitores de televisión", productos comprendidos en la 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro Marcas, vulneran los artículos 134, 135 literal f) y 150 de la Decisión de 2000 de la Comunidad Andina y el artículo 7.º de la Convención eral Interamericana de Protección Marcaria y Comercial 20 Cfr. Folios 30 a 34 11 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Convención de Washington de 1929 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad dad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 20.2 En este sentido, se analizará, en primer lugar, si el signo solicitado para ser registrado como marca consiste exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate y, en consecuencia, si tiene la suficiente distintividad para ser registrado como marca. 20.3 Y, en segundo lugar, si para el caso concreto procede o no la aplicación del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial - Convención de Washington de 1929. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 131-IP-2019 de 29 de 29 de julio de 2020 en la que interpretó el artículo 134, el literal f) del artículo 135 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena21, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente 21 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200022 de la Comisión de la Comunidad Andina23.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de 22 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 23 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 24 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 25 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 131-IP-2019 de 29 de julio de 201926 26 Cfr. Folios 187 a 198 14 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de marcas 1.1. Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo HDMI (denominativo) como marca y que entre la demandante alegó que se vulneró lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y a los requisitos para su registro Concepto de marca 1.2.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 1.3. El Articulo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: "( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. […] Requisitos para el registro de marcas 1.9.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica […] 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. […] 2.

Marcas conformadas por letras 2.1. En este caso, HDMI Licensing L.L.C. solicitó el registro de un signo constituido por las letras H, D. M e I. Por tanto, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español. 2.2. Al respecto, el Tribunal ha establecido que las letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto.

El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras. […] 15 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.7. Según lo establecido en el Literal d) del Artículo 134 de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números.

Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con lo señalado en la presente Interpretación Prejudicial. 3.

Signos conformados por denominaciones genéricas 3.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que la denominación HDMI constituye una expresión genérica para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. […] 3.6. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado a registro HDMI (denominativo) constituiría una expresión genérica para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Signos evocativos 4.1. En el proceso interno se señaló que HDMI evocaría el concepto de HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE, igualmente, el demandante manifiesta que el signo HDMI es evocativo de la denominación de su razón social. De esta manera, resulta pertinente analizar el presente tema. […] 4.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación HDMI y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 4.

(sic) Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. 5.1. Tomando en cuenta que la SIC manifestó que tiene autonomía para emitir sus decisiones, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. […] 5.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 5.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. […]”, El marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad 16 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32.

Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[…] las palabas o combinación de palabras […]”; y “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”.

Marco normativo sobre signos genéricos como causal de irregistrabilidad 33. Visto el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente del nombre genérico o técnico de un producto o servicio. Marco normativo sobre el examen de registrabilidad que debe realizar la parte demandada 34.

Visto el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, vencido el plazo para pronunciarse respecto de las oposiciones o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Marco normativo sobre la primacía del derecho andino 35.

Vistos los artículos 1° y 4 del Tratado modificatorio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que establece que el ordenamiento jurídico comprende: i) el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; ii) el Tratado y sus Protocolos Modificatorios; iii) las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; iv) las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y v) los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina.

De igual forma, señala que los países miembros 17 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no podrán adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. 36.

Atendiendo a los criterios jurisprudenciales señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha considerado27 que: “[…] 1.6. En el caso de los Tratados Internacionales suscritos por los Países Miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico - económicas como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida, en que la Comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al Tratado Internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad regulatoria, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquel. 1.7.

Por el contrario, toda vez que el Tratado Internacional pasa a formar parte del ordenamiento comunitario aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva por aplicación de sus características existenciales de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo. 1.8.

Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicación preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre cualquier disposición nacional o internacional a la que se encuentren vinculados los Países Miembros. La aplicación de este principio constituye un requisito sumamente relevante para la consolidación de construcción integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de Integración Subregional Andino. 1.9.

Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del derecho comunitario andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preeminente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Países Miembros. […]”. 37. Marco normativo y jurisprudencial de la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 38.

Visto el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, los propietarios de marcas registradas en cualquier de los estados contratantes, conforme a su legislación interna, podrán oponerse al uso registro o depósito de signos que se usen o pretendan registrar, usando los medios, procedimientos y recursos establecidas en el país que se use o se pretende registrar la marca similarmente confundible, para lo cual deberá probar que quien solicita el registro como marca o hace el uso del signo tenía conocimiento de la existencia y uso, en 27 Interpretación Prejudicial 147-IP-2018 18 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cualquiera de los Estados Contratantes, y que esta continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma Clase. 39.

Esta Sala, respecto de la aplicabilidad de la Convención de Washington de 1929, en el derecho colombiano, ha considerado que: “[…] si el titular de una marca protegida en alguno de los Estados Contratantes conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su derecho en otro Estado Contratante de la Convención de Washington, debe registrar la marca ante la autoridad nacional competente o ejercer el derecho de oposición. 58.Así las cosas, la Convención de Washington no le concede a la parte actora un derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto para ostentar tal prerrogativa debe ejercer oposición o tener el registro ante la SIC, según lo disponen las normas internas. […]”.32 (Destacado del original) Análisis del caso concreto 40.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 41. El signo nominativo solicitado es como se muestra a continuación: SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO 28 HDMI Titular: HDMI LICENSING, L.L.C. Clase 9: “‘CIRCUITOS INTEGRADOS Y SEMICONDUCTORES;

PROGRAMAS DE ORDENADOR (SOFTWARE) PARA USO COMO UNA INTERFAZ ENTRE FUENTES DE AUDIO/VIDEO Y DISPOSITIVOS REPETIDORES DE AUDIO/VIDEO; PROGRAMAS (SOFTWARE) DE ORDENADOR PARA USO COMO UN INTERFAZ ENTRE FUENTES DE AUDIO/VIDEO Y MONITORES DE AUDIO/VIDEO; INTERFAZ DE PROGRAMAS (SOFTWARE) DE ORDENADOR PARA USO EN CONEXIÓN, CONTROL E INTERCONEXIÓN DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ORDENADORES Y PERIFÉRICOS (HARDWARE) PARA COMUNICACIONES, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO, COMPONENTES, Y PERIFÉRICOS;

CONECTORES, CABLES, Y 28 Cfr. Folio 33 19 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co COMPONENTES DE LOS MISMOS; PERIFÉRICOS (HARDWARE) DE ORDENADOR, COMPONENTES DE PERIFÉRICOS (HARDWARE), A SABER, Y PERIFÉRICO;

PERIFÉRICO (HARDWARE) PARA COMUNICACIONES, COMPONENTES DE PERIFÉRICO (HARDWARE), A SABER, MÓDEMS DE CABLE, PUERTAS DE ENTRADA AL INTERNET, INTERRUPTORES MULTIMEDIA, Y PERIFÉRICOS; DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO, A SABER, CABLES, DECODIFICADORES DIGITALES SATELITALES Y TERRESTRES, REPRODUCTORES Y GRABADORAS DE DVD (DISCO VERSÁTIL DIGITAL), REPRODUCTORES Y GRABADORAS DE VHS DIGITAL (SISTEMA DE VIDEO PARA EL HOGAR), GRABADORAS DE VIDEO PERSONAL, CAJAS DE CABLE, RECEPTORES DE AUDIO/VIDEO, TELEVISORES INTEGRADOS, Y MONITORES DE TELEVISIÓN.”.

Del cargo de violación del artículo 134 y el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 42. De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, el cual debe ser susceptible de representación gráfica. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, indicó que, adicionalmente, el signo debe ser perceptible. 43.

Asimismo, conforme se indicó en un acápite supra de esta providencia, la Sala advierte que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado29. 44.

Dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el citado artículo se encuentra la del literal f), la cual indica que no podrán registrarse signos que consistan exclusivamente en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios que pretendan distinguir. 29 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 20 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre la irregistrabilidad de los signos que consisten exclusivamente en denominaciones genéricas o evocativas. 46.

En cuanto a los términos genéricos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en reciente jurisprudencia30 lo siguiente: “[…] La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.

No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de una ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos de que se trate […]” (Destacado de la Sala) 47. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que pretende identificar el signo, por lo que el aspecto genérico debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate31. 48.

En relación con los términos evocativos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, consideró lo siguiente: “[…] 4.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. […]”. 49.

Al respecto, la Sala precisa que, en el caso sub examine, el signo nominativo HDMI solicitado lo fue para amparar productos de la Clase 932 de la Clasificación Internacional 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 99-IP-2020 31 Interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019 de 28 de febrero de 2020. 32 “Circuitos integrados y semiconductores; programas de ordenador (software) para uso como una interfaz entre fuentes de audio/video y dispositivos repetidores de audio/video; programas (software) de ordenador para uso como un interfaz entre fuentes de audio/video y monitores de audio/video; interfaz de programas (software) de 21 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Niza, a saber, “Circuitos integrados y semiconductores; programas de ordenador (software) para uso como una interfaz entre fuentes de audio/video y dispositivos repetidores de audio/video; programas (software) de ordenador para uso como un interfaz entre fuentes de audio/video y monitores de audio/video; interfaz de programas (software) de ordenador para uso en conexión, control e interconexión de una amplia variedad de ordenadores y periféricos (hardware) para comunicaciones, dispositivos electrónicos de consumo, componentes, y periféricos; conectores, cables, y componentes de los mismos; periféricos (hardware) de ordenador, componentes de periféricos (hardware), a saber, y periférico; periférico (hardware) para comunicaciones, componentes de periférico (hardware), a saber, módems de cable, puertas de entrada al internet, interruptores multimedia, y periféricos; dispositivos electrónicos de consumo, a saber, cables, decodificadores digitales satelitales y terrestres, reproductores y grabadoras de DVD (disco versátil digital), reproductores y grabadoras de VHS digital (sistema de video para el hogar), grabadoras de video personal, cajas de cable, receptores de audio/video, televisores integrados, y monitores de televisión”. 50.

Al respecto, la parte demandante argumentó, en el escrito de demanda, que, a su juicio, la parte demandada subestimó la integración de las grafías “HDMI” que en su conjunto resulta pronunciable de manera deletreada, pero que genera el referente visual de la expresión en ingles de “HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE”, lo cual le imprime su particular impronta y exclusividad sujeta a registro marcario, dado que se aleja cualquier posibilidad de ser un signo carente de apropiación dentro del régimen marcario. 51.

Adicionalmente, la parte demandada, en la contestación de la demanda y en los actos acusados, argumentó que la expresión HDMI, cuyas siglas traducen HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE, hace referencia a un tipo de tecnología consistente en un sistema para poder conectar a un mismo puerto dispositivos para ordenador para uso en conexión, control e interconexión de una amplia variedad de ordenadores y periféricos (hardware) para comunicaciones, dispositivos electrónicos de consumo, componentes, y periféricos; conectores, cables, y componentes de los mismos; periféricos (hardware) de ordenador, componentes de periféricos (hardware), a saber, y periférico; periférico (hardware) para comunicaciones, componentes de periférico (hardware), a saber, módems de cable, puertas de entrada al internet, interruptores multimedia, y periféricos; dispositivos electrónicos de consumo, a saber, cables, decodificadores digitales satelitales y terrestres, reproductores y grabadoras de dvd (disco versátil digital), reproductores y grabadoras de vhs digital (sistema de video para el hogar), grabadoras de video personal, cajas de cable, receptores de audio/video, televisores integrados, y monitores de televisión.”. 22 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co producción de audio y video, con un mismo cable el cual realiza la transmisión a través de señales tales, sin que sea necesario el uso de dos cables para tal fin33. 52.

Al respecto, la Sala considera que la denominación HDMI se refiere al desarrollo y adopción de una especificación de interfaz digital voluntaria que provee un método interoperable de conexión a ordenador y periférico, hardware, de comunicaciones y, en ese sentido, dicha denominación es una tecnología conocida de forma generalizada por el consumidor medio en el mercado. 53.

En ese sentido, la Sala considera que HDMI es un nombre genérico de naturaleza técnica que indica de manera clara, inmediata y directa los productos que pretende identificar el signo solicitado, sin que el conjunto marcario tenga elementos adicionales, denominativos o gráficos, que le otorguen suficiente distintividad para ser registrado como marca. 54.

En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, el signo no es apto para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza de conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 135 ibidem, por lo que le asistió razón a la parte demandada para negar el registro del signo nominativo solicitado.

Del cargo de violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 55. La Sala se referirá al argumento presentado por la parte demandante en el que señaló que la parte demandada, al no conceder el registro de signo solicitado violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, pues la marca era susceptible de registro por encajar en los presupuestos de la mencionada Decisión. 56.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina34 precisó que el sistema que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de registro de marcas en cada país miembro. 33 Cfr. Folio 33 34 Ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015. 23 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 57.

En este mismo sentido, la Sala considera que la parte demandada tenía la obligación de realizar el examen de registrabilidad para determinar si el signo que se solicitó era susceptible de registro como marca. 58. Respecto del caso concreto, la Sala considera que la parte demandada, como oficina nacional competente, cumplió con la obligación de efectuar el examen de registrabilidad que establece el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, en el cual determinó que el signo solicitado no cumplía con el requisito de distintividad conforme a lo estipulado por el literal f) del artículo 135 de la Decisión mencionada.

Del cargo de falsa motivación 59. La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que los actos acusados estaban falsamente motivados. Al respecto, la Sala considera que el cargo no prospera, en tanto que la fundamentación de la decisión administrativa fue real y adecuada, al encontrarse que entre las marcas en conflicto no existe riesgo de confusión. 60.

Ello, toda vez que la decisión de conceder el registro de la marca se ajustó a los presupuestos previsto por el ordenamiento jurídico comunitario, lo anterior comoquiera que no estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Respecto del cargo de violación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929. 61.

La parte demandante argumentó que, a su juicio, la parte demandada debió dar aplicación a lo previsto en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial - Convención de Washington de 1929. 62. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que el juez consultante debe analizar de manera prevalente la normatividad de la Comunidad Andina sobre la otra normatividad internacional en materia marcaria. 24 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 63.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina35, ha considerado lo siguiente: “[…] 31. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la "Primacía del Derecho Comunitario Andino", basándose en los principios de "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino", el de "Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y el de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino". 32 haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional.

En este marco ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. 33. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino", que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico. […] 35.

Por lo anterior, corresponde al Juez Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales. […]”. (resaltado fuera de texto) 64. Ahora, el artículo 3 de la Convención de Washington prevé que “[ ] Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la ley nacional de dichos Estados [ ]”. 65.

Sobre el particular, la Sala considera que la parte demandante invocó, en el escrito de la demanda, la violación del artículo 7 de la Convención de Washington, el cual prevé que: 35 Interpretación Prejudicial 381-IP-2016. 25 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 7.

Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de las misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para si el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención. […]”.

(resaltado fuera de texto). 66. Al respecto, la Sala considera que, en el presente caso, no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la norma citada supra, pues esta hace referencia a la oposición que puede hacer el titular de una marca legalmente protegida en alguno de los estados contratantes de la Convención cuando se pretenda registrar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el consumidor.

En el caso sub examine se estudia la negación de un registro marcario por falta de distintividad y no por ser sustancialmente igual a una marca previamente registrada o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se aplique. 67. Por las razones expuestas anteriormente, el cargo no está llamado a prosperar.

Conclusión de la Sala 68. La Sala concluye que, en el caso sub examine, el signo nominativo HDMI, cuyo titular es la parte demandante para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, no es apto para distinguir los mismos en el mercado, conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

Asimismo, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto está conformado por una expresión genérica, lo que trae como consecuencia que carezca de fuerza distintiva. 26 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 69.

En ese sentido, la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, no vulneró el artículo 134, el literal f) del artículo 135 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. 70. Por último, la parte demandada no se violó el artículo 7 de la Convención de Washington teniendo en cuenta, que esta norma hace referencia a la oposición que puede hacer el titular de una marca legalmente protegida en alguno de los estados contratantes de la Convención cuando se pretenda registrar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el consumidor, lo cual dista del asunto que nos ocupa, pues en este se encuentra relacionado con la negación de un registro marcario por falta de distintividad. 71.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 3152 de 30 de enero de 2015 y 31023 de 18 de junio de 2015, y en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. Condena en costas 72. Vistos: i) el artículo 188 de la Ley 1437, sobre condena en costas; ii) el artículo 308 ibidem, sobre régimen de transición y vigencia; y iii) el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201236, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

36 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” 27 Número único de radicación: 11001032400020160002800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.