11001032400020210046400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “SVOLTA” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “SVELTY” TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES Y SECUENCIAS VOCÁLICAS DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A, y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 4158 de 5 de febrero de 2021, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 24800 de 27 de 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co abril de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º- Que el 1o. de septiembre de 2020 la sociedad VITÉ FOODS S.A.S. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “SVOLTA”, para identificar productos comprendidos en las clases 29 y 304 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, formuló oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad que presentaba con sus 4 La marca fue solicitada para amparar los siguientes productos: Clase 29: “[…] Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. […]”.

Clase 30: “[…] Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas previamente registradas “SVELTY”, que también amparan productos de las citadas clases 29 y 30. 3º- Manifestó que mediante la Resolución núm. 4158 de 2021, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta “SVOLTA”, para identificar productos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad VITÉ FOODS S.A.S. 4º- Manifestó que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 24800 de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, por falta de aplicación, dado que la marca cuestionada, “SVOLTA”, no es lo suficientemente distintiva, habida cuenta que presenta grandes similitudes con sus registros previos “SVELTY”. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Insistió en que la marca cuestionada, “SVOLTA”, carece de distintividad extrínseca, ya que en la misma confluyen elementos, a su juicio, que la hacen irregistrable por ser similarmente confundible con las marcas “SVELTY”, previamente registradas.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), ibidem, por indebida aplicación, dado que el signo distintivo solicitado “SVOLTA” es similarmente confundible con sus marcas previamente registradas, “SVELTY”, en tanto presentan semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas ostensibles que son suficientes para generar riesgo de confusión y asociación en los consumidores.

Explicó que las semejanzas entre las marcas confrontadas radican en que las mismas comparten la estructura consonántica “S-V-L-T”; y que si bien es cierto que distan en su composición vocálica, también lo es que esa diferencia no es suficiente para que el consumidor logre individualizar cada uno de los signos en el mercado. Adujo que no existen marcas registradas en Colombia con la misma estructura consonántica de las marcas “SVELTY” y “SVOLTA”, lo que indudablemente, a su juicio, genera que sean confundibles, dado que el signo cuestionado es el único que cuenta con una composición de consonantes idéntica a sus registros “SVELTY”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que los signos objeto de controversia generan un impacto muy similar que podría llevar a que el consumidor los confundiera y los asociara, dado que poseen la misma raíz “SV”, comparten todas sus consonantes, tienen una misma extensión y presentan igual número de sílabas.

Indicó que, contrario a lo expuesto por la entidad demandada, en los actos acusados, la expresión “SVELTY” no es evocativa de la palabra “ESBELTA”, puesto que los productos que distingue con sus marcas previamente registradas, nada tienen que ver con una persona “[…] alta, delgada y de figura proporcionada […]”, que, según el Diccionario de la Real Academia Española, es lo que significa dicho vocablo.

Arguyó que entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas se presenta conexidad competitiva, toda vez están vinculados entre sí al coincidir en leches y productos lácteos. Concluyó que en el caso bajo examen concurren los supuestos de hecho del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto se presenta similitud entre las marcas en conflicto, así como conexidad competitiva entre los productos que distinguen. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que la marca opositora “SVELTY” evoca al término “ESBELTA” que, a su juicio, llevará a pensar al consumidor en una persona que se caracteriza por ser “alta, delgada y de figura proporcionada”, de manera que se trata de un término de fácil asociación y, por tanto, evocativo de la finalidad de los productos que identifica en el mercado.

Adujo que, por lo anterior, las marcas enfrentadas presentan diferencias conceptuales sustanciales que evitan que se presente riesgo de confusión o asociación empresarial ya que, mientras una evoca la idea de algo esbelto (“SVELTY”), la otra carece de significado alguno, por lo que es de fantasía (“SVOLTA”); y que si bien es cierto que éstas presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, también lo es que se ven diluidas dadas las distinciones ideológicas antes anotadas. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que, en todo caso, las marcas confrontadas no coinciden en su secuencia vocálica, por lo que también se refuerzan las diferencias que se presentan entre “SVELTY” y “SVOLTA”.

II.-2. La sociedad VITÉ FOODS S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 14 de enero de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 6 Índice 6 del expediente digital. 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. En efecto, manifestó que la coexistencia en el mercado de las marcas “SVELTY” y “SVOLTA” genera un inminente riesgo de confusión y asociación para los consumidores. Alegó que la entidad demandada omitió tener en cuenta el hecho de que las marcas enfrentadas comparten el 100% de la cadena consonántica, por lo que presentan una impresión en conjunto similar; y que sus marcas previamente registradas son las únicas en las clases 29 y 30 que contienen la secuencia “S-V-L-T”, por lo que el riesgo de confusión y/o asociación se aumenta. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.

La SIC presentó sus alegatos de manera extemporánea. IV.-3. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 831, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que a pesar de que las expresiones “SVOLTA” y “SVELTY” utilizan una estructura consonántica similar, ya que comparten las consonantes “S-V-L-T”, no coinciden en sus vocales, toda vez que en la cuestionada es “O-A” y en las opositoras “E-Y”, por lo que, a su juicio, al ser pronunciadas generan una modulación y articulación diferente.

Adujo que comoquiera que las marcas enfrentadas no comparten las mimas vocales, las diferencias ortográficas y fonéticas son evidentes, por lo que el consumidor de ninguna manera incurriría en algún error al momento de adquirir en el mercado sus productos. IV.-4. En esta etapa procesal el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violada en la demanda, en los siguientes términos9: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210046400, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 350-IP-2022, 344-IP-2022 y 153- IP- 2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; 5154 del 12 de abril de 2023; y 5187 del 22 de mayo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 4158 de 5 de febrero de 2021 y 24800 de 27 de abril de 2021, concedió el registro como marca del signo mixto “SVOLTA” a la sociedad VITÉ FOODS S.A.S., tercero con 9 Proceso 29-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interés directo en las resultas del proceso, para amparar los siguientes productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. […]” y “[…] Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”.

A juicio de la demandante, el signo distintivo solicitado “SVOLTA” es similarmente confundible con sus marcas previamente registradas, “SVELTY”, en tanto presentan semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas ostensibles que son suficientes para generar riesgo de confusión y asociación en los consumidores. Explicó que las semejanzas entre las marcas confrontadas radican en que las mismas comparten la estructura consonántica “S-V-L-T”; y que si bien es cierto que distan en su composición vocálica, también lo es que esa diferencia no es suficiente para que el consumidor logre individualizar cada uno de los signos en el mercado. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC señaló que la marca opositora “SVELTY” evoca al término “ESBELTA” que, a su juicio, llevará a pensar al consumidor en una persona que se caracteriza por ser “alta, delgada y de figura proporcionada”, de manera que se trata de un término de fácil asociación y, por tanto, evocativo de la finalidad de los productos que identifica en el mercado.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 29-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 350-IP-202210, 344-IP-202211 y 153-IP-202212 y 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 del 22 de mayo de 2023. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en las que se interpretaron los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso resultaba similarmente confundible con su marca previamente registrada; es decir, alegó la falta de cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem13.

En efecto, la parte demandante argumentó que las semejanzas entre las marcas confrontadas radican en que las mismas comparten la estructura consonántica “S-V-L-T”; y que si bien es cierto que distan en su composición vocálica, también lo es que esa diferencia no es suficiente para que el consumidor logre individualizar cada uno de los signos en el mercado.

Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 135, literal b), ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver14, 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comoquiera que en el presente asunto no se debate la distintividad intrínseca de un signo. Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en las interpretaciones prejudiciales traídas a colación en el presente asunto, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA15 SVELTY MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADA16 Como en el presente caso se va a cotejar unas marcas nominativas, “SVELTY”, como lo son las previamente registradas a favor de la actora, con la marca mixta cuestionada “SVOLTA”, otorgada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con 15 Índice 2 del expediente digital. 16 Folio 9 (vuelto) del expediente físico. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales traídas a colación en este proceso enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “SVELTY” y “SVOLTA”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismos. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que la marca cuestionada “SVOLTA” y las marcas opositoras “SVELTY”, cuentan con diferente terminación, así como distinta secuencia vocálica, pues la marca solicitada, “SVOLTA”, se conforma por una (1) palabra, dos (2) sílabas (SVOL-TA), seis (6) letras, cuatro 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (4) consonantes (S-V-L-T) y dos (2) vocales (O-A), mientras que las marcas previamente registradas “SVELTY” están compuestas por una (1) palabra, dos (2) sílabas (SVEL-TY), seis (6) letras, cinco (5) consonantes (S-V-L-T-Y) y una (1) vocal (E), De lo anterior se desprende que, si bien es cierto que los signos distintivos confrontados comparten el mismo número de letras y las consonantes “S-V-L-T”, también lo es que difieren en las vocales que componen las palabras que conforman cada una de las marcas.

Ello, por cuanto las opositoras se componen de una única vocal “E” y la cuestionada se conforma de las vocales “O” y “A”. En efecto, la Sala observa que a pesar de que las expresiones “SVELTY” y “SVOLTA” comparten las consonantes “S-V-L-T” igual número de veces y en la misma posición dentro de cada palabra, las mismas están acompañadas en la cuestionada por las vocales “O” y “A”, lo cual constituye el elemento adicional que difiere de la vocal “E” y la consonante “Y” de la marca previamente registrada, lo cual le otorga suficiente distintividad.

Por lo anterior, la Sala no encuentra razón en el argumento de la actora cuando afirma que no existen marcas registradas en Colombia con la misma estructura consonántica de las marcas “SVELTY” y 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “SVOLTA”, lo que, a su juicio, genera que sean confundibles, dado que el signo cuestionado es el único que cuenta con una composición de consonantes idéntica a sus registros “SVELTY”, ya que, por un lado, la estructura consonántica de las marcas opositoras es “S-V-L- T-Y” y no “S-V-L-T” y, por el otro, el hecho de contar con una estructura vocálica y terminación diferente hace que la marca cuestionada tenga la suficiente distintividad para diferenciarse de las aquí opositoras.

Además, cabe señalar que la marca controvertida, a diferencia de las opositoras, está compuesta en su final por la terminación “TA” y que al combinarse con la partícula “SVOL” genera una marca completamente distintiva (“SVOLTA”), que hace registrable a la expresión solicitada y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En otras palabras, la terminación “TA” de la marca cuestionada, refuerza las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”17. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la expresión “TA”, presente en la marca cuestionada, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de las vocales en cada una de las marcas confrontadas es clara.

En efecto, se advierte que la vocal “A” en la terminación de la marca cuestionada, que representa un fonema vocálico abierto central, genera un efecto sonoro totalmente diferente a la letra “Y”, que se escucha como la vocal “I”, presente al final de las marcas opositoras, ya que ésta última corresponde a un fonema vocálico cerrado anterior.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: SVELTY - SVOLTA - SVELTY – SVOLTA - SVELTY - SVOLTA SVELTY - SVOLTA - SVELTY – SVOLTA - SVELTY - SVOLTA SVELTY - SVOLTA - SVELTY – SVOLTA - SVELTY - SVOLTA SVELTY - SVOLTA - SVELTY – SVOLTA - SVELTY - SVOLTA De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial al signo cuestionado, lo que las hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.18 Por lo tanto, la Sala encuentra que desde el punto de vista fonético, al pronunciarse cada una de las marcas en controversia de manera sucesiva y alternativa, no son fonéticamente similares, como erradamente lo aduce la parte actora.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala considera que la marca “SVOLTA”, se encuentra escrita en italiano, que traduce a cambio o giro; sin embargo, su traducción no es conocida por el público consumidor colombiano, por lo que debe tenerse como de fantasía. Por su parte, la marca previamente registrada “SVELTY” podría tenerse como evocativa de la palabra “ESBELTA”, puesto que podría relacionarse con productos dietéticos o de cuidado personal. 18 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, comoquiera que la unidad de los conjuntos marcarios no tiene un significado propio en el lenguaje castellano, la Sala considera que las expresiones confrontadas son marcas de fantasía y, por lo tanto, no es posible cotejarlas desde este aspecto.

Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “SVOLTA”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras. Al respecto, cabe señalar que la Sala en sentencia de 11 de noviembre de 202219, frente a un asunto similar, en el que se alegaba la presunta confundibilidad entre dos marcas al reproducirse la secuencia consonántica, concluyó que éstas eran diferentes al contar con una secuencia vocálica que le imprimía a la marca cuestionada la distintividad necesaria para diferenciarse frente a la previamente registrada.

En efecto, en esa oportunidad, que ahora se prohíja, se indicó lo siguiente: 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2006-00110-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 44.

En cuanto a la similitud ortográfica, el signo registrado con posterioridad está conformado por dos (2) palabras (TOC TOC) que tiene seis (6) letras, con cuatro (4) consonantes (T - C - T - C) y dos (2) vocales (O – O), mientras que la marca opositora (TIC TAC) está compuesta por seis (6) letras, con cuatro (4) consonantes (T-C-T-C) y dos (2) vocales (I - A). 45.De lo anterior se desprende que, si bien los signos confrontados comparten el mismo número de letras, y las consonantes «T» y «C», difieren en las vocales que componen las palabras que conforman cada uno de los signos distintivos.

Mientras la marca registrada se compone de una única vocal «O» que se repite en cada una de las palabras, las marcas previamente registradas se componen de las vocales «I» y «A», tal y como se observa a continuación: […] 46.En efecto, la Sala observa que las expresiones «TOC TOC» y «TIC TAC» comparten las consonantes «T» y «C» igual número de veces y en la misma posición dentro de cada palabra; sin embargo, las mismas están acompañadas en el primer caso por la vocal «O», lo cual constituye el elemento adicional que difiere de las vocales «I» y «A» de la marca previamente registrada, lo cual le otorga suficiente distintividad. 47.Aunado a lo expuesto, de la revisión tanto del signo registrado con posterioridad como de la marca registrada previamente, se puede concluir que visualmente no se presenta similitud que pueda ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor.

Ello se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión: […] 48. Ahora bien, la Sala encuentra que, desde el punto de vista sonoro, al pronunciarse cada uno de los signos en controversia de manera sucesiva y alternativa, no son fonéticamente idénticos, como erradamente lo propone la parte actora. 49.La Sala pone de presente el hecho de que las marcas tengan terminaciones diferentes (TOC - TAC) hace que tanto el impacto fonético como el visual no sea igual, pues el sufijo «TOC» en el signo en controversia, le imprime una sonoridad diferente con respecto a la totalidad de la marca previamente registrada «TIC TAC». 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 51.Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que las marcas bajo análisis resultan ser diferentes desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético. […]”.

(Destacado fuera de texto). Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como transgredidas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “SVOLTA”, para amparar productos de las clases 20 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00464-00 Actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.